Jurisdiction: civil
Date: 2016-08-30 00:00:00

23 грудня 2015 року ТОВ «Натуропрепарат», ТОВ «Натур +» звернулись в суд з зазначеним позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, [PERSON] про визнання знаку добре відомим, зобов'язання вчинити дії. Свої вимоги мотивують тим, що починаючи з 1996 року та до другої половини 2006 року ДП «Натуропрепарат» інтенсивно здійснювало виробництво і продаж лікарського засобу з нанесенням на упаковку торговельної марки «ГЕМАТОГЕН». ТОВ «Натуропрепарат» є правонаступником ДП «Натуропрепарат». З 2005 року та до другої половини 2006 року ТОВ «Натур+» разом із ДП «Натуропрепарат» інтенсивно здійснювало виробництво і продаж лікарського засобу з нанесенням на упаковку торговельної марки «ГЕМАТОГЕН». З другої половини 2006 року по даний час ТОВ «Натур+» продовжує здійснювати зазначену вище господарську діяльність під контролем ТОВ «Натуропрепарат», оскільки останнє є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» за свідоцтвами України [NUMBER] (словесний) від 15 жовтня 2001 року та [NUMBER] (комбінований) від 11 серпня 2008 стосовно товару 05 класу МКТП. ТОВ «Натур+» з другої половини 2005 року та на момент подання цієї позовної заяви під час виробництва лікарського засобу використовує торговельні марки «ГЕМАТОГЕН» за свідоцтвами України [NUMBER] та [NUMBER] стосовно товару 05 класу МКТП на підставі виключних ліцензій, укладених спочатку з ДП «Натуропрепрепарат», а потім з ТОВ «Натуроперпарат» (з 2012 року). 21 січня 2015 року ТОВ «Натуропрепарат» спільно з ТОВ «Натур+» подали до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m201500617 на реєстрацію знака для товарів і послуг «Гематоген плюс» відносно ряду товарів та послуг 05 та 35 класів МКТП. Відповідач [PERSON] 09 жовтня 2015 року також подав до ДП «Український інститут промислової власності» заявку № m201517596 про реєстрацію знаку для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» відносно товарів та послуг 05, 35 та 44 класів МКТП. У своїй заявці відповідач в якості об'єкта реєстрації зазначив позначення «ГЕМАТОГЕН», яке було зареєстровано в якості знаків для товарів і послуг (торговельні марки) в 2001 та 2008 роках на ім'я ДП «Натуропрепарат» (правонаступником є ТОВ «Натуропрепарат»), а також щодо якого з боку обох позивачів подана на реєстрацію заявка № m201500617 з більш раннім пріоритетом від 21 січня 2015 року. Позначення за заявкою відповідача [PERSON] є схожим до ступеню змішування зі знаками позивачів за свідоцтвами України [NUMBER], [NUMBER] та позначенням за їх заявкою № m201500617 настільки, що їх можна сплутати, оскільки містить домінуючий словесний елемент «ГЕМАТОГЕН», який є добре відомим українським споживачам з 01 червня 2006 року відносно обох позивачів для товарів 05 класу МКТП. Позначення «ГЕМАТОГЕН» за заявкою відповідача [PERSON] здатне викликати змішування з добре відомим знаком позивачів та ввести в оману споживача щодо виробника всіх заявлених товарів 5 класу МКТП і надавача всіх заявлених послуг 35 і 44 класів МКТП. На звернення позивачів щодо припинення порушення їх прав на знаки «ГЕМАТОГЕН» у добровільному порядку відповідач [PERSON] надіслав листа, в якому відмовився добровільно відкликати заявку на реєстрацію позначення «ГЕМАТОГЕН» та запропонував викупити у нього права заявника. Позначення «ГЕМАТОГЕН» є досить відомим на території України, позивачі активно здійснюють рекламування та розповсюдження знаку. Також у судовому порядку неодноразово здійснювався судовий захист прав на знак для товарів та послуг «ГЕМАТОГЕН». Просили суд ухвалити рішення, яким: визнати, що станом на 01 червня 2006 року словесне позначення знаку для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» стало добро відомим в України знаком позивачів відносно товарів 05 класу МКТП; зобов'язати ДСІВ України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання словесного позначення знаку для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» добре відомим в Україні знаком позивачів станом на 01 червня 2006 року відносно товарів 05 класу МКТП; зобов'язати ДСІВ України розмістити на офіційному веб-сайті в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання словесного знака для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» добре відомим в Україні знаком позивачів станом на 01 червня 2006 року відносно товарів 05 класу МКТП; зобов'язати ДСІВ України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m201517596 від 09 жовтня 2015 року на ім'я [PERSON] відносно всіх заявлених товарів та послуг 05, 35 та 44 класів МКТП. У судовому засіданні представник позивачів підтримав заявлений позов та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав та з урахування висновку судової експертизи, що призначалась судом. Підтримав письмові пояснення, надані суду (т. 1, а.с. 120-138, т. 5, а.с. 81-82). Представник відповідача ДСІВ України, який також є і представником третьої особи ДП «Український інститут інтелектуальної власності», вважав, що позов не підлягає задоволенню. Підтримав письмові заперечення, що містяться в матеріалах справи (т. 4, а.с. 141-144). Відповідач [PERSON] проти задоволення позову заперечував. Надав суду письмові пояснення, в яких зазначено, що при проведенні експертизи були допущені порушення. Вважає, що експерт вийшов за межі спеціальних знань та вирішував правові питання, висновок недостатньо обґрунтований та упереджений, тому не може бути належним та допустимим доказом у справі (т. 5, а.с. 83-84). Представник третьої особи ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» підтримав заявлений позов. Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного. Судом встановлено та не оспорювалось учасниками судового розгляду, що ДП «Натуропрепарат» зареєстроване 07 березня 1995 року як дочірнє підприємство Закритого акціонерного товариства «БХФЗ» (т. 1, а.с. 16, 17-23). 15 жовтня 2001 року Державний департамент інтелектуальної власності МОН України (права та обов'язки якого перейшли до Державної служби інтелектуальної власності України) зареєстрував за ДП «Натуропрепарат» знак для товарів і послуг України [NUMBER] (словесний) «ГЕМАТОГЕН» (т. 4, а.с. 145-146), а 11 серпня 2008 року знак для товарів і послуг України [NUMBER] (комбінований) (т. 4, а.с. 147). ТОВ «Натуропрепарат» створене 12 квітня 2012 року шляхом перетворення з ДП «Натурпрепарат» та є його правонаступником (т. 1, а.с. 24-25, 26). ТОВ «Натур+» було зареєстроване 30 квітня 2002 року (т. 1, а.с. 28-30, 31). У позовній заяві зазначено, що починаючи з 1996 року та до другої половини 2006 року ДП «Натуропрепарат» інтенсивно здійснювало виробництво і продаж лікарського засобу з нанесенням на упаковку торговельної марки «ГЕМАТОГЕН». З 2005 року та до другої половини 2006 року ТОВ «Натур+» разом з ДП «Натуропрепарат» інтенсивно здійснювало виробництво і продаж лікарського засобу з нанесенням на упаковку торговельної марки «ГЕМАТОГЕН». З другої половини 2006 року по даний час ТОВ «Натур+» продовжує здійснювати зазначену господарську діяльність під контролем ТОВ «Натуропрепарат» (на підставі виключних ліцензій, укладених спочатку з ДП «Натуропрепрепарат», а потім з ТОВ «Натуроперпарат» (з 2012 року)), оскільки останнє є власником свідоцтв України на знаки для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» за свідоцтвами України [NUMBER] (словесний) від 15 жовтня 2001 року та [NUMBER] (комбінований) від 11 серпня 2008 стосовно товару 05 класу МКТП. 21 січня 2015 року ТОВ «Натуропрепарат» спільно з ТОВ «Натур+» подали до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m201500617 на реєстрацію знака для товарів і послуг «Гематоген плюс» відносно ряду товарів та послуг 05 та 35 класів МКТП (т. 5, а.с. 43-59, Відповідач [PERSON] 09 жовтня 2015 року також подав до ДП «Український інститут промислової власності» заявку № m201517596 про реєстрацію знаку для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» відносно товарів та послуг 05, 35 та 44 класів МКТП (т. 5, а.с. 60-63). Позивачі зазначають, що в своїй заявці відповідач [PERSON] в якості об'єкта реєстрації зазначив позначення «ГЕМАТОГЕН», яке було зареєстровано в якості знаків для товарів і послуг (торговельні марки) в 2001 та 2008 роках на ім'я ДП «Натуропрепарат» (правонаступник - ТОВ «Натуропрепарат»), а також щодо якого з боку обох позивачів подана на реєстрацію заявка № m201500617 з більш раннім пріоритетом від 21 січня 2015 року. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. У ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Пунктом В ст. 6 quinquies цієї Конвенції визначено, що товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: 1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона; 2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона; 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку. Сторона позивачів зазначає, що позначення «ГЕМАТОГЕН» є досить відомим на території України, позивачі активно здійснюють рекламування та розповсюдження знаку. Також у судовому порядку неодноразово здійснювався судовий захист прав на знак для товарів та послуг «ГЕМАТОГЕН». Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком. На підтвердження таких обставин, сторона позивача посилається на те, що до дати подання [PERSON] спірної заявки належні позивачам торговельні марки «ГЕМАТОГЕН» інтенсивно використовувались з 1996 року під час виробництва лікарського засобу з нанесенням на упаковку знака для товарів і послуг (торговельну марку) однойменного позначення «ГЕМАТОГЕН». Про відомість торговельних марок «ГЕМАТОГЕН» свідчать видані фірмою «МОРИОН» в 2000-2014 роках щорічні довідники «Компедиум - лекарственные препараты», які мали кожний рік наклад від 10 до 15 тисяч примірників та розповсюджувались на всій території України. Протягм періоду з 2000 року по 2014 рік було видано приблизно 150 тисяч примірників компендіумів, які розійшлися в усіх областях України, АРК і містах Київ та Севастополь. ТОВ «Натур+» є єдиним українським виробником лікарського засобу, маркованого позначенням «ГЕМАТОГЕН», і його господарська діяльність спрямована виключно на виробництво єдиного лікарського засобу - «ГЕМАТОГЕН» (т. 1, а.с. 41, 42). На підтвердження використання знака «ГЕМАТОГЕН» на товарі 05 класу МКТП позивачі посилають на: зразки упаковок лікарського засобу «ГЕМАТОГЕН», у які в 1996 -2015 роках фасувався цей лікарський засіб; роздруківку з інтернет-сайту http://www.naturplus.com.ua/, на якій зображено упаковка лікарського засобу з нанесенням торговельної марки «ГЕМАТОГЕН»; наявність плиток лікарського засобу «ГЕМАТОГЕН». За період з 1996 року по другий квартал 2006 року ДП «Натуропрепарат» виготовило та реалізувало через ЗАТ НВЦ «БХФЗ» 45655700 штук плиток лікарського засобу «ГЕМАТОГЕН» (т. 1, а.с. 40), а ТОВ «Натур+» в період з січня 2006 року по вересень 2015 року виготовило та реалізувало 137255792 штук плиток лікарського засобу «ГЕМАТОГЕН» (т. 1, а.с. 44-46). ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» ну умовах поставки здійснило експорт у інші країни вироблений позивачами лікарський засіб «ГЕМАТОГЕН» в упаковках, маркованих цією торговельною маркою у загальній кількості 2304548 штук (т. 1, а.с. 81). ТОВ «Натур+» рекламувало зазначений лікарський засіб «ГЕМАТОГЕН» та приймало участь у спонсорських та інших заходах з використанням вказаного знака, здійснювало рекламування як на телебаченні, так і в друкованих засобах масової інформації, що підтверджується актами здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договорами, згідно з якими була проведена реклама в довіднику «Жовті Сторінки України» за різні періоди; рекламні акції по телебаченню, зокрема ТРК «5 канал», що підтверджується відповідними актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); публікації рекламного характеру в мережі Інтернет, присвячені лікарському засобу з зображенням торговельної марки «ГЕМАТОГЕН», а також численні відгуки про лікарський засіб маркований торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН» виробництва позивачів. ТОВ «Натур+» відповідно до умов ліцензійного договору з ТОВ «Натуропрепарат» надає допомогу (плитками лікарського засобу «ГЕМАТОГЕН») благодійним організаціям, установам та іншим громадським організаціям, приймає участь у виставках-ярмарках та у публічних заходах, де представляє цей лікарський засіб та безкоштовно надає його учасникам заходів. Про тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та заявок на реєстрацію знака свідчить те, що 17 серпня 1998 року року ДП «Натуропрепарат» (правонаступник ТОВ «Натуропрепарат») подав до Державного департаменту інтелектуальної власності першу заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» (словесний) для товарів 05 класу МКТП та отримав Свідоцтво на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 15 жовтня 2001 року. 11 серпня 2008 року ДП «Натуропрепарат» (правонаступник ТОВ «Натуропрепарат») отримав Свідоцтво [NUMBER] на знак для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН» (комбінований) для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки 28.12.2007 року). Основними домінуючими та розрізняльними елементами знаків за Свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг [NUMBER] (дата подання заявки 17.08.1998 року) та [NUMBER] (дата подання заявки 28.12.2007 року) є словесний елемент «ГЕМАТОГЕН», який виконаний літерами чорного кольору в оригінальному шрифті. У січні 2015 року ТОВ «Натупрепарат» спільно з ТОВ «Натур +» подали до Державної служби інтелектуальної власності заявку m201500617 з пріоритетом від 21.01.2015 року на реєстрацію позначення «Гематоген плюс», що містить основний словесний елемент «ГЕМАТОГЕН». Позивачі також неодноразово успішно відстоювили право на знак. Так, у 2006 році групи фармацевтичних компаній «Альба Україна», ТОВ «ВВС-Лтд», ТОВ «ФАРМАКО» та ТОВ «Датаком» визнали права інтелектуальної власності ТОВ «Натуропрепарат» на торговельну марку «ГЕМАТОГЕН» та звернулись з проханням надати дозвіл на реалізацію залишків продукції, маркованої торговельною маркою «ГЕМАТОГЕН», яка була нанесена на товар без дозволу власника прав на цей знак. У 2007 році ТОВ Торговий дім «Фарм-Про» ініціювало судовий розгляд про визнання недійсним свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг «ГЕМАТОГЕН». Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25 червня 2009 року у справі позов ТОВ Торговий дім «Фарм-Про» до ДП «Натуропрепарат» було залишене без розгляду. Також у іншому судовому спорі рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 25 лютого 2015 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 16 квітня 2015 року, задоволено позов ТОВ «Натуроперпарат» та ТОВ «Натур+» до [PERSON] та ДСІВ про припинення порушення прав інтелектуальної власності. Зазначені судові рішення були залишені без змін ухвалою колегії суддів судової палати у цивільних справ Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 жовтня 2015 року. У рішенні Солом'янського районного суду міста Києва від 25 лютого 2015 року зазначалось, що за висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності комбіноване позначення «ГЕМАТОГЕН», що охороняється за свідоцтвом України [NUMBER] на знак для товарів і послуг, станом на 06 серпня 2013 року набуло в Україні високої розрізняльної здатності в якості знака для фармацевтичних препаратів виробництва ТОВ «Натур+», що належать 05 класу МКТП. Статтею 60 ЦПК України визначено, що кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Статтею 143 ЦПК України визначено, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу. За клопотанням сторони позивача ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 05 лютого 2016 року в справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. За результатами проведення судової експертизи експертом складено Висновок експерта № 5/2016 від 30 червня 2016 року (т. 5, а.с. 70-120). Висновком судової експертизи встановлено, що: -у наданих на дослідження матеріалах справи є відомості про фактори, які підтверджують ту обставину, що станом на 01 червня 2006 року словесне позначення «ГЕМАТОГЕН» стало добре відомим в Україні знаком позивачів відносно товарів 05 класу МКТП: «біогенні стимулятори; препарати для корекції метаболічних процесів; препарати стимулюючі кровотворення; дієтичні добавки на основі альбуміну чорного харчового»; -словесне позначення «ГЕМАТОГЕН» за заявкою на знак для товарів і послуг № m201517596 від 09 жовтня 2015 року є схожим за фонетичним (звуковим), графічним (візуальним) та семантичним (смисловим) критеріями з словесним позначенням «ГЕМАТОГЕН», яке використовували позивачі до 01 червня 2006 року стосовно товарів 05 класу МКТП: «біогенні стимулятори; препарати для корекції метаболічних процесів; препарати стимулюючі кровотворення; дієтичні добавки на основі альбуміну чорного харчового», здійснюючи свою господарську діяльність; -словесне позначення «ГЕМАТОГЕН» за заявкою на знак для товарів і послуг № m 2015 17596 від 09 жовтня 2015 року є таким, що може вводити в оману споживачів щодо особи, яка дійсно виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у матеріалах вказаної заявки. Проаналізувавши надані докази, суд вважає за можливе в основу рішення покласти Висновок експерта № 5/2016 від 30 червня 2016 року, який проведений за ухвалою суду відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим судовим експертом. Суд вважає, що не є підставою для відмовив в задоволенні позову посилання відповідача [PERSON] на те, що висновок недостатньо обґрунтований та упереджений, тому не може бути належним та допустимим доказом у справі. Будь-яких належних доказів на спростування зазначеного висновку сторона відповідача суду не надала. З огляду на наведене, вимоги позивача до відповідача [PERSON] ґрунтуються на законі. З урахуванням задоволення цих вимог, підлягають задоволенню і вимоги до ДСІВ України, які є похідними від первинних вимог. З урахуванням задоволення позову та вини осіб, що порушили права позивача, на підставі статті 88 ЦПК України стягненню з відповідача [PERSON] на користь позивачів підлягають понесені судові витрати.

Outcome: approved