Jurisdiction: civil
Date: 2014-09-14 00:00:00

Позивачі [PERSON], [PERSON] звернулися до суду з позовом до Закритого акціонерного товариства «БАН» (далі у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи ПАТ «БАН») про заборону виготовлення квасу ТМ «Ярило» та про стягнення грошової суми за використання корисної моделі «[INFO]» (по тексту позову - за порушення авторського права) у розмірі 2 500 грн. кожній. Протягом судового розгляду позовні вимоги були уточнені та розмір позовних вимог збільшений, а саме: позивачі просять суд стягнути з відповідача спричинені збитки у розмірі 2 млн. 500 тис. грн. кожній з позивачів. У позові [PERSON] та [PERSON] зазначають, що відповідно до деклараційного патенту [NUMBER] на корисну модель «[INFO]» вони є співавторами способу виробництва квасу, а ЗАТ «БАН» використовує запатентований ними [INFO] без їхньої згоди. Позовні вимоги позивачі мотивують також тим, що згідно опису до Технологічної інструкції на безалкогольні напої бродіння з підвищеною стійкістю зберігання, затвердженою 21.07.2005 року генеральним директором ЗАТ «БАН» [PERSON], при виготовленні квасу ТМ «Ярило» - «Зимове сонце», «Хортицький», «Окрошечний», «Справжній», «Степовий» використовується [INFO], захищений деклараційним патентом [NUMBER], співвласниками якого є позивачі. Також Позивачі стверджують, що підтвердженням використання захищеного способу виробництва квасу є посилання в даній інструкції на ознаки, які викладені в опису до деклараційного патенту на корисну модель - [INFO]. Вимоги позивачів про стягнення з ЗАТ «БАН» грошової суми саме у розмірі 2 500 000 грн. кожній з позивачів у позові обґрунтовані тим, що за період з третього кварталу 2005 року по другий квартал 2007 року з відомих позивачам кількості, вартості виробленого квасу та рентабельності загальний прибуток ЗАТ «БАН» за реалізацію квасу ТМ «Ярило» складає 15 724 083, 9 грн. Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.05.2009 року позовні вимоги було задоволено, стягнуто з ЗАТ «БАН» на користь [PERSON] та [PERSON] 2 500 000,00 грн. відповідно кожній в рахунок відшкодування шкоди, завданої порушенням авторського права. Ухвалою .Апеляційного суду Запорізької області від 16.07.2009 року рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.05.2009 року залишено без змін. Ухвалою Верховного Суду України від 21.10.2009 року рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.05.2009 року, ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 16.07.2009 року скасовані, справа передана на новий розгляд. Під час нового розгляду у судовому засіданні представник позивачів позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив суд задовольнити позов з підстав, які викладені у позовній заяві та уточненій позовній заяві, вважаючи, що стягнення із ЗАТ «БАН» грошової компенсації у розмірі 2 млн. 500 тис. грн. кожній із позивачів буде належним способом захисту прав на корисну модель. Також представник позивачів посилався на висновки проведених у справі судових експертиз, якими було встановлено неправомірне використання відповідачем всіх ознак формули корисної моделі, захищеної патентом України на корисну модель [NUMBER] «[INFO]», посилаючись на висновок повторної комплексної комісійної експертизи у сфері у сфері інтелектуальної власності №1105/13-53/1106/13-53 від 25.04.2013 року та висновок додаткової комплексної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.07.2014 року №911. Крім того розмір збитків підтверджується висновком експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності від 08.09.2014 року. Представник відповідача проти позову заперечував, пояснивши, що дійсно в період з 3-го кварталу 2005 року по 2-й квартал 2007 року включно [PERSON] працювала генеральним директором ЗАТ «БАН», [PERSON] працювала головним технологом цього підприємства. 21.07.2005 року ЗАТ «БАН», як Заявник, звернулось до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (далі - Укрпатент) із заявкою №u 2005 07257 на видачу патенту на корисну модель - «[INFO]». 03.11.2005 року, без будь-яких правових підстав, до Укрпатенту було подане за підписом генерального директора ЗАТ «БАН» [PERSON] клопотання про внесення змін в матеріали заявки стосовно складу заявників - заявника - юридичну особу ЗАТ «БАН» замінити на заявників - фізичних осіб - [PERSON] та [PERSON] 16.01.2006 року [PERSON] та [PERSON] Державним департаментом інтелектуальної власності був виданий деклараційний патент [NUMBER] на корисну модель «[INFO]». Технологічну інструкцію на безалкогольні напої бродіння з підвищеною стійкістю зберігання, затверджену 21.07.2005 року генеральним директором ЗАТ «БАН» [PERSON], на яку позивачі посилаються як на доказ своїх вимог, вважають сфальсифікованою, оскільки в її тексті зазначено більше десяти раз номер патенту « [NUMBER]», який на дату її затвердження був невідомий, оскільки цей номер було опубліковано лише 16 січня 2006 року в бюлетені №1 за 2006 рік у виданні «Промислова власність». При виробництві квасу ця технологічна інструкція ніколи не використовувалась, оригінал її на підприємстві відсутній. Крім того, як пояснив представник відповідача, грошова сума, яку просять стягнути позивачі на їх користь - не ґрунтується на фактичних даних, та фінансові результати ЗАТ «БАН» за спірний період вказують на збитки підприємства. У задоволенні позовних вимог просить відмовити. З'ясувавши обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи, надавши їм оцінку, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, з наступних підстав. Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) та главами 35, 39 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) регулюються відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи і корисні моделі в Україні. Відповідно до ст. 1 Закону винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Деклараційний патент на корисну модель - це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель. Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - це експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки; та її оформлення встановленим вимогам. Згідно вимог ст. 6 Закону винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, об'єктом якої є, зокрема, процес (спосіб), а також нове застосування-відомого продукту чи процесу. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі). Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом). В силу вимог ч. 1 ст. 21, ч. 16 ст. 16 Закону заявник має право на тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід, з моменту публікації відомостей про видачу патенту власник патенту отримує права, що випливають з патенту (ч. 1 ст. 28 Закону). Статтею 28 Закону передбачено виключне право власника патенту (деклараційного патенту) використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) згідно із цією нормою Закону визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно із чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки (ч. ч. 1, 2 ст. 34 Закону). Захист прав власника патенту на винахід (корисну модель) здійснюється шляхом застосування способів захисту, передбачених ст. 35 Закону та ст. 16 ЦК України. Так, ст. 35 Закону поряд з іншими способами захисту прав на винахід (корисну модель) передбачає стягнення компенсації. Частиною 1 ст. 16 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу в передбачений законом спосіб. Такими способами згідно із ч. 2 цієї норми, зокрема, є: відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди (ст. 22 ЦК України). Крім того, п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України серед способів захисту права інтелектуальної власності передбачає можливість застосування разового грошового стягнення, замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення. Судом встановлено, що 16.01.2006 року [PERSON] та [PERSON] Державним департаментом інтелектуальної власності був виданий деклараційний патент № [NUMBER] на корисну модель «[INFO]», відомості про що було опубліковано 16 січня 2006 року в бюлетені № 1 за 2006 рік у виданні «Промислова власність». Згідно вимог ст.ст. 10 та 60 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи. Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону, якщо власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту, обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Сприяючи сторонам у всебічному і повному з'ясуванню обставин справи та зважаючи на вимоги ухвали Верховного Суду України від 21.10.2009 року, судом були призначені по справі судові експертизи, провадження яких було доручено експертам Науково-дослідного Інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України та експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, на вирішення експертів були поставлені питання про використання ЗАТ «БАН»при виробництві квасу ТМ «Ярило» кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за деклараційним патентом на корисну модель № [NUMBER], чи володіє ЗАТ «БАН» правом попереднього користування та який розмір збитків, завданих власникам деклараційного патенту № [NUMBER], якщо буде встановлено, що запатентована корисна модель використовується неправомірно. Згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №724 від 30.03.2011 року, матеріали справи не містять відомостей про факт використання ЗАТ «БАН» при виробництві квасу ТМ «Ярило» кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за деклараційним патентом на корисну модель [NUMBER]; матеріали справи не містять відомостей про факт використання технологічного рішення, тотожного заявленому корисній моделі «[INFO]» за деклараційним патентом № [NUMBER], або здійснення ЗАТ «БАН» значної і серйозної підготовки для такого використання при виробництві квасу, до дати подання заявки на деклараційний патент на корисну модель № [NUMBER]; дослідження питання №3 стосовно встановлення розміру збитків, завданих власникам деклараційного патенту № [NUMBER] внаслідок неправомірного використання запатентованої корисної модулі, не може бути здійснене завідсутності встановлення факту використання корисної моделі „Спосіб виготовлення квасу" за деклараційним патентом України № [NUMBER] (т.4, а/с 77-89). Згідно з повідомленням експертів Київського НДІ судових експертиз № 95/12-53 від 02.08.2012 року, провести експертизу неможливо, оскільки на клопотання експертів не надані документи, які необхідні для визначення розміру збитків (т.4, а/с 217). Відповідно висновку експертів за результатами проведення повторної комплексної комісійної експертизи у сфері у сфері інтелектуальної власності №1105/13-53/1106/13-53 від 25.04.2013 року, ЗАТ «БАН» при виробництві квасу ТМ «Ярило» не використовувалась (не використовується) кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за деклараційним патентом [NUMBER]; ЗАТ «БАН» при виробництві квасу до дати подання заявки за деклараційним патентом [NUMBER] не використовувалось технологічне вирішення, тотожне заявленому корисній моделі, та ЗАТ «БАН» не здійснило значну і серйозну підготовку для такого використання; розмір збитків завданих власникам деклараційного патенту [NUMBER] внаслідок неправомірного використання запатентованої корисної моделі не визначався з причин, казаних у дослідницькій частині висновку (т.5, а/с 25-35). Відповідно висновку за результатами проведення додаткової комплексної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.07.2014 року №911 ознака, включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № [NUMBER],"купажування" і ознака технологічного процесу „Перед бродінням квасу в залежності від його найменування вносять:Для квасу „Зимне сонце" розрахункову кількість меду натурального; в квас «Степной» - відвар м'яти; в квас „Похмільний" - відвар хріну; в квас «Хортицкий» - відвар чебрецю, є еквівалентними; визначити розмір збитків завданий власникам деклараційного патенту № [NUMBER] внаслідок використання корисної моделі, захищеної деклараційним патентом № [NUMBER] не вбачається можливим (т.5, а/с 84-100). Таким чином, зважаючи на результати проведених судових експертиз, суд вважає встановленим факт протиправного використання ЗАТ «БАН» при виробництві квасу ТМ «Ярило» кожної ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за деклараційним патентом на корисну модель [NUMBER] «[INFO]». Суд критично ставиться до посилання представника відповідача, як на заперечення на те, що технологічну інструкцію на безалкогольні напої бродіння з підвищеною стійкістю зберігання, затверджену 21.07.2005 року генеральним директором ЗАТ «БАН» [PERSON], на яку позивачі посилаються як на доказ своїх вимог, є сфальсифікованою, а при виробництві квасу ця технологічна інструкція ніколи не використовувалась, оригінал її на підприємстві відсутній, оскільки, з огляду на норми ст.ст. 10 та 60 ЦПК України, представником відповідача не надано належних та допустимих доказів того, що зазначена технологічна інструкція на підприємстві не використовувалась. В той самий час суд вважає недоведеним розмір збитків, завданих позивачам неправомірним використанням формули корисної моделі. Згідно вимог ст. ст. 10 та 60 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи. Отже, визначити розмір збитків завданий власникам деклараційного патенту [NUMBER] внаслідок використання корисної моделі, захищеної деклараційним патентом [NUMBER] не є можливим. Суд не бере до уваги висновок експертного дослідження об'єктів права інтелектуальної власності № 01/09/14 від 08.09.2014 року, проведений експертом Науково-дослідного центру «Ваш експерт» [PERSON] на запит адвоката, згідно з яким, розмір збитків завданий власникам деклараційного патенту № [NUMBER], внаслідок використання корисної моделі, захищеної деклараційним патентом № [NUMBER] складає 5 600 201,82 грн. без ПДВ, виходячи з наступного. Згідно з п.17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду», висновок експертизи може бути доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. У разі коли висновок експертизи наданий стороною, як проведений за її клопотанням, то такий висновок може розцінюватися лише як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в судовому засіданні та відповідній оцінці. Як свідчить висновок експерта [PERSON], в основі її розрахунку включені дані фактичних доходів ЗАО «БАН» від реалізації квасу за період з третього кварталу 2005 року по другий квартал 2007 року, з матеріалів справи (а.с.103 т.3). Однак, в матеріалах цивільної справи в т.№ З, а/с 103 міститься розрахунок виробництва та реалізації продукції ЗАТ «БАН», який не може вважатися допустимим доказом по справі, оскільки суду не надавався сторонами оригінал даного розрахунку, крім того він не містить необхідних реквізитів, повноважність особи, яка видала такий розрахунок, не підтверджена, печатка на розрахунку є неякісною, визначитись, печаткою якої юридичної особи затверджений розрахунок неможливо. Крім того, експертом [PERSON] розрахунок суми збитків проводився з дати подання заявки на видачу патенту на корисну модель з 21.07.2005 року, тоді як ч.1 ст.21, ч.16 ст.16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі в Україні» передбачає право заявника на тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу з моменту опублікування відомостей про заявку на патент на винахід. Як свідчать матеріали справи, відомості про заявку на патент [NUMBER] були опубліковані 16.01.2006 року. Тому даний висновок експерта не підтверджує реальні збитки, які могли бути отримані позивачами за неправомірне використання відповідачем запатентованого позивачами способу виробництва квасу. Оцінивши вищезазначені обставини, суд дійшов висновку, що позовні вимоги [PERSON], [PERSON] є недоведеними, а тому у їх задоволенні слід відмовити.

Outcome: dismissed