Jurisdiction: civil
Date: 2017-12-12 00:00:00

Позивач - ТОВ «ТЕХНОТЕК» - звернувся до Рівненського міського суду з вище вказаним позовом до відповідачів у справі та просив визнати патент України на промисловий зразок №26500 «Електрод анодного заземлення» недійсним повністю, зобовязавши Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідний запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про недійсність згаданого вище патенту, та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність». Судові витрати у цій цивільній справи просить покласти на Відповідача 1 ([PERSON]П.) на користь ТОВ «ТЕХНОТЕК». Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що вказаний промисловий зразок порушує та обмежує його законні права, одночасно, такий промисловий зразок не є новим, а отже підлягає визнанню недійсним. Деталізуючи підстави позову у цій цивільній справі, Позивач наголошує, що промисловий зразок не відповідає умовам надання правової охорони, а саме, критерію новизни. Разом з цим, звертає увагу суду, що на його думку, ТОВ «Технотек» здійснило значну та серйозну підготовку та здійснює виробництво та реалізацію власної продукції «Електроди анодні комплектні типу ПВЕК ЗК», натомість сукупність суттєвих ознак якого співпадає з сукупністю суттєвих ознак промислового зразка «Електрод анодного заземлення». Позивач вважає, що ТОВ «Технотек» розпочало роботу з розробки та впровадженню у виробництво анодного заземлювача пластинчастого (робоча назва графітопластовий анодний заземлювач глибинного типу) 01.01.2011 р. На його думку, цей факт має підтверджувати, зокрема, Наказ №10.1 від 01.02.2011 р. «Про створення робочої групи для розробки нових виробів». Окрім зазначеного, Позивач наголошує, що 27.03.2013 р. ТОВ «Технотек» отримало Сертифікат відповідності на продукцію «Електроди анодні комплектні типу ПВЕК ЗК». Виріб (Електрод анодний комплектний типу ПВЕК ЗК) було розроблено та впроваджено у виробництво у жовтні 2012 року. На момент видачі спірного патенту (станом на 25.02.3014 року) вироби позивача вже мали широке поширення серед споживачів як в Україні, так і закордоном. На його думку, відомості щодо сукупності суттєвих ознак промислового зразка містяться у каталозі продукції компанії «Технопром», що був розміщений у відкритому доступі у мережі Інтернет 29.04.2013. Також, звертає увагу, що ТОВ «Технопром» та ТОВ «Технотек» співпрацюють, що підтверджується відповідними документами. Водночас, Відповідач 1 [PERSON] з 05 січня 2012 року по 05 квітня 2013 року працював на посаді директора ТОВ «Технотек» (Позивача). Позивач пояснює, що таким чином, Відповідачу 1, при подачі заявки на отримання спірного патенту було відомо, що такий промисловий зразок не є новим. А тому вважає, що подання [PERSON] заявки та одержання патенту України на промисловий зразок №26500 «Електрод анодного заземлення» (а також можливість та ймовірність використання ним прав, що випливають із вказаного патенту) є достатньою підставою для того, щоб у позивача виникло передбачене ч. 1 ст. 3 ЦПК України право на звернення до суду за захистом охоронюваного законом інтересу. У судовому засіданні представники позивача позовні вимоги підтримали у повному обсязі, з наведених в ньому підстав, просять позов задовольнити у повному обсязі. Представники відповідача 1 [PERSON] у судовому засіданні проти задоволення позову заперечували та просили у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі. Відповідач 2 до судового засідання не зявився, у свої письмових запереченнях, які надійшли на адресу суду зазначив, що прийнята в Україні система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом та Правилами. Отож, згідно існуючого порядку, правова охорона такого роду об'єкту інтелектуальної (промислової) власності, як патент на промисловий зразок, надається виключно під відповідальність його власника, без гарантії чинності патенту, з боку Держави. Підсумовуючи наведене, Відповідач 2 вважає, що усі дії Державної служби щодо видачі патенту України № 26500 на промисловий зразок «Електрод анодного заземлення» є такими, що повністю відповідають чинному законодавству України. Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали цивільної справи, об'єктивно оцінивши докази, які містяться у матеріалах справі, суд приходить до висновку про необхідність прийняття рішення про відмову у задоволенні позову повністю. Так, судом встановлено, що 25.02.2014р. Державною службою інтелектуальної власності України було видано патент України № 26500 на промисловий зразок «Електрод анодного заземлення». Власником запатентованого промислового зразка є [PERSON] (Відповідач 1). Як вже зазначалося вище, Позивач звернувся із позовом про визнання недійсним повністю патенту України №26500 на промисловий зразок «Електрод анодного заземлення», з підстав невідповідності запатентованого промислового зразка умові патентоздатності «новизна». На підтвердження заявлених позовних вимог надав суду зображення виробу промислового зразка «Електрод анодного заземлення», бібліографічні дані, що містяться у відкритій інтерактивній базі даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні», копію наказу №10.1 від 01.02.2011 р. «Про створення робочої групи для розробки нових виробів», копію Сертифікату відповідності на продукцію «Електроди анодні комплектні типу ПВЕК ЗК», зображення сторінки з сайту www.premierdesign.ru, копію контракту №11-05-12-ТП-1 від 11.05.2012 р., зі специфікацією до нього, митною декларацією та міжнародною товаротранспортною накладною, копію Протоколу Загальних зборів засновників ТОВ «Технотек» від 04.01.2012 р., та копію Протоколу Загальних зборів засновників ТОВ «Технотек» від 29.03.2013 р. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Згідно ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. У розрізі частини першої статті 461 ЦК України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Одночасно, стаття 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» вказує, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Статтями 462, 464 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності засвідчується патентом, зважаючи на що, недійсним може бути визнаний сам патент. Положення статті 469 ЦК України встановлюють, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними, з підстав та у порядку, встановлених законом. Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року N 3688-XII, правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень. Суд наголошує на тому, що при вирішенні спору слід зважати на зміст правового поняття "новизна промислового зразка", про що згадується вище. Відповідно до підпункту 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом МОН України №110 від 18.02.2002 року, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/ або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. Відповідно до ч. 1 ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає судову експертизу. Судом призначалася первинна та повторна експертизи, зміст яких судом ретельно та змістовно досліджено, а висновки експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України та Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністертва юстиції України, суду зрозумілі за їх змістом та формою. Вирішуючи питання про призначення повторної експертизи, заявлене представником Позивача у судовому засіданні 12.12.2017 р., суд вирішує про відсутність підстав для його задоволення, оскільки призначення іншої повторної експертизи у цій справі є недоцільним. Разом з цим, її проведення призведе до безпідставного затягування строків розгляду справи, надмірних фінансових затрат, що йде усупереч вимогам статті 41 Угоди про торговельні аспекти із захисту інтелектуальної власності. Окремо слід зазначити, що вказаних висновків державних спеціалізованих експертних установ Міністерства юстиції повною мірою достатньо, аби дійти виваженого висновку про характер дій експертів, дослідженнями ними матеріальних об'єктів, процесів та явищ відповідність експертних умовиводів дійсним обставинам цивільної справи. Щодо первинної експертизи, то ухвалою суду від 18.10.2016 року, за клопотанням позивача у справі було призначено судову експертизу, на вирішення якої поставлено наступне питання: «Чи відповідає промисловий зразок за патентом України № 26500 умові патентоздатності «новизна» ? Проведення цієї експертизи доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501). Відповідно до Висновку експерта №297/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі №569/4688/15-ц від 07 лютого 2017 року, промисловий зразок за патентом України №26500 від 25.04.2014 року не відповідає умові патентоздатності «новизна», відповідно до наданих матеріалів. Сторона Відповідача 1, ознайомившись з висновком експерта №297/16 від 07 лютого 2017 року (який був складений за результатами проведення судової експертизи з інтелектуальної власності у даній справі), звернулася до фахівця-вченого у сфері інтелектуальної власності з метою проведення перевірки такого висновку експерта на предмет відповідності його тверджень матеріалам справи. Рецензенту було надано копії позовної заяви з додатками, копію Висновку судового експерта № 297/16 (які досліджувалися у їх сукупності). За результатами перевірки висновку експерта № 297/16 від 07 лютого 2017 року, патентним повіреним України [PERSON] (реєстр. № 419), кандидатом юридичних наук, співавтором Методики судово-експертного дослідження промислових зразків, було складено Рецензію на висновок експерта №297/16 від 27 березня 2017 року. За результатами проведеного рецензування, рецензентом було встановлено, що опис ознак промислового зразка за патентом України №26500 є неточним, а виділення сукупності його суттєвих ознак сумнівним. Рецензент звертає увагу на те, що у висновку не вказані конкретні джерела відомостей (найменування документів, дати їх створення чи засвідчення). Разом з цим, що доведеність введення обєкту господарської діяльності «схожого на обєкт дослідження» саме з 29.04.2013 року у висновку не показана. Походження зображень (рис. 3, 4) у висновку не зазначено. Висновок експерта є неправильним. Представник Відповідача 1 звернув увагу суду, що висновок експерта суперечить матеріалам справи (щодо опису суттєвих ознак промислового зразка та фактичних доказів введенням саме такого промислового зразка у цивільний обіг), що викликає сумніви у його правильності. Наголошує, що у звязку з зазначеним, висновок експерта № 297/16 є необґрунтований повною мірою та не може вважатися достатнім для прийняття законного та обґрунтованого рішення у даній справі. Як наслідок, цей самостійний доказ не відповідає критеріям допустимості. З огляду на що, представником Відповідача 1 - патентним повіреним [PERSON] заявлено письмове клопотання про призначення повторної експертизи. Представники позивача у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання про призначення повторної експертизи. Заслухавши думку представників сторін у справі щодо призначення повторної експертизи, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення цього клопотання. Про що винесено відповідну ухвалу. Вирішуючи питання про призначення повторної експертизи, судом взято до уваги доводи представників Відповідача 1 та подана ними рецензія на висновок судового експерта. Суд не володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, натомість вважає, що призначення повторної експертизи у цій справі є необхідним для правильного вирішення спору, адже наявні висновки первинної експертизи викликають обґрунтовані сумніви у їх правильності та об'єктивності. Натомість, деякі твердження експерта узагалі суперечать законам логіки та є надуманими. Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розгляду справи, судом було задоволено клопотання про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступне питання: "Чи відповідає промисловий зразок за патентом України № 26500 умові патентоздатності "новизна", відповідно до матеріалів справи?"

Outcome: approved