Jurisdiction: civil
Date: 2017-05-30 00:00:00

21 квітня 2017 року Позивач Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей», [PERSON] та Державної служби інтелектуальної власності України в якому просить суд: -визнати торговельну марку «[INFO]» добре відомою в Україні станом на 31 грудня 2010 року для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» на ім'я Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд); -зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання торговельної марки «[INFO]» добре відомою в Україні станом на 31 грудня 2010 року для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» на ім'я Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) в офіційному бюлетені «Промислова власність»; -заборонити [PERSON] ([ADDRESS]) використовувати добре відому в Україні торговельну марку «[INFO]», а також позначення схожі з нею до ступеню змішування, в доменних іменах та мережі Інтернет, відносно таких товарів як автомобільні шини та автозапчастини; -зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Нік.Юей» (код ЄДРПОУ 34984247; юридична адреса: 49102 м. Дніпропетровськ, вул. Будьоного буд. 7, кв. 91) здійснити переделегування доменного імені [INFO].in.ua на користь Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд ) (17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP)/17-18, Едоборі 1-чом, Ніші-ку, Осака-ші, Осака 550-8661 (Японія)(представник в Україні: ТОВ «Дубинський і Ошарова»; код ЄДРПОУ 32101474; 01033 м. Київ, вул. Жилянська, буд.37/97; e-mail: info@iplaw.com.ua). В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що надані ним докази свідчать про те, що станом на 31.12.2010 року торговельна марка «[INFO]» вже була добре відомою в Україні для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» стосовно особи позивача, в зв'язку із чим реєстрація доменного імені [INFO].in.ua, яке містить у своєму складі позначення «[INFO]», здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України та призводить до введення споживачів та громадськості в оману щодо особи, яка здійснює свою діяльність за допомогою веб-сайту за доменним ім'ям [INFO].in.ua. Як зазначено позивачем, на веб-сайті за доменним ім'ям [INFO].in.ua торговельна марка позивача використовуються з комерційною метою, а саме: з метою пропонування до продажу та продажу автомобільних шин та автозапчастин. В частині заборони відповідачу [PERSON] використовувати добре відому торговельну марку «[INFO]», а також позначення схожі з нею до ступеню змішування, в доменних іменах та мережі Інтернет, відносно таких товарів як автомобільні шини та автозапчастини та зобов'язати відповідача ТОВ «Нік.Юей» здійснити переделегування (передачу права власності) спірного домену, позивач зазначає, що відповідачі-1,2 незаконно використовують в назві доменного імені, а також на сайті за цією адресою у мережі Інтернет позначення «[INFO]», що належать позивачу, без отримання відповідного дозволу на це, що суперечить вимогам ст.ст. 489, 490, 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». На підтвердження вищезазначених обставин, позивач посилається також на Висновок експертного дослідження № 30-05/2007 від 30 травня 2017 року, який був наданий суду. Дане дослідження проводив [PERSON], який має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, статус патентного повіреного (реєстраційний номер 299), кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальностями: 13.1 «Дослідження об'єктів авторського права»; 13.4 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на промислові зразки»; 13.6 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів» (Свідоцтво № 1065 видане 19.12.2006 і дійсне до 19.12.2009 року), стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 2000 року. На вирішення експерту були поставлені питання: 1. Чи присутні у наданих на дослідження матеріалах відомості про фактори, які обумовлюють ту обставину, що станом на 31 грудня 2010 року стосовно товару 12 класу МКТП «автомобільні шини» позначення «[INFO]» вже було добре відомим в Україні знаком компанії Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд)? 2. Чи є назва доменного імені «[INFO].in.ua» схожою із позначенням «[INFO]», яке компанія Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) вважає можливим визнати добре відомим в Україні знаком для товару 12 класу МКТП «автомобільні шини», настільки, що їх можна сплутати? За результатами дослідження встановлено, що надані на дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій позначення «[INFO]» в якості знака; тривалість, обсяг та географічний район використання позначення «[INFO]»; тривалість, обсяг та географічний район просування позначення «[INFO]»; ступінь відомості позначення «[INFO]» у відповідному секторі суспільства; цінність, що асоціюється з позначенням «[INFO]», сукупність яких вказує на те, що станом на 31.12.2010 стосовно товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини» позначення «[INFO]» вже було добре відомим в Україні знаком компанії Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) та назва доменного імені «[INFO].in.ua» є схожою із позначенням «[INFO]», яке компанія Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) вважає можливим визнати добре відомим в Україні знаком для товару 12 класу МКТП «автомобільні шини», настільки, що їх можна сплутати. У судовому засіданні представники позивача підтримали заявлений позов та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав та з урахування наданого суду висновку експертного дослідження та інших доказів. Представник відповідача ТОВ «Нік.Юей» в судовому засіданні проти позову не заперечував, вказавши, що підприємство здійснює лише технічні функції з реєстрації доменних імен, не маючи своїм обов'язком перевіряти відсутність у діях реєстранта доменного імені порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, а також зазначивши, що у разі задоволення позовних вимог, ТОВ «Нік.Юей» виконає відповідне судове рішення в частині переделегування доменного імені. Відповідач [PERSON] у судове засідання не з'явився, подав заяву про визнання позову та розгляд справи за його відсутності. Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти позову заперечував, в той же час, зазначив, що у випадку доведення позивачем своїх позовних вимог, Держслужба виконає відповідне судове рішення та здійснить відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Суд, вислухавши пояснення представників сторін, повно, всебічно та об'єктивно дослідивши та оцінивши матеріали справи, приходить до висновку про необхідність задоволення позову, виходячи з наступного. В силу положень п. п. 1, 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням». При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: -ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; -тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; -тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; -тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; -свідчення успішного відстоювання прав на знак; -цінність, що асоціюється зі знаком. В силу приписів ст. 2 Спільної рекомендації відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року , при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим. Зокрема, розглядається інформація про наявність факторів, встановлених пунктом 2 статті 25 Закону, які є доречними. Суд погоджується з доводами позивача щодо добрeвідомості торговельної марки «[INFO]» станом на 31 грудня 2010 р. для товарів 12 класу МКТП «Автомобільні шини» на ім'я Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд), виходячи із наступного. а) Загальна інформація щодо компанії позивача - власника торговельної марки «[INFO]». Згідно інформації щодо позивача з енциклопедії «Вікіпедія» та інших документів , які були надані позивачем до суду, Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) - міжнародна корпорація зі штаб-квартирою у м. Осака (Японія), має дочірні підприємства та представництва більш ніж у ста країнах світу. Корпорація була заснована у 1945 році, в результаті злиття компаній Hirano Rubber Manufacturing Inc. та Toyo Rubber Industrial Co., Lt. Головною сферою господарської діяльності позивача є розроблення та виробництво автомобільних шин (75% виробництва), хімічної продукції, автозапчастинчастин з гуми та розробка нових технологій для автомобільної промисловості. Позивач має надзвичайно високу репутацію у сфері виробництва високоякісних шин, які мають конкурентну ціну, та широкий спектр продукції, включаючи шини для спортивних автомобілів, високотехнологічні вуличні шини, широкий модельний ряд шин для малих вантажних автомобілів та позашляховиків, а також шини для пасажирських автомобілів. Згідно наданого позивачем до суду нотаріально посвідченого перекладу аффідавіту, який був підписаний під присягою директором департаменту інтелектуальної власності корпорації Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд), який суд визнає належним та допустимим доказом у справі, роздруківками сторінок з різномантіних українських, російських та інших закордонних інтернет-джерел, вбачається, що розроблення, конструювання та випробування автомобільних шин під торговельною маркою «[INFO]» здійснюється у спеціальному технічному центрі позивача та у 7 (семи) дослідницьких інститутах. Позивач має власний технічний центр, який знаходиться у місті Ітамі (Японія), який є найбільш сучасним з усіх центрів, що займаються розробкою шин, у світі. Центр обладнано найновішим обладнанням для розробки та випробувань, включаючи стенд для випробування шин «Flat-Trac II» та ультрасучасну систему комп'ютерного моделювання «T-mode». У 1988 році спеціалістами позивача було розроблено інноваційну технологію «DSOC» (Dynamic Simulation Optimized Contour Theory - теорія оптимізації контура методом динамічного комп'ютерного моделювання), завдяки якій було радикально змінено підхід до розробки нових автомобільних шин. У 1989 році цю технологію було модернізовано і вона отримала нову назву «DSOC-T», яку було змінено на «DSOC-II» у 1995 році. Продукція позивача випробовується на двох полігонах, один з яких знаходиться у місті Сарома (на острові Хоккайду, Японія), а інший - у префектурі Міядзаки (на острові Кюсю, Японія). Виробництво автомобільних шин під знаком «[INFO]» здійснюється на підставі ліцензії американською дочірньою компанією позивача - Toyo Tire North America Manufacturing Inc. (3660 Хайвей 411 НЕ, Вайт, Джорджія 30184, США)(надалі також - TNA). Станом на 2010р., 75% автомобільних шин «[INFO]» було вироблено компанією TNA, а решту 25% було вироблено виробничими підприємствами позивача, які розташовані у містах Сендай та Кувана у Японії. Діяльність позивача по виробництву автомобільних шин здійснюється в Європі, Америці та Азії на 20 (двадцяти) заводах в Японії та 8 (восьми) заводах в інших країнах світу. В зв'язку із тим, що головним девизом позивача, є «Екологія та Безпека», усі заводи позивача які розташовані у Японії, мають сертифікацію ISO 9000 (міжнародна сертифікація систем захисту навколишнього середовища та екологічної інспекції) та позивач приділяє особливу увагу захисту навколишнього середовища. В 1999 році, позивач зайняв 27-ме місце серед японських виробників по екологічній безпеці виробництва. До функцій дочірніх компаній позивача [INFO] Tire U.S.A., Inc. (5665 Плаза Драйв, Сайпрес, Каліфорнія, США) та [INFO] Japan Co., Ltd. (Токіо, Японія), а також інших компаній позивача, розташованих в різних країнах світі відноситься здійснення продажу продукції під знаком «[INFO]» у країнах Європи, США та країнах Азії. Головним чином, це продукція трьох категорій шин «[INFO]»: шини для позашляховиків (клас SUV), ультра-технологічні шини і шини для пасажирських автомобілів, та шини для спортивних змагань. Станом на 2010 рік, на підприємствах позивача працювало більш ніж 6 000 (шість тисяч) працівників, які були зайняті у розробці та виробництві шинної продукції, починаючи з створення концепції та розробки високотехнологічних рішень і закінчуючи виробництвом готової продукції. б) ступінь відомості чи визнання торговельної марки «[INFO]» Судом встановлено, що ступінь відомості чи визнання знаку «[INFO]» у відповідному секторі суспільства підтверджується звітом «Визначення рівня відомості торговельної марки «[INFO]» в Україні» за № 325 від 23.12.2016р., підготовленого за результатом соціологічного опитування щодо визначення рівня відомості знаку, проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «СОЦІОПОЛІС» в період з 22 листопада по 23 грудня 2016 року. Згідно з результатами даного звіту, знак «[INFO]» є відомим переважній більшості представників досліджуваної цільової групи - мешканців міст України з населенням понад 100 тис. осіб у віці 18 років і більше, які водять автомобіль та/або діяльність пов'язана з продажем, обслуговуванням, ремонтом чи рекламою автомобілів або запчастин до них. При цьому, знають про вказану торговельну марку понад дві третини респондентів - 67,4% респондентів; переважній більшості (89,1%) представників досліджуваної цільової групи, яким відома торговельна марка «[INFO]», під цією торговельною маркою відомі автомобільні шини; згідно з результатами опитування, переважна більшість (88,7%) представників досліджуваної цільової групи, яким відома торговельна марка «[INFO]», вважає, що власником цієї торговельної марки є позивач. Разом з цим, більшість (56,2%) представників досліджуваної цільової групи, яким відома торговельна марка «[INFO]», взнали про цю торговельну марку 1 грудня 2010 року або раніше. Таким чином, результати даного звіту вказують на високу та тривалу відомість серед доречного кола українських споживачів позначення «[INFO]» в якості торговельної марки автомобільних шин компанії позивача. Відомість та визнання автомобільних шин під торговельною маркою «[INFO]» підтверджується численними публікаціями в мережі Інтернет та рейтингами серед компаній, по виробництву автомобільних шин. Так, матеріали справи містять інформацію про провідні місця зайняті позивачем серед 75 найбільших світових виробників автомобільних шин, зокрема згідно «Рейтингу глобальних шинних компаній»(Global Tire Company Rankings) за 1998-2004 роки. Даний рейтинг опублікований на сайтах видань, що спеціалізується на комерційній інформації в галузі виробництва гуми та пластиків: «Rubbers & Plastics News» та «Tire Business». З приведених у рейтингах даних випливає, що протягом тривалого періоду - щонайменше 9 років (з 1998 по 2004 включно та з 2008 по 2009 включно) - серед 75 компаній - учасників глобального ринку шинної продукції, позивач входив до 10 найбільших за обсягами продажів. При цьому, продукція під знаком «[INFO]» продається більш ніж у ста країнах світу. Згідно інформації, яка міститься в аффідавіті, під торговельною маркою «[INFO]» у період з 2005 по 2010 рік, загальний світовий обсяг виробництва товарів позивача, позначених знаком для товарів і послуг «[INFO]» становив 50 541 700 000 (п'ятдесят мільярдів п'ятсот сорок один мільйон сімсот тисяч) японських ієн. При цьому, за вищевказаний період у всьому світі було реалізовано автомобільних шин під знаком «[INFO]» на загальну суму 49 967 139 291 (сорок дев'ять мільярдів дев'ятсот шістдесят сім мільйонів сто тридцять дев'ять тисяч) японських іен. Аффідавіт містить інформацію, що тільки в 2010 р. під торговельною маркою «[INFO]» у всьому світі було виготовлено 3 056 777 автомобільних шин. На відомість знаку «[INFO]», вказують також ті обставини, що позивач співпрацює з провідними автомобільними корпораціями світу, такими як: TOYOTA Motors Corporation (Тойота Моторс Корпорейшн), GMC (Дженерал Моторз), Nissan Motor Co., Ltd (НІССАН Моторз), Mitsubishi Motors Corporation (Мітсубіші Моторс Корпорейшн) та Mercedes-Benz (концерн DAIMLER AG). Суд вважає, що такі значні показники діяльності позивача та співпраця з провідними автомобільними корпораціями, свідчить про стабільне та вагоме становище позивача на світовому ринку виробників автомобільних шин, особливо з урахуванням його високої насиченості, що, у великій мірі, сприяло набуттю позначенням «[INFO]», яким маркуються відповідні товари, відомості в усьому світі та, відповідно, в Україні. Таким чином, суд погоджується із твердженням позивача відносно того, що торговельна марка «[INFO]» має високий ступінь відомості та визнання у відповідному секторі суспільства як у світі, так і в Україні. в) Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака «[INFO]» З матеріалів справи встановлено, що використання знаку «[INFO]» у всьому світі почалося з 1979 року, а на території України що найменше 2003 року. Судом встановлено, що документальною вказівкою на дату, на яку позначення «[INFO]» фактично існувало як знак для товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини», є здійснена в Малайзії 26.02.1972 реєстрація знака «[INFO]» за № M/050958 відносно товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини». Використання позивачем торговельної марки «[INFO]» було безперервним та динамічно прогресуючим, що підтверджується наявною у матеріалах справи інформацією із мережі Інтернет в якій містяться численні публікації із пропонування до продажу продукції під знаком «[INFO]» в різних регіонах України. Одним з ранніх рекламних матеріалів є опублікована в електронній версії видання «Автоцентр» 10.09.2009 стаття «Магазин Radius предлагает шины и диски на любой вкус», де, разом з іншими товарами, пропонуються шини марки «[INFO]». Про тривале використання позначення «[INFO]» в Україні, свідчить також датована 01 вересня 2003 року публікація «Машины, которые «играли» в фильме: Двойной форсаж» з електронної версії популярного спеціалізованого видання для автолюбителів «Автоцентр», в якій наводяться дані про характеристики задіяних у зйомках фільму «Подвійний форсаж» автомобілів. Згідно наданих до суду матеріалів, а саме фотографій, щорічних звітів компанії вбачається, що знак «[INFO]» завжди зображений на автомобільних шинах виробництва дочірніх підприємств позивача. З приведених зображень вбачається, що позначення «[INFO]» застосовуються на товарах - автомобільних шинах та прикріплених до них наличках у вигляді, не суттєво відмінному від знака, який позивач вважає можливим визнати добре відомим в Україні. Крім спеціалізованої продукції, даним позначенням маркуються також супутні товари, зокрема, ліхтарики, предмети одягу, ручки, футболки тощо, які безкоштовно надаються споживачам під час різноманітних заходів, які супроводжуються рекламуванням та пропонуванням до продажу автомобільних шин під знаком «[INFO]». Судом досліджено, що надані позивачем матеріали містять також результати проведеного за допомогою програм «Yandex» та «Google» пошуків в мережі Інтернет, обмеженого періодом до 31.12.2010 та українським сегментом мережі, які дозволяють визначити регіони України, в яких здійснювався продаж автомобільних шин під знаком «[INFO]». Як випливає з вказаного матеріалу, в зазначений період шини «[INFO]» пропонувались до продажу в найбільш густонаселених містах України, таких як: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків. Про популярність торговельної марки «[INFO]» також свідчать наявні в матеріалах справи публікації українських та російських джерел щодо товарів, маркованих торговельною маркою «[INFO]», насамперед автомобільних шин. Крім того, в матеріалах справи містяться відомості з мережі Інтернет з переліком посилань на розміщені в регіонах України інтернет-магазини та спеціалізовані магазини, в яких пропонуються до продажу автомобільні шини під торговельною маркою «[INFO]». Як вбачається з матеріалів справи, позначення «[INFO]» широко використовувалось в Україні відносно таких товарів 12 класу МКТП, як «автомобільні шини». Суд приходить до висновку, що матеріалами справи підтверджується, що знак «[INFO]» для товарів «автомобільні шини» інтенсивно використовується і інтенсивність його використання постійно зростає, тобто факт тривалого та безперервного використання знака «[INFO]» відносно товару 12 класу МКТП в України є доведеним. Таким чином, суд вважає доведеним на підставі наявних у матеріалах справи доказів такий фактор, який свідчить про добру відомість торговельної марки «[INFO]», як тривалість та обсяг використання знака «[INFO]». г) Тривалість обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки «[INFO]», включаючи рекламування та інше оприлюднення. Судом встановлено, що починаючи, щонайменше з 2005 року позивачем вживались заходи щодо активного просування торговельної марки «[INFO]» як у світі, так і на території України. Починаючи з 1979 року і до 2010 року дана торговельна марка активно просувалась у світовому масштабі. Так, судом досліджено наданий до суду аффідавіт, згідно якого вбачається, що позивачем у період з 2005 по 2010 рік було витрачено 1 396 450 000 (один мільярд триста дев'яносто шість мільйонів чотириста п'ятдесят тисяч) японських ієн на рекламування продукції, позначеної знаком для товарів і послуг «[INFO]», у всьому світі. Як вбачається із матеріалів справи, торговельна марка «[INFO]» активно рекламується та просувається у мережі Інтернет на різноманітних українських, зарубіжних сайтах та у спеціалізованих автожурналах, постійно підвищуючи обізнаність українських споживачів із нею. Так, згідно наданих позивачем документів, станом на час розгляду даної справи за допомогою пошукових системи «Yandex» було виявлено 32 млн.сайтів, на яких здійснювалось пропонування до продажу продукції та рекламування автомобільних шин під знаком «[INFO]», «GOOGLE» - 24,6 млн.сайтів. З урахуванням тих обставин, що мережа Інтернет фактично являє собою засіб масової комунікації та інформації з найбільшою аудиторією, така значна кількість згадувань автомобільних шин марки «[INFO]» в мережі безумовно сприяє набуттю відомості вказаної марки серед фактичних та потенційних споживачів в Україні. Судом досліджено надану позивачем довідку ТОВ «Нокс Фішенс Фінанс» за № 68/12 від 30.03.2017р. , згідно якої автомобільні шини під торговельною маркою «[INFO]» в період до 31.12.2010 згадувались 771 разів в 539 різних інформаційних джерелах (Інтернет джерела - 674 згадування, друковані видання - 89 згадувань та телебачення - 8 згадувань). Як свідчать матеріали справи, просування знаку «[INFO]» здійснюється позивачем також на різноманітних міжнародних спеціалізованих виставках та автоспортивних заходах. Так, позивач в 2008-2009 роках приймав активну участь на міжнародній виставці SEMA (Specialty Eguipment Market Associaton)(адреса в мережі Інтернет: https://www. semashow. com/), яка проводиться щороку в США. Матеріали справи містять інформацію стосовно публікації «SEMA 2008: Toyota V6 RAV4 Performance Sport и Yaris Tailback CNG» на українському веб-ресурсі «ТранзитАвто», згідно якої вбачається про участь позивача на даному заході, в партнерстві з корпорацією TOYOTA Motors Corporation (Тойота Моторс Корпорейшн), під час рекламування нового автомобілю «Yaris Tailback CNG» з автомобільними шинами, під знаком «[INFO]». Наданий позивачем до суду аффідавіт містить інформацію, що з початку 1980 року позивач приймає активну участь у спортивних автомобільних змаганнях. Одним з принципів діяльності позивача є сприяння інноваціям через змагання, у зв'язку з чим вона приймає активну участь у цілому ряді спортивних змагань, що проводяться у всьому світі, починаючи з перегонів SPEED World Challenge Touring та Sar Series, які відбуваються на відомих трасах США, до марафону «Ралі Париж-Дакар». Серед спортивних заходів в яких приймає участь позивач, можна також віднести такі як: Redline Time Attack series championship, 25 Hours of Thunderhill Endurance Race, NMRA Class Championships, SCCA SPEED World Challenge Touring Car BMWs, SCORE Baja 1000. Дана інформація підтверджується також численими статтями та публікаціями в мережі інтернет. Так серед іншого, в матеріалах справи присутні відомості про один з таких спортивних заходів, в якому брала участь команда з України. Так, у статті «TOYO TIRES 24H Dubai: квалификация пройдена», опублікованій у електронній версії видання «Автоцентр» 11.01.2008, в якій зазначається про зайняття українською командою другого місця у даному спортивному заході. Матеріали справи містять численні фотографії автомобілів- учасників ралі та перегонів, з нанесеною на них символікою компанії позивача, а саме - знаком «[INFO]», що свідчить про спонсорування компанією відповідних заходів. В якості одного з найбільш ефективних способів просування знаку «NIITO» судом відмічено співробітництво з такими провідними автовиробниками як: Mercedes-Benz (концерн DAIMLER AG), TOYOTA Motors Corporation (Тойота Моторс Корпорейшн), GMC (Дженерал Моторз), Nissan Motor Co., Ltd (НІССАН Моторз), Mitsubishi Motors Corporation (Мітсубіші Моторс Корпорейшн). В результаті такого співробітництва, автомобільні шини використовуються безпосередньо автовиробниками та установлюються на автомобілі, що сходять з конвеєрів або концепткари. Як наслідок, обрання відомим автовиробником шин певного виробника як комплектуючих, що встановлюються на автомобілі в процесі їх виробництва на заводі, або для перспективних моделей - концепткарів, означає визнання високої якості шин та призводить до того, що відомість торговельної марки автомобільного виробника сприяє відомості торговельної марки виробника шин. Серед наданих матеріалів містяться такі, що свідчать про обрання автомобільних шин «[INFO]» в якості комплектуючих виробником такої знаменитої марки автомобілів як «TOYOTA». Судом встановлено, що просування знака «[INFO]» здійснюється також у таких популярних комп'ютерних іграх з автомобільної тематики як «Need for Speed Underground»(«Спрага швидкості : Підпілля») та «Need for Speed Underground 2» («Спрага швидкості : Підпілля-2»). Як вбачається із матеріалів справи, «Need for Speed - найуспішніша гоночна серія комп'ютерних ігор у світі, і одна з найуспішніших ігрових медіафраншиз за всю історію. Так, матеріали справи містять інформацію, що станом на жовтень 2009 року, у всьому світі було продано більше 140 мільйонів копій ігор даної популярної серії. Така кількість продажу комп'ютерної гри вказує на ту обставину, що таке просування знаку є дуже ефективним та суттєво сприяє його впізнаваності, оскільки цим забезпечується глобальне охоплення великої кількості потенційних споживачів автомобільних шин по всьому світу. Таким чином, суд приходить до висновків, що позивачем прикладаються значні зусилля щодо просування торговельної марки «[INFO]», основними з яких є налагодження співробітництва з всесвітньо відомими автовиробниками, такими, як «TOYOTA», спонсорування популярних заходів у світі автоспорту, а також ознайомлення зі знаком широкого кола потенційних споживачів у всьому світі за допомогою демонстрування його у популярних комп'ютерних іграх з автомобільної тематики. З огляду на викладене вище, суд вважає обґрунтованими твердження позивача відносно того, що торговельна марка «[INFO]» активно рекламується та просувається на усій території України і як наслідок цього є добре відомою українським споживачам. д) тривалість, обсяг та географічний район реєстрацій торговельної марки «[INFO]» як у світовому масштабі, так і на території України. З матеріалів справи вбачається, що станом на 31.12.2010 компанія позивача близько 38 років (з 1972 року) докладала зусиль щодо реєстрації позначення «[INFO]» в якості знака для товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини» та отримала понад 30 реєстрацій знака «[INFO]» для товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини» більш ніж у 20 країнах Європи, Америки та Азії. Географічне розміщення названих країн - Європа, Азія, та Північна Америка вказує на те, що зацікавленість власника знака у його охороні має світовий масштаб. Станом на час розгляду даної справи, за позивачем у світі було зареєстровано 151 торгівельну марку, складовою якої є позначення «[INFO]». В зв'язку з цим, судом приймається до уваги та обставина, що реєстрація знака у певній країні свідчить, принаймні, про намір його використовувати, а в багатьох країнах, використання знака є обов'язковим для запобігання дострокового припинення реєстрації. З наведених обставин випливає, що власник знака послідовно та протягом тривалого періоду часу прикладав зусилля до забезпечення охорони знака по всьому світу, що безумовно, вказує на високу репутацію знака. е) Цінність, що асоціюється із знаком. Щодо даного критерію, судом були досліджені матеріали справи, які містять відомості про опублікування в загальнодоступних джерелах даних щодо запланованих та фактичних фінансових показників господарської діяльності позивача, місце серед світових виробників автомобільних шин. З матеріалів справи вбачається, що позивач займає лідируючі позиції серед світових виробників автомобільних шин, що обумовлюється, зокрема, значними обсягами реалізованої продукції під знаком «[INFO]». При цьому, загальні обсяги продажу автомобільних шин за підсумками 2010р. у всьому світі склали близько 2 мільярдів 143 мільйонів доларів США. В свою чергу, такий істотний масштаб фінансових показників Позивача обумовлює те, що позначення «[INFO]», з яким асоціюється його господарська діяльність, також має розглядатись доречним колом споживачів в якості такого, що має співрозмірну високу цінність. В обгрунтування цінності знаку, позивачем було зазначено, що цінність, яка асоціюється з товарним знаком «[INFO]» співзвучна з поняттями та словами: «Екологія та Безпека», «Інновації» та «Вдоволеність Клієнта». Судом приймається до уваги Висновок експертного дослідження № 30-05/2007 від 30 травня 2017 року, наданий позивачем до суду. За результатами даного дослідження було встановлено, що надані на дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій позначення «[INFO]» в якості знака; тривалість, обсяг та географічний район використання позначення «[INFO]»; тривалість, обсяг та географічний район просування позначення «[INFO]»; ступінь відомості позначення «[INFO]» у відповідному секторі суспільства; цінність, що асоціюється з позначенням «[INFO]», сукупність яких вказує на те, що станом на 31.12.2010 стосовно товарів 12 класу МКТП «автомобільні шини» позначення «[INFO]» вже було добре відомим в Україні знаком компанії Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд). Оцінивши наданий позивачем до суду висновок як письмовий доказ, суд вважає за можливе покласти його в основу рішення. При проведенні дослідження спеціалісту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань. У висновку містяться докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. Дослідження проведене спеціалістом, який має фахову підготовку в даній області знань та не викликає сумніву в необґрунтованості, неправильності чи суперечливості іншим матеріалам справи. Будь-яких належних доказів на спростування зазначеного висновку суду не надано. Аналізуючи наведені вище та доведені у судовому засіданні фактори доброї відомості торговельної марки «[INFO]», з урахуванням наявності підстав для визнання знака для товарів і послуг «[INFO]» добре відомим в Україні станом на 31.10.2012 року для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» відносно Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд), а також положень ч. 3 ст. 494 ЦК України, ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 1.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10 з наступними змінами та доповненнями, суд вважає такою, що підлягає задоволенню позовну вимогу про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання знаку «[INFO]» добре відомим для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг «автомобільні шини» відносно Toyo Tire & Rubber Со., Ltd (Тойо Тайер енд Раббер Ко., Лтд) в офіційному бюлетені «Промислова власність». Судом також встановлено, що 11.10.2016 року відповідачем ТОВ «Нік.Юей» в українській зоні всесвітньої мережі Інтернет було зареєстроване доменне ім'я [INFO].in.ua. Згідно матеріалів справи, власником/реєстрантом даного доменного імені та веб-сайту який за ним закріплений, є відповідач [PERSON] За даним доменним ім'ям розміщений веб-сайт, на якому знаходиться інформація щодо пропонування до продажу автомобільних шин та автозапчастин під знаком «[INFO]». Висновком експертного дослідження, який суд оцінює в якості належного та допустимого доказу у справі, позначення «[INFO]», використане у доменному імені [INFO].in.ua, визнане схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «[INFO]», який позивач просить визнати добре відомим в Україні. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доменне ім'я - ім'я, що використовується для адресації комп'ютерів і ресурсів в Інтернеті. Згідно з п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» використанням знака визнається, зокрема, застосування його мережі Інтернет. За правилами п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього Закону, яким визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. Ч. 4 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача в частині заборони використання відповідачу [PERSON] позначення «[INFO]», а також позначень схожих з ним до ступеню змішування в доменних іменах та мережі Інтернет, відносно таких товарів як автомобільні шини та автозапчастини, оскільки, як встановлено судом, вказане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою торговельною маркою позивача. Відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції. Згідно ч. 4 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації», утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог. Відповідно до ч. 1 ст. 7 Цивільного кодексу України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Слід зазначити, що на законодавчому рівні процедура делегування доменних імен нормативними актами не врегульована, а тому із врахуванням приписів ст. 54 Закону України «Про телекомунікації», суд має керуватись міжнародною практикою вирішення подібних спорів. Так, судом встановлено, що організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів» (надалі - ICANN). В зв'язку з цим, дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів. Згідно з матеріалами справи, ICANN надало право вирішувати доменні спори чотирьом міжнародним організаціям, серед них: Азійський центр з вирішення доменних спорів (англ. Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (англ. National Arbitration Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва ВОІВ (англ. WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов'язаних з Інтернетом (англ. The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes). Наявними в матеріалах справи доказами підтверджено, що вищезазначені міжнародні організації при вирішенні доменних спорів зобов'язані керуватися Принципами розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) та Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), які були складені організацією ICANN. Текст зазначених вище документів містяться в матеріалах справи. Згідно із зазначеними вище правилами та принципами, міжнародні організації, які вирішують доменні спори, мають право здійснити переделегування домену, який порушує права третіх осіб, на користь цих осіб. В матеріалах справи міститься декілька рішень Центру з Арбітражу та Посередництва ВОІВ, згідно яких, домени були переделеговані на користь особи, чиї права інтелектуальної власності були порушені. Відповідно до положень ст. ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом. Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає обґрунтованим твердження позивача про необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту. Судом встановлено, що головними актами, якими регулюються відносини в сфері процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я тощо) доменних імен в зоні .IN.UA є Правила домену ІN.UA, Регламент публічного домену та Регламент особливостей реєстрації приватних доменних другого рівня в домені .UA версія 1.0. Судом встановлено, що процедура реєстрації доменних імен в зоні .IN.UA є досить швидкою і будь-яка особа, в тому числі і відповідач [PERSON] після скасування делегування доменного імені, вже через декілька годин зможе зареєструвати його повторно. Слід зазначити, що позивач при цьому жодним чином не зможе перешкодити повторній реєстрації оскаржуваного домену, або подати які-небудь заперечення, що може призвести до повторного звернення позивача до суду де предметом позову знову буде захист прав інтелектуальної власності в зв'язку з делегуванням оскаржуваного доменного імені. Дані обставини виключають принцип ефективності захисту прав позивача, а тому суд вважає, що найбільш ефективним способом захисту прав позивача від порушень з боку відповідача [PERSON], є переделегування доменного імені [INFO].in.ua на користь позивача. Згідно Регламенту публічного домену, який розроблений адміністратором географічного домену .UA - ТОВ «Хостмайстер», функція реєстрації доменів в зоні UA надана реєстраторам. Як вбачається з матеріалів справи, реєстратором доменного імені [INFO].in.ua є відповідач ТОВ «Нік.Юей», а тому суд визнає обґрунтованими позовні вимоги позивача стосовно переделегування доменного імені [INFO].in.ua з урахуванням того, що спірне доменне ім'я порушує права позивача на добре відому торговельну марку. Згідно ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. В силу ч. ч. 1, 3 ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а докази, які не стосуються предмета доказування, суд не бере до уваги. Згідно ст. 16 ЦК України одним зі способом захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право. Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача ТОВ «Нік.Юей» здійснити переделегування доменного імені [INFO].in.ua на користь позивача підлягають задоволенню. Відповідно до ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до покладених на неї повноважень не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, в тому числі добре відомих, а відповідач ТОВ «Нік.Юей» не мало обов'язку щодо перевірки правомірності використання відповідачем [PERSON] спірного доменного імені, суд вважає, що судові витрати підлягають стягненню з відповідача [PERSON]

Outcome: approved