Jurisdiction: civil
Date: 2020-12-29 00:00:00

[PERSON] звернувся до суду з метою захисту своїх законних інтересів та вимогою до Товариство з обмеженою відповідальністю «Баренс Шоколад ЛТД» достроково припинити дію свідоцтва України № [NUMBER] в частині товарів 29 та 30 класу та зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України достроково припинити на території України дії свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку « [INFO] » в частині товарів 29 та 30 класів МКТП. В обґрунтування пред`явлених вимог позивач послався на наступне. Відповідач є власником свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 15 липня 2003 року. Вказана торговельна марка зареєстрована для товарів:29 класу МКТП: «арахіс оброблений; арахісове масло; вершки збиті; вершки молочні; горіхи оброблені; джеми; желе харчові; жир кокосовий; жирові речовини для виготовляння харчових жирів; зацукровані фрукти; ізюм; йогурт; какаове масло; кефір; кокосова олія; кокосове масло; маргарин; мармелад; масло; масло шоколадне; масляний крем; мигдаль товчений; повидла; поглазуровані цукром фрукти; фруктова цедра; фруктовий м`якуш; фруктові желе». 30 класу МКТП: «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30 класу», та 32 класу МКТП: «пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу». Позивач надав ряд доказів того, що протягом останніх п`яти років відповідач ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» товар, маркований спірною торговельною маркою, не продавав та не здійснював ніяких інших дій, що можна визнати як використання знаку відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». В обґрунтування свого права на звернення до Печерського районного суду м. Києва з позовом про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № [NUMBER] позивач зазначив наступне. 24 грудня 2019 року позивачем було подано заявку № m201933470 на реєстрацію знака для товарів і послуг « [INFO] » для товарів 29, 30 та 35 класів МКТП. Позивач має обґрунтовані підстави вважати, що в процесі розгляду даної заявки йому буде відмовлено у реєстрації даної торговельної марки у відповідності до ч. 3 ст. 6 Закону про торговельні марки. Відповідно до вищевказаної правової норми, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Навіть якщо знак за вказаною заявкою і буде зареєстровано, відповідач ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» матиме можливість вимагати її скасування, посилаючись саме на права інтелектуальної власності, що належать йому на підставі спірної торговельної марки, та виникли раніше аніж позивач подав заявку № m201933470. Таким чином, незважаючи на те, що відповідач ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» не використовує власну торговельну марку, нехтуючи таким чином своїми обов`язками як власника свідоцтва України № [NUMBER] , її реєстрація є перешкодою для позивача для реєстрації та подальшого використання схожого із нею позначення. Крім того, позивач є засновником ТОВ «Три ведмеді», яке виробляє ряд заморожених продуктів та морозиво. А відтак, позивач має законний інтерес зареєструвати торговельну марку та набути відповідні права інтелектуальної власності для подальшого та безперешкодного її використання у господарській діяльності заснованого ним підприємства. Викладене свідчить про те, що подаючи позов у даній справі, позивач має намір захистити свій законний інтерес у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку « [INFO] » та подальшому її використанні на території України. Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 24 липня 2020 року дану справу прийнято до свого провадження та призначено підготовче судове засідання. В ході підготовчого судового засідання представник позивача звернувся до суду із заявою про забезпечення позову. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10 вересня 2020 року задоволено заяву представника позивача про забезпечення позову: заборонено ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» (83112, м. Донецьк, вул. Горлівська, буд. 2д, ідентифікаційний код суб`єкта господарювання: 36935631) здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] або відмовлятись від наведеного свідоцтва до набрання рішенням суду по даній справі законної сили та заборонено Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код суб`єкта господарської діяльності 37508596) вносити будь які зміни (відомості) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника та статусу знаку для товарів і послуг « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» до набрання рішенням суду по даній справі законної сили. Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 14 грудня 2020 закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті. 02 грудня 2020 року представник позивача подав клопотання про заміну відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на належного відповідача Державне підприємство «Український Інститут інтелектуальної власності», яке судом задоволено. Представник позивача направила суду заяву про розгляд справи за її відсутності, позов підтримує у повному обсязі. Представник відповідача ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» та представник ДП Український інститут інтелектуальної власності у судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися судом належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомили. Дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов наступного висновку. Судом встановлено, що відповідач ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» євласником свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 15 липня 2003 року, яке зареєстровано для товарів 35 і 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] зареєстровано 15 липня 2003 року відповідно, що підтверджується роздруківкою витягу з Електронної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг». Обґрунтовуючи свої вимоги позивач посилається на те, що відповідач ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» не використовує зареєстрований знак для товарів і послуг більше ніж п`ять останніх років до дати подачі до суду позовної заяви, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва. Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. У відповідності до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Таким чином, виключне право використовувати знак для товарів і послуг (торговельну марку) належить власнику свідоцтва або іншого охоронного документу, який засвідчує набуття майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку). Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі - Угода про асоціацію). Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки. Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання. Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України". Статтею 19 Закон України "Про міжнародні договори України" встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. З огляду на зазначене, а також ураховуючи те, що з 01.09.2017 р. Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію. Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтв України та міжнародних реєстрацій можуть бути достроково припинені у разі, якщо знаки для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтв та поширення дії на території України міжнародних реєстрацій або від іншої дати. Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом. Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. На підтвердження своїх доводів щодо невикористання відповідачем ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» спірного знаку позивач надав наступні докази: - Відповіді від найбільших торговельних мереж в Україні, відповідно до яких, вони не здійснювали продаж товарів 29 та 30 класу МКТП, виробництва Відповідача, що були б марковані торговельною маркою « [INFO] »; - Результати пошуку в мережі Інтернет, відповідно до яких пошук за ключовими словами « [INFO] » за критеріями пошуку «Країна: Україна», «Тільки українською», «За період: з 01.01.2015 р. року по сьогодні» не видає жодних посилань на продукцію Позивача, що пропонувалася б в Україні та була маркована торговельною маркою « [INFO] »; - Відомості, що товари, марковані знаком для товарів і послуг « [INFO] », не отримували сертифікати відповідності протягом останніх 5 років, що підтверджується листом № 2601-06/6710-07-07 від 06 лютого 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; - Результати пошуку в Реєстрі санітарно-епідеміологічних висновків, відповідно до яких протягом останніх 5 років Відповідач не отримував вказаних висновків; - Товарним позиціям (виробам) під торговельною маркою «ТРИ МЕДВЕДЯ» не було присвоєно ідентифікаційних номерів GS1 у період з 28.01.2015 р. Згідно інформації, наданої у листі Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» № 023/01 від 04 лютого 2020 року станом на 03 лютого 2020 року в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб`єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у складі назв та (або) описів яких присутнє словесне позначення « [INFO] ». Суд вважає, що надані докази дають достатні підстави вважати, що відповідач ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» протягом останніх п`яти років не здійснював жодної з дій, які визнаються використанням торговельної марки « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] . Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Відповідно до статті 197 Угоди про асоціацію якщо протягом п`яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п`ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим Підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання. Нижченаведене також вважається використанням у розумінні пункту 1: a) використання торговельної марки у формі, що відрізняється елементами, які не змінюють розпізнавальну здатність марки в тому вигляді, як вона була зареєстрована; b) проставлення торговельної марки на товари або їхню упаковку лише з метою експорту. Використання торговельної марки з дозволу власника або будь-якою іншою особою, яка має право використовувати колективну торговельну марку або гарантійну чи сертифікаційну марку, розглядається як використання власником в розумінні пункту 1. Тож, суб`єкт права на торговельну марку зобов`язаний, згідно з вимогами Закону, використовувати належне йому право на марку щодо товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована. Уповноважена особа може реалізувати дане право як безпосередньо шляхом маркування виробленої продукції чи при надані послуг, так і через передачу (надання) права на її застосування іншому суб`єкту на підставі відповідних ліцензійних договорів. Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Надання такого дозволу згідно абзацу 5 ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також вважається використанням знака власником свідоцтва. В ході розгляду справи не встановлено наявність перешкод у відповідача ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» щодо вчинення таких дій. Суду не було надано будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як і не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що позивачем доведено належними доказами свої вимоги, а відповідачами не спростовано їх обґрунтованість, що є підставою для задоволення позову повністю. Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність", а тому суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню позовну вимогу щодо зобов`язання Державного підприємства «Український Інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » на території України в частині товарів 29 та 30 класів МКТП та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п. 1, ч. 1 ст. 141 ЦПК України). Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв`язку із розглядом справи, складає 2102 грн., що підтверджується оригіналами платіжних документів. Враховуючи те, що Державне підприємство «Український Інститут інтелектуальної власності», відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» підлягають стягненню на користь позивача судові витрати понесені ними під час розгляду справи в розмірі 2102 грн. На підставі викладеного та

Outcome: approved