Jurisdiction: civil
Date: 2016-04-26 00:00:00

27.01.2014 року позивач звернувся до суду з позовом до [PERSON], Державної служби інтелектуальної власності України і просить визнати недійсним частково свідоцтво України на знак для товарів і послуг [NUMBER] для послуг [NUMBER]. В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що частина послуг з переліку торговельної марки за оспорюваним свідоцтвом по класу [NUMBER] є однорідними до переліку товарів знаків за міжнародною реєстрацією № [NUMBER], а знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком позивача за міжнародною реєстрацією [NUMBER], що охороняється в Україні на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, а також може ввести в оману споживача щодо особи, яка є виробником продукції, а тому дане свідоцтво України на знак для товарів і послуг [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони. В обґрунтування підстав для звернення до суду позивач зазначає, що діями Відповідача-1 порушується його виключне право на торгівельну марку для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією [NUMBER], що діяла на території України на дату подання заявки за спірним знаком. В зв'язку з цим позивач просить визнати частково недійсним свідоцтво України [NUMBER] для наступних послуг [NUMBER]: «реклама, влаштовування виставок на рекламні потреби; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування», видане [PERSON], та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково свідоцтва України [NUMBER] від 10.06.2013 року та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Відповідач [PERSON] в судове засідання неодноразово не з'являвся, про день, дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Дана обставина підтверджується матеріалами поштової кореспонденції, матеріалами служб кур'єрських доставок "TNT" та "DHL", матеріалами офіційного судового повідомлення за кордон, оголошенням у газеті "Урядовий кур'єр" /т.1 а.с. 42-44, 153-155, 159-166, 223-226/, відповідно до ч.9 ст. 74, ст. 76 ЦПК України. Виходячи з даних обставин, суд вважає за можливе розглядати справу за його відсутності. Представник відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні проти позову заперечував. Посилається на те, що заявка відповідача [PERSON] була предметом експертного дослідження на предмет того, чи є знаки тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Експертиза заявки № m2012 10243 була проведена відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил Державним підприємством «Український інститут промислової власності». За результатами проведеної кваліфікаційної експертизи було встановлено, що позначення за заявкою № m2012 10243 відповідає умовам надання правової охорони. Відповідно до встановленої процедури, на підставі висновку про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, Державною службою було прийнято рішення про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Виходячи з цього, вважає безпідставними твердження позивача про невідповідність позначення умовам надання правової охорони. Щодо схожості знаків, зазначає, що оригінальне графічне виконання словесного знаку для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією [NUMBER] та оригінальне графічне виконання словесного знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України [NUMBER] створюють у споживачів різне загальне зорове сприйняття цих знаків. Крім того вважає, що позивач не довів порушення своїх прав оспорюваним ним свідоцтвом і свого права на звернення до суду в порядку ст.3 ЦПК України, а тому просить у позові відмовити. Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача, виходячи з наступного. Судом встановлено, що Компанія А ВЕ А Текстіл САНАІ ВЕ ПАЗАРЛАМА ЛІМІТЕД СІРКЕТІ є власником міжнародної реєстрації [NUMBER] на знак для товарів та послуг з поширенням на територію України з 29.06.2010 року, зареєстрованого для товарів 25 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів: «Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи». 10.06.2013 року Державною службою інтелектуальної власності України був зареєстрований знак для товарів і послуг України [NUMBER] для послуг [NUMBER]: реклама; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; імпортно-експортні агентства; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; Наведене підтверджується Випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України [NUMBER] / а.с.108-109/ Відповідно до ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. Відповідно до п.п. «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. В п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 23.12.1993 року зазначено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, на дату подання заявки на спірну торговельну марку 10.10.2012 року чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року з останніми змінами від 10.04.2008 року. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Так, позивач є власником міжнародної реєстрації [NUMBER] на знак для товарів та послуг з поширеним на територію України з 29.06.2010 року, зареєстрованого для товарів 25 класу та послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів: «Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи», яка діє на території України у повному обсязі з дати територіального поширення на Україну 29.06.2010 року. Наведене підтверджується наявною у матеріалах справи відповіддю Державної служби інтелектуальної власності стосовно надання офіційної інформації відносно поширення міжнародної реєстрації [NUMBER] на територію України від 14.01.2014 р. вих №71/5/ а.с.16/ Таким чином, на дату подання відповідачем [PERSON] заявки m2012 10243 на реєстрацію позначення в якості знаку для товарів і послуг 14.06.2012 року міжнародна реєстрація [NUMBER] вже діяла на території України для товарів [NUMBER]. Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Крім того, згідно абз. 2 п. 3 ст. 6 даного Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу. З урахуванням того, що питання щодо того, чи є знак для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом [NUMBER] схожими настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією [NUMBER], а також чи є торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом оманливою або такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, потребували спеціальних знань, судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до Висновку № 64 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16.09.2014 року, наданого кваліфікованим судовим експертом [PERSON], який має відповідну кваліфікацію та внесений до реєстру атестованих судових експертів та письмових пояснень судового експерта [PERSON] від 24.03.2016 року: 1. Такі, вказані у свідоцтві України [NUMBER] на знак для товарів і послуг "[INFO]", послуги [NUMBER] як: «реклама, влаштовування виставок на рекламні потреби; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування» є спорідненими з послугами [NUMBER] "реклама", щодо яких зареєстровано знак "[INFO]" за міжнародною реєстрацією [NUMBER]. В частині однорідних послуг [NUMBER] знак для товарів і послуг "[INFO]" за свідоцтвом України [NUMBER] є схожим зі знаком "[INFO]" за міжнародною реєстрацією [NUMBER] настільки, що їх можна спутати. Відповідно до ч.3 ст.10 ЦПК України на сторони покладається обов'язок доведення обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Ст. 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України. Виходячи з визначеного законом порядку надання та оцінки доказів, суд вважає, що Висновок № 64 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 16.09.2014 року та письмові пояснення судового експерта [PERSON] від 24.03.2016 року містять докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин Висновок є належним та допустимим доказом у справі. Оцінивши висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що позначення за Свідоцтвом України [NUMBER] є схожими настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією [NUMBER] щодо товарів 25-го класу та послугами [NUMBER], щодо яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією [NUMBER]. З врахуванням висновків судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд також вважає, що позначення за Свідоцтвом України [NUMBER] може ввести в оману щодо особи, яка надає такі послуги. Суд з урахуванням вищевикладеного та положень абз. 5 п. 2. абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, приходить до висновку, що знак за свідоцтвом України [NUMBER] не відповідає умовам надання правової охорони для наступних послуг [NUMBER]: «реклама, влаштовування виставок на рекламні потреби; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування». За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково. Зважаючи на дані вимоги закону, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача. Крім того, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». Виходячи з цього, суд приходить до висновку і про обґрунтованість вимог позивача в частині зобов'язання відповідача - Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним частково свідоцтва України [NUMBER] та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Суд вважає безпідставними твердження представника Державної служби інтелектуальної власності України про відсутність у позивача права на звернення суду в зв'язку з недоведеністю останнім порушення його прав, виходячи з наступного. Відповідно до ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Так, суд вище прийшов до висновку, що позивач у встановленому законом порядку набув прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією [NUMBER], зареєстрованої для товарів 25 класу та послуг [NUMBER] : «Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи»/дата публікації про реєстрацію в Україні 29.06.2010 року). Тобто, з точки зору ст. ст. 494, 495 ЦК України, позивач набув прав інтелектуальної власності на вищезазначений знак для товарів та послуг. За змістом ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» позивачу належить право використовувати вказану торговельну марку та дозволяти її використання іншим особам. Згідно з ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. За правилами ч.3 даної статті використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 495 ЦК України одним з майнових прав інтелектуальної власності є виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. У відповідності до п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Виходячи з того, що спірна торговельна марка за свідоцтвом України [NUMBER] є схожою з зареєстрованою раніше в Україні торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією [NUMBER], позивач має визначене законом право забороняти використання такої торговельної марки. З цього випливає, що вимоги позивача спрямовані на захист належного йому права інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією [NUMBER] та охоронюваний законом інтерес. Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України відповідно до покладених на неї повноважень не здійснює контроль за використанням товарних знаків їх власниками, суд вважає, що витрати, пов'язані з розглядом справи, мають бути покладені на відповідача [PERSON] у розмірі сплаченого позивачем при зверненні до суду судового збору.

Outcome: approved