Jurisdiction: civil
Date: 2020-01-29 00:00:00

У червні 2018 року позивач [PERSON] звернувся до суду з позовом до до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, [PERSON] , у якому просить суд ухвалити рішення, яким: визнати торговельну марку « [INFO] » добре відомою в Україні станом на 01 січня 2017 р. для товарів 32 класу МКТП «пиво» стосовно [PERSON] ([PERSON]); визнати недійсним повністю свідоцтво України № [NUMBER] від 26 грудня 2017 р. на знак для товарів і послуг « [INFO] », володільцем якого є [PERSON] ; зобов`язати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України(Ідентифікаційний код: 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № [NUMBER] від 26 грудня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". В обґрунтування вимог зазначає, що є власником добре відомої торговельної марки « [INFO]»та раніше зареєстрованих торговельних марокза свідоцтвами України №№ [NUMBER] від 29 грудня 1994 р., [NUMBER] від 30 червня 1997 р., [NUMBER] від 25 березня 2008 р.«[INFO]права на які не визнаються і порушуються Відповідачами, оскільки державна реєстрація спірної торговельної марки « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] від 26 грудня 2017 р.була здійснена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси. Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, позивач просить суд ухвалити рішення про повне задоволення пред`явлених вимог. 13 листопада 2018 р. через канцелярію, судом було отримано письмові пояснення від Позивача, в яких він вважає, що одним із найбільш важливих доказів на підтвердження добре відомого статусу належної йому торговельної марки « [INFO] », якою маркуєтьсяпродукція даного пива, напрацьованої роками високої репутації та великої популярності як у всьому світі загалом, так і в Україні, є Афідевіт (свідчення під присягою) пані [PERSON] ([PERSON]), уповноваженої Позивачем особи від 22 серпня 2018 року з Додатками №№ КТ1-КТ12 (далі - Афідевіт), підписаний під присягою у Лондоні, Англія.Так, згідно вказаного Афідевіту компанія Позивача як власник торговельної марки « [INFO] », яку Позивач просить Суд визнати добре відомою, була створена в Ірландії ще 15 липня 1963 року, тобто, понад п`ятдесят років тому, та зареєстрована за номером 22876 за юридичною адресою: Сент Джеймс Гейт, Дублін 8 , Ірландія. Крім того, у 1997 році відбулося злиття GuinnessРlc з GrandMetropolitanРlc і була створена нова компанія під назвою « [PERSON] » плс ("Diageo" Рlc). Портер [INFO] сьогодні продається в понад 150 країнах, і 10 мільйонів келихів випиваються у всьому світі за день.444,400 літро кейсів (1 літро кейс = 9 літрам), тобто 3.999.600 літрів пива [INFO] було продано в Україні у 2017 році. Як зазначається в даних письмових поясненнях Позивача. У квітні 2018 року продукція [INFO] була доступною у 2152 торгових точках на території України.Крім цього, на понад 70-літню тривалість процесу реєстрацій торговельних марок вказує той факт, що перші з понад 1000 реєстрацій торговельної марки « [INFO] » відбулися ще в 1930-1940 р. р. і поступовою охопили майже усі інші країни світу, включаючи Україну. Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надав суду відзив на позовну заяву. У якому зазначив, що враховуючи те, що Позивач обрав судовий порядок визнання знака добре відомим в Україні, він повинен додержуватися вимог, встановлених ЦПК України. Позивач, вимагаючи визнати знак добре відомим в Україні повинен у позовній заяві вказати дату, з якої, на його думку, знак став добре відомим та підтвердити це фактичними даними. Також в Відзиві вказує, що при поданні [PERSON] заявки № m 2017 12910 від 13 червня 2017 р. було проведено всі експертизи зазначені в п. 1 ст. 10 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» уповноваженим закладом - Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності». За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що воно відповідає умовам надання правової охорони відносно всіх заявлених товарів 11 класу МКТП. Також у відзиві представник стверджує, що на дату подання заявки № m2017 12910 , проведення експертизи та видачі свідоцтва № [NUMBER] на ім`я [PERSON] , знак « [INFO] » не був визнаний добре відомим в Україні відносно Позивача жодним уповноваженим органом, а відтак, дії закладу експертизи та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є такими, що повністю відповідають законодавству України. 02 серпня 2019 р. представник Позивача надав суду відповідь на відзив Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у якому зазначив, що у відзиві не береться до уваги наявний у справі Висновок за результатами соціологічного дослідження фактору доброї відомості торговельної марки « [INFO] » від 21 травня 2018 р., складений соціологічною організацією Приватним підприємством «Міжнародна Маркетингова Група», що надавався Позивачем суду у якості одного із важливих належних і допустимих доказів на підтвердження позовних вимог. Представник позивача в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив задовольнити проти заочного розгляду не заперечував. Відповідач Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку встановленому ст.128 ЦПК України,про причину неявки суду не повідомив. Відповідач - [PERSON] в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку встановленому ст.128 ЦПК України, про причину неявки суду не повідомив. Суд вважає за можливе розглядати справу за ві відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказах. У відповідності до п.2 ч.1 ст. 280 ЦПК України, суд вважає можливим розглянути справу на підставі наявних в ній даних та доказів в порядку заочного розгляду. Розглянувши матеріали справи, дослідивши та оцінивши письмові докази по справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом. Судом встановлено, що 26 грудня 2017 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зареєстрував торговельну марку « [INFO] » для товарів 11 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). Для якого зареєстровано свідоцтво УкраїниУкраїни № [NUMBER] , включає наступні товари: клас 11:«калорифери; нагрівальні елементи; нагрівачі повітря; обігрівальні пластини; обігрівачі (опалювальні апарати); опалювальне водяне устатковання; опалювальне устатковання; опалювальні апарати електричні; опалювальні апарати на твердому, рідкому або газовому паливі; опалювальні котли; радіатори (обігрівальні); радіатори електричні; радіатори центрального опалення». І видане свідоцтво України № [NUMBER] від 26.12.2017 на ім`я [PERSON] . Також судом встановлено, що 29 грудня 1994 р. та 25 березня 2008 р., Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зареєструвало торговельні марки «[INFO]», «[INFO]» на ім`я Позивача. Наведене підтверджується відомостями щодо свідоцтв України №№ [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] на знаки для товарів і послуг з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», яка ведеться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Позивач зазначає, що державна реєстрація торговельної марки « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, призводить до введення споживачів та громадськості в оману щодо особи їх виробника, породжуючи асоціацію з добре відомою в Україні торговельною маркою « [INFO] », яка належить Позивачу. Позивач посилається на невідповідність торговельної марки « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] умовам надання правової охорони. Згідно зі ст. 499 ЦК України «права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом». За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. Як визначено підпунктом «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»«свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони». Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. ". На дату подання Відповідачем 2 до Відповідача 1 заявки на реєстрацію вищенаведеного позначення (13 червня 2017 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 9 квітня 2015 року N 317-VIII (далы- "Закон про товарні знаки"). Окрім того, статтею 3 Закону про товарні знаки визначено, що якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору. Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 року (надалі за текстом - "Паризька конвенція"). В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі - Рекомендації ВОІВ). Оскільки згідно зі ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї обов`язкове значення. Позивач стверджує, що на торговельну марку « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] , зареєстровану на ім`я [PERSON] мають бути поширені підстави для визнання їх судом недійсною, прямо передбачені не лише статтями Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону про товарні знаки, в силу яких «не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності». Також у обґрунтування вимог Позивач наводить підпункт 4.3.2.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями позначення, згідно з яким заявлене позначення як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна. Позивач зазначає, що ще до дати подання Відповідачем-2 заявки на реєстрацію спірної торговельної марки « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] (30червня 2017 р.) належна йому торговельна марка « [INFO] » вже була добре відомою в Україні. У обґрунтування даного твердження Позивач посилається на п. 2 ст. 25 Закону про товарні знаки, який передбачає, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак; цінність, що асоціюється зі знаком». Крім того, Позивач посилається на статтю 2 Рекомендацій ВОІВ, згідно з якою при визначенні знака добре відомим мають бути взяті до уваги будь-які обставини, на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом, хоча і не обмежуючись нею. Судом встановлено, що історія бренду « [INFO] » розпочинається від 1759 року , в якому [PERSON] налагодив випуск пива у броварні St. James'sGate в Дубліні, котру за договором від 31 грудня 1759 р. він узяв в оренду за ? 45 (фунтів стерлінгів) на рік, з терміном оренди: до 9000 років, тобто до 1759-го року. Судом взяті до уваги обсяги продажів ТМ « [INFO] », що були реалізовані на території України згідно Дистриб`юторської угоди від 23 червня 2011 року продукції [INFO] протягом періоду з 2011 по 2018 роки відображений у сертифікатах, підписаних Carlsberg , офіційним дистриб`ютором [INFO] в Україні, у Додатку KT7. У цих сертифікатах офіційним дистриб`ютором [INFO] в Україні, також було зазначено кількість торгових точок в Україні, демонструючи значну представленість бренду на території. У квітні 2018 року продукція [INFO] була доступною у 2152 торгових точках на території України. У додатку KT8 зазначено регулярні поставки продукції [INFO] з Ірландії в Україну в період з 2015 по 2018. Вони відображені у сертифікатах відповідності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, ДСТУ 3888:2015 - (зовнішній вигляд, смак, аромат) висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України на підставі протоколу випробувань. Отже, суд вважає, що наведеною інформацією та документами у сукупності з раніше наданими Суду доказами повністю підтверджується відповідність належної йому торговельної марки « [INFO] » фактору тривалості, обсягу та географічного району будь-якого використання знаку. Згідно інформації, компанія Позивача на глобальному рівні рекламує та просуває свій бренд пива "[INFO]" багатьма способами та через різні медіа засоби, включаючи телебачення, друковані оголошення, акції щодо просування бренду безпосередньо у магазинах, онлайн рекламування (соціальні мережі, веб-сайти), онлайн просування та просування через заходи та змагання. Компанія Позивача інвестувала суттєві кошти у відповідне рекламування та просування продажу пива "[INFO]". Наприклад, за 2015-2018 фінансові роки Компанія інвестувала більше 20 мільйонів фунтів стерлінгів на просування бренду [INFO] в Європі. У 2015-2018 фінансових роках Компанія інвестувала понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів на просування бренду [INFO] в Україні. У Додатку KT9 наведені приклади рекламних матеріалів та матеріалів стосовно торгових точок за період 2013-2018 роки, що ілюструють такі значні інвестиції продукції пива у просування знаку « [INFO] » на Ірландському та міжнародному ринках. Крім того, у Позивач зазначає, що належний йому бренд пива " [INFO] " також має стабільну присутність онлайн переважно через веб-сайт [INFO] . Надані у Додатку KT10 матеріали є витягами з даного веб-сайту, що підтверджують постійне глобальне комерційне просування знаку « [INFO] » у мережі Інтернет. Отже, враховуючи вищезазначені обставини та надані на їх підтвердження докази просування, демонстрації та рекламування торговельної марки « [INFO] », судом встановлено інтенсивний, безперервний, динамічно прогресуючий, триваючий характер, великий обсяг та широкий географічний район такого просування й рекламування по всьому світу, включаючи відповідне просування бренду і в Україні. Як наслідок, суд дійшов висновку, що торговельна марка « [INFO] » Позивача відповідає фактору добре відомого статусу торговельної марки, закріпленого п. 3 ч. 2 ст. 25 Закону України про товарні знаки, підп. 3 п. (а) ч. 1 ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ, станом на заявлену дату 29 січня 2013 р. У відповідності до Афідевіту компанія Позивача є власником торговельної марки (бренду) « [INFO] » на багатьох територіях країн світу, включаючи, однак, не обмежуючись, Аргентину, Австралію, Азербайджан, Білорусію, Бразилію, Болгарію, Канаду, Китай, ЄС, Індію, Індонезію, Японію, Казахстан, Кенію, Киргизстан, Малайзію , Мексику , Нову Зеландію , Нігерію, Норвегію, Росію, Сінгапур, Південну Африку, Швейцарію, Таїланд, Туреччину, Велику Британію, США та Україну. На сьогоднішній день компанія володіє понад 1000 діючих торговельних марок, зареєстрованих для бренду [INFO] по всьому світу. Крім того, судом встановлено, що відповідно до Додатків (Доказів) КТ4, КТ5 до Афідевіту, починаючи, щонайменше з 08 січня 1963 року, перелік раніше та на даний час зареєстрованих торговельних марок « [INFO] », саме на території України складає, зокрема, наступні 5 реєстрацій цих торговельних марок (словесних, зображувальних, комбінованих), однак, не обмежуючись наведеним:№ [NUMBER] від 30.06.1997, № [NUMBER] від 30.06.1994, № [NUMBER] від 15.09.2005, № [NUMBER] від 10.05.2007, № [NUMBER] від 25.03.2008. Наведене у своїй сукупності дає змогу дійти висновку про вжиття Позивачем належних та достатніх дієвих заходів щодо набуття правової охорони на торговельну марку « [INFO] », як у світовому масштабі, щонайменше з 1930 року, так і на території України, щонайменше з 08 січня 1963 р., тобто, задовго до дати, на яку Позивач просить Суд визнати належну йому торговельну марку « [INFO] », добре відомою в Україні (01 січня 2017р.). Наведене дає змогу дійти висновку, що торговельна марка « [INFO] » відповідає усім критеріям добре відомої торговельної марки, закріпленим у статті 25 Закону про товарні знаки та Рекомендаціях ВОІВ. А отже, позовні вимоги Позивача про визнання належної йому торговельної марки « [INFO] » добре відомою в Україні станом на 01 січня 2017 р. для товарів 32 класу МКТП «пиво», є обґрунтованими і підлягають задоволенню. Таким чином, у даному випадку знак для товарів і послуг « [INFO] » є таким, що має високу репутацію та велику вартість, тобто правова охорона має йому надаватися не за чітко зазначеним переліком товарів чи послуг, а із збільшеним обсягом правової охорони, оскільки стосовно добре відомих торговельних марок вона поширюється також на неоднорідні товари та послуги (ст. 25 Закону про товарні знаки). Також встановлено, що

Outcome: approved