Jurisdiction: civil
Date: 2019-07-07 00:00:00

07.12.2017 позивачі звернулися до суду з позовом до відповідачів та просять суд: - зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА» припинити делегування доменного імені [INFO]; - зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА» здійснити переделегування доменного імені [INFO] від [PERSON] на користь [PERSON] ; - припинити порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «[INFO]», за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 р. по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є [PERSON] ; - заборонити [PERSON] , фізичній особі-підприємцю [PERSON] використовувати позначення «[INFO]» схоже настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг «[INFO]», за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 р. по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є [PERSON] , в доменному імені [INFO], діловій документації, повідомленнях, які направляються по електронній пошті, в підприємницькій та господарській діяльності та назві товариств, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах. В обґрунтування заявлених вимог посилається на те, що [PERSON] є власником виключних прав на знак для товарів та послуг «[INFO]», за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 р. по класу 35 МКТП, що охороняються на території України. 08.01.2016 між [PERSON] та фізичною особою-підприємцем [PERSON] було укладено Договір про співробітництво (партнерство) № 08-01/16. Зазначені домовленості обумовили створення Інтернет магазину «[INFO]», якій розміщено в доменній зоні «[INFO]». [PERSON] та фізична особа-підприємець [PERSON] взаємодіють зі своїми споживачами та клієнтами, а також із діловими бізнес-партнерами виключно через їх корпоративний веб-сайт [INFO] та через електронну пошту [INFO]. Позивачам стало відомо про порушення прав на використання знаків для товарів і послуг за вищевказаною реєстрацією шляхом делегування доменного імені з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА», що є реєстратором доменного імені [INFO], на веб-сторінках якого без дозволу позивачів здійснюється використання зазначених знаків для товарів і послуг у рекламуванні та під час продажу товарів 35 класу МКТП. У 2016 року було зареєстровано дуже схожий з корпоративним веб-сайтом [INFO]. домен [INFO] на ім`я - [PERSON] . За своєю природою зареєстрований домен [INFO], фактично ідентичний за розрізняльною частиною доменного імені з веб-сайтом позивачів [INFO], на ім`я [PERSON] , особи абсолютно сторонньої від господарської діяльності позивачів. Відповідно до висновку комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні № 12017100010007062 від 01.08.2017 року № 1161, складеним 07 вересня 2017 року атестованими судовими експертами у сфері інтелектуальної власності Т.Коваленко та М.Сержановим Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України встановлено, що позначення «[INFO]», використане в доменному імені [INFO] та в листуванні, яке відправляється з електронної пошти [INFO], є схожим із знаком «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 р. по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є [PERSON] , настільки, що їх можна сплутати. Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА», є реєстратором вищевказаного доменного імені. Використання знаків для товарів і послуг «[INFO]», в тому числі у вигляді позначень, що відрізняються від зареєстрованого знака лише окремими елементами, зокрема, наявність знаку тире в доменному імені [INFO] може відбуватись виключно за згоди власника свідоцтва або особи, яка має право на надання відповідного дозволу (ліцензії). Позивачі зазначають, що вказані вище дії, з точки зору ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з боку відповідачів завдають шкоди позивачам, оскільки призводять до введення споживачів в оману стосовно особи, яка є власником сайту та особи, яка реалізує товар. Посилаючись на вказані обставини, позивачі вважають, що їх права інтелектуальної власності, за вказаними вище торгівельними марками підлягають поновленню в судовому порядку, а тому просять задовольнити позов. 08.12.2017 згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, вищезазначену справу було передано до провадження головуючому судді Букіній О.М. Ухвалою суду від 11.12.2017 позовну заяву було залишено без руху, а позивачам було надано строк для усунення недоліків. 12.01.2018 до суду позивачами було подано заяву про усунення недоліків. Ухвалою суду від 12.01.2018 відкрито провадження по справі та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження. 22.01.2018 представником позивача [PERSON] - [PERSON] до суду подано заяву про забезпечення позову. Ухвалою суду від 05.02.2018 заяву про забезпечення позову задоволено та вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони [PERSON] здійснювати дії з переделегування доменного імені [INFO] на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів стосовно доменного імені [INFO], в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені - до набрання рішенням законної сили; заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОСТІН Україна» провадити дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені www.vape- house.com.ua - до набрання рішенням законної сили; заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ Україна» провадити дії щодо передачі (трансферу) доменного імені [INFO] іншому реєстратору - до набрання рішенням законної сили - до набрання рішенням законної сили. 07.02.2018 позивачем [PERSON] було подано заяву до суду про забезпечення позову. Ухвалою суду від 07.02.2018 в задоволенні заяви позивача [PERSON] про забезпечення позову було відмовлено. 16.03.2018 до суду [PERSON] подано зустрічну позовну заяву до фізичної особи-підприємця [PERSON] , [PERSON] про визнання права попереднього користувача та просить суд визнати за [PERSON] право попереднього користувача на знак для товарів і послуг «[INFO]», який охороняється свідоцтвом [NUMBER] від 27.03.2017 року за 35 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг. Свою позовну заяву обгрунтовує тим, що з січня 2016 до моменту подачі ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА», а саме 26.08.2016 заявки на знак для товарів і послуг №m2016 18652, позначення «[INFO]» належним чином використовувалось [PERSON] в рекламних цілях, у господарських цілях та містилося в мережі Інтернет. Вважає, що є попереднім користувачем в силу закону, а тому володілець свідоцтв на торгівельну марку не має права заборони її використання. З урахуванням наведеного просить задовольнити зустрічну позовну заяву та відмовити у задоволенні первісного позову. 16.03.2018 до суду представником позивача було подано заяву про залучення [PERSON] в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору. 20.03.2018 у підготовчому судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати, судом було прийнято до спільного розгляду з первісним позовом зустрічну позовну заяву та відмовлено в залученні третьої особи. 06.04.2018 представником [PERSON] були подані письмові заперечення проти зустрічного позову. В обгрунтування відмови у задоволенні зустрічного позову посилаючись на необгрунтованість та недоведеність заявленого зустрічного позову належними доказами по справі. 13.04.2018 до суду представником [PERSON] - [PERSON] було подано відповідь на письмове заперечення проти зустрічного позову. Зазначає, що [PERSON] на момент укладення договору про спільні діяльність та початку дій щодо створення доменів як в Україні так і в Казахстані не знав та не міг знати про існування сайту [INFO] та логотипу «[INFO]», а також не міг знати про те, що в серпні 2016 ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» подасть заявку на знак для товарів та послуг. Просить відмовити у задоволенні первісного позову та зустрічний позов задовольнити в повному обсязі. Ухвалою суду від 13.04.2018 закрито підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду. 16.04.2018 до суду ТОВ«Хостінг Україна» подано відзив на позов. У своєму відзиві зазначає, що є виконувачем виключно технічних функцій та відзначив готовність припинити делегування доменного імені [INFO] та здійснити переделегування доменного імені [INFO] на користь [PERSON] лише на підставі рішення суду, яке набуде законної сили. В судовому засіданні представник позивачів позов підтримав та просив його задовольнити, у задоволенні зустрічного позову просив відмовити. В судовому засіданні представник відповідача-1 зустрічний позов підтримав та просив його задовольнити, у задоволенні первісного позову просив відмовити. В судовому засіданні представник ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА» проти первісного позову заперечував, а зустрічний позов підтримав. Дослідивши наявні в матеріалах справи докази та вивчивши зміст поданих учасниками процесу заяв по суті справи, суд дійшов до наступного висновку. Судом встановлено, що [PERSON] , є власником виключних прав на знак для товарів та послуг «[INFO]», за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 щодо товару 35 МКТП: Демонстрування товарів 34 класу; написання рекламних текстів щодо товарів 34 класу; оновлювання рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби з метою популяризації товарів 34 класу; представляння товарів 34 класу на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування товарів 34 класу; рекламування зовнішнє товарів 34 класу; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн товарів 34 класу; розповсюджування рекламних матеріалів щодо товарів 34 класу; розміщування в мережі інтернет на веб\-сторінках і на веб\-сайтах інформації щодо асортименту товарів 34 класу та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг; що дозволяє покупцям зручно оглядати; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб\-сторінок і веб\-сайтів в інтернеті; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги. Заявка № m2016 18653 на реєстрацію знаку для товарів і послуг «[INFO]» (комбінований) за свідоцтвом України [NUMBER], була подана до Установи 26.08.2016, тобто правова охорона вищезазначеного свідоцтва діє з дати подання заявки. Позивачі використовують позначення «[INFO]» в якості доменного імені та назви інтернет магазину «[INFO]». Згідно статті 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. У відповідності до положень пункту 4 статті 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак, - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. За приписами статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до частини 1 статті 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Згідно пункту 4 статті 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Статтею 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Приписами ст. 420 ЦК України визначено, що до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці. Відповідно до статті 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Частинами 2, 3 статті 426 ЦК України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Згідно пункту 4 статті 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Відповідно до частини 5 статті 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: - зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; - зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Згідно статті 20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Положення частини 1 та 2 статті 489 ЦК України, встановлюють, що правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Відтак, виключно позивачеві [PERSON] належить право на використання знаків для товарів і послуг «[INFO]», стосовно наведених у реєстрації товарів в рекламі, в мережі Інтернет - в тому числі в доменних іменах та на веб-сторінках. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Судом встановлено, що у відкритій Інтернет-базі даних (сервісі) WHOIS, доступ до якої знаходиться, в тому числі і на сайті Товариства з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер" (адміністратора доменних імен в зоні .UA) міститься інформація, щодо реєстрації доменного імені [INFO]. Згідно інформації з даної бази, реєстратором доменного імені [INFO] є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна». Беручи до уваги надану учасниками процесу інформацію про належність оскаржуваного доменного імені [PERSON] , що підтверджується інформацією з відкритої Інтернет-бази даних доменних імен, що міститься на сайті довідкової служби Whois [INFO], суд приходить до висновку про належність доменного імені саме [PERSON] . Відповідно до висновку комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні № 12017100010007062 від 01.08.2017 року № 1161, доменне ім`я [INFO] направляє користувачів мережі Інтернет на інтернет-сайт, який містить інформацію про послуги, однорідних до ступеня змішання послуг, для індивідуалізації яких був зареєстрований товарний знак «[INFO]», тобто використовується по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу). Зазначений інтернет магазин відповідачів, розташований за доменним ім`ям [INFO] - почав працювати значно пізніше, ніж сайт позивачів. Вказаний факт підтверджується наявними у справі доказами, а також Висновком комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні №12017100010007062 від 01.08.2017 року № 1161. Використовуючи домен [INFO] фактична реалізація та остаточний розрахунок щодо продажу товарів по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу) здійснюється від імені фізичної особи-підприємця [PERSON] , що підтверджується відповідними видатковими накладними. При цьому, в графі «Постачальник» безпосередньо зазначається «[INFO]», що є порушення прав на знак для товарів і послуг «[INFO]», що належать [PERSON] , за свідоцтвом на знак для товарів та послуг [NUMBER] від 27.03.2017 та заявкою на знак для товарів і послуг № m2016 18653 від 26.08.2016 по по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу). У ході судового розгляду встановлено, що [PERSON] та [PERSON] використовують домен [INFO] для відправлення повідомлень з діловими пропозиціями потенційним клієнтам та діловим (бізнес) партнерам позивачів з адреси електронної пошти, використовуючи адреси [INFO] ([INFO]), створюючи помилкове враження у них про те, що повідомлення надходять саме від Інтернет магазину «[INFO]» ([INFO]). Підсилення помилкового враження здійснюється шляхом використання домену [INFO], яке відтворює знак для товарів та послуг «[INFO]», за свідоцтвом на знак для товарів та послуг [NUMBER] від 27.03.2017, а також є схожим з корпоративним веб-сайтом позивачів [INFO]. Повідомлення відповідачів також включають незаконне використання корпоративного логотипу, подібного до ступеня змішування із логотипом позивачів, що безпосередньо підтверджується у Висновку комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні № 12017100010007062 від 01.08.2017 року № 1161. Висновком комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні № 12017100010007062 від 01.08.2017 року № 1161, складеним 07 вересня 2017 року атестованими судовими експертами у сфері інтелектуальної власності Т.Коваленко та М.Сержановим Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України встановлено: 1. Позначення «[INFO]», використане в доменному імені [INFO] та в листуванні, яке відправляється з електронної пошти [INFO], є схожим із знаком «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 р. по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є [PERSON] , настільки, що їх можна сплутати. 2. Використання доменного імені [INFO] може вказувати на зв`язок із сайтом за доменним іменем [INFO] та із фізичною [PERSON] та завдати йому шкоди , як власнику знаку для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 р. по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу). 3. Використання доменного імені [INFO] може ввести в оману щодо особи, яка пропонує до продажу товари по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу) та породжувати асоціації із сайтом за доменним іменем [INFO] та із фізичною особою [PERSON] . 4. Розмір матеріального збитку завдано внаслідок незаконного використання доменного імені [INFO], яке схоже із знаком «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 р. по класу 35 МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником яких є [PERSON] , складає 1 031 369, 21 грн. Позивач [PERSON] , є власником офіційного сайту «[INFO]» - [INFO], на якому безпосередньо використовується знак для товарів і послуг «[INFO]» - в доменному імені, рекламі товарів та на самих товарах. Продаж і доставка товарів з офіційного сайту позивача здійснюється в тому числі на територію України. Спірне доменне ім`я [INFO] складається із: домену першого (верхнього) рівня «com.ua»; доменом другого рівня «[INFO]»; який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого. В доменному імені [INFO] розрізняльною частиною є словесне позначення «[INFO]», що виконане літерами латинської абетки. Суд вважає очевидним повну ідентичність спірного доменного імені [INFO] із знаком «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 по 35 класу МКТП. Використання знака для товарів і послуг «[INFO]», в тому числі у вигляді позначень, що відрізняються від зареєстрованого знака лише окремими елементами, зокрема, наявність знаку тире в доменному імені [INFO] може відбуватись виключно за згоди власника свідоцтва або особи, яка має право на надання відповідного дозволу (ліцензії). Зазначені вище дії, з точки зору ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з боку Відповідача-1, Відповідача-3 завдають шкоди позивачам, оскільки призводять до введення споживачів в оману стосовно особи, яка є власником сайту та особи, яка реалізує товар. Отже, судом встановлено, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені [INFO], яке є схожими до ступеня змішування із знаком «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 відносно 35 класу МКТП (демонстрування товарів 34 класу), власником якого є [PERSON] . Згідно зі ст. 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є припинення дії, яка порушує право. Враховуючи вищевикладене та те, що Позивач 2 жодного дозволу Відповідачу-2 та відповідачу- 3 на використання знаку для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 відносно 35 класу МКТП не надавав, суд приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність вимог позивачів в частині зобов`язання Відповідача-1 та Відповідача-3 припинити порушення прав інтелектуальної власності та заборонити використовувати знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 щодо 35 класу МКТП, включаючи використання в мережі Інтернет та в доменному імені [INFO]. Щодо вимоги позивачів про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА» здійснити переделегування доменного імені [INFO] від [PERSON] на користь позивача [PERSON] , суд відзначає наступне. Відповідно до статті 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», доменне ім`я - ім`я, що використовується для адресації комп`ютерів і ресурсів в Інтернеті. Частиною 3 статті 56 ЗУ «Про телекомунікації» визначено, що адміністрування адресного простору мережі Інтернет у доменi UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог. Такою недержавною організацією, яка одноособово здійснює функції адміністрування адресного простору українського сегмента в мережі Інтернет, є ТОВ «Хостмайстер», яке, зокрема, передає іншим юридичним особам делегування в приватне користування доменними іменами юридичним та фізичним особам. Такі права дана компанія отримала на підставі договору з міжнародною організацією «Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів» (організація ICANN). Питання щодо існування та регулювання взаємовідносин в сфері доменних імен законодавством України не врегульовано і встановлюються адміністратором домену в зоні UA - ТОВ «Хостмайстер». Так, в зв`язку з цим єдиним документом, яким регулюються відносини в сфері саме процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім`я, тощо) доменних імен є «Регламент публічного домену», розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами. Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суд вважає за необхідність застосування принципу найбільш справедливого та ефективного способу захисту. Відповідно до частини 1 статті 7 ЦК України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема, звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. Оскільки процедура делегування доменних імен не врегульована законодавством, але врегульована Регламентом, якого дотримуються всі учасники ринку доменних імен, а тому, даний Регламент у відповідності до частини 1 статті 7 ЦК України є звичаєм ділового обороту послуг з делегування доменних імен, прийнятим в даній категорії справ. Таким чином, єдиним документом, який регулюються відносини у сфері процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім`я тощо) доменного імені є «Регламент публічного домену». Як вбачається із матеріалів справи реєстратором доменного імені [INFO] є Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА». Згідно із пунктом 2 Регламенту, реєстратор - особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені. Відповідно до пункту 7.2.1. Регламенту, запис про контакт створюється Реєстром за заявкою від Реєстратора. Згідно пункту 7.3.3 Регламенту, зміни до запису про доменне Ім`я вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає Реєстратор до Реєстраційної системи. Отже, Регламентом передбачено, що всі зміни щодо статусу доменного імені може здійснювати виключно реєстратор доменного імені. З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що змінити статус доменного імені [INFO] шляхом переделегування його на користь позивача [PERSON] , може здійснити виключно Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСТІНГ УКРАЇНА», а тому позовні вимоги в частині переделегування доменного імені [INFO] на користь позивача [PERSON] підлягають задоволенню. Згідно вимог ст. ст. 76, 77, 79, 80 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом. З урахуванням викладеного, суд вважає, що первісний позов є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення зустрічного позову [PERSON] , виходячи з наступного. В своїй зустрічній позовні заяві [PERSON] вказує на те, що він добросовісно та належним чином використовував в інтересах своєї діяльності торговельну марку «[INFO]» до подання [PERSON] 26.08.2016 заявки на знак для товарів і послуг №т2016 18652, посилаючись на ст. 500 ЦК України та ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності». Відповідно до ч. 1 ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Згідно зі ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» права, набуті третіми особами до дня. першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу. Разом з тим, посилання на ст. 4 (В) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» випливає із того, що збереження прав, набутих третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету здійснюється лише у разі добросовісних конкурентних діях. Згідно із п. (2) ст. 10 bis зазначеної конвенції, актом недобросовісної конкуренції вважається будь - який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Відповідно до п. (3) Паризької конвенції «Про охорону промислової власності», зокрема підлягають забороні: 1. Всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента; 2. Неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство,продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента; 3. Вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів. Недобросовісність (незаконність) використання об`єктів права інтелектуальної власності, а саме знаку для товарів і послуг «[INFO]», за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 щодо 35 класу МКТП:демонстрування товарів 34 класу, підтверджується висновком комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні № 12017100010007062 від 01.08.2017 № 1161, складеним 07 вересня 2017 року атестованими судовими експертами у сфері інтелектуальної власності Т.Коваленко та М.Сержановим Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Як вбачається з матеріалів справи, 25 грудня 2015 року між [PERSON] та [PERSON] було укладено Договір про спільну діяльність № 25/12 ( Т. 1 а.с.177-180). Відповідно до п.1.1. Договору про спільну діяльність № 25/12, сторони 25 грудня 2015 року лише задекларували прагнення на спільне і узгоджене співробітництво у майбутньому наступних сферах: - у розробці та популяризації інтернет - магазину [INFO]; - у роздрібній, оптовій та інтернет торгівлі; - у підготовці та вчиненні всіх необхідних дій для відкриття офлайн магазину [INFO] в Івано-Франківську. Отже, договір про спільну діяльність № 25/12 лише закріпив наміри сторін у майбутньому щодо ведення спільних дій у вищезазначеній сфері з метою реалізації загальних інтересів і досягнення спільних цілей, а тому позивач безпідставно заявляє про добросовісне використання позначення, яке схоже із позначенням, що захищено Свідоцтвом на знак для товарів та послуг [NUMBER] від 27.03.2017 у своїй господарській діяльності ще задовго до подачі [PERSON] заявки на знак для товарів послуг № m2016 18652. Крім того, як на підставу визнання за [PERSON] право попереднього користувача, останній посилається на договір купівлі - продажу № СЛМ 000878 від 17.08.2016. Так, як вбачається з матеріалів справи, 17.08.2016 між ФО-П [PERSON] та [PERSON] було укладено договір купівлі - продажу № СЛМ 000878 на виготовлення та встановлення торговельного обладнання (Т.1 а.с.215-216). 01.09.2016 між [PERSON] та [PERSON] було укладено договір оренди нежитлового приміщення у м. Івано - Франківськ в якому розташовується магазин [INFO] (Т.1 а.с. 217-219). Разом з тим, доказів внаслідок укладення вищезазначених договорів, які пов`язані саме із діяльністю офлайн магазину [INFO] в Івано-Франківську позивачем не надано та з матеріалів справи не вбачається. У зазначеному вище договорі № СЛМ000878 від 17.08.2016, укладеному між ФО-П [PERSON] та [PERSON] містяться лише відомості про виготовлення та встановлення торговельного обладнання (меблі), однак доказів доставки зазначеного обладнання саме на адресу офлайн магазину [INFO] в м. Івано-Франківськ позивачем не надано та з матеріалів справи не вбачається. До того ж, до моменту укладення Договору про спільну діяльність № 25/12 від 25.12.2015 [PERSON] та [PERSON] добросовісно використовували торговельну марку [INFO] та здійснювали значну і серйозну підготовку для такого використання. Крім того, факт існування сайту [PERSON] та [PERSON] [INFO], задовго до існування сайту [INFO] підтверджується інформацією сервісу Google Analytics (Т.2 а.с.16). Як вбачається з матеріалів справи, 08.06.2014 між [PERSON] та [PERSON] було укладено Договір про співробітництво (партнерство) № 08-06/14 та зазначені домовленості обумовили створення Інтернет магазину «[INFO]», якій розміщено в доменній зоні [INFO]. (Т.2 а.с.17-21). Згідно вимог ст. ст. 76, 77, 79, 80 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом. Так, з наданих представником [PERSON] та [PERSON] . публікацій із соціальних мереж, датованих 17.12.2015, 09.02.2016, 10.03.2016, 20.03.2016, 01.04.2016 вбачається, що існування сайту [INFO] та публікування логотипу [INFO] було ще до початку роботи сайту [INFO]. (Т.2 а.с.22-26). Крім того, [PERSON] у зустрічній позовній заяві зазначає, що використовував торговельну марку «[INFO]» (знак для товарів і послуг №m2016 18652) до дати подання [PERSON] заявки на реєстрацію зазначеного знаку для товарів і послуг. Однак, суд вважає, що подальше таке використання не може бути обґрунтоване правом попереднього користувача на підставі статей 500 ЦК України та 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з порушенням виключних майнових авторських прав [PERSON] на торговельну марку «[INFO]», і такі порушення не можуть спростовуватись правом попереднього користувача. На підтвердження того, що торговельна марка «[INFO]» (знак для товарів і послуг №m2016 18652) є самостійним об`єктом охорони авторського права було надано суду Висновок комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у кримінальному провадженні № 12017100010007062 від 01.08.2017 № 1161, складений 07.09.2017 атестованими судовими експертами у сфері інтелектуальної власності Т.Коваленко та М.Сержановим Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Слід зазначити, що право попереднього користувача стосується лише використання певної торговельної марки і не стосується прав на використання об`єкта авторського права, дозвіл на використання якого має бути наданий окремо. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" об`єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо). За змістом ст. 490 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. При цьому, відповідно до ч. 5 ст. 159 ГК України, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов`язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки. Згідно п. 4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов`язаних з правовою охороною комерційного (фірмового) найменування, судам необхідно виходити зі змісту статей 489, 490 Цивільного кодексу України та статті 159 Господарського кодексу України, відповідно до яких комерційне (фірмове) найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить споживачів в оману щодо справжньої діяльності цієї особи. Тому правовласнику надається правова охорона як проти використання іншими особами тотожних найменувань, так і проти використання ними найменувань, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з відповідним комерційним (фірмовим) найменуванням і це вводить в оману споживачів щодо товарів, які виробляються та (або) реалізовуються, та послуг, які надаються. Статтею 431 ЦК України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором. За змістом ст. ст. 16 та 432 ЦК України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право. З огляду на викладене вище,суд вважає, що має місце протиправне використання в доменному імені «[INFO]» знаку для товарів та послуг «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг [NUMBER] від 27.03.2017 щодо 35 класу МКТ: демонстрування товарів 34 класу, власником яких є [PERSON] , а також використання зазначеного знаку підприємницької/господарської діяльності схожих до нього позначення «[INFO]» в назві інтернет магазину «[INFO]», розташованому за адресою: [ADDRESS]. Відповідно до частини першої статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Згідно з приписами частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суди застосовують принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту. Стаття 16 ЦК України надає кожній особі право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Відповідно до ч. 2 даної статті, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Згідно п. 1 ч. 3 ст. 10-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 83 р., яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 р., підлягають забороні, зокрема всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства. До того ж, слід враховувати положення ст. ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом. Оскільки положення Конституції України та дана Конвенція мають вищу юридичну силу (ст. ст. 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням. Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним на стільки, що їх можна сплутати. З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку про необгрунтованість заявлених вимог за зустрічним позовом, а тому у задоволенні зустрічного позову [PERSON] слід відмовити у повному обсязі. Згідно ч. 1 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Згідно п. 1 ч. 2 ст. 141 ЦПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача. Приймаючи до уваги те, що на час реєстрації та делегування доменного імені [INFO]. відповідачем-2 не було порушено вимог чинного законодавства, суд вважає, що понесені позивачем судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 8000,00 грн. підлягають стягнення з відповідача-1 та відповідача-3. Таким чином, з ФО -П [PERSON] та ФО-П [PERSON] на користь [PERSON] підлягає стягненню судовий збір у розмірі 960,00 грн. з кожного, тобто за три вимоги немайнового характеру ( 640 , 00 грн. х3=1920, 00 грн.). Крім того, з ФО -П [PERSON] та ФО-П [PERSON] на користь держави підлягає стягненню судовий збір у розмірі 2400,00 грн. з кожного. На підставі викладеного та

Outcome: approved