Jurisdiction: civil
Date: 2020-10-06 00:00:00

26 грудня 2016 року Алібаба Груп Холдінг Лімітед звернулась в суд з зазначеним позовом до [PERSON] , Державної служби інтелектуальної власності України (після залучення правонаступника - Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України), Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» про визнання позначення добре відомим знаком, визнання свідоцтва недійсним, заборону використовувати знак, зобов`язання вчинити дії. Свої вимоги мотивує тим, що державна реєстрація торговельної марки « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] була здійснена з порушенням вимог законодавства України. Така торговельна марка не відповідає умовам надання правової охорони, а використання спірних комбінованих позначень « [INFO] » порушує права та охоронювані законом інтереси позивача на добре відому торговельну марку « [INFO] », що завдає шкоди діловій репутації добре відомої торговельної марки. Сторона позивача вважає, що в такому випадку обставини свідчать про невідповідність позначення « [INFO] » умовам надання правової охорони, тому є підстави для визнання свідоцтва № [NUMBER] недійсним. Воно не відповідає вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки позначення « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] є: -схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком « [INFO] », що є добре відомим в Україні відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед станом на 01 січня 2013 року щодо послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших»; -таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги; -суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі. Знак «[INFO]» станом на 01 січня 2013 року став добре відомим в Україні відносно Алібаба Груп Холдінг Лімітед щодо наступних послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших». Алібаба Груп Холдінг Лімітед є одним зі світових лідерів у сфері електронної комерції. Основними видами діяльності позивача є сприяння здійсненню торговельних операцій між компаніями (так званий B2B ) в Інтернеті, а також роздрібна торгівля через Інтернет. Для здійснення кожного виду діяльності позивачем було створено ряд спеціальних Інтернет-платформ. У 1999 році позивач заснував провідну он-лайн торговельну платформу [INFO] для суб`єктів підприємницької діяльності та споживачів у сфері електронної комерції, послуг он-лайн платежів, хмарних обчислень тощо для користувачів Інтернету в понад 240 країнах і регіонах. Станом на сьогодні позивач є власником реєстрацій великої кількості торговельних марок, що містять спільний префікс « [INFO] » (« [INFO] »), таких як: « [INFO] », « [INFO] », « [INFO] », «[INFO]», «[INFO]» та « [INFO] » тощо. У квітні 2010 року була запущена нова електронна торговельна платформа [INFO] ([INFO]), яка стала глобальною торговельною платформою, орієнтованою на споживачів з усього світу, що дає змогу купувати товари безпосередньо у виробників і постачальників Китаю он-лайн. На додаток до глобального веб-сайту англійською мовою [INFO], платформа доступна і на п`ятнадцяти місцевих мовах, включаючи російську, іспанську і французьку (субдомени [INFO], [INFO], [INFO] ). Споживачі також можуть отримувати доступ до торговельної платформи через свої веб-сайти або мобільний додаток «[INFO]». Доступність, легкість здійснення купівлі-продажу, висока якість послуг, що надаються, а також гарантії захисту інформації щодо споживачів зробили платформу [INFO], а з нею і позивача, відомими, популярними та шанованими у всьому світі, у тому числі й в Україні. Сторона позивача вважає, що в процесі використання знака за свідоцтвом № [NUMBER] відповідачем [PERSON] не виключено небезпеку введення в оману споживачів стосовно певної якості послуг та особи, що надає такі послуги. Таке використання може створювати помилкове враження про існування певного взаємозв`язку з позивачем, який раніше вже розпочав використовувати позначення « [INFO] » на території України. Крім того, має місце повне входження добре відомого знаку « [INFO] », що є вигаданим позивачем позначенням, у комбіноване позначення « [INFO] ». Семантично та фонетично порівнювані об`єкти є тотожними. Відмінність забезпечується лише завдяки певному графічному виконанню позначення « [INFO] » та додаванню до нього зображувального елементу у вигляді конверту. При цьому, домінуючим елементом є саме словесна частина, враховуючи її розмір, розташування на початку позначення, великий розмір літер. У зображувальних позначеннях словесна частина майже завжди є домінуючим елементом, оскільки дає споживачеві змогу запам`ятати його не лише візуально, але і за смисловим та фонетичним навантаженням. Вбачається, що позначення «[INFO]» відрізняється від добре відомого знаку « [INFO] » лише незначними елементами. Враховуючи очевидну схожість порівнюваних знаків, використання оспорюваного позначення за свідоцтвом № [NUMBER] може вказувати на зв`язок між послугами, для яких знак зареєстрований, та власником добре відомого знака «[INFO]» - компанією Алібаба Груп Холдінг Лімітед. Споживачі можуть схилятися до думки щодо спільного джерела походження послуг, які надаються під оспорюваним позначенням, або припускати, що послуги відповідача [PERSON] надаються за ліцензією позивача. Перенаправлення з веб-сайту відповідача на веб-сайт позивача може значно посилювати такі асоціації, що насправді не відповідає дійсності. Зазначені обставини можуть завдати шкоди інтересам позивача, несправедливо послаблять розрізняльний характер добре відомого знака та можуть нанести шкоди його репутації, у результаті чого інтересам власника добре відомого знака буде завдано шкоди. Реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UА є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім`я другого рівня .UА без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен. У випадку задоволення позовної вимоги про визнання спірного свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг недійсним, на підставі якого було делеговано домен аliexpress.uа, необхідно здійснити відповідні дії по видаленню доменного імені аliexpress.uа (припиненню реєстрації/делегування). З урахування заяви про зміну предмету позову в частині вимог від 18 квітня 2017 року (т. 3, а.с. 125-127), сторона позивача просить суд ухвалити рішення, яким: -визнати позначення «[INFO]» добре відомим знаком в Україні відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед («Alibaba Group Holding Limited») щодо послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року; -зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувати відомості про визнання позначення « [INFO] » добре відомим знаком в Україні відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед («Alibaba Group Holding Limited») щодо послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року у офіційному бюлетені «Промислова власність»; -визнати свідоцтво України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 25 грудня 2013 року для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг недійсним повністю; -зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 25 грудня 2013 року недійсним повністю та здійснити публікацію про це у офіційному бюлетені «Промислова власність»; -заборонити [PERSON] використовувати добре відомий знак « [INFO] » та схожі із ним позначення, зокрема, позначення « [INFO] » будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, включаючи заборону їх використання у доменному імені [INFO] та на веб-сайті [INFO], у діловій документації та в мережі Інтернет; -зобов`язати ТОВ «Інтернет Інвест» припинити реєстрацію (делегування) доменного імені [INFO] (видалити доменне ім`я [INFO]). Ухвалою судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10 січня 2017 року відкрито провадження в справі. Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 18 квітня 2017 року вжито заходів забезпечення позову в справі. Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 04 липня 2017 року відмовлено в задоволенні заяви про залишення позову без розгляду. Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 04 липня 2017 року відмовлено в задоволенні заяви про скасування за заходів забезпечення позову в справі. Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 04 липня 2017 року вирішено питання про витребування доказів у справі. Протокольною ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 04 липня 2017 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (на день розгляду справи - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) залучено до участі в справі в якості правонаступника Державної служби інтелектуальної власності України. Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 16 травня 2018 року продовжено процесуальний строк на подачу відповіді на відзив. Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2018 року в справі призначено судову експертизу. Постановою Київського апеляційного суду від 04 лютого 2019 року ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2018 року про призначення судової експертизи залишено без змін. У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені вимоги в повному обсязі та просив їх задовольнити. Також підтримав викладене у відповідях на відзиви відповідачів (т. 4, а.с. 211-216, 224-255). Пояснив, що фактично склалася ситуація, коли відомий на весь світ знак «[INFO]», що належить компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед, був зареєстрований на ім`я певної фізичної особи, що позбавило позивача можливості реалізувати своє право на реєстрацію знаку « [INFO] » у класі 35 МКТП в Україні та отримати захист своєї інтелектуальної власності через наявну реєстрацію знаку відповідача [PERSON] , а відповідно і домену [INFO], оскільки воно було делеговане на користь [PERSON] через наявність у останнього прав на оспорюваний знак за свідоцтвом України № [NUMBER] . Сторона відповідача [PERSON] у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином (т. 5, а.с. 140). Будь-яких заяв чи клопотань щодо поважності причин неявки у судове засідання до суду подано не було. У матеріалах справи міститься відзив на позовну заяву, в якому зазначено, що проти задоволення позову [PERSON] заперечує. Вказано, що у позивача відсутнє порушене право, оскільки відсутні докази конфлікту між його права та правами відповідачів та яким чином судове рішення відновить права позивача. Також не надано доказів інтенсивного та тривалого використання позивачем на території України спірного позначення до 01 січня 2013 року у відношення кожної з заявлених послуг 35 класу МКТП. Не надано і доказів, що оспорюваний знак є оманливим, а саме: що він створює стійкі прямі та беззаперечні асоціації з певною особою. Відповідач також вважає, що стороною позивача не доведено, що його позначення суперечить публічному порядку, принципам гуманності, моралі та є зловживанням правом (т. 4, а.с. 156-168). Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду справи повідомлялось. Будь-яких заяв чи клопотань щодо поважності причин неявки у судове засідання до суду подано не було. У матеріалах справи містяться заперечення проти позову, в яких вказано, що він не підлягає задоволенню. Зазначено, що позивачем не доведено факт порушення його прав, аналіз позовної заяви не дає підстав стверджувати про добре відомість в Україні знака «[INFO]» станом на 01 січня 2013 року. Реєстрація знака за свідоцтвом України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 25 грудня 2013 року було проведено в повній відповідності до вимог спеціального законодавства (т. 4, а.с. 124-135). Відповідач ТОВ «Інтернет Інвест» у судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду справи повідомлялось. Будь-яких заяв чи клопотань щодо поважності причин неявки у судове засідання до суду подано не було. Відзив чи пояснення з приводу предмету спору також не подавались. Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного. Судом встановлено, що 25 грудня 2013 року Державною службою інтелектуальної власності України на ім`я відповідача [PERSON] зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 25 грудня 2013 року для послуг 35 класу МКТП (т. 4, а.с. 136). На підставі зазначеного свідоцтва № [NUMBER] відповідачу [PERSON] 01 січня 2014 року було делеговано приватне доменне ім`я другого рівня в публічному домені .ua - [INFO] на якому функціонує веб-сайт [INFO], де, зокрема, використовується позначення спірне позначення « [INFO] ». Позивач зазначає, що знак для товарів і послуг « [INFO] » від 25 грудня 2013 року зареєстрований з порушенням вимог закону, оскільки торговельна марка не відповідає умовам надання правової охорони, а використання спірних позначень порушує права та охоронювані законом інтереси Алібаба Груп Холдінг Лімітед на добре відому торговельну марку « [INFO] », завдає шкоди діловій репутації добре відомої торговельної марки. У матеріалах справи міститься виписка з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва № [NUMBER] . З наданої виписки вбачається, що заявку № m201315320 на реєстрацію торговельної марки було подано 22 серпня 2013 року (т. 4, а.с. 136-137). Станом на 22 серпня 2013 року (дату подання заявки) чинним був Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року в редакції від 16 жовтня 2012 року. Відповідно до ч. 1 ст. 5 зазначеного Закону України правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Згідно з ч. 2 ст. 6 цього Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. У ч. 3 ст. 6 Закону України визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Пунктом «а» ч. 1 ст. 19 цього Закону визначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Алібаба Груп Холдінг Лімітед просить визнати позначення «[INFO]» добре відомим знаком в Україні відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед («Alibaba Group Holding Limited») щодо послуг 35 класу МКТП: «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Частиною 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Згідно з ч. 4 ст. 16 цього Закону України використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Відповідно до пунктів 1, 2 ст. 20 цього Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Згідно з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. У ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Пунктом В ст. 6 quinquies цієї Конвенції визначено, що товарні знаки, що підпадають під дію цієї статті, можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках: 1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона; 2. Якщо знаки позбавлені будь-яких відмітних ознак або складені виключно із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися у торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, місця походження продуктів чи дати їх виготовлення, або таких, що стали загальноприйнятими в повсякденній мові чи у добросовісних та узвичаєних торговельних звичаях країни, де витребовується охорона; 3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку. Позивач зазначає, що словесне позначення « [INFO] » є відомим на території України. Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком. На підтвердження таких обставин, сторона позивача посилається на те, що позначення «[INFO]» має високий ступінь відомості та високий рівень визнання у певному секторі суспільства на території України щодо послуг 35 класу МКТП (адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших) станом на 01 січня 2013 року. Алібаба Груп Холдінг Лімітед, є одним зі світових лідерів у сфері електронної комерції. Основними видами діяльності позивача є сприяння здійсненню торговельних операцій між компаніями в мережі Інтернет, а також роздрібна торгівля через мережу Інтернет. Для здійснення кожного виду діяльності позивачем було створено ряд спеціальних Інтернет-платформ. У афідевіті позивача (з додатками) зазначено, що в 1999 році засновано провідну он-лайн торговельну платформу [INFO] для суб`єктів підприємницької діяльності та споживачів у сфері електронної комерції, послуг он-лайн платежів, хмарних обчислень тощо для користувачів Інтернету у понад 240 країнах і регіонах. У квітні 2010 року була запущена нова електронна торговельна платформа [INFO] ([INFO]), яка стала глобальною торговельною платформою, орієнтованою на споживачів з усього світу, що дає змогу купувати товари безпосередньо у виробників і постачальників Китаю он-лайн. На додаток до глобального веб-сайту англійською мовою [INFO], платформа доступна і на п`ятнадцяти місцевих мовах, включаючи російську, іспанську і французьку (субдомени [INFO], [INFO], [INFO] ). Споживачі також можуть отримувати доступ до торговельної платформи через свої веб-сайти або мобільний додаток "[INFO]". З огляду на успішну діяльність вказаної платформи та її відомість в усьому світі Позивач розробив і просунув широкий спектр своїх товарів і послуг із похідними брендами із префіксом « [INFO] » для цілей єдності бренду. Відтак Алібаба Груп Холдінг Лімітед стала власником цілої низки брендів, всі з яких містять спільний префікс « [INFO] » (такий же префікс, як у « [INFO] »). Станом на сьогодні Позивач є власником реєстрацій великої кількості торговельних марок, що містять спільний префікс « [INFO] » (« [INFO] »), таких як: « [INFO] », « [INFO] », « [INFO] », «[INFO]», «[INFO]» та « [INFO] » тощо. Перелік реєстрацій в усьому світі торговельних марок з префіксом " [INFO] " у найменуванні Позивача або її афілійованих компаній станом на день подання позову наводиться у афідевіті. Зокрема, це такі країни, як Аргентина , Австралія, Австрія, країни Бенелюкс, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Колумбія, Єгипет, Еквадор, Європейське Співтовариство (ЄС), Гонконг, Індія, Індонезія, Іран, Ізраїль, Японія, Росія, Макао, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Пакистан, Перу, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Таїланд, Туреччина, Об`єднані Арабські Емірати, США, В`єтнам, Україна тощо (пп. 10, 11, 25 афідевіту) (т. 3, а. с. 37-45). Вбачається, що знак позивача «[INFO]» використовується у різних формах, які не змінюють в цілому відмінності знака. Торговельна платформа « [INFO] » містить переліки понад 99 мільйонів товарів у 298 категоріях, та їх рекламне просування здійснювалось шляхом рекламних публікацій у газетах і журналах як в українських, так і в іноземних виданнях та шляхом реклами і просування в мережі Інтернет. Зазначені обставини підтверджуються відповідними публікаціями У Примітці до ст. 2 Спільної рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності відносно положень про охорону добре відомих знаків, прийнятих Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності на 34-ій сесії засідань Асамблеї держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999р. зазначається наступне: «Пункт 2.4. № 2. Тривалість, ступінь і географічний район будь-якого використання знаку являються досить актуальними індикаторами при встановленні загальновідомості знаку у відповідних секторах суспільства. Звертається увага на Статтю 2(3)(а)(і), у якій передбачається, що фактичне використання знаку у державі, в якій запитується його охорона у якості загальновідомого знаку, не може вимагатися у якості умови. Однак, використання знаку на сусідніх територіях, на територіях, де у якості розмовного використовується та ж сама мова або мови, і на територіях, які охоплюються тими ж самими засобами масової інформації (телебаченням або пресою), або на територіях, які мають тісні торговельні зв`язки, може бути актуальним для встановлення факту відомості цього знаку у даній державі». Відповідно до частин 1-4 ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Згідно з частинами 1-3 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності. Стороною позивача надано суду Звіт про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки «[INFO]» в Україні та оцінка споживачами рівня схожості торговельних марок позивача та відповідача [PERSON] за 2015 рік. Зазначене соціологічне опитування проведене на основі вимог, встановлених Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228. Згідно з цим Порядком соціологічним опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тисяч. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг. Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об`єктивності опитування, у зв`язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті. Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії». Соціологічне опитування «Визначення рівня відомості торговельної марки [INFO] в Україні проведене Центром соціальних технологій «Соціополіс» з 6 жовтня по 17 листопада 2015 року (польовий етап - з 21 жовтня по 30 жовтня 2015 року). Об`єктом дослідження виступали мешканці міст України з населенням понад 100 тисяч осіб та 500 тисяч осіб у віці від 18 до 65 років, які є користувачами Інтернету і належать до досліджуваної цільової аудиторії. Цільовою аудиторією дослідження є пересічні користувачі послуг Інтернет-магазинів або інших електронних торговельних майданчиків, а також спеціалісти, діяльність яких пов`язана із забезпеченням роботи Інтернет-магазинів або інших електронних торговельних майданчиків. Мета дослідження полягала у визначенні рівня відомості торговельної марки торговельної марки « [INFO] » серед досліджуваної цільової аудиторії та з`ясувати оцінку представниками досліджуваної цільової аудиторії рівня схожості торговельних марок позивача та відповідача. За результатами соціологічного опитування (п.п. 1-4) Торговельна марка «[INFO]» є відомою для більшості представників досліджуваної цільової аудиторії - мешканців міст України з населенням понад 100 та 500 тисяч осіб (принаймні у шести населених пунктах) у віці від 18 до 65 років, які є користувачами Інтернету і які належать до обох або однієї з таких груп: 1) пересічні користувачі послуг Інтернет-магазинів або інших електронних торговельних майданчиків; 2) спеціалісти, діяльність яких пов`язана із забезпеченням роботи Інтернет-магазинів або інших електронних торговельних майданчиків. 71,2 % респондентів, які належать до вказаної цільової аудиторії, на запитання, чи відома їм торговельна марка « [INFO] », відповіли ствердно. Невідомою вказана торговельна марка виявилася для 28,8 % респондентів. Торговельна марка «[INFO]» є відомою для понад 50 % опитаних в усіх категоріях респондентів, виділених за ознаками статі, віку, освіти, матеріального стану та характеру основної зайнятості. Для переважної більшості (81,7 %) представників досліджуваної цільової аудиторії, які знають торговельну марку « [INFO] », під вказаною торговельною маркою відомі «послуги з роздрібного, оптового продажу товарів через мережу Інтернет». Майже половині опитаних (47,2 %) з числа тих, які знають торговельну марку « [INFO] », під цією торговельною маркою відомі «послуги торговельних майданчиків у мережі Інтернет (Інтернет-магазини, Інтернет-аукціони, сайти оголошень) для придбання різноманітних товарів». «Рекламні послуги в мережі Інтернет» під торговельною маркою « [INFO] » також відомі досліджуваній аудиторії (18 %). Більшість респондентів, яким відома торговельна марка «[INFO]» (57,9%), вперше взнала про цю торговельну марку до 01 січня 2013 року. При цьому, до 1 січня 2011 року вперше взнали про торговельну марку « [INFO] » 16,2 % респондентів з числа тих, кому відома вказана торговельна марка, а в період з 01 січня 2011 року по 01 січня 2013 року - 41,7 % респондентів з числа тих, кому відома торговельна марка « [INFO] ». У період з 01 січня 2013 року по 01 січня 2015 року вперше взнали про торговельну марку «[INFO]» 21 % опитаних з числа тих, кому відома ця торговельна марка, а після 1 січня 2015 року - 8,4 % опитаних з числа тих, кому відома ця торговельна марка. Переважна більшість представників досліджуваної цільової аудиторії, яким відома торговельна марка « [INFO] », вважає, що власником цієї торговельної марки є компанія «[INFO] Group Holding Limited («Алібаба Груп Холдінг Лімітед»)». Такий варіант відповіді на вказане запитання дали 65,7 % опитаних з числа тих, кому відома торговельна марка «[INFO]». Варіанти відповідей, в яких власником досліджу\-ваної торговельної марки були названі інші компанії, запропонувала незначна кількість респондентів. Для переважної більшості представників досліджуваної цільової аудиторії, торговельну марку « [INFO] » знають стосовно «послуг з роздрібного, оптового продажу товарів через мережу Інтернет» (81,7 %), в той час як майже половині опитаних під цією торговельною маркою відомі «послуги торговельних майданчиків у мережі Інтернет (Інтернет-магазини, Інтернет-аукціони, сайти оголошень) для придбання різноманітних товарів» (47,2 %) і «Рекламні послуги в мережі Інтернет» (18,0 %). Більшість представників досліджуваної цільової аудиторії вважає, що торговельні марки, які належать сторонам у справі є значною мірою схожими між собою, що може призвести до сплутування цих торговельних марок споживачами. Зокрема, 17,6 % опитаних вважають, що ці торговельні марки є «майже ідентичними», а 51,9 % опитаних вважають, що вказані торговельні марки є «схожими» і їх «можна сплутати». Кількість респондентів, на думку яких ці марки мало схожі або взагалі не схожі, є значно меншою. Більшість представників досліджуваної цільової аудиторії вважає, що позначення незначно відрізняються між собою і в цілому ці два знаки є формами однієї й тієї ж торговельної марки. Таку точку зору висловили 69,3 % від загальної кількості респондентів. Значно менше респондентів (28 %) вважають, що позначення суттєво відрізняються між собою і в цілому ці два знаки є двома різними торговельними марками. Згідно з результатами опитування, більшість представників досліджуваної цільової аудиторії (68 %) вважає, що позначення належать одному власнику. Протилежну точку зору - про те, що торговельні марки сторін належать різним власникам, - висловили 32 % опитаних. Більшість респондентів, на думку яких позначення належать різним власникам, вважають, що ці власники пов`язані між собою. Таку точку зору висловили 52,6 % респондентів з числа тих, які вважають, що торговельна марка належать різним власникам. Протилежну точку зору - про те, що власники торговельних марок не пов`язані між собою висловили 29,1 % респондентів з числа тих, які вважають, що вказані торговельні марки мають різних власників. Згідно з результатами опитування, більшість представників досліджуваної цільової аудиторії (64,9 %) вважає, що позначення належать одному власнику. Протилежну точку зору - про те, що торговельні марки належать різним власникам, - висловили 35,1 % опитаних. Більшість респондентів, на думку яких позначення належать різним власникам, вважають, що ці власники пов`язані між собою. Таку точку зору висловили 51,4 % респондентів з числа тих, які вважають, що торговельні марки належать різним власникам. Протилежну точку зору - про те, що власники торговельних марок не пов`язані між собою, - висловили 28,8 % респондентів з числа тих, які вважають, що вказані торговельні марки мають різних власників (т. 3, а.с. 184-217). Крім наведених доказів, стороною позивача в якості письмових доказів позивача також надано: висновок експерта № 161/16 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 23 травня 2016 року (т. 1, а.с. 67-126); висновок експерта № 201/16 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 22 липня 2016 року (т. 1, а.с. 127-232); роздруківки статей з українських електронних Інтернет-ресурсів (т. 3, а.с. 59-74); роздруківка з сайту http://[INFO] (т. 3, а.с. 75-77); висновок експерта № 020/17 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 20 лютого 2017 року (т. 3, а.с. 218-258); висновок експерта № 021/17 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 20 лютого 2017 року (т. 4, а.с. 1-95). Відповідно до ч. 1 ст. 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. За клопотанням сторони позивача ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2018 року в справі призначено судову експертизу. На вирішення експерту поставлені наступні питання: -чи мало позначення [INFO] ознаки добре відомого знаку для послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед? -чи є знак для товарів і послуг за свідоцтва України № [NUMBER] схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням [INFO] компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед щодо послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших»? -чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] таким, що може ввести в оману щодо особи - компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед? -чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі та гуманності? Після проведення судової експертизи до суду надійшов висновок експерта № 002-СІВ/19 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/22395/16-ц від 18 червня 2019 року (т. 6, а.с. 6-49). Відповідно до цього висновку: 1 (2). Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням [INFO] компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед щодо послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших». 2 (3). Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи - компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед. 3 (4). Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] містить ознаки, що суперечать публічному порядку, принципам моралі та гуманності. 4 (1). Позначення [INFO] мало ознаки добре відомого знаку для послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед. З наданого висновку вбачається, що при проведенні дослідження експерту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань, у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. У своєму висновку експерт дав повний аналіз проведеного дослідження. Експертний висновок містить виклад підстав, з яких судовий експерт прийшов до такого висновку. Зазначено повний опис дослідження з поставлених перед експертом питань. Стороною відповідача [PERSON] оспорювався наданий експертом висновок судової експертизи та заявлялось клопотання про його виклик у судове засідання для надання пояснень. Представником відповідача також було подано до суду перелік питань експерту (т. 6, а.с. 105-108). У судове засідання 07 жовтня 2020 року судовий експерт не з`явився, проте 04 червня 2020 року направив до суду письмові пояснення по висновку експерта № 002-СІВ/19 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/22395/16-ц від 18 червня 2019 року (т. 6, а.с. 125-138). Зазначені пояснення містять докладні та обґрунтовані відповіді на всі поставлені питання сторони відповідача, тому суд не вважає за необхідне повторний його виклик в судове засідання. Стороною відповідача [PERSON] також долучалось до матеріалів справи клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об`єктів права інтелектуальної власності. Разом з тим, у судове засідання сторона відповідача не з`явилась, про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. Будь-яких заяв чи клопотань щодо поважності причин неявки у судове засідання до суду подано не було. Відповідно клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи в судовому засіданні не заявлялось. Враховуючи неповажність причин неявки сторони відповідача в судове засідання, суд ухвалив провадити розгляд справи за наявними матеріалами. Частиною 1 ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. У ст. 77 ЦПК України передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. За нормами ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України). Проаналізувавши надані докази, суд вважає за можливе в основу рішення покласти зазначений висновок судової експертизи № 002-СІВ/19 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 760/22395/16-ц від 18 червня 2019 року (т. 6, а.с. 6-49), який проведений відповідно до Закону України «Про судову експертизу» кваліфікованим та атестованим судовим експертом Стародубовим І.В. Будь-яких належних доказів на спростування зазначеного висновку стороною відповідачів суду не надано. Обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість чи неправильність висновку судом при розгляді справи не встановлено. Висновок судового експерта не викликає сумнівів у його правильності чи неповноті, він узгоджується з іншими доказами, наявними в матеріалах справи. Суд вважає, що знайшло своє підтвердження в судому засіданні належними доказами посилання сторони позивача на те, що станом на 01 січня 2013 року словесне позначення « [INFO] » є добре відомим знаком для послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 320 від 11 травня 2017 року «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується. 11 вересня 2019 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» № 838, якою було змінено найменування з «Міністерства економічного розвитку і торгівлі України» на «Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України». У звязку з цим, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України було викладено в новій редакції, враховуючи зміни в найменуванні. За таких обставин, підлягає задоволенню і вимога позивача про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувати відомості про визнання позначення « [INFO] » добре відомим знаком в Україні відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед («[INFO] Group Holding Limited») щодо послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших» станом на 01 січня 2013 року в офіційному бюлетені «Промислова власність». Така вимога є похідною від задоволеної вимоги про визнання позначення « [INFO] » добре відомим знаком в Україні відносно компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед («[INFO] Group Holding Limited»). Сторона позивача також просить визнати свідоцтво України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 25 грудня 2013 року для всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг недійсним повністю. Відповідно до ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знаку визнається, зокрема, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернеті. Відповідно до ч. 5 цієї статті свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Згідно з п.4.3.2.6. цих Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Експерт у висновку судової експертизи зазначив, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням [INFO] компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед щодо послуг «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги з комерційного посередництва; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших». Відповідно до абзацу 2 п. 4.3.2.4. Правил: При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: -провести пошук тотожних або схожих позначень; -визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; -визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Згідно з абз. 1 п. 4.3.1.9. Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Вбачається, що до позначень, оманливих або таких, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника товару, належать такі, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Абзацом 2 п. 4.3.1.9 Правил визначено, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Торговельна марка « [INFO] » набула всіх ознак добре відомого знаку в Україні з 01 січня 2013 року, тому при визначенні імовірності введення в оману споживача необхідно враховувати, що зв`язок між добре відомим знаком і товарами або послугами третьої особи може виникати, наприклад, якщо у споживача створюється враження, що власник добре відомого знака пов`язаний з виробництвом цих товарів або з пропозицією цих послуг, або що таке виробництво товарів або пропозиція послуг здійснюється за виданою ним ліцензією або фінансується ним. З матеріалів справи вбачається, що при використанні спірного знака за свідоцтвом № [NUMBER] відбувається введення в оману споживачів стосовно послуг та особи, що надає такі послуги, оскільки таке використання може створювати помилкове враження про існування певного взаємозв`язку з позивачем, який раніше вже розпочав використовувати позначення « [INFO] » на території України. У висновку № 002-СІВ/19 від 18 червня 2019 року судовим експертом також визначено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи - компанії Алібаба Груп Холдінг Лімітед. Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону. У (В) (3) статті 6 quinquies Паризької конвенції зазначено, що відхилення при реєстрації товарних знаків чи визнанні їх недійсними можливе лише у певних випадках, зокрема: «…3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість. Мається на увазі, що знак не може розглядатися як такий, що суперечить громадському порядку, з тієї єдиної причини, що він не відповідає якому-небудь положенню законодавства про знаки, за винятком випадку, коли саме це положення стосується громадського порядку…». Відповідно до п. 8.4. Методичних Рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91, «для цілей застосування пункту 1 статті 5 Закону, потрібно вважати, що знак суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, якщо він, зокрема: а) може ввести громадськість в оману. Можливість введення в оману може виникнути, наприклад, у разі подання заявки з недобросовісними намірами, тобто якщо заявлене позначення є знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи ніж заявник. У даному випадку під певною репутацією розуміється загальна думка, що створилась навколо знака, зокрема впізнаваність знаку, коли знак однозначно асоціюється в свідомості споживачів з товаром і/або послугою та особою, яка виробляє товар чи надає послугу…». Водночас, абз.2 п. 4.3.1.9 Правил передбачає, що позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Судовий експерт у висновку також зазначив, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] містить ознаки, що суперечать публічному порядку, принципам моралі та гуманності. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Вбачається, що інтерес власника добре відомого знаку полягає у збереженні високої дистинктивності (розрізняльної здатності), притаманної знаку цінності як переваг для його власника, а також репутації добре відомого знаку. Оманливість позначення « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] щодо особи, яка надає послуги, та його схожість до ступеню сплутування із добре відомим в Україні знаком « [INFO] » позивача свідчать про невідповідність оспорюваного позначення законодавчо встановленим умовам надання правової охорони, що є підставою для визнання свідоцтва України № [NUMBER] для всіх послуг 35 класу МКТП недійсним повністю. За таких обставин, підлягає задоволенню і вимога позивача про зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг « [INFO] » від 25 грудня 2013 року недійсним повністю та здійснити публікацію про це у офіційному бюлетені «Промислова власність». Така вимога є похідною від задоволеної вимоги про визнання оспорюваного свідоцтва недійсним повністю. Сторона позивача також просить заборонити [PERSON] використовувати добре відомий знак «[INFO]» та схожі із ним позначення, зокрема, позначення «[INFO]» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, включаючи заборону їх використання у доменному імені [INFO] та на веб-сайті [INFO] , у діловій документації та в мережі Інтернет. Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. У ч. 2 цієї статті зазначено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. З матеріалів справи вбачається, що відбулася реєстрація доменного імені [INFO]. Реєстрантом вказаного доменного імені є відповідача [PERSON] , а реєстратором - відповідач ТОВ «Інтернет Інвест», яке ініціювало процедуру реєстрації доменного імені [INFO] за наявності свідоцтва на знак для товарів та послуг № [NUMBER] , власником якого, згідно даних бази ДП «Український інститут промислової власності» є [PERSON] . Наведене підтверджується, зокрема, листом ТОВ «Інтернет Інвест» № 380 від 24 липня 2017 року. Позивач не надавав дозвіл на використання добре відомого знаку « [INFO] » в доменному імені [INFO]. Разом з тим, з 01 січня 2014 року на підставі свідоцтва № [NUMBER] було делеговано домен [INFO] та функціонує відповідний сайт [INFO] ([INFO]). З висновку експерта № 161/16 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 23 травня 2016 року вбачається, що при зверненні користувача Інтернету до окремих сторінок веб-сайту [INFO], наприклад, [INFO] («Официально рекомендуемые партнеры-посредники [INFO]»), відбувається перенаправлення на ресурс/посилання [INFO] , тобто електронної інтернет-платформи [INFO] позивача. Окрім того, як видно зі скріншотів вмісту ресурсу [INFO] , на сайті Відповідача 1 використовуються торговельні марки позивача за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] без дозволу останнього (т. 1, а.с. 67-126). Відповідач [PERSON] при використанні позначень « [INFO] » намагається створити такі асоціації в українських споживачів з діяльністю позивача. Так, наприклад, сам Відповідач 1 на своїй сторінці у соціальній мережі «VK.com» пропонує українським споживачам скористатися сервісом [INFO]. Найперші публікації [PERSON] ще від 03 травня 2011 року та 23 травня 2011 року зафіксовані на сторінках 25 та 96 висновку експерта № 021/17 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 20 лютого 2017 року (т. 4, а.с. 1-95). У 2013 році [PERSON] відвідував офіс позивача, про що свідчать посилання та фотографії [PERSON] на фоні офісу компанії та великого стенду « [INFO] », додані до он-лайн альбому фотографій [PERSON] під назвою « [INFO]) », зафіксовані на сторінках 76-88 № 021/17 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 20 лютого 2017 року (т. 4, а.с. 1-95). У іншій соціальній мережі "Facebook.com" міститься публікація « [INFO] » і розміщує своє позначення разом з торговельною маркою позивача. Публікація від [INFO] зафіксована на сторінці 34 висновку експерта № 020/17 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 20 лютого 2017 року (т. 3, а.с. 218-258). У цьому висновку зафіксовані неодноразові посилання відповідача [PERSON] на сайт [INFO]. У висновку експерта № 161/16 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 23 травня 2016 року (т. 1, а.с. 67-126) (сторінка 11) було зафіксовано, що відповідно до даних, отриманих за результатами дослідження: «…наповнення веб-сайту/ресурсу [INFO] (веб-сайт відповідача) характеризуються: Назва Обзоры , новости и полезные советы от [INFO] - Ключ к экономии и уверенности в покупке Опис Покупайте качественные товары в интернет магазине [INFO] дешевле! Читайте полезные обзоры и рекомендации на сайте-справочнике [INFO]». Крім того, на сторінці 12-13 висновку зафіксовані факти автоматичної переадресації (перенаправлення) з окремих сторінок веб-сайту відповідача за доменною адресою [INFO] на електронну інтернет-платформу самого позивача «[INFO]», наприклад, посилання [INFO] . Вбачається, щзо таким чином відповідач [PERSON] позиціонує свій веб-сайт за доменною адресою [INFO] як сайт-довідник до інтернет-магазину [INFO], що належить позивачу, створюючи при цьому стійкі, прямі та беззаперечні асоціації з останнім. У такому випадку, при використанні знака за свідоцтвом № [NUMBER] відповідачем можливе введення в оману споживачів стосовно певної якості послуг та особи, що надає такі послуги, оскільки таке використання може створювати помилкове враження про існування певного взаємозв`язку із позивачем, який раніше вже розпочав використовувати позначення « [INFO] » на території України. Враховуючи очевидну схожість порівнюваних знаків позивача та відповідача споживачі можуть схилятися до думки щодо спільного джерела походження послуг, що надаються під оспорюваним позначенням, або припускати, що послуги відповідача надаються за ліцензією позивача. Перенаправлення з веб-сайту віповідача на веб-сайт позивача може значно посилювати такі асоціації, що насправді не відповідає дійсності. Зазначене може завдати шкоди інтересам позивача, несправедливо послаблять розрізняльний характер добре відомого знака та може нанести шкоди його репутації, оскільки інтересам власника добре відомого знака відповідно буде завдано шкоди. Використання без згоди власника свідоцтва в доменних іменах знаків та позначень знаку саме по собі є посяганням на права власника свідоцтва на знаки для товарів і послуг. Суд вважає, що в такому випадку заборона [PERSON] використовувати добре відомий знак « [INFO] » та схожі із ним позначення, зокрема, позначення «[INFO]» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, включаючи заборону їх використання у доменному імені [INFO] та на веб-сайті [INFO] , у діловій документації та в мережі Інтернет є належним способом захисту прав позивача. Також Алібаба Груп Холдінг Лімітед просить суд ухвалити рішення, яким зобов`язати ТОВ «Інтернет Інвест» припинити реєстрацію (делегування) доменного імені [INFO] (видалити доменне ім`я [INFO]). Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв; домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється; домен .UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет; домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет. що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі. Згідно з ч. 1 ст. 56 Закону України «Про телекомунікації» адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції. У ч. 3 цієї статті визначено, що що адміністрування адресного простору мережі Інтернет у доменi UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог. Такою недержавною організацією, яка одноособово здійснює функції адміністрування адресного простору українського сегмента в мережі Інтернет, є ТОВ «Хостмайстер», яке, зокрема, передає іншим юридичним особам делегування в приватне користування доменними іменами юридичним та фізичним особам. Такі права дана компанія отримала на підставі договору з міжнародною організацією «Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів» (організація ICANN). Питання щодо існування та регулювання взаємовідносин в сфері доменних імен законодавством України не врегульовано і встановлюються адміністратором домену в зоні UA - ТОВ «Хостмайстер». У зв`язку з цим, єдиним документом, яким регулюються відносини в сфері саме процедури делегування (передачі в користування доменного імені певній особі, внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім`я, тощо) доменних імен є «Регламент публічного домену», розроблений спільно ТОВ «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами. Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UА регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UА (далі - Регламент .UА) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент). Відповідно до пункту 3.3 Регламенту .UА (наявний у матеріалах справи) приватні доменні імена другого рівня в цьому домені делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменні імена повністю, або його компонент другого рівня (до знака, але не включаючи цей знак) за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ «Хостмайстер» (адміністратором домену .UА) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UА. Отже, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UА є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а використання доменного імені другого рівня без наявності зареєстрованого Знаку для товарів та послуг порушує правила делегування доменних імен. Доменне ім`я аliexpress.uа зареєстроване та делегується на підставі свідоцтва України № [NUMBER] , що належить відповідачу [PERSON] . Згідно з положеннями Регламенту: -реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування ДІ; реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені, (пункт 2); -видалення ДІ проводиться за заявкою від Реєстратора ДІ до Реєстру, у якій має бути вказано ім`я домену, стосовно якого запитується скасування реєстрації (пункт 7.3.2); -зміни до запису про ДІ вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи (підпункт 7.3.3 пункту 7.3). Таким чином, у реєстратора - ТОВ «Інтернет Інвест» відсутні технічні можливості для здійснення скасування реєстрації домену (видалення домену) безпосередньо самим ТОВ «Інтернет Інвест». Реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UА є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім`я другого рівня .UА без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен. Судом встановлено, що свідоцтво України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг, на підставі якого було делеговано домен аliexpress.uа, не відповідає умовам надання правової охорони. У такому випадку необхідно здійснити відповідні дії по видаленню доменного імені аliexpress.uа (припиненню реєстрації/делегування). За таких обставин, суд вважає, що вимога позивача про зобов`язання ТОВ «Інтернет Інвест» припинити делегування доменного імені аliexpress.uа підлягає задоволенню. З огляду на наведене, позов підлягає задоволенню. З урахуванням задоволення позову та вини осіб, що порушили права позивача, на підставі статті ст. 141 ЦПК України, стягненню з відповідача [PERSON] на користь позивача підлягає також 8268 гривень судового збору.

Outcome: approved