Jurisdiction: civil
Date: 2018-02-20 00:00:00

В лютому 2017 року компанія «Новартіс АГ» (юридична особа за законодавством Швейцарії) звернулася з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (Відповідач-1) та [PERSON] (Відповідач-2) з позовними вимогами про дострокове припинення дії свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]» та зобов'язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення свідоцтва України [NUMBER] та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". В подальшому під час розгляду справи в суді Відповідач-1 Державна служба інтелектуальної власності України був замінений на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Крім того, в якості третіх осіб по справі залучені ТОВ ВТФ «Фармаком» та ТОВ «П.А.М.-ФАРМ». Позивач обгрунтовує свої вимоги тим, що 01 червня 2016 року він отримав від ДП «Український Інститут інтелектуальної власності» Повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони знаку [INFO] за міжнародною реєстрацією № 1211753 від 09.06.2014 у відношенні всіх товарів, зазначених у класі 5 МКТП у цій міжнародній реєстрації, а саме, товарів «фармацевтичні препарати». Підставою для відмови стала наявність свідоцтва України № [NUMBER], дата реєстрації 10.01.2013, на знак [INFO], зареєстрований на ім'я [PERSON] відносно однорідних товарів у класі 5 МКТП. Позивач наполягає на тому, що [PERSON] протягом останніх трьох років не використовує свій знак [INFO] для товарів 5 класу (свідоцтво України № [NUMBER]), і такий факт порушує право Позивача, оскільки знаку Позивача «[INFO]» за міжнародною реєстрацією №1211753 повністю відмовлено у наданні правової охорони на території Україні на підставі схожості знака Позивача зі знаком Відповідача-1. Позивач стверджує, що на його запит про отримання публічної інформації від 05.01.2017 ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» надав довідку, що згідно з відомостями Державного реєстру лікарських засобів України станом на 06.01.2017 лікарські засоби з торговою назвою «[INFO]», «[INFO]» чи «[INFO]» в Україні не зареєстровані. Позивач також стверджує, що ним була отримана довідка від Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» про те, що серед товарних позицій за категоріями «фармацевтичні препарати; ветеринарні препарати; біодобавки; біологічно активні харчові добавки; вітамінні препарати; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби, біологічні препарати ветеринарні», яким присвоювались Номери GS1 у період з 01.01.2014 по 05.01.2017, товарних позицій з назвами [INFO] (варіанти українською мовою - [INFO], [INFO], [INFO], варіанти російською мовою [INFO]) не виявлено. Тобто штрих-код, який є Номером GS1, фармацевтичним препаратам з назвою [INFO] не присвоювався на території України. Вищевикладене, на думку Позивача, свідчить про відсутність факту використання Відповідачем-1 на території України знаку [INFO] згідно зі свідоцтвом [NUMBER] протягом 3-х років після його реєстрації до дати подання цього Позову та вказує на наявність підстав для дострокового часткового припинення дії свідоцтва № [NUMBER] у відношенні всіх товарів класу 5 МКТП, для яких він зареєстрований. Представник Позивача в судовому засіданні позов підтримав, просив задовольнити заявлені позовні вимоги у повному обсязі, наполягаючи на тому, що під час розгляду справи в суді ані Відповідач [PERSON], ані треті особи ТОВ «П.А.М.-ФАРМ» та ТОВ ВТФ «Фармаком» не надали переконливи[ доказів використання ними знаку для товарів і послуг [INFO] за свідоцтвом України [NUMBER] для зареєстрованих категорій товарів. Представник Відповідача-2 [PERSON] у судовому засіданні повідомив, що Відповідачем були укладені ліцензійні договори з ТОВ «П.А.М.-ФАРМ» та ТОВ ВТФ «Фармаком» на використання ними знаку, була розроблена документація та підготовлені до випуску та фактично вийшли на український ринок медичні препарати під назвою «[INFO]», на упаковці яких міститься знак [INFO], а тому вимоги Позивача є необгрунтованими. В останнє судове засідання представник Відповідача-2 не з'явився, подала клопотання про відкладення розгляду справи, проте його їх неявка не перешкоджає розгляду справи по суті, а тому суд вважав можливим закінчувати розгляд справи. Треті особи також до суду своїх представників не направили. Заслухавши пояснення представника Позивача, Відповідачів, дослідивши та оцінивши матеріали справи у їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Судом встановлено, що компанія Новартіс АГ (Novartis AG) є юридичною особою за законодавством Швейцарії, і вона є власником знаку «[INFO]» за міжнародною реєстрацією №1211753 від 09.06.2014, яка діє на території України у повному обсязі з дати територіального поширення - 06.07.2015, для товарів і послуг 5 класу МКТП. (а.с. 25-26) Встановлено також, що [PERSON] є власником знаку для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України [NUMBER] від 10.01.2013 для товарів 3, 5, 35, 42, 44 класів МКТП. (а.с.28-36) Згідно з ч. 2 ст. 497 Цивільного кодексу України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Відповідно до ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Зважаючи на викладені приписи, у передбачених законом випадках достроковому припиненню підлягає саме дія свідоцтва, яким засвідчується право на знак для товарів і послуг. На підставі положень абз. 1 п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Відповідно до абз. 2 п. 4 ст. 18 Закону про товарні знаки дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Таким чином, за вказаними нормами, для задоволення позову про дострокове припинення дії свідоцтва достатньо того, що власник оскаржуваного свідоцтва на знак не подасть доказів його використання або доказів, що підтверджують наявність поважних причин неможливості використання ним знака. З огляду на це, судом в першу чергу мають досліджуватись не докази невикористання знака власником свідоцтва, подані позивачем, а докази того, що знак використовується або не використовується з поважних причин, які на свій захист повинен надати Відповідач-2, як власник оскаржуваного свідоцтва. Згідно з Ліцензійним договором на використання товарного знаку №22/01/14 від 22.01.2014 [PERSON] надав Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Фармаком» право використання на товарний знак за свідоцтвом [NUMBER] від 10.01.2013. У відповідності до умов Ліцензійного договору від 20.12.2016 [PERSON] надав право на використання належного йому знаку для товарів і послуг "[INFO]" за свідоцтвом України [NUMBER] Товариству з обмеженою відповідальністю «П.А.М.-ФАРМ». (а.с. 93-96) На підставі вказаного договору між ТОВ «П.А.М.-ФАРМ» та ТОВ «Друкарня Асорті» укладено договір на виготовлення поліграфічної продукції №03/03 від 24.12.2016, згідно з яким виконавець зобов'язався виконати роботу по виготовленню поліграфічної продукції відповідно до Додатків до Договору. Додаток до вказаного договору (а.с. 91-92) містить надруковані макети пакування виробів Добавка дієтична «[INFO]», на якій також міститься позначення [INFO]. Крім того, стороною Відповідача-2 надано суду екземпляри вже готової продукції «[INFO]» в наявними на упаковці знаками [INFO]. (а.с.107) Згідно з п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» №12 від 17.10.2012р. саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням данного знаку. Згідно з положеннями ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Таким чином, необхідною умовою встановлення факту використання знаку для товарів і послуг "[INFO]" за спірним свідоцтвом України № [NUMBER] є фактична наявність на ринку України наведених у свідоцтві товарів і послуг саме на момент пред'явлення позову. Cуд вважає, що надана Відповідачем-2 упаковка дієтичної харчової добавки «[INFO]», де зазначено знак «[INFO]» не є беззаперечним доказом використання даного знаку, оскільки вона не свідчить про факт присутності на ринку дієтичної харчової добавки під знаком «[INFO]» до 28 лютого 2017 року. На цій упаковці немає ані дати виготовлення, ані номеру серії. Крім того, веб-сайт [INFO] за даними бази даних доменів whois був створений 01.03.2017, тобто вже після подання позову до суду. Як вбачається з Експертного висновку Департаменту «Центр Компетенції» (Центр Компетенції УЦПНА) із фіксацією веб-сторінок: [INFO] [INFO] на зворотній стороні упаковок товарів Відповідача-1, на яких він використовує свій знак «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER], датою їх виготовлення зазначено 01.04.2017. Таким чином, враховуючи наявні у справі довідку ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» про відсутність у Державному реєстрі лікарських засобів України станом на 06.01.2017 зареєстрованих лікарських засобів з торговою назвою «[INFO]», «[INFO]» чи «[INFO]» та довідку Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна», про те, що серед товарних позицій за категоріями «фармацевтичні препарати; ветеринарні препарати; біодобавки; біологічно активні харчові добавки; вітамінні препарати; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби, біологічні препарати ветеринарні», яким присвоювались Номери GS1 (товарні штрих-коди) у період з 01.01.2014 по 05.01.2017, товарних позицій з назвами [INFO] (варіанти українською мовою - [INFO], [INFO], [INFO]) не виявлено, суд вважає, що Відповідачем-2 [PERSON] не подано суду доказів використання спірної торговельної марки для зареєстрованих товарів протягом останніх трьох років перед зверненням до суду, як і не подано суду доказів наявності поважних причин невикористання торговельної марки за свідоцтвом України [NUMBER] на території України. Отже, наявні у матеріалах справи докази свідчать про те, що Відповідач-2 протягом трьох останніх років перед зверненням Позивача до суду не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака (для зареєстрованих товарів), тобто щодо вказаної вище торговельної марки не вичинялися дії, які ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» кваліфікуються як використання знака. Згідно зі ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Аналізуючи вимоги діючого законодавства суд вважає, що з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку може звернутися лише особа, яка подаючи такий позов має намір захистити свої порушені, невизнані або оспорювані права, свободи чи інтереси. Тобто обов'язковою передумовою звернення до суду має бути наявність у особи порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свободи чи інтересу, яке (порушене право) вона намагається захистити у судовому порядку та таке порушене право має бути наявне саме на момент звернення особи до суду. Встановлено, що 01 червня 2016 року компанія Novartis AG отримав від ДП «Український Інститут інтелектуальної власності» повідомлення про попередню відмову в наданні правової охорони знаку [INFO] за міжнародною реєстрацією № 1211753 від 09.06.2014 у відношенні всіх товарів, зазначених у класі 5 МКТП у цій міжнародній реєстрації, а саме, товарів «фармацевтичні препарати». Підставою для відмови стала наявність свідоцтва України № [NUMBER], дата реєстрації 10.01.2013, на знак [INFO], зареєстрований на ім'я [PERSON] відносно однорідних товарів у класі 5 МКТП. Суд звертає увагу на те, що у відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» володілець власник знаку для товарі і послуг повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із даної реєстрації. Згідно зі ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» одним з основних прав володільця знаку є право на використання торговельної марки. Відтак зловживаючи правами, які випливають з національної реєстрації знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER], а саме не використовуючи торговельну марку за спірним свідоцтвом для товарів (клас 5 МКТП) протягом періоду тривалістю більше трьох років без поважних причин, відповідач [PERSON] створює перешкоди Позивачу у реалізації власних прав інтелектуальної власності. На підставі викладеного вище, суд вважає, що у розумінні вимог ст. 3 ЦПК України у Позивача виникло право на звернення до суду з даним позовом для поновлення порушеного права та охоронюваному законом інтересу. Враховуючи викладені обставини, суд приходить до висновку про задоволення позову. Згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», а тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України [NUMBER] на знак для товарів і послуг «[INFO]» для товарів 5 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Відповідно до ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Враховуючи те, що Міністерство торгівлі та економічного розвитку України відповідно до покладених на неї повноважень, не здійснює контроль за використанням товарних знаків їх власниками, суд вважає, що на Відповідача-2 необхідно покласти витрати, пов'язані з розглядом даної справи. Таким чином, з Відповідача-2 на користь Позивача підлягає стягненню судовий збір в розмірі 4000,00 грн. На підставі викладеного,

Outcome: approved