Jurisdiction: civil
Date: 2015-07-05 00:00:00

В квітні 2011 року компанія Закрите акціонерне товариство «БАН» (в подальшому Публічне акціонерне товариство «БАН») звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (в подальшому - Державної служби інтелектуальної власності України) (Відповідач-1), [PERSON] (Відповідач-2) та [PERSON] (Відповідач-3) з позовними вимогами про визнання недійсним патенту України № [NUMBER] на винахід «[INFO]» та зобов'язання Відповідача-1 внести відповідні відомості про це до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування заявлених позовних вимог Позивач зазначає, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10 листопада 2010 року зареєстрував на ім'я [PERSON] та [PERSON] винахід «[INFO]» і видала на нього патент України № [NUMBER]. Заявку № а2007 01911 на реєстрацію вказаного винаходу було подано 23.02.2007 р. На думку Позивача реєстрація за Відповідачами зазначеного винаходу суперечить його правам з огляду на наступне. Позивач зазначає, що протягом тривалого часу він здійснював виробництво безалкогольних напоїв, в тому числі хлібного квасу, починаючи ще з 1946 року. Зокрема, виробництво квасу торгівельної марки "Ярило" з використанням концентрату квасного сусла було розпочато ще в травні 2001 року. Крім того, для вдосконалення виробництва концентрату квасного сусла та квасу Позивачем було закуплене відповідне технологічне обладнання і протягом 2001-2007 років Позивачем було накопичено значний досвід та інноваційні технології в виробництві. У Позивача крім виробничих потужностей по виробництву квасу на той час було також наявне й інше обладнання - виробничо-технічна лабораторія, дільниця виробництва концентрату квасного сусла, сиропо-варочна установка, бродильні ємності, аміачно-холодильна установка, яке використовувалось кваліфікованими технологами для вдосконалення технологічних процесів. Таким чином, Позивач мав усі необхідні умови для розробки нових інноваційних технологій способу виробництва концентрату квасного сусла та квасу. У той же час, [PERSON] (Відповідач-2) з 1966 року по 2008 рік працювала на підприємстві ЗАТ "БАН", та була звільнена з посади головного технолога 24 березня 2008 року. Позивач вказує, що і [PERSON] (Відповідач-3) працювала на підприємстві з 1996 року, в тому числі на посаді генерального директора ЗАТ "БАН" з 17 серпня 2004 року (включаючи і дату подачі заявки №а200701911 на патент [NUMBER]), і була звільнена з займаної посади за рішенням загальних зборів акціонерів від 5 вересня 2007 року. Перебуваючи на відповідних керівних посадах в ЗАТ "БАН" Відповідачі, як вказує Позивач, були обізнані з усіма технологічними особливостями вдосконалення процесів виробництва концентрату квасного сусла та квасу на виробництві Позивача, а також мали повний та необмежений доступ до технологічної документації та виробничих потужностей Позивача протягом 2001-2007 років. Зазначені обставини дозволили Відповідачам скористатись технологічними інноваціями створеними Позивачем, які Відповідачі вирішили вважати винаходом, та подати від свого власного імені спільну заявку №а200701911 на реєстрацію патенту на винахід "[INFO]". Позивач вважає, що у випадку, коли Відповідачі вирішили, що ними зроблено винахід (на їхню думку), то відповідно статті 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року їм необхідно було б подати роботодавцю (Позивачу) письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу/корисної моделі, а роботодавець (Позивач) повинен був би протягом чотирьох місяців від дати одержання повідомлення про винахід, проаналізувати його опис на відповідність умовам патентоздатності, і при відповідності винаходу умовам патентоздатності подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У випадку якщо б роботодавець не виконав зазначених вище вимог законодавства у встановлений строк, то згідно з п.3 статті 9 Закону право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) перейшло б до Відповідачів. Однак, як стверджує Позивач, Відповідачі не дотримались зазначеної вище процедури і не направили роботодавцю (Позивачу) повідомлення про нібито зроблений ними винахід «[INFO]», а навпаки, без належних на те правових підстав, подали до Укрпатенту заявку №а200701911 на цей винахід (на їхню думку) від себе особисто, і на який було згодом було видано Патент [NUMBER]. Крім того, як зазначає Позивач, Відповідачі скористалися своїм посадовим становищем і сплатили збір за подання заявки №а200701911 з використанням коштів Позивача, що є грубим порушенням порядку реєстрації розгляду заявок та реєстрації патентів. Окрім цього, Позивач вважає, що винахід за Патентом [NUMBER] взагалі не відповідає умовам патентоздатності, а саме такій ознаці як «винахідницький рівень». Зокрема, Позивач звертає увагу на те, що у матеріалах заявки №а200701911 зазначено, що винахід має технічний результат сформульований наступним чином: «підвищення вмісту сухих речовин і органолептичних властивостей концентрату квасного сусла, економія зернопродуктів». Проте на переконання Позивача, жодна зі складових технічного результату винаходу, заявлених Відповідачами-1,2 (підвищення вмісту сухих речовин; підвищення органолептичних властивостей концентрату квасного сусла; економія зернопродуктів) не базуються на будь-яких об'єктивних показниках, а тому про жодний винахідницький рівень та патентоздатність винаходу, описаного у заявці № а200701911, не може бути й мови. З огляду на викладене Позивач просив визнати патент [NUMBER] на винахід недійсним повністю. Під час перебування справи у провадженні суду свою заяву про вступ із самостійними вимогами щодо предмету спору подала третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Квас Бевериджис». Третьою особою заявлені аналогічні вимоги про визнання патенту [NUMBER] на винахід недійсним з тих же підстав (відсутність ознаки «несподіваний технічний результат» як передумови визнання наявності критерію «винахідницький рівень»). В подальшому у зв'язку з отриманням Позивачем та Третьою особою інформації про перехід власності на патент [NUMBER] на винахід «[INFO]» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Богадар», зазначене товариство було залучене співвідповідачем (Відповідачем-4) за позовними вимогами ПАТ «БАН» та ТОВ «Квас Бевериджис». (Том 1, а.с. 195) У судовому засіданні представники Позивача та Третьої особи позовні вимоги підтримали. Просили суд критично віднестись до висновків проведених у справі судових експертиз, посилаючись на результати досліджень тих же питань, виконаних за їх замовленням спеціалістами у відповідних галузях. Зазначили також, що використана Відповідачами 2,3 у формулі винаходу загальна назва «ферментний препарат» є невиправдано широкою, яка включає 6 різних класів, що в свою чергу унеможливлює практичну реалізацію заявленого за патентом способу виробництва концентрату квасного сусла. Водночас, на думку Позивача та Третьої особи, використання загальної назви «ферментний препарат» дає підстави для невиправдано широкого об'єму правової охорони Патенту та невиправданих і незаконних переваг у конкуренції з іншими виробниками аналогічної продукції: концентрату квасного сусла та квасу. З позиції Позивачів матеріали заявки на патент не містять підтвердження реалізації заявленого за патентом способу виробництва концентрату квасного сусла з використанням будь-яких ферментних препаратів, що свідчило б про правомірність застосування назви «ферментний препарат» в формулі патенту. Водночас, у описі Патенту використовуються узагальнюючі сурогатні назви «термаміл» та «промозім» (замість назви «ферментний препарат»), що свідчить про те, що заявлений спосіб за винаходом у діючій редакції патенту не базується на описі патенту та містить назви (ознаки), які відрізняються від тих, що наведені у описі винаходу за патентом. Позивачі, спираючись на наявні у справі матеріали та документи, стверджують, що заявлений [INFO], наведений в описі патент на винахід, базується на властивостях одного ферменту з ряду ферментних препаратів TERMAMYL (а саме TERMAMIL SC), що забезпечує можливість проведення процесу при більш високих температурах в порівнянні з прототипами, та відомій з рівня техніки схемі розварювання сировини під тиском, що підтверджує невідповідність винаходу за патентом критеріям патентоздатності. Представник Відповідача [PERSON] наполягав на відсутності підстав для задоволення позовних вимог ПАТ «БАН» та ТОВ «Квас Бевериджис». Зазначив, що [PERSON] та [PERSON] проводили аналізи властивостей концентрату квасного сусла у процесі створення винаходу не на обладнанні та за технологіями ПАТ «БАН», а на лабораторному обладнанні Державного закладу «Орджнекідзевська районна санітарно-епідеміологічна станція» на підставі укладених договорів, копії яких наявні в матеріалах справи. Цим, на думку, представника спростовуються пояснення Позивача про те, що винахід є службовим з огляду на нібито використання Відповідачами-2,3 під час створення винаходу досвіду, виробничих знань, обладнання та комерційної таємниці роботодавця (Позивача). Крім того, представник [PERSON], а також представник Відповідача-1, який також заперечував проти позову, просили суд звернути увагу на наявність у справі двох висновків проведених по справі судових експертиз, результати обох з яких свідчать про патентоздатність винаходу. Відповідач [PERSON] а також представник ТОВ «Богадар» у судове засідання з невідомих причин не з'явились, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи, і суд, за згоди інших учасників справи, вирішив розглядати справу у їх відсутність. Заслухавши пояснення представників Позивача, Третьої особи та Відповідачів, дослідивши та оцінивши матеріали справи у їх сукупності, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Судом встановлено, що підставі поданої [PERSON] та [PERSON] заявки №а2007001911 від 23.02.2007р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки (правонаступник - Державна служба інтелектуальної власності України) було зареєстровано на їх ім'я винахід «Спосіб виробництва квасного сусла» і видано на нього патент України № [NUMBER]. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Стаття 7 Закону визначає, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності. Згідно з ч.1 ст. 33 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. І Позивач, і Третя особа в якості підстав для визнання патенту [NUMBER] недійсним посилаються на п. «а» зазначеної статті, тобто на невідповідність патенту умовам патентоздатності. Враховуючи необхідність спеціальних знань для вирішення даного питання судом двічі у справі призначалась судова експертиза, на вирішення якої ставились питання щодо відповідності патенту умовам патентоздатності. Так, Висновком судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №78/13 за результатами судової експертизи від 25 липня 2013 року було підтверджено, що відповідно до матеріалів цивільної справи винахід за патентом [NUMBER] «Спосіб виробництва квасного сусла» можна вважати таким, що має винахідницький рівень на дату подання заявки. (Том 2, а.с. 182-193) У зв'язку з незгодою сторони Позивача та Третьої особи із зазначеним висновком, за клопотанням їх клопотанням на підставі ухвали суду від 07 квітня 2014 року було призначено комплексну експертизу у сфері інтелектуальної власності та технології приготування продуктів харчової (бродильної) промисловості, виконання якої доручено Київському науково-дослідного інституту судових експертиз із залученням запропонованого Позивачем спеціаліста в галузі біотехнологій. 24 березня 2015 року за результатами проведеного експертного дослідження був складений Висновок №5309/14-53, згідно з яким винахід за патентом України [NUMBER] «[INFO]» від 10.11.2010р. відповідає умовам патентоздатності «винахідницький рівень» та «промислова придатність» (відповіді на питання №7 та №9). (Том 4, а.с. 132-146) Крім того, зазначеним Висновком №5309/14-53 спростовуються додаткові підстави для визнання патенту недійсним, заявлені Позивачем у додатковим письмових поясненнях від 19 листопада 2013 року та 10 лютого 2014 року. (Том 3, а.с.42-47, а.с. 52-57) Так, за результатами експертизи було експертами встановлено, що термін «ферментний препарат» у формулі винаходу за патентом [NUMBER] має ідентифікацію в описі винаходу за зазначеним патентом; що формула винаходу за патентом [NUMBER] відповідає опису винаходу, наведеному в матеріалах заявки на патент [NUMBER]; що така суттєва ознака формули винаходу за патентом [NUMBER] як нагрів вже розвареної маси при атмосферному тиску до температури 110-120 градусів за Цельсієм не була відома до дати подачі заявки 23.02.2007р. Крім того, експертом звернуто увагу на те, що законодавство не вимагає наведення в описі винаходу будь-яких показників (значень), за якими можна встановити досягнення технічного результату при здійсненні винаходу, оскільки для більшості винаходів це неможливо. В описі винаходу за патентом [NUMBER] міститься як сформульований винахідниками технічний результат (підвищення вмісту сухих речовин і органолептичних властивостей концентрату квасного сусла, економія зернопродуктів), так і значення про його досягнення при здійсненні винаходу (у розділі «Приклади»), зокрема - щодо економії сировини. Таким чином, результатами проведених по справі судово-експертних досліджень спростовуються підстави заявлених Позивачем та третьою особою позовних вимог про визнання патенту [NUMBER] на винахід недійсним. Оцінюючи у сукупності матеріали справи суд має критично поставитись до висновків спеціалістів, наданих стороною Позивача та Третьої особи, які суперечать наявним результатам експертних досліджень, оскільки висновки судового експерта мають вищий рівень доказового значення під час вирішення справи. Що стосується вимог ПАТ «БАН» про визнання недійсним патенту з посиланням на п. «г» ч.1 ст. 33 Закону, а саме: видачу патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, то суд керується наступним. Відповідно до ч.1 ст. 9 Закону право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Згідно з визначенням, закріпленим у ст.1 Закону службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна модель), створений працівником: - у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше; - з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця. Статтею 60 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. Безспірно встановлено, що [PERSON] та [PERSON] протягом тривалого періоду працювали в ЗАТ «БАН» і мали доступ до технологій виробництва, використання обладнання. Разом з тим, будь-яких доказів того, що винахід зазначеними Відповідачами створений саме з використанням секретів виробництва і обладнання роботодавця, матеріали справи не містять. Натомість, в порядку заперечень проти позову Відповідачами надано копії Договорів про організацію досліджень та експериментів від 08.04.2004р. та від 19 липня 2006 року, укладених з Державним закладом «Орджонікідзевська районна санітарно-епідеміологічна станція», згідно з якими підприємством було надано [PERSON] та [PERSON] можливість проводити дослідні спостереження відповідно до їх фаху з використанням обладнання підприємства. (Том 2, а.с. 49, 50) Таким чином, Позивач не навів доказів своїх пояснень, а крім того, не спростував заперечень Відповідачів у цій частині, а тому суд не може вважати позов ПАТ «БАН» обґрунтованим і з цим підстав. З огляду на викладене, позовні вимоги ПАТ «БАН» та ТОВ «Квас Бевериджис» про визнання недійсним патенту [NUMBER] на винахід задоволенню не підлягають. На підставі викладеного,

Outcome: dismissed