Jurisdiction: civil
Date: 2025-09-28 00:00:00

Позивач звернувся до суду з даним позовом просив суд ухвалити рішення яким: визнати дії Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" при реєстрації торгівельної марки [INFO] (заявка № m202117172 від 16.07.2021р.) незаконними та скасувати рішення № 162269/3М/23 від 23.08.2023 року Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" яким була зареєстрована торговельна марка [INFO]. В обґрунтування позову, позивач послався на те, що Рішенням № 162269/3М/23 від 23.08.2023 року ДО "УКРНОІВІ" була зареєстрована торгівельна марка [INFO] заявка № m202117172 від 16.07.2021 року на підставі висновку експертизи №154981/3М/23 від 11.08.2023 року яка проводилася в ДО "УКРНОІВІ". Дане рішення, а також висновок експертизи є незаконними з наступних підстав. Як зазначає позивач, відповідно до попереднього висновку експертизи №86065/3м/23 від 08.05.2023р. було встановлено що заявлене ним позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п.1 ст. 5 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") відносно усього переліку товарів і/або послуг є схожим настільки що його можна сплутати словесною торгівельною маркою "[INFO]- ВС", раніше зареєстрованою в Україні на ім`я [PERSON] та [PERSON] (свідоцтво [NUMBER] від 25.10.2018р., заявка № m201702208 від 06.02.2017р.) щодо таких самих та споріднених товарів та послуг (ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" розділ 2, ст.6 п.3). Позивач стверджує, що процедура розгляду заявки не відповідає умовам законодавства, оскільки позивач не надавав згоду на реєстрацію схожої торговельної марки «[INFO]» за заявкою №m202117172 від 16.07.2021 року. Крім того позивач, вбачає зацікавленість УКРНОІВІ в реєстрації торговельної марки «[INFO]» кирилицею за заявкою №m202117172 від 16.07.2021, оскільки в реєстрації латиницею торговельної марки «[INFO]» за заявкою № m202117178 від 16.07.2021 відмовлено. Посилаючись на вищеописані обставини, позивач просить суд задовольнити пред`явлені вимоги у повному обсязі. 13.06.2025 року на адресу суду надійшов відзив представника «УКРНОІВІ» на позовну заяву [PERSON] , відповідно до змісту якого представник повністю заперечує проти заявлених вимог. Представник зазначає, що при проведенні експертизи заявки №m202117172 від 16.07.2021 та видачі свідоцтва України № [NUMBER] УКРНОІВІ не було порушено жодної з вимог законодавства України, експертиза проведена з дотриманням вимог Закону України № 3689-ХІІ, Правил № 116, Методичних рекомендацій, всі дії здійснені УКРНОІВІ у межах делегованих йому повноважень у відповідності до принципів, встановлених статтею 19 Конституції України, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом. 08.07.2025 року до суду надійшли письмові пояснення представника третьої особи, яка зазначила, що повністю погоджується з доводами, викладеними представником «УКРНОІВІ» у відзиві та просить відмовити у задоволенні позовних вимог позивача у повному обсязі. У судовому засіданні позивач та його представник позов підтримали у повному обсязі, посилаючись на обставини викладені у позовній заяві просили задовольнити пред`явлені вимоги у повному обсязі. Представник «УКРНОІВІ» та представник третьої особи проти задоволення позову заперечували. Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та оцінивши письмові докази по справі у їх сукупності, вивчивши зміст поданих учасниками справи заяв по суті, суд дійшов наступного висновку. Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулює Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (далі - Закон № 3689-ХІІ). Датою подання заявки № m202117172 на торговельну марку «[INFO]» для товарів 5 та послуг 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) є 16.07.2021. Станом на 16.07.2021 - дату подання заявки діяв Закон № 3689-ХІІ в редакції зі змінами, чинними з 14.10.2020. Судом встановлено, що третьою особою - [PERSON] 16.07.2021 подано заявку №m202117172 щодо реєстрації торговельної марки «[INFO]» для товарів 5 та послуг 44 класів МКТП. За результатами розгляду заявки, «УКРНОІВІ» було направлено третій особі Попередній висновок експертизи Вих.№ 86065/ЗМ/23 від 08.05.2023 про можливу відмову в реєстрації позначення відносно усього переліку товарів і/або послуг на підставі того, що заявлене словесне позначення для всіх товарів та послуг 05, 44 класів, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є схожим настільки, що його можна сплутати словесною торговельною маркою «[INFO]-ВС», раніше зареєстрованою в Україні на ім`я [PERSON] та [PERSON] ; (UA) (свідоцтво № 249181 від 25.10.2018 р., заявка № m201702208 від 06.02.2017 р.), щодо таких самих та споріднених товарів та послуг. 19.07.2023 до УКРНОІВІ надійшла заява від 19.07.2023 від імені [PERSON] , що є одним із власників протиставленої торговельної марки «[INFO]-ВС» за свідоцтвом № [NUMBER] , написана ним власноручно. У заяві зазначено, що [PERSON] не дає згоду на реєстрацію торговельної марки «[INFO]» за заявкою № [NUMBER] на ім`я [PERSON] . У подальшому 26.07.2023 до УКРНОІВІ надійшов лист-згода від 24.07.2023, підписаний обома власниками протиставленої торговельної марки «[INFO]-ВС» за свідоцтвом № [NUMBER] [PERSON] та [PERSON] , про те, що вони не заперечують проти реєстрації [PERSON] торговельної марки «[INFO]» за заявкою № m202117172 від 16.07.2021 стосовно усіх заявлених на реєстрацію товарів 05 та послуг 44 класів МКТП. За результатами кваліфікаційної експертизи заявки №m202117172, УКРНОІВІ підготовлено Висновок № 154981/ЗМ/23 від 11.08.2023 про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг, що був затверджений Рішенням УКРНОІВІ №162269/3м/23 від 23.08.2023 про реєстрацію торговельної марки. Також встановлено, що 01.09.2023 до УКРНОІВІ надійшла заява від 01.09.2023 № 23/3м/вх№82351 від одного із власників протиставленої торговельної марки «[INFO]-ВС» за свідоцтвом № [NUMBER] , [PERSON] , написана ним власноручно. У даній заяві зазначено, що [PERSON] повторно не дає згоду на реєстрацію торговельної марки «[INFO]» за заявкою №m 202117172, а лист-згода від 24.07.2023 був підписаний ним «машинально». Згідно із приписами статті 10 Закону № 3689-ХІІ експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться НОІВ відповідно до Закону № 3689-ХІІ та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20 серпня 1997 р. № 72) (далі - Правила №116). Частиною 15 статті 10 Закону № 3689-ХІІ передбачено, що під час кваліфікаційної експертизи здійснюються перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони та розгляд заперечень, поданих відповідно до пункту 8 статті 10 Закону № 3689-ХІІ. Під час перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони використовуються інформаційна база НОІВ, у тому числі матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Згідно з частиною 1 статті 5 Закону № 3689-ХІІ правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони. Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені статтею 6 Закону № 3689-ХІІ, зокрема, не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (абзац 2 пункту 3 статті 6 Закону № 3689-ХІІ). Пунктом 6 статті 6 Закону № 3689-ХІІ передбачено, що позначення, зазначені в абзацах 2-5 і 7 пункту 3 та абзаці 2 пункту 4 цієї статті, Пунктом 6 статті 6 Закону № 3689-ХІІ передбачено, що позначення, зазначені в абзацах 2-5 і 7 пункту 3 та абзаці 2 пункту 4 цієї статті, можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів. Як вже було вище встановлено судом, 19.07.2023 до УКРНОІВІ надійшла заява від 19.07.2023 від [PERSON] , що є одним із власників протиставленої торговельної марки «[INFO]-ВС» за свідоцтвом № [NUMBER] , написана ним власноручно. У заяві зазначено, що [PERSON] не дає згоду на реєстрацію торговельної марки «[INFO]» за заявкою № [NUMBER] на ім`я [PERSON] . Проте у подальшому 26.07.2023 до УКРНОІВІ надійшов лист-згода від 24.07.2023, підписаний обома власниками протиставленої торговельної марки «[INFO]-ВС» за свідоцтвом № [NUMBER] [PERSON] та [PERSON] , про те, що вони не заперечують проти реєстрації [PERSON] торговельної марки «[INFO]» за заявкою № m 202117172 від 16.07.2021 стосовно усіх заявлених на реєстрацію товарів 05 та послуг 44 класів МКТП. Обґрунтовуючи свої вимоги позивач посилається на те, що 01.09.2023 ним до УКРНОІВІ було скеровано заяву від 01.09.2023 № 23/3м/вх№82351 у якій він зазначає, що він повторно не надає згоду на реєстрацію торговельної марки «[INFO]» за заявкою №m 202117172, а лист-згоду від 24.07.2023 вважає сумнівним документом, який ніким не завірений. Також позивач зазначає, що він даного листа не підписував, натомість ще 19.07.2023 подав заяву до УКРНОІВІ про те, що він не надає згоду на реєстрацію торгівельної марки [PERSON] . При цьому зазначає, що в УКРНОІВІ заявляється незрозумілого змісту документ під назвою лист-згода від 24.07.2023 про нібито надання згоди на реєстрацію торгівельної марки третьою особою, який було взято експертом до уваги при проведенні експертизи. Разом з тим, з такими твердження позивача не можна погодитись, оскільки лист-згода від 24.07.2023. підписаний обома власниками протиставленої торговельної марки «[INFO]-ВС» за свідоцтвом № [NUMBER] [PERSON] та [PERSON] , врахований УКРНОІВІ у Висновку експертизи № 154981/ЗМ/23 від 11.08.2023 за заявкою № m202117172 про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг правомірно. Суд звертає увагу, що лист позивача від 01.09.2023 № 23/ЗМ/Вх№82351 надійшов до УКРНОІВІ вже після підготовки Висновку експертизи № 154981/ЗМ/23 від 11.08.2023 та прийняття Рішення УКРНОІВІ №162269/3м/23 від 23.08.2023 про реєстрацію торговельної марки, сплати третьою особою державного мита за видачу свідоцтва за публікацію, а тому не міг бути врахований при прийнятті рішення про реєстрацію торгівельної марки. Суд критично ставиться до тверджень позивача про те, що він не підписував лист-згоду від 24.07.2023 оскільки ні позивачем ні його представником не надано будь-яких належних та допустимих доказів на підтвердження цієї обставини. Натомість у листі від 01.09.2023 зазначено, що позивач повторно не надає згоду на реєстрацію торговельної марки «[INFO]», окрім цього позивач власне зазначив: «Раніше підсунуті мені в друкованому варіанті папір у форматі А5 [PERSON] та [PERSON] , в сукупності з іншими паперами, був підписаний мною машинально. Ознайомитися з текстом я не встиг, так як це було зроблено швидко». (а.с.117-118). Таким чином даний лист повністю спростовує посилання позивача про нібито не підписання ним відповідного листа-згоди. Щодо посилання позивача про порушення із боку відповідача порядку реєстрації листа-згоди від 24.07.2023 суд зазначає наступне. У судовому засіданні представник УКРНОІВІ відповідаючи на питання сторони позивача, підтвердила, що вся кореспонденція, яка надходить на адресу УКРНОІВІ, проходить необхідну реєстрацію. Також представник відповідача зазначила, що ведення електронного документообігу та організація роботи з електронними документами у діловодстві УКРНОІВІ здійснюється відповідно до Законів України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі - Закон № 851-IV), 05.10.2017 № 2І 55-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (далі-Закон № 2155-VIII) та постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (далі - Постанова №55), якою затверджена Типова інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (далі - Типова інструкція з документування управлінської інформації). Законом України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції зі змінами, чинними з 14.10.2020, що діяли на дату подання та розгляду заявки № ш202117172 (далі - Закон № 3689-ХІІ), встановлено, що: на електронні документи, що приймає або затверджує відповідно до цього Закону НОІВ, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України № 851-IV та № 2155ЛШІ (пункт 11 статті 2-1); за заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до вимог Закону № 851-ГУ, цього Закону та правил, встановлених на їх основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. На заявки в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника), відповідно до вимог Закону № 2155-VIII (пункт 1 статті 7). Згідно з пунктом 2 Типової інструкції з документування управлінської інформації, основною формою провадження діловодства в установах є електронна. З урахуванням зазначених норм законодавства щодо електронних документів та електронного документообігу 06.08.2024 наказом Міністерства економіки України № 19889, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2024 за № 1263/42608, затверджено Правила складання, подання заявки на торговельну марку, заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки та проведення експертизи заявки на торговельну марку, міжнародної реєстрації торговельної марки з поширенням на Україну (далі - Правила), якими передбачено, що у разі подання електронної заявки листування щодо неї ведеться в електронному вигляді через особистий кабінет заявника в ІКС УКРНОІВІ (єдиній інформаційно-комунікаційній системі УКРНОІВІ), розміщеній на його веб-сайті (абзац перший пункту 6 розділу V); в електронній формі заявником можуть подаватися електронні документи, пов`язані з проведенням експертизи електронних заявок, зокрема передбачені Законом № 3689-ХІІ та цими Правилами заяви, клопотання, відповіді на повідомлення УКРНОІВІ, підписані з використанням кваліфікованого електронного підпису, якщо інше не встановлено цими Правилами. Як вбачається з матеріалів справи, а саме скіншоту Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ, вхідний лист з реєстрацією 26.07.2023 міститься порядковим номером 13. Представник відповідача зазначила, що відповідно до даних Комплексної автоматизованої системи діловодства за заявками на позначення та промислові зразки, яка є внутрішньою організаційно-технічною системою, що забезпечує виконання технологічних процесів в УКРНОІВІ, вхідний Лист з реєстраційним номером 23/ЗМ/Вх№69501, за заявкою № m202117172, має наступні параметри: Заявка - № m202117172 Тип документу - Лист Реєстраційний номер - 23/ЗМ/Вх№69501 Дата реєстрації - 26.07.2023 10:29 Канал надходження - SPEZ Відповідальний - ------ Стан документу - переглянуто Дані ЕЦП: 1. Власник сертифікату ЄЦП: [PERSON] Дата підписання: 26.07.2023 10:26:22 З наведеного вище вбачається, що реєстрація листа згоди від 24.07.2023 відповідно до зазначених параметрів відповідала вимогам законів України № 851-ІV та № 2155-VІІІ, Типової інструкції з документування управлінської інформації, затвердженої Постановою № 55, і проводилась згідно з Порядком роботи з електронними документами через існуючу он-лайн систему подання заявок на об`єкти промислової власності. З огляду на зазначене УКРНОІВІ не мав підстав не враховувати лист-згоду від 24.07.2023 при прийнятті Рішення № 162269/3M/23 від 23.08.2023. Посилання позивача на те, що в матеріалах заявки відсутній супровідний лист із вхідним штампом про направлення листа-згоди до УКРНОІВІ судом до уваги не береться, оскільки як вже було встановлено судом, реєстрація листа відбувалась за допомогою відповідної електронної системи. Судом в ході розгляду справи не встановлено, що при проведенні експертизи заявки №m202117172 від 16.07.2021, прийнятті оскаржуваного рішення та видачі свідоцтва України № [NUMBER] УКРНОІВІ було порушено вимоги законодавства України, експертиза проведена з дотриманням цих вимог, всі дії здійснені УКРНОІВІ у межах делегованих йому повноважень у відповідності до принципів, встановлених статтею 19 Конституції України, а саме: на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом. З урахуванням викладеного та встановлених в ході розгляду справи обставин, суд не вбачає підстав для задоволення позову.

Outcome: dismissed