Jurisdiction: civil
Date: 2025-06-05 00:00:00

Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A) (далі - позивач) звернулось до суду з позовом до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (далі - відповідач-1, ДО «УКРНОІВІ»), [PERSON] (далі - відповідач-2, [PERSON] ) про визнання недійсними свідоцтв України №№ [NUMBER], [NUMBER] на торговельні марки, в якому просить: - визнати Свідоцтво України № [NUMBER] на торговельну марку недійсним повністю; визнати Свідоцтво України № [NUMBER] на торговельну марку недійсним повністю; - зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відомості про визнання недійсним Свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність"; - зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести відомості про визнання недійсним Свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність»; - судові витрати покласти на відповідача-2. В обґрунтування позову позивач зазначає, що є власником Торговельних марок [INFO] за свідоцтвами України №№ [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] , [NUMBER] та Міжнародними реєстраціями №№ [NUMBER], [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER], [NUMBER], які використовуються для кондитерських виробів лінійки "[INFO]" (шоколадних яєць з іграшкою всередині, вафель з начинкою, шоколадних бісквітів, шоколадних батончиків зі злаками тощо), добре відомих в Україні та у всьому світі. Дані Торговельні марки [INFO] зареєстровані для товарів класу 30 МКТП. 09.03.2022 року Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" опубліковано інформацію про видачу свідоцтв України на торговельні марки № [NUMBER] та № [NUMBER] на ім`я [PERSON] Заявки № т202005471 та № т202005473, за якими видані свідоцтва № [NUMBER] та № [NUMBER] відповідно, подані [PERSON] 16.03.2020 року. Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] являє собою комбіноване позначення, яке складається зі словесних елементів "[INFO]", "[INFO]", "[INFO]", розташованих послідовно один під одним, та зображувальних елементів у вигляді зірочок, розташованих над словесними елементами. Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] зареєстрована для товарів класу 30 Міжнародної класифікації товарів та послуг (надалі - МКТП), а саме: [INFO] солона (кондитерські вироби); [INFO] солодка (кондитерські вироби). Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] являє собою комбіноване позначення, яке складається зі словесних елементів "[INFO]", "[INFO]", "[INFO]", розташованих послідовно один під одним, та зображувальних елементів у вигляді зірочок, розташованих над словесними елементами. Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] зареєстрована для товарів класу 30 МКТП, а саме: закуски на основі злаків; зернові продукти; крекери; печиво; пластівці (зернові продукти); [INFO] солона (кондитерські вироби); [INFO] солодка (кондитерські вироби); сухарики-грінки; сухарі. Разом із цим, позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами №№ [NUMBER] , [NUMBER] можуть вводити в оману щодо особи, яка виготовляє товар через створення асоціацій із позивачем. Відтак, представник позивача звернувся до судового експерта Жили Богдана Володимировича для проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Згідно з висновком експерта № 236 від 02.11.2022 року за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, беручи до уваги ту обставину, що компанії Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A) належить серія зареєстрованих, серед іншого, для товарів 30 класу МКТП, торговельних марок зі спільним елементом «[INFO]», торговельні марки за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] , які в своєму складі містять елемент «[INFO]» та зареєстровані щодо таких самих і споріднених товарів 30 класу МКТП, є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтвах товарів. Посилаючись на те, що торговельні марки за свідоцтвами №№ [NUMBER] , [NUMBER] вводять в оману щодо виробника товарів внаслідок створення асоціацій із позивачем, як власником численних торговельних марок, до складу яких входить словесний елемент «[INFO]», за свідоцтвами України №№ [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] та Міжнародними реєстраціями №№ [NUMBER], [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , позивач просив на підставі пункту 1 (а) статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визнати недійсними свідоцтва №№ [NUMBER], [NUMBER] на торговельні марки, зобов`язати ДО «УКРНОІВІ» внести відомості про визнання недійсним Свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність». Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 02.01.2023 року відкрито провадження в порядку загального позовного провадження у вищевказаній цивільній справі та призначено підготовче засідання у справі на 13.04.2023 року. 17.03.2024 року від представника відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, якому останній просить відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.04.2023 року відкладено підготовче засідання 03.08.2023 року. 21.03.2023 року від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1, в якому представник позивача просить позов задовольнити, посилаючись на необгрунтованість доводів відповідача-1. 27.03.2024 року від представника відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, якому останній просить відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі. 05.04.2023 року від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2 в якому представник позивача просить позов задовольнити, посилаючись на необгрунтованість доводів відповідача-2. Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2023 року відкладено підготовче засідання 03.08.2023 року. Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2023 року відкладено підготовче засідання 03.10.2023 року. Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03.10.2023 року відкладено підготовче засідання 31.01.2024 року. У зв`язку з зайнятістю головуючого судді в іншому судовому засіданні підготовче засідання, призначене на 31.01.2024 року, знято з розгляду та призначено на 18.03.2024 року. У зв`язку з зайнятістю головуючого судді в іншому судовому засіданні підготовче засідання, призначене на 18.03.2024 року, знято з розгляду та призначено на 17.04.2024 року. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2024 року відмовлено задоволенні заяви представника відповідача-2 про закриття провадження у вказаній цивільній справі. Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2024 року відкладено підготовче засідання 09.09.2024 року. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2024 року закрито підготовче провадження та призначено цивільну справу за позовом Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A) до Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, [PERSON] про визнання недійсними свідоцтв України №№ [NUMBER], [NUMBER] на торговельні марки до судового розгляду по суті в загальному позовному провадженні на 27.11.2024 року. Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2024 року оголошено перерву в судовому засіданні на 12.03.2025 року. У зв`язку з відсутністю вільних залів судового засідання призначене на 12.03.2025 року судове засідання знято з розгляду та призначено на 27.05.2025 року. У судовому засіданні представники позивача позов підтримали в повному обсязі, просили задовольнити. У судовому засіданні представники відповідачів щодо задоволення позову заперечували, просили відмовити Вислухавши думку учасників справи, дослідивши та оцінивши письмові докази у справі у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, враховуючи наступне. Судом встановлено, що позивач є власником Торговельних марок [INFO] за свідоцтвами України №№ [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] , [NUMBER] та Міжнародними реєстраціями №№ [NUMBER], [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] , які використовуються для кондитерських виробів лінійки "[INFO]" (шоколадних яєць з іграшкою всередині, вафель з начинкою, шоколадних бісквітів, шоколадних батончиків зі злаками тощо), добре відомих в Україні та у всьому світі. Дані Торговельні марки [INFO] зареєстровані для товарів класу 30 МКТП, перше свідоцтво України на торговельну марку видано позивачу 30.06.1994 року. 16.03.2020 року відповідачем-2 подані заявки № т202005471 та № т202005473 на одержання свідоцтв України на торговельні марки. 09.03.2022 року Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" опубліковано інформацію про видачу свідоцтв України на торговельні марки № [NUMBER] та № [NUMBER] на ім`я [PERSON] . Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] являє собою комбіноване позначення, яке складається зі словесних елементів "[INFO]", "[INFO]", "[INFO]", розташованих послідовно один під одним, та зображувальних елементів у вигляді зірочок, розташованих над словесними елементами. Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] зареєстрована для товарів класу 30 Міжнародної класифікації товарів та послуг (надалі - МКТП), а саме: [INFO] солона (кондитерські вироби); [INFO] солодка (кондитерські вироби). Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] являє собою комбіноване позначення, яке складається зі словесних елементів "[INFO]", "[INFO]", "[INFO]", розташованих послідовно один під одним, та зображувальних елементів у вигляді зірочок, розташованих над словесними елементами. Торговельна марка за свідоцтвом № [NUMBER] зареєстрована для товарів класу 30 МКТП, а саме: закуски на основі злаків; зернові продукти; крекери; печиво; пластівці (зернові продукти); [INFO] солона (кондитерські вироби); [INFO] солодка (кондитерські вироби); сухарики-грінки; сухарі. У той же час, представник позивача звернувся до судового експерта Жили Богдана Володимировича для проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, згідно з висновком № 236 від 02.11.2022 року якого, беручи до уваги ту обставину, що компанії Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A) належить серія зареєстрованих, серед іншого, для товарів 30 класу МКТП, торговельних марок зі спільним елементом «[INFO]», торговельні марки за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] , які в своєму складі містять елемент «[INFO]» та зареєстровані щодо таких самих і споріднених товарів 30 класу МКТП, є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтвах товарів. Мотиви, з яких виходить cуд, та застосовані норми права Відповідно до ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Згідно зі статтею 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення. Відповідно до статті 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. У статті 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону. Відповідно до статті 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. За змістом статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Відповідно до статті 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором (частина 2 статті 494 ЦК України). Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції, чинній станом на дату подання заявок) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з частиною 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку. Статтею 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" порушенням прав власника свідоцтва є будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Відповідно до підпункту "а" пункту 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила) не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг. Згідно з пункту 4.3.2.5 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів. При визначенні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 4.3.2.6 Правил). У пункті 4.3.2.7 Правил вказано, що зображувальні та об`ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об`ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об`ємні елементи. Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Пункт 4.3.2.9. Правил передбачає, що позначення, заявлено як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції (995_123) і загальновідомість якого очевидна. У запереченнях на позов відповідач-1 наголосив, що 09.01.2022 року за Вих. № 3931/3M/22 направив відповідачу-2 повідомлення про можливу відмову в реєстрації знаку відносно всього переліку товарів і/або послуг. У повідомленні про можливу відмову було зазначено, що для всіх товарів 30 класу МКТП заявлене комбіноване позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належності їх іншому виробнику), оскільки заявлене позначення включає словесний знак «[INFO]», раніше зареєстрований на ім`я FERRERO S.p.A. (свідоцтво України № [NUMBER], міжнародні реєстрації №№ [NUMBER], [NUMBER]) щодо споріднених товарів. Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з діяльністю вищевказаної компанії, які насправді не відповідають дійсності. 07.02.2022 відповідач-2 надав відповідь на повідомлення, в якій послався на підпункт 4.3.1.8 Правил, в якому визначено, що позначення, які зазначені у пункті 4.3.1.3. а), б), в), г) Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому, приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента. На думку заявника, смислове (Владка, дитячі палички), просторове (не займає домінуюче положення, є одним з багатьох елементів) значення елементу «[INFO]» у комбінованому позначенні «[INFO] [INFO] [INFO]» дозволяє використовувати як елемент, що не охороняється. Також заявником скорочено перелік заявлених товарів 30 класу МКТП до наступного: «Закуски на основі злаків; зернові продукти; крекери; печиво; пластівці (зернові продукти); [INFO] солона (кондитерські вироби); [INFO] солодка (кондитерські вироби); сухарики-грінки; сухарі». Відтак, 08.02.2022 року за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки відповідачем-1 установлено, що позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів і послуг. Поряд із цим, відповідач-1 направляв відповідачу-2 повідомлення від 17.01.2022 року за Вих. № 11518/ЗМ/22 про можливу відмову в реєстрації знаку відносно всього переліку товарів і/або послуг, оскільки заявлене комбіноване позначення є оманливим для частини товарів 30 класу МКТП, які не відповідають визначенню «[INFO]», зазначення щодо якого наявне у складі позначення; для всіх товарів 30 класу МКТП заявлене комбіноване позначення є таким, що може ввести в оману споживачів щодо товарів (належності їх іншому виробнику), оскільки заявлене позначення включає словесний знак «[INFO]», раніше зареєстрований на ім`я FERRERO S.p.A. (свідоцтво України № [NUMBER], міжнародні реєстрації №№ [NUMBER], [NUMBER]) щодо споріднених товарів. Товари, марковані заявленим позначенням, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з діяльністю вищевказаної компанії, які насправді не відповідають дійсності. У відповіді від 04.02.2022 року за вих. № 1 відповідач-2 зауважив, що при першому погляді, асоціативно, увагу притягує словесний елемент «[INFO]» та зображувальні елементи «зірочки», розташовані над цим словом. При такому сприйнятті, на думку заявника, слово «[INFO]», яке не є єдиним та не є домінуючим з багатьох зображувальних та графічних елементів заявленого позначення, не може викликати асоціації із протиставленими торговельними марками. Також заявник наголошував, що смислове (Владка, дитячі палички), просторове (не займає домінуюче положення, є одним з багатьох елементів) значення елемента «[INFO]» у комбінованому позначенні «[INFO] [INFO] [INFO]» дозволяє використовувати як елемент, що не охороняється. Так, заявник скоротив перелік заявлених товарів 30 класу МКТП до наступного: «[INFO] солона (кондитерські вироби); [INFO] солодка (кондитерські вироби)». 08.02.2022 року за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи заявки відповідачем-1 установлено, що позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів і послуг. Як звертав увагу відповідач-1, позивач не скористався правом на надання заперечень проти заявок щодо невідповідності наведених у них позначень умовам надання правової охорони. Відповідно до частини 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом. Разом із цим, результат розгляду заявки не ставиться безпосередньо у залежність від наявності або відсутності заперечень інших осіб проти заявки щодо невідповідності наведеного у ній позначення умовам надання правової охорони і не звільняє уповноважений орган від обов`язку з належною повнотою перевірити відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони. Передбачена можливість подання заперечень проти заявки не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду. Як слідує з матеріалів справи, обґрунтовуючи свої твердження позивач посилається на висновок експерта № 236 від 02.11.2022 року за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступне запитання: «Беручи до уваги ту обставину, що компанії Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A) належить серія торговельних марок зі спільним елементом «[INFO]», чи є торговельні марки за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] , такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтвах товарів 30 класу МКТП?». Відповідно до висновку експерта № 236 від 02.11.2022 року судовий експерт Жила Б.В. виснував, що беручи до уваги ту обставину, що компанії Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A) належить серія зареєстрованих, серед іншого, для товарів 30 класу МКТП, торговельних марок зі спільним елементом «[INFO]», торговельні марки за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] , які в своєму складі містять елемент «[INFO]» та зареєстровані щодо таких самих і споріднених товарів 30 класу МКТП, є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтвах товарів. Даний висновок експерта підготовлений для подання до суду та експерт попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України. Згідно зі статями 76, 77, 79 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують, і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (частини перша-третя статті 89 ЦПК України). У частині 1 статті 110 ЦПК України закріплено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. Судом прийнято до уваги, що відповідач-1 проти висновку експерта № 236 від 02.11.2022 року заперечував, посилаючись на складання висновку з порушенням визначених методик дослідження в сфері інтелектуальної власності, не зазначення у висновку кількості аркушів, наданих на дослідження матеріалів, невідповідність поставленого питання орієнтовному переліку питань, самостійне здійснення експертом збирання матеріалів, які підлягають дослідженню. Також, проти прийняття вказаного висновку експерта в якості належного доказу свої заперечення надавав відповідач-2. Відповідно до пункту 5.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5), (далі - Інструкція) при дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо. До орієнтовного переліку вирішуваних питань у пункті 5.5 Інструкції включені, зокрема, наступні питання: Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) оманливим? Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу? Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати? Надаючи відповідь на поставлене питання, експерт зазначив, що торговельні марки за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] , які в своєму складі містять елемент «[INFO]» та зареєстровані щодо таких самих і споріднених товарів 30 класу МКТП, є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтвах товарів. Суд зауважує, що пункт 5.5 Інструкції містить лише орієнтовний перелік вирішуваних питань, у той час як поставлене позивачем на вирішення експерта питання в повній мірі відповідає за своїм змістом меті дослідження - чи є знаки для товарів і послуг за спірними свідоцтвами такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. До того ж, у висновку експертом із урахуванням методичних приписів окреслено на сторінці 20 чотири питання, на які слід надати відповіді в процесі дослідження. Щодо посилань відповідача-1 на самостійне здійснення експертом збирання матеріалів, які підлягають дослідженню, суд зазначає, що відомості з веб-сайту (http://www/ferrero.com) є відомостями з відкритих джерел, та використання таких відомостей не свідчить про самостійне збирання експертом матеріалів для проведення експертизи. При цьому, не зазначення у висновку експерта загальної кількості аркушів, наданих на дослідження матеріалів, не може бути безумовною підставою для визнання висновку неналежним доказом. Крім того, у висновку вказано про наявність в експерта свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта згідно з положеннями частини 6 статті 102 ЦПК України, та копія такого свідоцтва долучена до матеріалів справи. Згідно з пунктом 1.4 Інструкції під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо. Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта. Згідно Методики судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок), розробленого Київським НДІСЕ, домінуючий елемент у позначенні - це такий елемент, який за рахунок певних характеристик переважно привертає увагу споживачів та, у порівнянні з іншими елементами, відіграє найбільш значиму роль при обранні ними певного товару. За розмірними ознаками домінуючими у зображенні знака (позначення) є елементи, які мають відносно більші розміри ніж інші елементи, завдяки чому вони займають більшу площу і, відповідно, привертають до себе більше уваги споживача. У пунктах 11.1.12 та 10.6 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи на заявки на знаки для товарів і послуг, затверджених наказом № 91 від 07.04.2014 року ДП "Український інститут промислової власності", за посиланням https://nipo.gov.ua/metodychni-rekomendatsii/, вказано, що при дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручнішим для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції. Позначення, що може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер (пункт 10.7.3 Методичних рекомендацій). У пункті 11.1.7 Методичних рекомендацій вказано, що до складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними. Під час проведення експертизи словесних позначень встановлюється схожість саме сильних елементів. В окремих випадках сильний елемент ставиться в основу серії знаків одного власника, утвореної шляхом приєднання до нього різних формантів. Позначення, що містить у своєму складі сильний елемент, що лежить в основі серії знаків, може не бути визнаний за звучанням схожим настільки, що його можна сплутати з окремими позначеннями, що становлять дану серію. Проте, підставою для відмови в цьому випадку буде не схожість цих позначень, а можливість виникнення у споживача думки про те, що це позначення є продовженням серії знаків однієї особи. Відповідно до висновку експерта (ст. 38) немає підстав вважати елемент "[INFO]", що утворює серію торговельних марок компанії Ферреро С.п.А., розповсюдженим серед торговельних марок інших осіб стосовно товарів 30 класу МКТП, оскільки: з 10 чинних свідоцтв України на торговельні марки з елементом ''[INFO]" для товарів 30 класу МКТП 8 належать позивачу та пов`язаним компаніям Ферреро, а 2 - відповідачу-2 (за свідоцтвами №№ [NUMBER] , [NUMBER] ); зі 107 чинних в Україні міжнародних реєстрацій торговельних марок з елементом «[INFO]» для товарів 30 класу МКТП 105 належать позивачу та пов`язаним компаніям Ферреро С.п.А., 2 - компанії HARIBO Holding GmbH & Co. KG. При цьому, перше свідоцтво України на торговельну марку з елементом ''[INFO]" видано позивачу 30.06.1994 року. На сторінці 46 висновку вказано, що стикаючись з торговельними марками за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] на ринку харчових продуктів, зокрема кондитерських та хлібо-булочних виробів - товарів 30 класу МКТП, споживачі можуть помилково сприймати їх елемент "[INFO]" в якості ознаки того, що ці марки є продовженням серії торговельних марок компанії Ферреро С.п.А. з елементом "[INFO]", зареєстрованих та використовуваних для споріднених товарів. В свою чергу, це може призвести до виникнення у споживачів помилкового враження про пов`язаність діяльності особи виробника наведених у свідоцтвах України №№ [NUMBER], [NUMBER] товарів 30 класу МКТП з діяльністю компанії Ферреро С.п.А. У постановах Верховного Суду від 20.02.2018 року у справі № 922/3136/16, від 09.06.2020 року у справі № 910/15741/17 зауважено на необхідності оцінки висновків експертизи з точки зору пересічного споживача, оскільки сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Ураховуючи характер спірних правовідносин, з урахування якого оцінка експертних висновків відповідно до статті 110 ЦПК України здійснюється з точки зору пересічного споживача, беручи до уваги специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, суд дійшов висновку про обґрунтованість доводів позивача про те, що включення елементу «[INFO]» до складу торговельних марок за свідоцтвами №№ [NUMBER] , [NUMBER] , які зареєстровані для товарів класу 30 МКТП, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Таким чином, свідоцтва України № [NUMBER] , [NUMBER] на торговельну марку підлягають визнанню недійсними на підставі пункту 1 (а) статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" унаслідок невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Відповідно до частин 2, 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки. З огляду на наведене, також підлягають задоволенню позовні вимоги про зобов`язання ДО «УКРНОІВІ» внести відомості про визнання недійсними Свідоцтв України № [NUMBER], [NUMBER] на торговельну марку до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність", оскільки відповідні вимоги є похідними від первісних позовних вимог. Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення. Згідно ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Так, позивачем понесені в якості судових витрат витрати зі сплати судового збору в розмірі 9 924,00 грн., що підтверджується платіжною інструкцією № 2076 від 15.12.2022 року. Оскільки, суд задовольняє позовні вимоги повністю, то з відповідача-2 на користь позивача підлягають стягненню 9 924,00 грн. у відшкодування судових витрат. Враховуючи викладене,

Outcome: approved