Jurisdiction: civil
Date: 2025-06-03 00:00:00

Позивач компанія ДЕСОККО ЛІМІТЕД (DESOKKO LIMITED) через свого представника адвоката Боголюбську Анну-Марію звернувся до суду з позовом до [PERSON] , Національного органу інтелектуальної власності Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) про дострокове припинення дії свідоцтва України [NUMBER] від 25.06.2012 року на торгівельну марку «[INFO]» в окремій частині та зобов`язання вчинити дії. Позовні вимоги мотивовані тим, що Позивач 09.07.2021 подав заявку №m202116618 на реєстрацію торговельної марки «[INFO]» для товарів 5, 29 та 32 класів МКТП. Однак відповідач-2 виніс попередній висновок експертизи №97532/ЗМ/23 від 24.05.2023 згідно якого заявлене позивачем позначення не відповідає умовам надання правової охорони відносно частини переліку товарів і/або послуг оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «[INFO]» (свідоцтво [NUMBER] від 25.06.2012, заявка №m201112629 від 12.08.2011), раніше зареєстрованою в Україні на ім`я відповідача-1. Таким чином, внаслідок існування торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом [NUMBER] від 25.06.2012, що належить відповідачу-1, позивач не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за його заявкою 09.07.2021 подав заявку №m202116618 на реєстрацію торговельної марки «[INFO]». В той же час, представник позивача зазначає, що торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України на торговельну марку [NUMBER] від 25.06.2012 року використовується відповідачем-1 для товарів побутової хімії, які входять до 5 класу МКТУ, але для товарів: «дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; молочні порошки на дитяче харчування; продукти для дитячого харчування» відповідач-1 торговельну марку «[INFO]» не використовував протягом останніх п`яти років. Посилаючись на вищенаведені обставини, представник позивача просить суд задовольнити позов у повному обсязі. 26.12.2023 року представник відповідача-2 направила відзив на позовну заяву, відповідно до змісту якого вказала, що УКРНОІВІ не передбачено функцій контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. УКРНОІВІ здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об`єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об`єкти. Крім того, враховуючи предмет та підставу даного позову, для підтвердження позовних вимог позивач має довести належними та обґрунтованими доказами факт невикористання в Україні торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.06.2012 безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про його видачу. Дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку потребує всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин справи, відтак вважає, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об`єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти невикористання Відповідачем-1 своїх прав на торговельну марку за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.06.2012 відносно частини товарів 5 класу, а саме товарів «дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; молочні порошки на дитяче харчування; продукти для дитячого харчування», протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (25.06.2012), а власник - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання протягом п`яти років від цієї дати або якщо використання торговельних марок призупинено - з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років. 04.01.2024 року суду надійшов відзив відповідача-1 на позовну заяву в якому він зазначив, що 09.03.2020 року між ним та ТОВ «Гренландія НВП» було укладено ліцензійний договір, за умовами якого він надав невиключну ліцензію на використання торговельної марки за свідоцтвом [NUMBER] від 25.06.2012 щодо усіх товарів і послуг, для яких така торговельна марка була зареєстрована. Відповідач-1 вказує про використання торговельної марки ТОВ «Гренландія НВП» та надав докази такого використання фотографії упаковки, видаткові накладні на поставку товарів, свідоцтва про присвоєння ідентифікаційних номерів у всесвітній системі GS1 для товарів: «[INFO]», « [INFO] », « [INFO] », «[INFO]», « [INFO] », «[INFO] , «[INFO]». У свою чергу 18.01.2024 року представник позивача направив на адресу суду відповідь на відзив відповідач-1 в якому наполягав на обґрунтованості вимог та задоволенні позову у повному обсязі, навів свої доводи щодо співвідношення частини заявлених відпвоідачем-1 товарів до класифікації товарів МКТП, поставив під сумнів докази відповідача-1 та просив долучити, як нові докази відповіді Держпродспоживслужби та довідки з системи YouControl. 26.01.2024 року представником відповідача-1 подано заяву про залучення в якості третьої особи без самостійних вимог ТОВ «Гренландія НВП», як особи, якій за ліцензійним договором передано права на використання торговельної марки відповідач-1. 28.01.2024 представником позивача подано клопотання про витребування в якості доказів документів про придбання сировини, її якості, відповідності якості товарів, руху запасів у бухгалтерському обліку, протоколів дослідження води. Представником відповідача-1 подано заперечення від 28.03.2024 на відповідь позивача, в яких наведено спростування доводів позивача у відповіді на відзив, а також звертається увага на відмінності в редакціях МКТП різних років, втрату чинності Законом України «Про дитяче харчування» та зазначено про використання торговельної марки також у діловій документації: листах між відповдіачем-1 та представником позивача, листах до друкарні з макетами упаковки, відповідями поліграфії з кольоропробами, а також у договорі про виробництво молока, молочних сумішей для дітей під торговельною маркою відповідача-1 «[INFO]», запит і відповідь по цьому договору, видаткові накладні за 2022 рік. 01.04.2024 року в суді також зареєстровано заперечення відповдіача-1 проти клопотання позивача про витребування доказів, в якому вказує, що наявність невідповідностей в порядку здійснення чи оформлення господарських операцій третіми особами не виключає фактів використання торговельної марки. 02.04.2024 року ухвалою суду відмовлено у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів, як таких, що не стосуються предмету судового дослідження у даній справі. До суду також надійшли пояснення третьої особи без самостійних вимог - ТОВ «Гренландія НВП» від 11.07.2024 року із доказами використання торговельної марки, що в цілому сходяться із позицією відповідача-1 та посилаються на аналогічні докази використання торговельної марки останнього. 23.07.2024 року до суду надійшла заява позивача про забезпечення доказів від 18.07.2024 року, в якій позивач просить забезпечити шляхом витребування докази аналогічно до його попереднього клопотання про витребування доказів у задоволенні якого суд відмовив. Судом також отримано заперечення відповідач-1 проти вказаного клопотання позивача про забезпечення доказів, в якому наводяться спростування доводів позивача. Судом призначались судові засідання представники позивача та відповідача-1 у них не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, представник позивача направляла заяву про проведення засідання за її відсутності. Засідання по суті було призначено на 29.08.2024 та 19.11.2024. Представник відповідача-2 та третьої особи в засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином. Представник відповідача-1 надав пояснення, заперечивши позовні вимоги. Розглянувши матеріали справи, дослідивши та оцінивши письмові докази у справі в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов задоволенню не підлягає з наступних підстав. Судом встановлено, що позивач 09.07.2021 подав заявку №m202116618 на реєстрацію торговельної марки «[INFO]» для товарів 5, 29 та 32 класів МКТП, проте відповідач-2 виніс попередній висновок від 24.05.2023 згідно якого заявлене позивачем позначення не відповідає умовам надання правової охорони відносно частини переліку товарів і/або послуг оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесною торговельною маркою «[INFO]» (свідоцтво [NUMBER] від 25.06.2012, заявка №m201112629 від 12.08.2011), раніше зареєстрованою в Україні на ім`я відповідача-1. Таким чином, внаслідок існування торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом [NUMBER] від 25.06.2012, що належить відповідачу 1, позивач не може реалізувати своє право на одержання правової охорони в Україні на торговельну марку за його заявкою 09.07.2021 подав заявку №m202116618 на реєстрацію торговельної марки «[INFO]». Обґрунтовуючи свої вимоги, представник позивача зазначає, що торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України на торговельну марку [NUMBER] від 25.06.2012 року використовується відповідачем-1 лише для товарів побутової хімії, які входять до 5 класу МКТУ, але не використовується для товарів: «дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; молочні порошки на дитяче харчування; продукти для дитячого харчування» Відповідач 1 торговельну марку «[INFO]» протягом останніх п`яти років. Згідно статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (статті 492 Цивільного кодексу України). У відповідності до статті 492 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Приписами частини 5 статті 5 Закону встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники. Згідно частини 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг. Встановлено, що відповідач-1 [PERSON] є власником свідоцтва України № [NUMBER] від 25.06.2012 на торговельну марку, яка зареєстрована для товарів 3, 5, 16 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Згідно частини четвертої статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою. Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва. Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання. Згідно частини першої статті 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Згідно частини четвертої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Згідно абзацу 4 частини першої статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Аналіз означених норм Закону дає підстави стверджувати, що, виходячи з правової сутності торговельної марки, умовою належного її використання є безпосереднє та фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, для яких цю марку зареєстровано. За змістом частини першої статті 81 Цивільного процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона досилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Отже для вирішення спору щодо дострокового припинення повністю дії свідоцтва України № [NUMBER] від 25.06.2012 позивач має довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а відповідач-1 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України на торговельну марку № [NUMBER] від 25.06.2012 року. Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої» була ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, вчинену в частині політичних положень (преамбула, стаття 1, розділи I, II, VII) 21.03.2014 р. в м. Брюсселі та у частині торговельно-економічних і галузевих положень (розділи III, IV, V, VI) 27.06.2014 р. в м. Брюсселі (далі - «Угода про асоціацію»). Згідно пункту b статті 157 частини першої Глави 9 Угоди про асоціацію цілями цієї Глави є, зокрема, досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Згідно статті 158 частини першої Глави 9 Угоди про асоціацію, для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки. Статтею 198 підрозділу 2 частини другої Глави 9 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохтисячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, то власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання. Аналогічну норму містить і частина друга статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., відповідно до якої для подання вимоги про скасування знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Згідно статті 10 Цивільного кодексу України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України, встановлює Закон України «Про міжнародні договори України», і статтею 19 цього Закону встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Отже, враховуючи, що 01.09.2017 року Угоду про асоціацію ратифіковано Законом України №1678-VII від 16.09.2014 року, набрала чинності 01.09.2017 року, в повному обсязі до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрації на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) з підстави їх невикористання мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію. Враховуючи статтю 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України та міжнародної реєстрації може бути достроково припинена у разі, якщо торговельна марка без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати. Позивач стверджує, що відповідач-1 не використовує зареєстровану торговельну марку за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.06.2012 року більше п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва, що є підставою для прийняття рішення про дострокове припинення дії свідоцтва. Згідно з частиною 1 статті 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Відповідно до статті 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. На спростування доводів позивача щодо невикористання торгівельної марки протягом строку встановлено Законом, відповідач-1 зазначив у своєму відзиві, запереченнях на відповідь та пояснення, що він веде господарську діяльність у різних сферах бізнесу. При цьому, відповідач-1 є власником торговельної марки за свідоцтвом [NUMBER] від 25.06.2012, зареєстрованої для 3, 5 та 16 класів МКТП, в тому числі для таких товарів 5 класу МКТП як «дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; молочні порошки на дитяче харчування; продукти для дитячого харчування». 09.03.2020 року між відповідачем-1 та ТОВ «Гренландія НВП» укладено ліцензійний договір згідно якого відповідач-1 надав невиключну ліцензію на використання торговельної марки за свідоцтвом [NUMBER] від 25.06.2012 щодо усіх товарів і послуг, для яких така торговельна марка була зареєстрована. Також встановлено, що після отримання прав, третя особа використовувала торговельну марку відповідача-1 шляхом позначення товарів, що підтверджується доказами їх упаковки, видатковими накладними на поставку товарів, свідоцтвами про присвоєння ідентифікаційних номерів у всесвітній системі GS1 для товарів: «[INFO]», « [INFO] », « [INFO] », «[INFO]», « [INFO] », «[INFO] , «[INFO]». В подальшому ТОВ «Гренландія НВП» було надано додаткові докази використання ним торговельної марки, зокрема, в документах і рекламі застосовано ТМ «[INFO]» (на бланку, в тексті; в графічних матеріалах): лист ТОВ «Гренландія НВП» до друкарні ТОВ «7БЦ» від 20.12.2022 № 3209/1; відповідь ТОВ «7БЦ» № 25/12 від 25.12.2022; лист ТОВ «Гренландія НВП» до друкарні ТОВ «7БЦ» від 15.01.2023 №127/1; відповідь ТОВ «7БЦ» № 25/01 від 25.01.2023; лист ТОВ «Гренландія НВП» до друкарні ТОВ «7БЦ» від 05.02.2023 №437/1; відповідь ТОВ «7БЦ» № 10/02 від 10.02.2023; лист ТОВ «Гренландія НВП» до друкарні ТОВ «7БЦ» від 05.02.2023 №436/1; відповідь ТОВ «7БЦ» № 10/02-2 від 10.02.2023; лист ТОВ «Гренландія НВП» до друкарні ТОВ «7БЦ» від 05.02.2023 №437/2; відповідь ТОВ «7БЦ» № 10/02-1 від 10.02.2023. Крім того, як доказ використання було надано договір від 11.12.2022 на виробництво молока, молочних сумішей для дітей під торговельною маркою відповідача-1 та документи: запит ТОВ «ГРЕНЛАНДІЯ НВП» від 21.09.2022 до ФОП [PERSON] ; відповідь ФОП [PERSON] від 01.10.2022; видаткова накладна від 04.04.2023 про поставу молочної суміші для дітей ТМ [INFO]; видаткова накладна від 26.04.2023 про поставу молока дитячого ТМ [INFO]. Доводи позивача щодо реквізитів документів, реєстрації потужностей оператора ринку харчових продуктів, помилок в описі складу продуктів не спростовують самостійних фактів використання торговельної марки відповідача-1. Крім того, позивач заперечує використання торговельної марки відпвоідача-1 посилаючись на положення Закону України «Про дитяче харчування», який 13.05.2022 втратив чинність на підставі Закону № 1822-IX від 21.10.2021 року. Також Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не ставить у залежність використання торговельної марки від пов`язаності суб`єктів, що її використовують. Натомість, надані відповідачем-1 та третьою особою суду докази у сукупності з іншими матеріалами свідчать про те, що відповідачем-1 доведено факт використання торговельної марки в період останніх п`яти років, зокрема, в 2022-2023 роках. Оскільки відповідачем-1 спростовано належними та допустимими доказами обставини на які позивач посилається як на підставу своїх вимог, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову про дострокове припинення дії свідоцтва України свідоцтвом № [NUMBER] від 25.06.2012 року щодо частини товарів 5 класу МКТП, для яких вона зареєстрована. Вирішуючи питання стосовно вимоги до відповідача-2 (УКРНОІВІ) про зобов`язання вчинити дії, слід зазначити, що вони не можуть бути задоволені оскільки є похідними від основної вимоги про визнання свідоцтва недійним. Інші доводи позивача викладені в позовній заяві та надані на підтвердження докази, не спростовують наведених висновків суду. Відповідно до ст. 141 ЦПК України сплачений позивачем судовий збір не відшкодовується. На підставі викладеного,

Outcome: dismissed