Jurisdiction: civil
Date: 2025-03-18 00:00:00

У червні 2021 року представник Піреллі Тайр С.п.А. (Pireli Tyre S.p.A.) (далі - позивач) адвокат Войков А.П. звернувся до суду з позовом до [PERSON] (далі - відповідач 1), Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - відповідач 2) про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] від 10.02.2015 року на торгівельне марку , у якому просить суд ухвалити рішення, яким: достроково частково припинити дію свідоцтва України № № [NUMBER] від 10.02.2015 року на торговельну марку стосовно товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: «автомобільні шини, велосипедні шини, шини тверді для коліс транспортних засобів, шини для коліс транспортних засобів». Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно часткового дострокового припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] від 10.02.2015 на торговельну марку щодо товарів 12 класу МКТП, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» та стягнути з відповідача 1 судовий збір. У обґрунтування вимог зазначає, що ПІРЕЛЛІ ТАЙР С.п.А. є власником міжнародних реєстрацій цілого ряду торговельних марок, серед яких, зокрема, - словесна торговельна марка «SCORPION» за номером міжнародної реєстрації № 608474, дія якої поширюється на територію України у повному обсязі з 07.06.2007р. Торговельна марка зареєстрована для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП) (у т.ч. шини і камери для коліс транспортних засобів, дискові колеса). - зображувальна торговельна марка за номером міжнародної реєстрації № 888987, дія якої поширюється на територію України у повному обсязі з 28.12.2005р. Торговельна марка зареєстрована для товарів 12, 14, 18, 25, 28 класів МКТП (у т.ч. у 12 класі для таких товарів як шини, шини для коліс транспортних засобів, колісні диски колеса). Компанії стало відомо, що на ім`я [PERSON] в Україні зареєстровано: комбіновану торговельну марку ; свідоцтво України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] , дата реєстрації 10.02.2015. Марка зареєстрована для товарів 7, 12 класів МКТП (у т.ч. у 12 класі для таких товарів автомобільні шини, шини для коліс транспортних засобів, велосипедні шини і т.п.). Станом на дату подачі цього позову знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № [NUMBER] , власником якого є відповідач 1, діє у повному обсязі. Основним видом діяльності позивача є виробництво шин вищого та найвищого класів. Під час виробництва та продажу продукції позивач маркує свою продукцію торговельними марками, які отримали широку відомість серед споживачів та асоціюються виключно із продукцією, виробленою Позивачем. Компанія вважає, що торговельна марка за свідоцтвом України № [NUMBER] є такою, що порушує її права інтелектуальної власності та не відповідає умовам надання правової охорони торговельних марок. Враховуючи це, у позивача є охоронюваний законом інтерес щодо використання в Україні торговельних марок SCORPION та для вищезгаданих товарів 12 класу МКТП, вважають за обґрунтоване подання даної позовної заяви для захисту інтересу Компанії. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2021 року позовну заяву Піреллі Тайр С.п.А. (Pireli Tyre S.p.A.), залишено без руху. 23.07.2021 року на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2021 року позивачем усунуто вказані недоліки. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2021 року відкрито провадження у справі, розгляд справи призначено здійснювати за правилами позовного (загального) провадження. 20.10.2021 року на адресу суду від представника відповідача 2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній вказав, що для вирішення даного спору (прийняття законного та об`єктивного рішення) позивач повинен в сукупності довести факти не використання Відповідачем-1 своїх прав на торгівельні марки; а Відповідач-1 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER] протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або якщо використання торговельних марок призупинено з іншої дати після цієї публікації. 25.10.2021 року на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2022 року у справі закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2023 року, занесеною до протоколу судового засідання не видаляючи до нарадчої кімнати, замінено відповідача 2 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на його правонаступника - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». 22.02.2023 року на адресу суду від представника Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на позовну заяву. Представник позивача в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, проте подав до суду заяву, в якій позов підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі. Відповідач 1 у судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку, встановленому ст. 128 ЦПК України, про причину неявки суду не повідомив. Представник відповідача 2 в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку, встановленому ст. 128 ЦПК України, про причину неявки суду не повідомив, у відзиві просив суд розгляд справи проводити без участі представника відповідача 2. Згідно з ч. 1 ст. 174 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом, що є правом учасників справи. Як встановлено, частиною 8 статті 178 ЦПК України, у разі ненадання учасником розгляду заяви по суті справи у встановлений судом або законом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Відповідно до п.1 ч. 3 ст. 223 ЦПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки. За наведених обставин, суд, приходить до висновку про розгляд справи у відсутність учасників на підставі наявних в ній доказів. Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. За змістом ч.1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Відповідно до ст.5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Судовим розглядом встановлено, що ПІРЕЛЛІ ТАЙР С.п.А. є власником міжнародних реєстрацій цілого ряду торговельних марок, серед яких, зокрема, - словесна торговельна марка «SCORPION» за номером міжнародної реєстрації № 608474, дія якої поширюється на територію України у повному обсязі з 07.06.2007р. Торговельна марка зареєстрована для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП) (у т.ч. шини і камери для коліс транспортних засобів, дискові колеса); - зображувальна торговельна марка за номером міжнародної реєстрації № 888987, дія якої поширюється на територію України у повному обсязі з 28.12.2005р. Торговельна марка зареєстрована для товарів 12, 14, 18, 25, 28 класів МКТП (у т.ч. у 12 класі для таких товарів як шини, шини для коліс транспортних засобів, колісні диски колеса). Відповідно до ч. (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі - Мадридська угода) з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Компанії стало відомо, що на ім`я [PERSON] в Україні зареєстровано: комбіновану торговельну марку ; свідоцтво України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] , дата реєстрації 10.02.2015. Марка зареєстрована для товарів 7, 12 класів МКТП (у т.ч. у 12 класі для таких товарів автомобільні шини, шини для коліс транспортних засобів, велосипедні шини і т.п.). Так, на підставі поданої заявки № 201400988 від 27.01.2014 року Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і найти України (правонаступник - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» (УКРПАТЕНТ), зареєстрував торговельну марку для товарів 7 та 12 класів МКТП. Відповідно до вказаної заявки було видано свідоцтво України №196316 від 10.02.2015 та здійснена публікація відомостей про видачу зазначеного свідоцтва України в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 від 10.02.2015 року. Враховуючи вказаний в свідоцтві перелік товарів і послуг, торговельна марка відповідача-1 отримала в Україні правову охорону зокрема для таких товарів 12 класу МКТП - «автомобільні шини; автопокришки; амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; амортизатори (ударопоглиначі) підвісок до транспортних засобів; пружинні амортизатори (ударопоглиначі) до транспортних засобів; багажники до велосипедів; багажники до транспортних засобів; багажні візки; багажні сітки до транспортних засобів; балансувальні важки до коліс транспортних засобів; бампери (буфери) транспортних засобів; бандажі маточин коліс; безкамерні шини велосипедні; прив`язі безпеки до крісел транспортних засобів; безпечні крісла для дітей до транспортних засобів; вантажні триколісні велосипеди і мотоцикли; велосипеди; велосипедні гальма; велосипедні двигуни; керма до велосипедів; велосипедні корбові (колінчасті) важелі; велосипедні ланцюги; велосипедні маточини; велосипедні насоси (помпи); велосипедні підпірки; велосипедні рами; велосипедні сідла; велосипедні шини; велосипедні шпиці; велосипедні щитки протигрязьові; верх відкидний до транспортних засобів; вікна до транспортних засобів; вітрове (переднє) скло до транспортних засобів; гальма до транспортних засобів; гальмові колодки до автомобілів; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до транспортних засобів; гальмові сегменти до транспортних засобів; гідравлічні системи до транспортних засобів; гідроплани; гідротрансформатори (перетворювачі крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; глісери; двері до транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних засобів; дзеркала заднього виду; електродвигуни до наземних транспортних засобів; електротранспорт (транспортні засоби електричні); захисні (захистові) пристрої для одягу, велосипедні; звукові сигнали до транспортних засобів; знаряддя для лагодження надувних камер; зчеплення до наземних транспортних засобів; ілюмінатори; камери велосипедні; камери до надувних шин; капоти двигунів до наземних транспортних засобів; керма (рулі, стерна); укривала до керм транспортних засобів; кермові колеса до транспортних засобів; клапани до шин транспортних засобів; маточини коліс транспортних засобів; муфти до колісних шпиць; шини тверді до коліс транспортних засобів; колеса велосипедні; колеса вільноходові до наземних транспортних засобів; колеса до транспортних засобів; коліщата до візків (транспортних засобів); коляски до мотоциклів; кошики для велосипедів; крісла до транспортних засобів; чохли на крісла транспортних засобів; підіймальні механізми кузовів (частини наземних транспортних засобів); кузови до транспортних засобів; протиковзові ланцюги; латки клейкі гумові для лагодження надувних камер; лижні багажники автомобільні; личковання внутрішнє для транспортних засобів; спальні місця до транспортних засобів; мопеди; мотоцикли; мотоцикли з коляскою; муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів; надувні шини; сполучальні (єднальні) тяги до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; шатуни до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; накривки паливних баків до транспортних засобів; повітряні насоси (помпи) (приладдя до транспортних засобів); ободи коліс велосипедів, мотоциклів; ободи коліс транспортних засобів; осі транспортних засобів; очисники вітрового (переднього) скла; очисники фар; педалі велосипедні; передавальні вали до наземних транспортних засобів; передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів; перекидні візки; підвіски пружинні (ресори) до транспортних засобів; підголівники до крісел транспортних засобів; підпірки велосипедні (деталі велосипедів); покажчики повертання до транспортних засобів; покажчики повертання велосипедні; звукові попереджальні пристрої до велосипедів, мотоциклів; протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; протикрадіжні пристрої до транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої до транспортних засобів; самокати (транспортні засоби); сигнальні пристрої заднього ходу до транспортних засобів; сідла до велосипедів або мотоциклів; чохли на сідла мотоциклів та велосипедів; заслони від сонця до автомобілів; спальні вагони; спойлери до транспортних засобів; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних засобів; дистанційно керовані транспортні засоби, крім іграшкових; укривала (певної форми) на транспортні засоби; шасі транспортних засобів; шпиці коліс до транспортних засобів; транспортні засоби наземні, повітряні, водні та рейкові; триколісні велосипеди і мотоцикли; ходові частини транспортних засобів; чохли на запасні колеса; чохли на запасні покришки; шестерні (передавальні зубчасті механізми) до наземних транспортних засобів; шестерні велосипедні; осьові шийки; шини до коліс транспортних засобів;». Відповідно до ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України): набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України «Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.» При цьому ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Відповідно до п. 4 ст. 16 ст. 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Згідно з ч. 2 ст.497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом. Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково». З матеріалів справи вбачається, що позивачем було зроблено ряд запитів до органів державної влади та ряду підприємств державної та приватної форм власності. Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII та згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» органом, який виконує функції національного органу стандартизації є Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»). На запит до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» надати інформацію щодо того, чи було здійснено державну реєстрацію технічних умов на товари під торговельною маркою , в тому числі, стосовно товарів 12 класу МКТП листом № 025346 було надано відповідь «В Головному фонді технічних умов України та базі даних «Технічні умови України» відсутня будь-яка інформація щодо державної реєстрації технічних умов на товари під торговельною маркою «SCO SCORPION/СКО СКОРПІОН». Також Позивачем було здійснено запит до Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна». Останнім було надано відповідь № 152/01 від 04.12.2020р. наступного змісту: Станом на 02.12.2020 року в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про товарні позиції суб`єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», у складі назв та (або) описів яких присутнє словесне позначення SCO SCORPION та (або) СКО СКОРПІОН. На запит до ТОВ «АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ» останнім було надано відповідь від 05.01.2021 № 3141, що «Ашан Рітейл Україна не реалізовувало та не пропонувало до продажу товари під торговельною маркою «Scorpion» в період з 29 листопада 2015 року по 31 грудня 2020 року. На запит до ТОВ «Епіцентр К» останнім було надано відповідь від 15.12.2020 року №1558-1/12, що «продаж товарів під торговою маркою SCO SCORPION (свідоцтво України №196316 від 10.02.2015р.), в тому числі, стосовно частини товарів 12 класу МКТП: автомобільні шини, велосипедні шини, шини тверді для коліс транспортних засобів, шини для коліс транспортних засобів та/або під позначенням «SCO SCORPION/СКО СКОРПІОН», в період 30.11.2015р. по дату складання даного листа, не здійснювався. На запит до ТОВ «УКРШИНА УА» останнім було надано відповідь від 30.11.2020 року №30.11., що ТОВ «УКРШИНА УА» за весь період діяльності товари під торговою маркою «SCO SCORPION/СКО СКОРПІОН», не пропонувались до продажу. Підставою для дострокового припинення свідоцтва України на торговельну марку є відсутність на ринку України товарів та/або послуг, маркованих нею, невикористання зареєстрованої торговельної марки протягом визначеного п`ятирічного строку та відсутність поважних причин такого невикористання. При цьому обов`язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника такої торговельної марки. Використання торговельної марки за згодою власника свідоцтва (за умови контролю) прирівнюється до використання торговельної марки власником. Таким чином, для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку необхідна одночасна наявність наступних умов: - невикористання торговельної марки власником протягом 5-х років від дати публікації відомостей про реєстрацію торговельної марки або від будь-якої іншої дати після цієї дати; - невикористання торговельної марки щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг; - відсутність поважних причин невикористання торговельної марки його власником. З огляду на наведене, судом в першу чергу мають досліджуватись не докази невикористання торговельної марки власником свідоцтва, подані позивачем, а докази того, що торговельна марка використовується або не використовується з поважних причин, які на свій захист повинен надати відповідач 1, як власник оскаржуваного свідоцтва. Аналіз п. 4. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дає підстави для висновку про те, що виходячи із правової сутності торговельної марки, обов`язковою умовою використання торговельної марки є її використання саме стосовно товарів, щодо яких цю торговельну марку зареєстровано на території України. Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене та зважаючи на надані докази суд приходить до висновку, що відповідачем - 1 торговельна марка не використовувалася в Україні принаймні протягом останніх п`яти років до дати подання цього позову для частини товарів 12 класу МКТП, а дія свідоцтва України за свідоцтвом № 196316 від 10.02.2015 року на торговельну марку підлягає частковому достроковому припиненню у частині товарів 12 класу МКТП, а саме: автомобільні шини, велосипедні шини, шини тверді для коліс транспортних засобів, шини для коліс транспортних засобів. Відповідно до ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Крім того, згідно з чинним законодавством України, зокрема, п. 2.3. Положення про Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково та дострокового припинення його дії і такі відомості в силу п. 1.3. вказаного положення Державна служба (її правонаступник) публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», а тому суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов`язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно часткового дострокового припинення дії свідоцтва України № 196316 від 10.02.2015 на торговельну марку щодо товарів 12 класу МКТП, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог у повному обсязі. У відповідності до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Враховуючи те, що Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача 1 підлягають стягненню на користь позивача судовий збір у розмірі 4 540,00 грн. На підставі викладеного та

Outcome: approved