Jurisdiction: civil
Date: 2024-08-05 00:00:00

Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» звернулося до суду з даним позовом, посилаючись на те, що АТ КБ «Приватбанк» є правонаступником всіх прав та зобов`язань Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» та є власником виключних прав на торговельну марку «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фінансова діяльність, кредитно-грошові одиниці, банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі інтернет. Згідно з відомостями Державного реєстру свідоцтв України на ТМ дата реєстрації ТМ «[INFO]» 10.12.2010. заявка № m 2010 01981. дата подання заявки 15.02.2010. дата закінчення строку дії свідоцтва 15.02.2030. Позивач має пріоритет на використання ТМ «[INFO]» (транслітерація «[INFO]»), що ідентифікує його в комерційній діяльності серед інших юридичних осіб. 03.01.2011 року позивач на підставі свідоцтва України № [NUMBER] зареєстрував за собою доменне ім`я «[INFO].uа», яке використовується також для переадресації на офіційний вебсайт ПриватБанку за адресою: https://privatbank.ua. Зазначена інформація є відкритою і доступною на будь-якому вебсайті реєстратора доменних імен. Позивач зазначає, що виключно йому належить право на використання ТМ «[INFO]» (стосовно наведених у свідоцтві послуг) в мережі Інтернет - в тому числі в доменних іменах та на вебсторінках. Водночас відповідно до даних вебархіву (web.archive.org) і бази даних Whols (who is) в березні 2001 року зареєстровано доменне ім`я [INFO].соm.uа. яке містить позначення «[INFO]», використовувалось для вебсайту і є подібним до TМ «[INFO]» та схожими настільки, що їх можна сплутати. Між тим, у різні роки з 2007-2009 та з 2015-2016 зазначене доменне ім`я використовувалося у рекламних цілях та з метою надання банківських послуг, що підтверджується історією використання доменного імені/ Позначення «[INFO]», яке використовується в доменному імені pb.соm.uа., є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки «[INFO]». В кінці 2021 року позивач виявив, що з доменного імені [INFO].соm.uа, починаючи з 24.01.2018 року, періодично здійснювалась переадресація на вебсайт monobаnк.uа. на якому також пропонуються кредитно-грошові операції; банківські операції; банківські послуги та інші фінансові послуги для товарів 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, що свідчить про факт незаконного комерційного використання ТМ «[INFO]» зазначеного у доменному імені. Тобто, вебадреса [INFO] / позиціонує себе як вебсайт [INFO]. що очевидно призводить до введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а для позивача, як власника ТМ, має негативні наслідки. Вказує, що первісно реєстратором вищевказаного доменного імені була фізична-особа підприємець [PERSON] , в подальшому реєстратор доменного імені змінився, відбувся трансфер до реєстратора - ТОВ «Центр інтернет-імен України». 23.12.2021 року позивач звернувся із запитом до ТОВ «Центр інтернет-імен України» з метою отримання інформації про особу реєстр анта та власника доменного імені. 10.01.2022 року та 18.02.2022 року отримано відповідь на запит за змістом якої вбачається, що реєстрантом доменного імені [INFO].соm.uа та платником за послугу реєстрації доменного імені є фізична особа [PERSON] . Звітом № 8/2022-ЗВ від 17.01.2022 року за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту вебсторінок у мережі Інтернет, підготовленого Дочірнім підприємством «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» з використанням онлайн-сервісу Web-Fix встановлено, що за результатами перевірки із використанням вебсайту web.archive.org підтверджується наявність редиректу (переадресації) з вебсторінки [INFO]. на вебсторінку [INFO] (db станом на 28.01.2020 року. Що також встановлено Довідкою від 02.02.2022 року за №35/2022-Д з відомостями про власника вебсайту або інформацією про його встановлення, підготовленого Дочірнім підприємством «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» з використанням онлайн-сервісу Web-Fix. Позивач зазначає, що вчинення вказаних дій, а саме використання доменного імені [INFO].соm.uа, з переадресацією на іншу банківську установу, є порушенням права власника свідоцтва № [NUMBER] від 10.12.2010, оскільки використання позначення «[INFO]», «[INFO]», що є об`єктом ТМ, в мережі Інтернет в першу чергу буде пов`язуватися із діяльністю ПриватБанку, як наслідок - використання іншими особами даних позначень елемента як частини доменного імені може вводити в оману споживачів щодо дійсного зв`язку між вебсайтом та особи - правовласника ТМ за свідоцтвом України № [NUMBER] , а у разі переадресації (редирект) на вебсайт ([INFO]) ввести в оману щодо особи - правовласника такої ТМ та призводить до введення споживачів в оману стосовно особи, яка є власником вебсайту та особи, яка реалізує споріднені товари і надає послуги. Використання позначень «[INFO]», «[INFO]», в доменному імені «[INFO].соm.uа» також призводить до змішування із ТМ за свідоцтвом України № [NUMBER] , дозвіл на використання якого позивач не надавав. Таким чином, доменне ім`я [INFO].соm.uа зареєстровано за реєстрантом незаконно та використання відповідачем [PERSON] позначення «[INFO]» і «[INFO]» у доменному імені без відповідного дозволу власника свідоцтва України № [NUMBER] та порушує права та охоронювані законом інтереси позивача на торговельні марки, оскільки позивач не надавав дозволу (ліцензії) на використання ТМ, що належить позивачу, в доменному імені [INFO].соm.uа. На підставі вищенаведеного, позивач просить суд: -визнати дії [PERSON] з використання доменного імені [INFO].соm.uа незаконними та такими, що порушують право інтелектуальної власності та виключні майнові права акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на торговельну марку за свідоцтвом України № [NUMBER] . -заборонити [PERSON] використовувати торговельну марку «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] , у тому числі позначення «[INFO]» та «[INFO]», а також схожі або тотожні позначення у будь-якій формі та спосіб, зокрема шляхом застосування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах, в тому числі у назвах доменних імен. -визнати за акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк» право на користування доменним іменем [INFO].соm.uа, зокрема шляхом реєстрації доменного імені [INFO].соm.uа за акціонерним товариством комерційний банк «ПриватБанк». -зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр інтернет-імен України» змінити власника доменного імені [INFO].соm.uа з [PERSON] на акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» та вказати такі відомості в записі про реєстранта цього доменного імені: АТ КБ «ПриватБанк», адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, Україна, ЄДРПОУ 14360570. В ході судового розгляду 08.04.2024 року позивач подав до суду заяву про зміну предмету позову, в якій зазначає, що за час перебування справи в суді відбулась зміна деяких обставин, зокрема: період реєстрації домену [INFO].соm.uа закінчився; домен був видалений з реєстру та повторно зареєстрований новим реєстратором ТОВ «Реджері Україна». Банком ініційовано трансфер доменного імені на реєстратора ТОВ «Інтернет Інвест». 07.03.2024 року трансфер доменного імені [INFO].соm.uа успішно завершено та зареєстровано за АТ КБ «Приватбанк». За таких обставин позивач просить суд визнати дії [PERSON] з використання доменного імені [INFO].соm.uа незаконними та такими, що порушують право інтелектуальної власності та виключні майнові права позивача на торговельну марку за свідоцтвом України № [NUMBER] ; заборонити [PERSON] використовувати торговельну марку «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] , у тому числі позначення «pb» та «[INFO]», а також схожі або тотожні позначення у будь-якій формі та спосіб, зокрема, шляхом застосування в мережі інтернет на вебсторінках та вебсайтах, в тому числі у назвах доменних імен та стягнути судові витрати. У відповідності до ст.ст. 174, 178 ЦПК України відповідачі не скористалися своїм процесуальним правом та не направили суду відзив на позовну заяву, із викладенням заперечень проти позову. Протокольною ухвалою суду від 03.06.2024 року по даній справі закрито підготовче провадження та призначено дану справу до судового розгляду. Представник позивача Сокуренко Є.С. та представник, який приймав участь в судовому засіданні 06.08.2024 року Яндульський Д.В. в судовому засіданні позовні вимоги підтримали у повному обсязі та просять суд їх задовольнити з підстав викладених у позові та долучених доказів в справі. Відповідач [PERSON] судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений, заяв та клопотань до суду від нього не надходило. Представник відповідача ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Однак, директор Лобода О.Ю. надіслала до суду уточнену інформацію, в якій зазначила, що ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» немає технічної можливості впливати на роботу домену, оскільки поточним реєстратором домену є ТОВ «Реджері Україна», просить суд виключити ТОВ з числа відповідачів в даній справі. Заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку. Відповідно до ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за звернення особи, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим кодексом випадках. Статтею 12 ЦПК України, передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. АК КБ «Приватбанк» є власником виключних прав на торговельну марку «[INFO]» відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.12.2010 року щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фінансова діяльність, кредитно-грошові одиниці, банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі інтернет. 03.01.2011 року позивач на підставі свідоцтва України № [NUMBER] зареєстрував за собою доменне ім`я «[INFO].uа», яке використовується також для переадресації на офіційний вебсайт ПриватБанку за адресою: https://privatbank.ua, згідно з відомостями Державного реєстру свідоцтв України на торгову марку дата реєстрації ТМ «[INFO]» 10.12.2010 року, заявка № m 2010 01981, дата подання заявки 15.02.2010, дата закінчення стооку дії свідоцтва 15.02.2030 року. Відповідно до даних вебархіву (web.archive.org) і бази даних Whols (who is) в березні 2001 року зареєстровано доменне ім`я [INFO].соm.uа. яке містить позначення «[INFO]», використовувалось для вебсайту і є подібним до TМ «[INFO]». З 2007-2009 та з 2015-2016 роки зазначене доменне ім`я використовувалося у рекламних цілях та з метою надання банківських послуг, що підтверджується історією використання доменного імені/ Позначення «[INFO]», яке використовується в доменному імені pb.соm.uа., є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки «[INFO]». В кінці 2021 року позивач виявив, що з доменного імені [INFO].соm.uа, починаючи з 24.01.2018 року, періодично здійснювалась переадресація на вебсайт monobаnк.uа. на якому також пропонуються кредитно-грошові операції; банківські операції; банківські послуги та інші фінансові послуги для товарів 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, що свідчить про факт незаконного комерційного використання ТМ «[INFO]» зазначеного у доменному імені. Згідно Звіту за результатами фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, наданого ДП «Центр компетенції адресного простору мережі інтернет Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» від 17.01.2022 року № 8/2022-3В з використанням онлайн-сервісу Web-Fix вбачається, що за результатами перевірки із використанням вебсайту web.archive.org підтверджується наявність редиректу (переадресації) з вебсторінки [INFO]. на вебсторінку [INFO]. r/АА(db станом на 28.01.2020, що також встановлено Довідкою від 02.02.2022 за № 35/2022-Д з відомостями про власника вебсайту або інформацією про його встановлення, підготовленого Дочірнім підприємством «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» з використанням онлайн-сервісу Web-Fix. Згідно листа ТОВ «Центр інтернет-імен України» від 15.06.2023 року вбачається, що домен [INFO].соm.uа знаходиться у ТОВ на обслуговуванні з 19.12.2021 року та зареєстровано за реєстрантом-відповідачем [PERSON] . Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак, торговельна марка) в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також нормами ЦК України. Відповідно до ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. У відповідності до ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Згідно ст. 493 ЦК України, суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 ЦК України). Згідно з вимогами статті 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. Згідно частини першої-четвертої статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Відповідно до частини другої, третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Відповідно до частини другої, п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з: торговельними марками, раніше зареєстрованими чи \\ заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв`язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника; комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до НОІВ заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку; торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої (особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи. Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак/для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Виходячи з викладеного слід зазначити, що критерієм для порівняння схожості знаків не перелік класів, за якими торговельний знак зареєстровано, а саме «схожість», що призводить до «сплутування». Згідно інформації ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» від 18.01.2024 року період реєстрації домену pb.com.ua закінчився. Домен був видалений з реєстру та повторно зареєстрований 21.09.2023 року новим реєстратором. Поточним реєстратором домену pb.com.ua є ТОВ «РЕДЖЕРІ Україна». Як вбачається з матеріалів справи, позивач зареєстрував торговельну марку згідно Свідоцтва України № [NUMBER] , яка складається з поєднання двох заголовних літер «[INFO]». На підставі свідоцтва зареєстрував за собою доменне ім`я «pb.ua». Домен [INFO].соm.uа зареєстровано за реєстрантом-відповідачем [PERSON] . Отже, в доменному імені [INFO].соm.uа розрізняльною частиною є словесне позначення «[INFO]», тобто має лише одне спільне слово «[INFO]», що не може трактуватися як використання виключної ідентифікації до Позивача. Згідно із ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Відповідно до ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). З урахуванням викладеного, суд вирішуючи питання щодо вимог позивача про визнання дій відповідача [PERSON] з використання доменного імені pb.com.ua незаконними та такими, що порушують право інтелектуальної власності та виключні майнові права позивача на торговельну марку та про заборону використовувати торговельну марку «[INFO]» в тому числі позначення «pb» та «[INFO]» у будь-якій формі та спосіб, зокрема шляхом її використання в мережі Інтернет та в назві доменних імен приходить до висновку, що дії [PERSON] не порушують прав інтелектуальної власності позивача. Питання щодо судових витрат суд вирішує на підставі положень ст. 141 ЦПК України і в зв`язку з відмовою у задоволенні позову судові витрати не підлягають стягненню з відповідачів. Враховуючи вищевикладене та

Outcome: dismissed