Jurisdiction: civil
Date: 2024-07-08 00:00:00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерпап.ЮА» (далі - позивач, ТОВ «Інтерпап.ЮА») звернулось до Печерського районного суду м. Києва з позовом до [PERSON] (далі - відповідач-1, [PERSON] ), Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» далі - відповідач-2, ДО «УКРНОІВІ») за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФІНІТІ ПАПІР» (далі - третя особа, ТОВ «ІНФІНІТІ ПАПІР»), в якому просить визнати недійсним повністю патент України № [NUMBER] від 10.01.2019 року на корисну модель «[INFO]» та зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи та корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України № [NUMBER] від 10.01.2019 року на корисну модель «[INFO]», та стягнути з відповідача-1 на користь позивача судові витрати, які складаються з витрат по сплаті судового збору у розмірі 5 368,00 грн., витрат на проведення патентного пошуку у розмірі 32 320,00 грн., витрат на проведення експертизи у розмірі 50 000,00 грн., та витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 80 000,00 грн. В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що воно є торговим підприємством, імпортером паперу на картону. Основний вид діяльності - 46.49: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Позивач імпортує з різних країн світу та реалізує в Україні (оптова торгівля) папір з різними технічними характеристиками від різних виробників. У листопаді 2021 року на адресу позивача від ТОВ «Інфініті папір» надійшла претензія щодо захисту права інтелектуальної власності на корисну модель «[INFO]», в якому останнє вимагало припинити реалізацію в будь-який спосіб всієї паперової продукції, оскільки вона відповідає опису до патенту України № [NUMBER] від 10.01.2019 року на корисну модель «[INFO]». Також ТОВ «Інфініті папір» запропонувало позивачу укласти субліцензійний договір на використання патенту. Вказаним листом ТОВ «Інфініті папір» повідомило, що воно є ліцензіатором на корисну модель «[INFO]» за патентом України № [NUMBER] від 10.01.2019 року за ліцензійним договором № 1111 від 04.04.2019 року укладеним між ТОВ «Інфініті папір» та [PERSON] . Із вказано листа стало відомо, що 10.01.2019 року Державний департамент інтелектуальної власності України» (нині замінено правонаступником - Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» на підставі заявки №u 2018 02535 від 13.03.2018 року зареєстрував на ім`я [PERSON] корисну модель «[INFO]» та видав патент України № [NUMBER] від 10.01.2019 року, після чого [PERSON] передав права на цей патент за ліцензійним договором ТОВ «Інфініті папір», засновником та директором якого він сам і є. Вважають, що вказана корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, оскільки не є промислово придатною та новою в зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реєстрацію, відтак патент України № [NUMBER] від 10.01.2019 року на корисну модель «[INFO]» має бути визнаний недійсним повністю на підставі ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винахід і корисні моделі». Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.09.2023 року, справу було передано судді Печерського районного суду м. Києва Григоренко І.В. На виконання ч. 6 ст. 187 ЦПК України, судом було зроблено запит до Єдиного демографічного реєстру щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) відповідача та 26.09.2023 року отримано відповідь № 241713. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2023 року в порядку загального позовного провадження відкрито провадження у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпап.ЮА» до [PERSON] , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФІНІТІ ПАПІР» про визнання недійсним патенту України та підготовче засідання у справі призначено на 16.01.2024 року. 27.12.2023 року на адресу Печерського районного суду м. Києва від представника ДО «УКРНОІВІ» - Запорожець Л.Г. надійшов відзив на позовну заяву, у якому остання зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на винахід і корисні моделі» патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. Проведення формальної експертизи заявки № u2018 02535 та видача патенту України № [NUMBER] на корисну модель «[INFO]» були здійснені на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством про охорону прав на корисні моделі. Вказують, що позивач не скористався наданим правом та не подав відповідного клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, відтак експертиза запатентованої корисної моделі за патентом України № [NUMBER] не проводилася. Відтак, просять у задоволенні позовних вимог відмовити. Крім того, просять розгляди справи у відсутність представника відповідача-2. 01.01.2024 року на адресу Печерського районного суду м. Києва від представника позивача - адвоката Сухачова О.С. надійшла відповідь на відзив, згідно якої останній зазначає, що висновок судового експерта Петренка С.А. № 146-01 від 16.06.2023 року щодо умов патентоздатності патенту України № [NUMBER] від 10.01.2019 року на корисну модель «[INFO]» є належним, допустимим та достовірним доказом у справі. Крім того, просить позовну заяву задовольнити в повному обсязі. 16.01.2024 року на адресу Печерського районного суду м. Києва від представника позивача - адвоката Говорової С.Л. надійшла заява про розгляд справи, призначеної на 16.01.2024 року, без фіксування технічними засобами. Протокольними ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2024 року, приєднано до матеріалів справи відзив відповідача-2 на позовну заяву та відповідь на відзив, та, у зв`язку із неявкою відповідача-1, відповідно до ч. 2 ст. 223 ЦПК України, підготовче засідання було відкладено до 27.02.2024 року. 27.02.2024 року справу знято зі складу, у зв`язку із перебуванням головуючого судді на лікарняному, підготовче засідання призначено на 23.04.2024 року. 22.04.2024 року з використанням системи «Електронний суд» на адресу Печерського районного суду м. Києва від представника позивача - адвоката Говорової С.Л. надійшла заява про розгляд справи у відсутність представника позивача, в якій остання просила закрити підготовче провадження у справі та призначити справу до судового розгляду. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2024 року закрито підготовче провадження у цивільній справі за Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпап.ЮА» до [PERSON] , Державної організації «УКРНОІВІ» за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФІНІТІ ПАПІР» про визнання недійсним патенту України, та справу призначено до розгляду по суті в загальному позовному провадженні на 04.06.2024 року. 04.06.2024 року на адресу Печерського районного суду м. Києва від представника позивача - адвоката Говорової С.Л. надійшла заява про розгляд справи у її відсутність. Протокольною ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2024 року, у зв`язку з неявкою відповідача-1 та представника відповідача-2, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 223 ЦПК України, розгляд справи було відкладено до 09.07.2024 року. 09.07.2024 року на адресу Печерського районного суду м. Києва від представника позивача - адвоката Говорової С.Л. надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, просить позов задовольнити повному обсязі. В судове засідання 09.07.2024 року учасники справи не з`явилися, про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином, в тому числі, з використанням засобів мобільного зв`язку, електронною поштою та шляхом публікації оголошення на веб-порталі судової влади України. Представник позивача у заяві від 09.07.2024 року просила суд розглядати справу у її відсутність; представник відповідача-2 у відзиві на позовну заяву просила розглядати справу у їх відсутність. Оскільки, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 223 ЦПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема, неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки, суд дійшов висновку про розгляд справи за відсутності учасників справи. Дослідивши письмові докази у справі у їх сукупності, всебічно та повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, об`єктивно оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, враховуючи наступне. Суд встановив, що 13.03.2018 року [PERSON] подав заявку № u 2018 02535 на видачу патенту України № [NUMBER] на корисну модель «[INFO]». 10.01.2019 року Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було видано патент України № [NUMBER] на корисну модель «[INFO]», за заявкою [PERSON] № u 2018 02535 від 13.03.2018 року, відомості про що було опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 1 (а. с. 13 - 15). Згідно опису до Патенту на корисну модель «[INFO]» № [NUMBER] від 10.01.2019 року, прямокутний аркуш білого паперу, призначений для письма та друку на різних пристроях, що містить паперове полотно, пігментну композицію, нанесену щонайменше на одну поверхню полотна, який відрізняється тим, що композиція пігментного покриття містить перший пігмент з питомою поверхнею ВЕТ в діапазоні приблизно від 50 до 750 м2/г, другий пігмент з питомою поверхнею ВЕТ в діапазоні приблизно від 5 до 49 м2/г і полімеру сполуки, причому папір має довжину вбирання Bristow менше 180 мм. Прямокутний аркуш білого паперу за п.1, який відрізняється тим, що містить приблизно 40-99 мас. % першого пігменту від загальної маси першого і другого пігментів в покритті від 1 до 60 мас. % пігменту з питомою поверхнею ВЕТ в діапазоні від 5 до 49 м2/г від загальної кількості першого і другого пігментів в покритті і від 5 до 40 частин (на сухій основі) полімерних сполучних від 100 частин. 16.11.2021 року на адресу позивача від ТОВ «Інфініті папір» надійшов лист-претензія щодо захисту права інтелектуальної власності на корисну модель, в якому останнє вимагало припинити реалізацію в будь-який спосіб всієї паперової продукції, оскільки вона відповідає опису до патенту на корисну модель «[INFO]», зареєстровану в Державному реєстрі патентів України № [NUMBER] від 10.01.2019 року, власником якої є [PERSON] . Вказаним листом ТОВ «Інфініті папір» повідомило, що між [PERSON] та ТОВ «Інфініті папір» укладено ліцензійний договір № 1111 від 04.04.2019 року та на сьогодні останнє володіє дозволом на використання корисної моделі «[INFO]» за патентом України № [NUMBER] від 10.01.2019 року Також ТОВ «Інфініті папір» запропонувло укласти субліцензійний договір на використання вказано патенту (а. с. 18 - 19). Частиною першою статті 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України, ч. 1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Статтею 462 ЦК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Згідно з ч. 1 ст. 460 ЦК України, корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 460 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає умовам патентоздатності. Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», об`єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб). Об`єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути пристрій або процес (спосіб). Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту (свідоцтва), якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України). Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Згідно з ч. 3 ст. 7 наведеного Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу (корисної моделі) повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до НОІВ або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на державну реєстрацію в Україні винаходу (корисної моделі) (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (ч. 5 ст. 7 Закону У країни «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу або корисної моделі. Тлумачення формули здійснюється в межах опису винаходу, корисної моделі та відповідних креслень. Згідно з п. 6.6.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, від 22 січня 2001 року № 22, суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Відповідно до п. 7.1.1 наведених Правил формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Отже, обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається за формулою винаходу, яка складається зі всіх його (її) суттєвих ознак. Звертаючись до суду з позовом ТОВ «Інтерпап.ЮА» посилається на те, що корисна модельне «[INFO]» не відповідає умовам патентоздатності, оскільки не є промислово придатною та новою в зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реєстрацію. Згідно висновку експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 16.06.2023 року № 146-01, складеного експертом Петренком С.А. , який має вищу технічну освіту (інженер хімік-технолог), вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судовий експерт з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціалізацією 13.3 «Дослідження, пов`язанні з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 18.07.2017 року, дійсне до 13.10.2023 року), що підготовлений для використання у кримінальному провадженні № 12022170430000196 та листом старшого слідчого Лазько Максима № 4331/115/102/02-2023 від 10.07.2023 року надано позивачу дозвіл на розголошення інформації, що міститься у висновку експерта, та поданий позивачем як письмовий доказ, встановлено, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «[INFO]» за патентом України № [NUMBER] від 10.01.2019 року (заявка u201802535 від 13.03.2018 року), стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки u201802535 (від 13.03.2018 року). Корисна модель «[INFO]» за патентом України № [NUMBER] від 10.01.2019 року не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність» (а. с. 27 - 33). Експерта попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України. Отже, наданий позивачем висновок експерта № 146-01 від 16.06.2023 року відповідає вимогам процесуального закону і береться судом до уваги в якості доказу, який підтверджує заявлені позовні вимоги в частині невідповідності корисної моделі за патентом України № [NUMBER] від 10.01.2019 року умовам патентоздатності. Згідно з ч.ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Згідно ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків. Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 77 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Відповідно до ст. 78 ЦПК України, суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Згідно ч.ч. 1, 6 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Права інтелектуальної власності, зокрема на корисну модель, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України). Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» права на винахід (корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону. Таким чином, з урахуванням встановлених обставин, щодо невідповідності спірної корисної моделі за патентом України № [NUMBER] від 10.01.2019 року умовам патентоздатності, суд дійшов висновку, що відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» вказаний патент підлягає визнанню недійсним. Щодо позовної вимоги про зобов`язання відповідача ДО «УКРНОІВІ» внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи і корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України № [NUMBER] від 10.01.2019 року на корисну модель «[INFO]», суд враховує наступне. Відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю чи частково в судовому порядку НОІВ повідомляє про це у Бюлетені. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях. 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 року № 703-ІХ, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ), зокрема, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. Частиною 1 ст. 2-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» визначено, що функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України. За змістом частини другої статті 3-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», до визначених повноважень, делегованих НОІВ, належить опублікування офіційних відомостей про географічні зазначення в Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» визначено, що Державна організація «УКРНОІВІ» виконує функції національного органу інтелектуальної власності. Відповідно до п. 2.2 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20 червня 2001 року № 469, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково. Згідно п. 2.3 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі підставою для внесення відомостей до реєстру визначено, зокрема, рішення судових органів. За таких обставин, позовні вимоги ТОВ «Інтерпап.ЮА» в частині зобов`язання ДО «УКРНОІВІ» внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи і корисні моделі про визнання недійсним повністю патенту України № [NUMBER] від 10.01.2019 року на корисну модель «[INFO]», є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Враховуючи викладене,

Outcome: approved