Jurisdiction: civil
Date: 2024-03-17 00:00:00

У вересні 2021 року позивач ЗАТ «Лано Солюшенз» звернувся до суду з позовом до ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності» (змінилось найменування на «Державне підприємство «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ)), [PERSON] про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, відповідно до якої просив: - визнати недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, власниками якого є [PERSON] . - зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо визнання недійним свідоцтв на знаки для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019. Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач ЗАТ «Лано Солюшенз» є власником таких свідоцтв на знаки для товарів та послуг: -«CENSOR»(словесний) за свідоцтвом № 206738 від 10.12.2015, заявка № m 2015 12931 від 07.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП; -«ЦЕНЗОР» (словесний) за свідоцтвом № 206737 від 10.12.2015, заявка № m 2015 12930 від 07.08.2015, діє для послуг 38,42 класів МКТП; -«[INFO]»(словесний) за свідоцтвом № 207945 від 12.01.2016, заявка № m 2015 13666 від 18.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП; -«[INFO]» (словесний) за свідоцтвом № 207984 від 12.01.2016, заявка № m 2015 13668 від 18.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП; -«БИЗНЕС ЦЕНЗОР» (словесний) за свідоцтвом № 216591 від 12.09.2016, заявка № m 201606957 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП; -«БизнесЦензор» (словесний) за свідоцтвом № 216592 від 12.09.2016, заявка № m 201606958 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП; -«БизнесЦензор» (словесний) за свідоцтвом № 216593 від 12.09.2016, заявка № m 201606959 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП; -«Бизнес.[INFO]» (словесний) за свідоцтвом № 225253 від 10.04.2017, заявка № m 201606960 від 01.04.2016, діє для послуг38,42 класів МКТП. Позивач зазначає, що рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2020 року визнано знак «[INFO]» добре відомим в Україні відносно позивача для послуг 35 класу МКТП «рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн» та послуг 38 класу МКТП «послуги інформаційних агентств» станом на 01 січня 2019 року. Використання вказаних знаків для товарів та послуг здійснюється позивачем в мережі Інтрнет. Зокрема з 29 січня 2015 року ЗАТ «Лано Солюшенз» є власником доменного імені [INFO], [INFO] та [INFO]. За адресою вказаних доменів знаходиться однойменний веб-сайт - «[INFO]» (українська, російська, англійська версії сайту), на якому розміщено визнаний добре відомим в Україні «[INFO]» та інші знаки для товарі та послуг, що належать ЗАТ «Лано Солюшенз». Зокрема, на підставі договору від 01.01.2015 року та акту до нього, а також договору № 0101-16 від 01.01.2016 та акту до нього, укладених між ЗАТ «Лано Солюшенз» та ГО «Агентство вільної інформації» право наповнення веб-сайту «[INFO]», що знаходиться за адресою в мережі інтернет надано останньому. У свою чергу [PERSON] зареєстровано знаки для товарів та послуг за свідоцтвам України № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», які діють для послуг 38, 42 класів МКТП. На підставі вказаних реєстрацій оспорюваних свідоцтв, [PERSON] перешкоджає здійсненню законної діяльності позивача ЗАТ «Лано Солюшенз». Позивач вважає, що зареєстровані відповідачем-2 свідоцтва на знак для товарів та послуг № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», які діють для послуг 38, 42 класів МКТП, підлягають визнанню недійсними повністю з підстав, передбачених п. 1 ст. 19 абз.5 ч. 2 ст. 6, абз. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції закону, чинного на дату реєстрації оспорюваних свідоцтв. Так, позивач на підтвердження підстав та обставин поданої позовної заяви посилається на висновок експерта № 68-01 за результатами проведення експертизи інтелектуальної власності, згідно з яким знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, а також є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «[INFO]», що визнаний добре відомим в Україні, згідно з рішенням апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 15.07.2020 року. У зв`язку з чим, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]» не відповідають умовам надання правової охорони, визначених абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату падання заявки, а тому такі свідоцтва підлягають визнанню недійсними повністю. Ухвалою суду від 16 вересня 2021 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 12 листопада 2021 року (т. 2 а.с. 30). Ухвалою суду від 16 вересня 2021 року задоволено заяву представника позивача ЗАТ «Лано Солюшенз» - Осовітньої Л.В. про забезпечення позову та: 1.Заборонено [PERSON] до набрання рішенням законної сили вчиняти певні дії, а саме: відмовлятись повністю чи частково від свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]»; відчужувати або іншим способом передавати третім особам повністю або частково майнові права на знаки для товарів і послуг (свідоцтва на знаки для товарів та послуг № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]»); видавати дозвіл (ліцензію) на використання на знаки для товарів і послуг (свідоцтва на знаки для товарів та, послуг № [NUMBER], від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]») щодо всього або частини переліку товарів, визначених у ньому; здійснювати дії, пов`язані із внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг змін та зі зміною особи власника (власників) свідоцтва відносно знака за свідоцтвами № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]». 2.заборонено Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) до набрання рішенням законної сили вчиняти певні дії, а саме: вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, що стосуються повної або часткової відмови власника свідоцтв України на знак для товарів та послуг № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]» від цих свідоцтв, відомості про передачу права власності на свідоцтва України на знаки для товарів та послуг: № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]» іншим особам повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, а також відомості щодо видачі дозволу (ліцензії) на використання знаків для товарів та послуг: [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]» щодо всього або частини переліку товарів, визначених у ньому (т. 2 а.с. 32-33). 10 листопада 2021 року від представника позивача надійшла заява про зміну предмету позову, згідно якої просили розглядати позовні вимоги у такому формулюванні (т. 2 а.с. 38-39): 1.визнати недійсними повністю свідоцтва України а знаки для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», № [NUMBER] від 10.07.2019 - «[INFO]», власниками якого є [PERSON] ; 2.зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019. 12 листопада 2021 року відкладено підготовче судове засідання на 21 січня 2021 року (т. 2 а.с.41). 13 грудня 2021 року на адресу суду з Київського апеляційного суду надійшов запит про витребування матеріалів цивільної справи для розгляду апеляційної скарги [PERSON] на ухвалу суду від 16.09.2021 року (т. 2 а.с. 48) 20 грудня 2021 року на адресу суду від представника відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності» надійшла заява про поновлення строку на подання відзиву (т. 1 а.с.49). Також 20 грудня 2021 року на адресу суду від представника відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності» надійшов відзив на позовну заяву, згідно якого, Укрпатент заперечує проти позовних вимог, вважає їх необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню (т. 2 а.с. 60-166). Зазначає, що рішення установи для проведення експертизи заявок закладом експертизи - ДП «Український інститут інтелектуальної власності» прийняті на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 21.05.2015 року та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими Наказом Держпатенту України від 28.07. 1995 року № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, з дотриманням процедури його прийняття, в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією України та законодавства у сфері правової охорони знаків для товарів і послуг. Підстави для застосування до спірних правовідносин абзацу 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 21.05.2015 року відсутні з огляду на абсолютність визначеного критерію для відмови в наданні правової охорони. Так, відповідач 1 у своєму відзиві зазначає, що на дату подання заявок m 2017 18062, m 2017 18063, m 2017 18066 (15.08.2017) та на дату прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг за цими заявками (04.03.2019) факт визнання знака позивача добре відомим в Україні не було встановлено у визначений законодавством спосіб, тому у відповідача-1 були відсутні підстави для відмови у наданні правової охорони спірним позначенням на підставі абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 21.05.2015 року (т. 2 а.с. 52-57). 28 грудня 2021 року на адресу суду надійшов відзив від представника відповідача-2 на позовну заяву, згідно з яким вважають позовні вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню з огляду на таке. В якості обґрунтування позовних вимог позивач посилається на рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2020 року, яким визнано знак «[INFO]» добре відомим в Україні на його користь. Разом з тим, зазначене рішення Апеляційної палати на даний час є предметом судового оскарження (справа № 757/10002/20-ц) в Київському апеляційному суді. Крім того, відповідач зазначає, що жодними своїми діями [PERSON] не перешкоджав, а також не заперечував право ЗАТ «Лано Солюшенз» щодо здійснення ним діяльності у класі 38, 42 МКТП. Так, [PERSON] є власником низки свідоцтв на знаки для товарів та послуг з ключовим словом «[INFO]» «[INFO]»у класах 35, 41 МКТП, зокрема: -Комбінований знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 25.03.2008 року, заявка № m200710511 від 26.06.2007 року; -Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.11.2011 року, заявка № m201018829 від 01.12.2010 року; -Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.11.2011 року, заявка № m201018830 від 01.12.2010 року; -Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року, заявка № m201718062 від 15.08.2017 року; -Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року, заявка № m201718063 від 15.08.2017 року; -Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року,заявка № m201718066 від 15.08.2017 року. В той же час, ЗАТ «Лано Солюшенз» почало реєструвати тотожні знаки в інших класах 38, 42 МКТП у 2015-2017 роках. Водночас, [PERSON] заперечує висновок експерта № 68-01 від 21 квітня 2021 року, з якого вбачається, що: 1.)Знак [INFO] за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги відносно власника знаку [INFO], що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2019 року; 2.)Знак [INFO] за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги відносно власника знаку [INFO], що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2019 року; 3.)Знак [INFO] за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги відносно власника знаку [INFO], що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2019 року. Разом з тим, відповідач-2 зазначив, що питання щодо того, з якою саме особою у споживача асоціюється надання послуг під знаком «[INFO]», а також яких саме послуг перед експертом не ставилось, тому, як і у випадку з Апеляційною палатою, питання асоціації послуг під знаком «[INFO]» з особою ЗАТ «Лано Солюшенз» не досліджувалося. Крім того, в рамках даного експертного дослідження не з`ясовувалось ким раніше позивачем чи відповідачем, набуті права на спірні правовідносин. Зазначає, що експертний висновок № 68-01 від 21 квітня 2021 року підтверджує лише факт можливості сплутати знак «[INFO]» та знаки, свідоцтвами на які володіє відповідач-2, що є оспорюваним у даній справі. Відповідач-2 стверджує, що знаки для товарів та послуг, які належать [PERSON] , щодо яких виник спір у даній справі, на момент подачі заявок на їх реєстрацію, повністю відповідали умовам надання правової охорони, а також відповідно проводилась експертиза ДП «Український інститут інтелектуальної власності». 18 січня 2022 року на адресу суду від представника відповідача - 2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (т. 2 а.с.175-180) 18 січня 2022 року на адресу суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів надіслання відзиву у справі (т. 2 а.с. 181-182) 20 січня 2022 року на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2, згідно з якою доводи відзиву вважають недоречними та не обґрунтованими, а тому позовні вимоги ЗАТ «Лано Солюшенз» просили задовольнити в повному обсязі з підстав зазначених у позові ( т. 2 а.с. 185-196). У подальшому, 26 січня 2022 року дану цивільну справу, відповідно до запиту № 22-ц/824/3597/2022, направлено до Київського апеляційного суду для розгляду апеляційної скарги [PERSON] на ухвалу Печерського районного суду міста Києва про забезпечення позову від 16 вересня 2021 року (т. 2 а.с. 197-198). Під час апеляційного розгляду вказаного питання, за клопотанням представника відповідача-2 ухвалою Київського апеляційного суду від 20 червня 2022 року провадження у справі було зупинено у зв`язку зі смертю відповідача-2 до залучення до участі у справі правонаступників відповідача [PERSON] (т. 3 а.с. 1-13). 24 березня 2023 року від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Приз С.В. надійшла відповідь на запит Київського апеляційного суду, згідно з якою спадкоємцями першої черги, які прийняли спадщину за законом після померлого [PERSON] , є дружина померлого [PERSON] та син померлого - [PERSON] (т. 3 а.с. 31-36). Ухвалою Київського апеляційного суду від 28 березня 2023 року апеляційне провадження відновлене, справу призначено до розгляду та залучено до участі у справі [PERSON] , [INFO] , та [PERSON] , [INFO] у якості співвідповідачів - правонаступника померлого відповідача [PERSON] (т. 3 а.с. 37-38). 26 червня 2023 року постановою Київського апеляційного суду залишено ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16 вересня 2021 року без змін (т. 3 а.с.72-77), справу направлено для подальшого розгляду. На адресу суду від представника відповідача-2 надійшли письмові заперечення щодо доводів відповіді на відзив позивача (т. 3 а.с. 90-94). 22 серпня 2023 року на адресу суду від відповідача-1 УКРНОІВІ надійшов відзив на позовну заяву, який є аналогічним відзиву, поданому 20 грудня 2021 року (т. 3 а.с. 107-115). 07 вересня 2023 року на адресу суду від представника позивача надійшла заяву про зміну предмету позову, згідно з якою позивач просить розглядати позовні вимог у даній справі у такому формулюванні: 1.Визнати недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, власником яких є [PERSON] ; 2.Зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності та інновацій» УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019 (т. 3 а.с. 120-125). 07 вересня 2023 року підготовче судове засідання у справі закрито, справу призначено до судового розгляду по суті на 12 жовтня 2023 року (т. 3 а.с. 127). 12 жовтня 2023 року справу знято з розгляду та відкладено до 27 листопада 2023 року (т. 3 а.с. 130). 27 листопада на адресу суду надійшло клопотання представника відповідачів [PERSON] та [PERSON] про відкладення судового розгляду, справу відкладено до 7.02.2024 року (т. 3 а.с. 146-151). У подальшому у судовому засіданні оголошено перерву для виклику всі учасників справи до 18.03.2024 року (т. 3 а.с. 156). У судовому засіданні представник позивача підтримала позовні вимоги, просила їх задовольнити. Представник відповідача -1 позовні вимоги не визнала, просила у їх задоволенні відмовити. Представник відповідачів 2- 3у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, посилаючись на доводи відзиву та заперечень, просив відмовити. Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини. Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. До об`єктів права інтелектуальної власності згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Відповідно до п. 1.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначають окремі об`єкти права інтелектуальної власності, як-то «знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки». Відповідно до ст. 492 ЦК України та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру («Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Судом встановлено, що ЗАТ «Лано Солюшенз» є власником таких свідоцтв на знаки для товарів та послуг: -«CENSOR»(словесний) за свідоцтвом № 206738 від 10.12.2015, заявка № m 2015 12931 від 07.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП; -«ЦЕНЗОР» (словесний) за свідоцтвом № 206737 від 10.12.2015, заявка № m 2015 12930 від 07.08.2015, діє для послуг 38,42 класів МКТП; -«[INFO]»(словесний) за свідоцтвом № 207945 від 12.01.2016, заявка № m 2015 13666 від 18.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП; -«[INFO]» (словесний) за свідоцтвом № 207984 від 12.01.2016, заявка № m 2015 13668 від 18.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП; -«БИЗНЕС ЦЕНЗОР» (словесний) за свідоцтвом № 216591 від 12.09.2016, заявка № m 201606957 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП; -«БизнесЦензор» (словесний) за свідоцтвом № 216592 від 12.09.2016, заявка № m 201606958 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП; -«БизнесЦензор» (словесний) за свідоцтвом № 216593 від 12.09.2016, заявка № m 201606959 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП; -«Бизнес.[INFO]» (словесний) за свідоцтвом № 225253 від 10.04.2017, заявка № m 201606960 від 01.04.2016, діє для послуг38,42 класів МКТП. (т. 2а.с. 18-42) Так, за змістом приписів ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Приписами ч. 4 ст. 16 казаного Закону унормовано, що використанням торговельної марки визнається, зокрема, нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). При цьому, торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Так, використання зазначених знаків для товарів і послуг здійснюється позивачем в мережі Інтернет. Зокрема, з 29 січня 2015 року ЗАТ «Лано Солюшенз» є власником доменного імені [INFO], [INFO] ,[INFO]. За адресою вказаних доменів знаходиться однойменний веб-сайт «[INFO]», на якому розміщені визнаний добре відомим в Україні знак «[INFO]» та інші знаки для товарі і послуг, що належать ЗАТ «Лано Солюшенз». Зокрема на підставі договору від 01.01.2015 та акту до нього, а також договору № 0101-16 від 01.01.2016 та акту до нього, укладених між ЗАТ «Лано Солюшенз» та ГО «Агентство вільної інформації» право наповнення веб-сайту «[INFO]», що знаходиться за адресою в мережі інтернет [INFO] надано останньому. Згідно з договором № 01/2015 від 01.01.2015, акту та додаткової угоди № 2 від 28.12.2015 до нього, а також договору № 020117-1 від 02.01.2017 та акту до нього, укладеного між ЗАТ «Лано Солюшенз» та ТОВ «Рекламний центр «Технологія» останньому надано у користування площу сайту, що знаходиться в мережі інтренет [INFO]. (т. 1 а.с. 43-46) Крім того, [PERSON] був власником низки свідоцтв на знаки для товарів та послуг з ключовим словом «[INFO]» «[INFO]» у класах 35, 41 МКТП, зокрема: - Комбінований знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 25.03.2008 року, заявка № m200710511 від 26.06.2007 року; - Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.11.2011 року, заявка № m201018829 від 01.12.2010 року; - Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.11.2011 року, заявка № m201018830 від 01.12.2010 року; - Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року, заявка № m201718062 від 15.08.2019 року; - Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року, заявка № m201718063 від 15.08.2019 року; - Словесний знак «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року,заявка № m201718066 від 15.08.2019 року (т. 2 а.с. 121-138). Посилаючись на вказані реєстрації оспорюваних свідоцтв, [PERSON] у березні 2020 року звернувся до суду із позовною заявою, в якій просив: 1.визнати використання доменного імені [INFO] для надання послуг зі створення новин та діяльності інформаційного ресурсу такими, що порушують права [PERSON] як власника відповідних знаків для товарів і послуг 35, 41 МКТП та заборонити ЗАТ «Лано Солюшенз» та/або будь-яким іншим особам використовувати зазначене доменне ім`я для надання послуг зі створення новин та діяльності інформаційного ресурсу; 2.припинити право ЗАТ «Лано Солюшенз» на доменне ім`я [INFO] та зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» пере делегувати доменне ім`я [INFO] на користь [PERSON] як нового реєстр анта. 22 липня 2021 року проголошено вступну та резолютивну частину рішення у справі № 757/10002/20-ц, яким у задоволенні вказаних позовних вимог відмовлено, проте зустрічну позовну заяву ЗАТ «Лано Солюшенз» до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ), [PERSON] про припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів та послуг задоволено та: -достроково припинено повністю дію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 25.03.2008 щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак. -достроково припинено повністю дію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.11.2011 щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак. -достроково припинено повністю дію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.11.2011 щодо всіх товарів і послуг, для яких зареєстровано знак. -зобов`язано ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) внести до Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № [NUMBER] від 25.03.2008, № [NUMBER] від 10.11.2011 та № [NUMBER] від 10.11.2011 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» або іншому чинному офіційному виданні державної системи охорони інтелектуальної власності, про що видати наказ (т. 1 а.с. 79-80) Разом з тим, матеріали цивільної справи не містять доказів набрання вказаним рішенням суду законної сили в установленому Законом порядку, оскільки у справі 757/10002/20-ц відкрито апеляційне провадження у Київському апеляційному суді (т. 2 а.с. 70-71). Позивач стверджує про наявність порушених, невизнаних прав та законних інтересів ЗАТ «ЛАНО СОЛЮШЕНЗ», як власника сайту «[INFO]» та зазначених доменів добре відомого в Україні знаку «[INFO]» і зареєстрованих знаків для товарів і послуг за відповідними свідоцтвами України. Так, позивачем зазначено, що Рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2020 року визнано знак «[INFO]» добре відомим в Україні відносно позивача для послуг 35 класу МКТП «рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн» та послуг 38 класу МКТП «послуги інформаційних агентств» станом на 01 січня 2019 року (т. 1 а.с. 50-68). Проте, суд звертає увагу, що на дату подання заявок №№ m 2017 18062, m 2017 18063, m 2017 18066 за оскаржуваними свідоцтвами є 15.08.2017 року та на дату прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг за цими заявками, факт визнання знака ЗАТ «Лано СОЛЮШЕНЗ» добре відомим в Україні не було встановлено у визначений чинним законодавством спосіб, тому у Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» були відсутні підстави для відмови у наданні правової охорони спірним позначенням. Згідно зі статтею 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Частиною 1 ст. 58 Конституції України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи. Так, згідно з рішенням Конституційного Суду України від 09.02.1999 року № 1-рп/99 щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 58 Конституції України до події або факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце, дія закону чи іншого нормативно-правового акту поширюється тільки на ті відносини, які виникли після набуття ним чинності. Відповідно до ч. 3 ст. 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. Тому, відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 року № 3771-XII свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Датою подання заявок №№ m 2017 18062, m 2017 18063,m 2017 18066 за оскаржуваними свідоцтвами є 15.08.2017 року. Станом на дату подання заявок на реєстрацію оскаржуваних свідоцтв була чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 09.04.2015 № 317-VIII, що набрала чинності 21.05.2015 року. Згідно з п. 1 ст. 16 вказаного Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи з дати подання відповідної заявки. 15.08.2017 [PERSON] подано заявку № m201718062, № m201718063, № m201718066на реєстрацію знаків для товарів і послу «[INFO]», «[INFO]», «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER], заявку № m201718066. Кваліфікаційна та формальна експертизи вказаних заявок проводилась уповноваженою Установою для розгляду і проведення експертизи заявок закладом експертизи - ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції Закону № 317-VIII від 09.04.2015). Відповідно до п. 8 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції Закону № 317-VIII від 09.04.2015) будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності, наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленої цим Законом. Проте, жодних заперечень проти таких заявок [PERSON] до закладу експертизи не надходило, тому в подальшому, згідно зі встановленою процедурою та на підставі висновку про відповідність позначенням умовам правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, прийнято рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року, заявка № m201718062 від 15.08.2017 року; «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року, заявка № m201718063 від 15.08.2017 року; «[INFO]», свідоцтво № [NUMBER] від 10.07.2019 року,заявка № m201718066 від 15.08.2017 року та здійснено публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність», відповідно до пункту 1 статті 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції Закону № 317-VIII від 09.04.2015). Крім того, згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції Закону № 317-VIII від 09.04.2015)не можуть одержати правову охорону також позначення, які зокрема є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Так, відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Таким чином підстава щодо оманливості або можливості введення в оману стосується лише виду, властивостей, характеру або якості товарів або послуг, географічного походження товарів або послуг, виробника товарів або надавача послуг. Вказана правова позиція ґрунтується зокрема на сталих позиціях Верховного Суду у справах № 919/2503/18 від 06.02.2020, від 26.09.2019 у справі №910/11158/17 та від 23.04.2019 у справі № 757/910/13119/17. Крім того, Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), від 21.03.2014 та від 27.06.2014. Відповідно до ст. 157 Угоди про асоціацію цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та афективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Згідно зі ст. 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки. Частиною 2 статті 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохтисячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, то власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання. Торговельна марка також підлягає анулюванню, якщо після дати її реєстрації: a) внаслідок дій або бездіяльності власника вона стала загальновживаною як позначення в обігу товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована; b) внаслідок використання торговельної марки її власником або з його дозволу для товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, є ймовірність введення в оману споживача, особливо щодо характеру, якості або географічного походження цих товарів чи послуг. Аналогічну норму містить і ч. 2 ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р, відповідно до якої Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України «Про міжнародні договори України» (далі - Закон про міжнародні договори). Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори» встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічне положення міститься у ст. 3 Закону - якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору. Тому, враховуючи, що 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрації на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію. З урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, свідоцтво України може бути визнане недійсним, якщо внаслідок використання торговельної марки її власником або з його дозволу для товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, є ймовірність введення в оману споживача, особливо щодо характеру, якості або географічного походження цих товарів чи послуг. Крім того, суд звертає увагу, що згідно Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. Відповідачем-1 зазначено, що при проведенні кваліфікаційної експертизи заявок [PERSON] , не було виявлено схожих знаків для товарів і послуг, раніше зареєстрованих чи заявлених на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або спорідненим з ними товарів і послуг. Суд також вважає необґрунтованими доводи позивача, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] не відповідають умовам надання правової охорони, визначених абзацом 5 пункту 2 та абзацом 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про знаки для товарів і послуг» (в редакції Закону № 317-VIII від 09.04.2015) з таких підстав. Так, згідно зі ст. 19 Закону в редакції № 317-VIII від 09.04.2015 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі зокрема невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Пунктом 4 статті 16 Закону в редакції № 317-VIII від 09.04.2015 встановлено нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтва на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER] , [NUMBER] надають право його власнику використовувати торгову марку для 35, 41 класів МКТП. Відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона досилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Так, позивачем не долучено до матеріалів справи жодного доказу, який міг би свідчити про фактичну можливість введення споживача в оману щодо особи, яка надає послуги,при використанні знаків за спірними правовідносинами чи визнання таких знаків тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг ЗАТ «ЛАНО СОЛЮШЕНЗ», а також не відповідність використання позивачем знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони за свідоцтвами на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ [NUMBER] , [NUMBER], [NUMBER] Отже, суд не знаходить підстав для задоволення позовних вимог щодо визнання недійсним повністю свідоцтв України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, № [NUMBER] від 10.07.2019, як таких, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, оскільки підстави для застосування спірних правовідносин абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції Закону № 317-VIII від 09.04.2015) відсутні з огляду на абсолютність визначеного критерію для відмови в наданні правової охорони таким знакам. З урахуванням наведеного, ст. 198 Угоди про асоціацію суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову, оскільки позивачем не доведено, що знак для товарів і послуг «[INFO]», «[INFO]», «[INFO]», не відповідають умовам правової охорони відповідно до свідоцтв України, а також те, що дія вказаних свідоцтв України будь-яким чином перешкоджає здійсненню законної діяльності позивача. Відповідно до ст. 141 ЦПК України сплачений позивачем судовий збір йому не відшкодовується. На підставі викладеного,

Outcome: dismissed