Jurisdiction: civil
Date: 2024-03-19 00:00:00

[PERSON] , через адвоката Зарубіна О.О., заявив позов про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельні марки, за яким просив зобов`язати ТОВ «МАКСХОЛОД» припинити порушення належних йому прав інтелектуальної власності на торговельні марки: «ГОСТИНЧИК» за свідоцтвом № [NUMBER] від 25.01.2017 року; «ГОСТинчик Ексклюзив» за свідоцтвом № [NUMBER] від 24.11.2021 року; «ГОСТинчик Крафт» за свідоцтвом № [NUMBER] від 01.12.2021 року; «ГОСТинчик Моє Кохання» за свідоцтвом № [NUMBER] від 01.12.2021 року; «ГОСТинчик an Gelato» за свідоцтвом № [NUMBER] від 30.03.2022 року, шляхом заборони ТОВ «МАКСХОЛОД» використовувати позначення «ГОСТинний КИЇВ» у господарській діяльності, а саме: наносити позначення на такий товар, як морозиво, упаковку товару, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельні марки за свідоцтвами України № 221804 від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 30.03.2022 року; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, а також просив стягнути з відповідача на користь позивача понесені судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 1073,60 грн, витрати на експертизу 36707,33 грн., та понесені витрати на професійну правничу допомогу. Позов обґрунтовано тим, що відповідач ТОВ «МАКСХОЛОД» здійснює реалізацію морозива пломбір ескімо в шоколадній глазурі «ГОСТинний Київ» та морозива пломбір у вафельному стакані «ГОСТинний Київ», обгортка якого копіює зовнішній вигляд охороняємих торговельних марок «ГОСТИНЧИК», «ГОСТинчик Ексклюзив», «ГОСТинчик Крафт», «ГОСТинчик Моє Кохання», «ГОСТинчик an Gelato» та обгортки для морозива «ГОСТинчик» (промисловий зразок), що призводить до змішування продукції ТОВ «МАКСХОЛОД» з продукцією, захищеною вказаними торговельними марками та які належать на праві власності позивачу. Реалізація морозива «ГОСТинний Київ» здійснюється відповідачем через веб-сайт https://maxholod.com.ua/ та, зокрема, через магазини в Чернівецькій області, що підтверджується копіями фіскальних чеків про придбання морозива. Позивачем подано до суду висновок експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності № 18996/23-53 від 11.07.2023 року, яким встановлено, що: комбіноване позначення «ГОСТинний КИЇВ», нанесене на обгортку морозива пломбір ескімо в шоколадній глазурі та обгортку морозива пломбір в вафельному стакані, виробництва ТОВ «МАКСХОЛОД», є схожими настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України: [NUMBER] від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 30.03.2022 року; комбіноване позначення «ГОСТинний КИЇВ», нанесене на обгортку морозива пломбір ескімо в шоколадній глазурі «ГОСТинний Київ» та обгортку морозива пломбір в вафельному стакані «ГОСТинний Київ», виробництва ТОВ «Максхолод», є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар маркований позначенням за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг: [NUMBER] від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 30.03.2022 року. Висновок експерта КНДІСЕ за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності № 18996/23-53 від 11.07.2023 року складений кваліфікованим атестованим судовим експертом вищого класу [PERSON] , яка є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 «Дослідження пов`язані з промисловими зразками», 13.6. «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво № 184-21/Д від 15.07.2021, видане ЦЕКК при Міністерстві юстиції, дійсне до 15.07.2024). Стаж експертної роботи з 2002 року. Висновок також містить застереження про те, що експерт обізнаний про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 Кримінального кодексу України, та про те, що висновок експерта підготовлений для подання до суду. Відповідач ТОВ «МАКСХОЛОД» використовує для товару «морозиво» (індекс Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг (511) кл. 30) позначення «ГОСТинний КИЇВ», схожі настільки, що їх можна сплутати , з позначеннями ГОСТинчик на морозиві виробництва позивача, що захищене торговельними марками за свідоцтвами України: [NUMBER], № [NUMBER], № [NUMBER], № [NUMBER], та № [NUMBER] (власником яких є позивач). Це призводить до того, що у споживача виникає помилкова асоціація, що всі ці позначення належать власнику зареєстрованих ТМ - [PERSON] , а продукція (морозиво), відповідно, належить одному і тому ж виробнику. Отже, споживач може бути введений в оману щодо дійсного комерційного походження продукції. Позивач не давав дозволу відповідачу на використання об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, торговельних марок (знаків для товарів і послуг): «ГОСТИНЧИК» за свідоцтвом № [NUMBER] від 25.01.2017 року; «ГОСТинчик Ексклюзив» за свідоцтвом № [NUMBER] від 24.11.2021 року; «ГОСТинчик Крафт» за свідоцтвом № [NUMBER] від 01.12.2021 року; «ГОСТинчик Моє Кохання» за свідоцтвом № [NUMBER] від 01.12.2021 року; «ГОСТинчик an Gelato» за свідоцтвом № [NUMBER] від 30.03.2022 року; а також не давав права на використання зареєстрованого промислового зразку «Обгортка для морозива пломбір «ГОСТИНЧИК», на підставі патенту на промисловий зразок № [NUMBER] від 25.03.2016 року. Провадження за позовом відкрите відповідно до ухвали судді від 02.08.2023 року, справу призначено до розгляду в загальному позовному провадженні. Відзиву на позов, а рівно і інших заяв по суті спору не надходило. Представник позивача Зарубін подав заяву, за якою на вимогах позову наполягав, просив розглянути справу без участі сторони позивача, проти ухвалення заочного рішення не заперечував. Відповідач свого представника в суд не направив. За таких обставин, з урахуванням того, що у справі достатньо даних про права та взаємини сторін , суд важає за можливе ухвалити заочне рішення на наявних доказах. Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав. Згідно зі статті 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини. До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (частина 2 статті 154 Господарського кодексу України). Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до частини 3 статті 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Згідно пункту 4 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (статті 492 Цивільного кодексу України). У відповідності до статті 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Згідно зі статтею 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Відповідно до частин 1-3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; - застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Частинами 2, 3 статті 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: - зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; - зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; - позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати Згідно з п. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. Відповідно до п. 8, 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Таким чином, нормами чинного законодавства України передбачено договірний характер відносин між власником свідоцтва на торговельну марку та особою, яка бажає її використовувати на законних підставах. Між позивачем, як власником свідоцтв на вказані вище торговельні марки, та відповідачем не існує договірних відносин щодо використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) за свідоцтвами України: [NUMBER] від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 30.03.2022 року; та промислового зразку «Обгортка для морозива пломбір «ГОСТИНЧИК», зареєстрованого на підставі патенту на промисловий зразок № 31756 від 25.03.2016 року. Таким чином, нанесення відповідачем комбінованого позначення «ГОСТинний КИЇВ» на обгортку морозива пломбір ескімо в шоколадній глазурі та обгортку морозива пломбір в вафельному стакані, виробництва ТОВ «МАКСХОЛОД», настільки схожого, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками (знаками для товарів і послуг) за свідоцтвами України: [NUMBER] від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 30.03.2022 року; вводить споживачів в оману щодо товару або особи, яка виробляє цей товар, та є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на зареєстровані торговельні марки, а саме пунктів 2 та 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". За змістом ст. 102 ЦПК України в исновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Відповідно до ст. 110 ЦПК України в исновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Оцінюючи висновок експерта КНДІСЕ за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності № 18996/23-53 від 11.07.2023 року, суд зазначає, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом вищого класу [PERSON] Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором. За змістом статтей 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право. Відповідно до частини 2 статі 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Отже, суд зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКСХОЛОД» (для таких самих і споріднених товарів 30 класу МКТП) використовує позначення позначення «ГОСТинний КИЇВ», які є схожими настільки, що внаслідок такого використання (для таких самих і споріднених товарів 30 класу МКТП) ці позначення можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація таких позначень із зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України: [NUMBER] від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року та № [NUMBER] від 30.03.2022 року, у зв`язку з чим були порушені виключні майнові права позивача на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки). Враховуючи викладене позовні вимоги [PERSON] щодо заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «МАКСХОЛОД» будь-якого використання позначення «ГОСТинний КИЇВ» у господарській діяльності, таких самих і споріднених із зазначеними у свідоцтвах України: [NUMBER] від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року та № [NUMBER] від 30.03.2022 року, схожих до ступеню сплутування (асоціювання) із зареєстрованими торговельними марками згідно Свідоцтв України [NUMBER] від 25.01.2017 року; № [NUMBER] від 24.11.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року; № [NUMBER] від 01.12.2021 року та № [NUMBER] від 30.03.2022 року, є обґрунтованими. Отже позов підлягає задоволенню. За такого рішення, судовий збір, сплачений позивачем на забезпечення розгляду справи в сумі 1073,60 грн., та витрати позивача на експертизу в сумі 36707,33 грн. мають бути відшкодовані йому відповідачем, відповідно і на підставі ст. 141 ЦПК України. Разом з тим, позивач заявив про стягнення з відповідача 34650 грн. на відшкодування витрат з правової допомоги в сумі 34650 грн., що складаються із представництва адвокатом інтересів позивача при проведенні експертизи в сумі 15000 грн., та послуг адвоката зі складання позовної заяви, підготовки додатків до заяви та подання позову до суду на суму 18000 грн. Директор ТОВ "МАКСХОЛОД" надіслав заяву, за якою просив зменшити розмір судових витрат на правничу допомогу до 6000 грн., пославшись на необгрунтованість витрат та явне завищення розміру цих витрат. Згідно з ч. 4 ст. 137 ЦПК України, розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. На думку суду, розмір заявлених позивачем витрат не відповідає вказаним вимогам. Так позов носить немайновий характер, заява не містить даних про розмір збитків що поніс позивач в наслідок порушення відповідачем його прав та інтересу. Документи на обгрунтування витрат на правову допомогу складені до подання позову і не мають детального опису робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. З огляду на матеріали справи, вбачається, що адвокатом Зарубіним О.О. в інтересах позивача направлено лист до експертної установи КНІСЕ про проведення експертизи, а також адвокатом складено та подано до суду позовну заяву. При цьому позивачем не надано документів скільки часу адвокатом затрачено на виконання вказаних документів, відсутні і документи про участь адвоката при проведенні експертизи. Суд також погоджується з відповідачем, що зміст позовної заяви фактично дублює скаргу [PERSON] до Антимонопольного комітету України, що очевидно повністю наведена в розпорядженні адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 18.10.2023 року "Про початок розгляду справи №309/60/90-рп/к.23". Витрати на участь адвоката в судових засіданнях позивачем не заявлені. За таких фактичних даних, суд визнає заявлений розмір витрат на правничу допомогу явно завищеним, тобто таким, що є недостатньо обгрунтованим. Згідно з ч. 5 ст 137 ЦПК України, у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Тому, виходячи із засад розумності, реальності, та співмірності витрат фактично наданим послугам, суд вважає, що необхідним і достатнім буде визначити розмір витрат на на правничу допомогу, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача, в сумі 10000 грн. Заходів забезпечення позову судом не вживались. На підставі наведених в рішенні норм закону,

Outcome: approved