Jurisdiction: civil
Date: 2023-09-20 00:00:00

Позивач Алоіс Даллмайр Каффе ОГ 09.11.2020 звернувся до суду із зазначеним позовом до [PERSON] (далі також - Відповідач-1), Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) (далі також - Відповідач-2), в якому просить: визнати недійсним повністю свідоцтво України № [NUMBER] на торговельну марку "[INFO]" від 25.09.2018 (далі також - оспорювана ТМ); зобов`язати Відповідача-2 внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № [NUMBER] на оспорювану ТМ та здійснити публікацію відповідних відомостей про це в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності. Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги та підстави звернення до суду позивач посилається на наступне. На думку позивача, державна реєстрація оспорюваної ТМ була здійснена із порушенням законодавства України, оскільки вказана торговельна марка не відповідає умовам надання правової охорони; свідоцтво на неї було видане внаслідок подання заявки із порушенням прав інших осіб, що є підставою для визнання недійсним свідоцтва України на оспорювану ТМ. Позивач стверджує, що невідповідність оспорюваної ТМ умовам надання правової охорони ґрунтується на тому, що оспорювана ТМ суперечить, зокрема, публічному порядку; є такою, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар; відтворює твір мистецтва без згоди власника авторського права, яким є позивач. Окрім того, позивач зазначає, що заявка на реєстрацію оспорюваної ТМ була подана з порушенням прав інших осіб. В обґрунтування вказаних тверджень позивач вказує, що він є власником майнових прав інтелектуальної власності на об`єкт авторського права - твір образотворчого мистецтва "[INFO]", який зображує знаменитий фасад будівлі штаб-квартири позивача з її відомим головним магазином " [INFO] " у [ADDRESS] , що відповідає фактичній та юридичній адресі позивача. З огляду на оригінальність фасаду будівлі, його історичну цінність для позивача та німецького міста Мюнхен у цілому, популярність та визнання фасаду будівлі серед споживачів, з 2003 року позивач почав використовувати твір образотворчого мистецтва "[INFO]" - у якості основного елементу дизайну упаковок своєї кавової продукції. Окрім того, твір образотворчого мистецтва "[INFO] також було відтворено і у промислових зразках, що належать позивачу та охороняються в Україні на підставі міжнародних реєстрацій промислових зразків DM/080 871 "Упаковка для харчових продуктів" від 02.04.2013 та DM/080 875 "Етикетка для упаковки" від 02.04.2013. Позивачем було виявлено, що твір образотворчого мистецтва " [INFO]" було відтворено в оспорюваній ТМ без згоди позивача як власника авторських прав на вказаний твір, що, в свою чергу, свідчить про невідповідність оспорюваної ТМ встановленим умовам надання правової охорони. Позивач також вказує, що компанія Алоіс Даллмайр Каффе ОГ входить до торгового дому "Alois Dallmayr", який існує вже близько трьохсот років і діяльність якого поширюється на виробництво та продаж меленої та зернової кави різного ступеню обсмаження, яка відноситься до вищої цінової категорії і користується значним попитом у багатьох країнах світу, включаючи Україну. Позивач зазначає, що позначення "[INFO]" є одним із найбільш впізнаваних кавових брендів і охороняється на підставі ряду торговельних марок по всьому світу та, зокрема, в Україні. Позивач обґрунтовує добру відомість власної продукції та обізнаність із нею українського споживача тим, що з 2007 року на ринок України було поставлено понад шістсот тисяч кілограмів кави "Dallmayr", яка реалізується у мережах супермаркетів України. Враховуючи обсяги поставок продукції позивача в Україну та обізнаність українських споживачів із нею, а також з огляду на те, що ця продукція містить охоронювані законом позначення, які неправомірно відтворені в оспорюваній ТМ, під якою Відповідачем-1 здійснюється продаж кави, позивач стверджує, що оспорювана ТМ може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар та викликати безпідставні асоціації, що така кава виробляється, фасується та упаковується у Німеччині компанією Алоіс Даллмайр Каффе ОГ, що не відповідає дійсності. Також позивач стверджує, що реєстрація оспорюваної ТМ була спрямована на отримання необґрунтованої переваги за рахунок використання сформованої ділової репутації позивача і створює загрозу виникнення помилки споживача щодо товару або особи, яка виробляє товар, що підтверджується опитуванням серед українських споживачів, а отже оспорювана ТМ є такою, що суперечить публічному порядку, принципам моралі та гуманності. Позивач вважає, що заявка на реєстрацію оспорюваною ТМ була подана Відповідачем-1 з порушенням прав компанії Алоіс Даллмайр Каффе ОГ, а відтак свідоцтво України № [NUMBER] на оспорювану ТМ підлягає визнанню недійсним, відомості про що повинні бути внесені до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, а також опубліковані Відповідачем-2 в офіційному електронному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності. Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.11.2020 справу передано у провадження судді Усатовій І.А. Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 11 січня 2021 року відкрито спрощене провадження з повідомленням (викликом) сторін в цивільній справі за позовом компанії Алоіс Даллмайр Каффе ОГ ( Дінерштрассе 14-15, 80331 Мюнхен, Німеччина ) до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", [PERSON] про визнання недійсним свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку. 01.02.2021 позивачем до суду було подано заяву про забезпечення позову. Ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 04.02.2021 заяву позивача про забезпечення позову задоволено та вжито заходи забезпечення позову шляхом заборони відповідачам вчиняти дії. 26.03.2021 Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" був поданий відзив на позовну заяву, відповідно до якого представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог повністю та зазначив, серед іншого, що рішення про реєстрацію спірної торговельної марки прийнято відповідно до процедури, встановленої законодавством, твердження позивача щодо невідповідності спірної торговельної марки умовам надання правової охорони є необґрунтованими, а факт порушення, оспорення, обмеження або невизнання прав чи законних інтересів позивача не є доведеним. 30.03.2021 позивачем була подана відповідь на відзив Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", у якому були наведені власні пояснення і аргументи стосовно викладених у відзиві заперечень, зокрема, що дотримання Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" формальної процедури прийняття рішення про реєстрацію оспорюваної торговельної марки не означає недопущення помилок при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на оспорювану торговельну марку, а позивачем належними і допустимими доказами обґрунтовані позовні вимоги. 05.04.2021 Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" було подано до суду клопотання про долучення доказів. 08.12.2022 позивачем було подане клопотання про залучення до участі у справі процесуального правонаступника Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", мотивоване тим, що 08.11.2022 р. набуло чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 р. № 943-р "Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності", відповідно до якого Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) визначено суб`єктом, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, а Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" припинило виконання функцій Національного органу інтелектуальної власності з моменту набуття чинності вказаним розпорядженням. Протокольною ухвалою суду від 12.12.2022 Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" залучено до участі у справі у якості процесуального правонаступника Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (ДП "Укрпатент"). 27.02.2023 Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" був поданий відзив на позовну заяву, в якому представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог повністю та зазначив, серед іншого, що рішення про реєстрацію спірної торговельної марки прийнято відповідно до процедури, встановленої законодавством, твердження позивача щодо невідповідності спірної торговельної марки умовам надання правової охорони є необґрунтованими, а факт порушення, оспорення, обмеження або невизнання прав чи законних інтересів позивача не є доведеним. 06.03.2023 позивачем була подана відповідь на відзив Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", у якому були наведені власні пояснення і аргументи стосовно викладених у відзиві заперечень, зокрема, що дотримання Відповідачем-2 формальної процедури прийняття рішення про реєстрацію оспорюваної торговельної марки не означає недопущення помилок при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на оспорювану торговельну марку, а позивачем належними і допустимими доказами обґрунтовані позовні вимоги. 11.04.2023 відповідачем [PERSON] були подані письмові пояснення, в яких останній заперечує проти позовних вимог та вважає, серед іншого, що позивачем не доведено порушення його прав або охоронюваних законом інтересів. 19.06.2023 позивачем були подані заперечення проти письмових пояснень відповідача [PERSON] . У судовому засіданні 21.09.2023 представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просив позов задовольнити, посилаючись на підстави та обставини, викладені у позовній заяві, та надані докази. Представники Відповідача-1 та Відповідача-2 заперечували проти задоволення позовних вимог. Суд, заслухавши пояснення представників учасників справи, врахувавши доводи сторін та подані до суду матеріали справи, дослідивши докази, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню повністю з наступних підстав. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч. 1 ст. 16 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Згідно ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Згідно з вимогами п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 264 ЦПК України, під час ухвалення рішення суд вирішує, чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин. Частиною 1 ст. 2 ЦПК України передбачено, що завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Судом встановлено, що позивач є власником майнових прав інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва " [INFO]", а також на промислові зразки, у складі яких відтворено даний твір, та які охороняються в Україні на підставі міжнародних реєстрацій DM/080 871 "Упаковка для харчових продуктів" від 02.04.2013 та DM/080 875 "Етикетка для упаковки" від 02.04.2013. Позивачу також належать майнові права інтелектуальної власності на торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 514060 від 28.07.1987, № 514061 від 28.07.1987, № 653237 від 01.03.1996, № 654248 від 01.03.1996, № 653238 від 01.03.1996, № 839620 від 04.11.2004, № 953493 від 14.12.2007, № 1103917 від 17.11.2011, правова охорона яких поширюється на територію України (зокрема, "Dallmayr", "DALLMAYR", "Dallmayr Gold", "Dallmayr Prodomo", "prodomo", та інші), що підтверджується копіями листів ДП "Укрпатент" № 2237/3 від 18.10.2019, № 2241/3 від 18.10.2019, № 419/3 від 28.02.2019, № 2238/3 від 18.10.2019, № 1404/3 від 09.07.2019, № 2242/3 від 18.10.2019 та афідевітами, що містяться в матеріалах справи. Зокрема, судом встановлено, що 04.11.2002 дизайнер [PERSON] , який має власне креативне агентство "[INFO]" (адреса: [ADDRESS]), створив на замовлення позивача [INFO] ([INFO]), примірник якого долучений позивачем до афідевіта від 08.07.2020. Позивач, у свою чергу, сплатив винагороду за створення відповідного твору. На підставі створення твору образотворчого мистецтва " [INFO]" та оплати за таке створення творчому агентству винагороди у повному обсязі, позивач одноосібно та виключно набув усіх майнових прав інтелектуальної власності (без обмеження щодо строку, способу чи території) на відповідний твір. Ці обставини, а також подальше створення та використання відповідного твору як частини дизайну упаковки продукції під основним брендом "Dallmayr" підтверджуються кошторисом Dall/Allg.008 від 29.01.2002 та рахунками-фактурами № RE-2646/02 від 27.06.2002 та № RE-2455/02 від 26.04.2002, які позивач надав як додатки 2 та 3 до афідевіта від 08.07.2020. Крім того, судом встановлено, що позивач з 2007 року активно здійснює свою діяльність, пов`язану із імпортом та дистрибуцією кави на територію України, що підтверджується долученими до матеріалів справи листами дистриб`юторів кави "Dallmayr" ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна", ТОВ "АТБ-Маркет", ТОВ "Продмаркет Трейд", контрактами, супровідними документами, афідевітом від 12.12.2019, відомостями з мережі Інтернет. Також позивачем підтверджено стале використання назви "[INFO]", логотипу "[INFO]" та твору образотворчого мистецтва " [INFO] на пакуванні власної продукції. Разом з тим, судом встановлено, що Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" на підставі поданої [PERSON] заявки № m201804258 від 21.02.2018 було зареєстровано комбіновану торговельну марку " [INFO] " за свідоцтвом № [NUMBER] від 25.09.2018 для товарів 30 класу та послуг 30 і 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг , яка, згідно з твердженнями позивача, не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстрована із порушенням прав позивача. Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. До об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (ч. 1 ст. 420 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції чинній на момент звернення позивача до суду (далі - "Закон про знаки") правова охорона надається торговельній марці, який не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Відповідно до ч. 2 ст. 6 вищевказаного Закону про знаки не можуть отримати правову охорону торговельні марки, які, зокрема, можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості, географічного походження або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідно до ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку встановлених законом. Відповідно до ч. 1 ст. 19 зазначеного Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Outcome: approved