Jurisdiction: civil
Date: 2023-06-13 00:00:00

У грудні 2022 року позивач Джек Деніел`с Пропертіз, Інк., корпорація штату Делавер звернувся з позовом до [PERSON] , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (надалі по тексту - УКРНОІВІ) про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії, в якому просив: - достроково припинити дію свідоцтва України № [NUMBER] від 10.03.2016 р. на торговельну марку «[INFO]» щодо усіх товарів 33 класу МКТП; - зобов`язати УКРНОІВІ внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № [NUMBER] від 10.03.2016 р. на торговельну марку «[INFO]» щодо усіх товарів 33 класу та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що позивач є власником відомої серії (сім`ї) торговельних марок «Jack Daniel's», яка нараховує більше 30 окремих реєстрацій даних торговельних марок, у яких застосовується слово «Jack» у латиниці або «Джек» у кирилиці як спільний словесний елемент усієї серії (сім`ї) торговельних марок. На час подання позовної заяви позивач має на меті продовжувати реєстрацію серії (сім`ї) торговельних марок в Україні, зокрема, є заявником за заявкою № m202210418 на торговельну марку «[INFO]» у класі 33 МКТП та має широку лінійку всесвітньовідомого віскі «JACK DANIEL'S», в тому числі й зі смаком яблука. З метою виявлення загроз порушення його охоронюваного законом інтересу щодо набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку «[INFO]», позивач звернувся до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» за послугою щодо проведення інформаційного пошуку щодо позначення « [INFO] » відносно товарів та послуг 33 класу міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП) у базі зареєстрованих знаків та у базі поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів та послуг. За результатами інформаційного пошуку виявлено тотожне та схоже позначення відповідача 1, а саме: «[INFO]» для товарів 33 класу МКТП за свідоцтвом України № [NUMBER] від 10.03.2016 р. Позивач зазначає, що відповідач 1 не використовує торговельну марку «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] безперервно протягом останніх п`яти років, що передують даті звернення із вказаним позовом, що й є підставою для припинення його дії. Дія в Україні свідоцтва України № [NUMBER] від 10.03.2016 р., яке належить [PERSON] , перешкоджає реалізації позивачем його охоронюваного законом інтересу щодо набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку « [INFO] ». Ухвалою суду від 09 грудня 2022 року провадження у справі відкрито та призначено підготовче засідання на 12 лютого 2023 року (т. 1 а.с. 107). 14 грудня 2022 року представником позивача [PERSON] подано заяву про вжиття заходів забезпечення позову (т. 1 а.с. 111-148), яка ухвалою суду від 16.12.2022 р. задоволена та заборонено [PERSON] передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України №? [NUMBER] від 10.03.2016 р. стосовно заявлених товарів 33-го класу МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг; заборонено УКРНОІВІ вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №?209275 від 10.03.2016 р. стосовно заявлених товарів 33-го класу МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг (т. 1 а.с. 150-151). 10 лютого 2023 року на адресу суду надійшов відзив УКРНОІВІ, згідно з яким представник зазначив, що дострокове припинення дії свідоцтва № [NUMBER] від 10.03.2016 на торговельну марку можливе лише за умови, якщо відповідач-1 не доведе факт його використання, а у разі відсутності такого використання - не надасть суду докази, що виправдовують його невикористання (т. 1 а.с. 162-166). 23 лютого 2023 року на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-2, згідно з якою позивач стверджує, що у зазначеному відзиві УКРНОІВІ не спростували жодного наданого позивачем доказів на підтвердження позовних вимог, а також не надали жодних інших доказів та заперечень на позовну заяву, а вказаний відзив є суто формальним та декларативним, котрий цитує законодавство (т. 1 а.с. 169-170). 24 квітня 2023 року ухвалою суду закрито підготовче судове засідання та справу призначено до судового розгляду на 31 травня 2023 року (т. 1 а.с. 188). У зв`язку з перебуванням судді Батрин О.В. у відпустці розгляд справи призначено на 14 червня 2023 року. 8 червня 2023 року представником відповідача [PERSON] - [PERSON] подано відзив (т. 1 а.с. 207 - т. 2 а.с. 21), відповідно до якого зазначив, що відповідач 1 не визнає позов в повному обсязі, вважає його безпідставним, посилаючись на те, що вона є власником торговельної марки «[INFO]» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.03.2016 року (заявка № m201402346 від 17.02.2014 року) для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві під кодом (511), що підтверджується офіційними відомостями Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ, що знаходиться у відкритому доступі в системі Інтернет за посиланням: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/945372/, обставини щодо чого визнаються і не заперечуються позивачем, що підтверджується змістом позовної заяви. Крім того, відповідач-1 зазначає, що користуючись належними їй правами, що випливають зі свідоцтва, нею з ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» укладений Ліцензійний договір № 11/04/2018-AJ від 11.04.2018 року на право використання знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № [NUMBER] , відповідно до умов якого нею була надана зазначеному товариству невиключна ліцензія на право використання знака для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.03.2016 року для товарів і послуг 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві під кодом (511). Станом на даний час ліцензійний договір № 11/04/2018-AJ від 11.04.2018 року є чинним, строк його дії визначений сторонами зазначеного договору до закінчення дії Свідоцтва № [NUMBER] , очікувана дата закінчення строку дії реєстрації якого припадає на 17.02.2024 року. Відповідач-1 зазначає, що відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видами господарської діяльності ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» є «Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв», код КВЕД 11.01 (основний), «Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин», код КВЕД 11.03, «Оптова торгівля напоями», код КВЕД 46.34, «Роздрібна торгівля в неспеціалізоаних магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», код КВЕД 47.11. У відповідь на адвокатський запит від 26.05.2023 року № 26/05-2023 ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» своїм листом від 30.05.2023 року № 129 повідомило, що протягом червня-серпня 2018 року ним було розпочато виробництво сидрів оригінальних газованих міцних напівсолодких білих «[INFO]», з об`ємною часткою етилового спирту 7,0-8,5% об, в тарі місткістю 0,33 л., які виготовлялися згідно ТУ У 11.0-31082518-006:2016 «Сидри оригінальні. Технічні умови», власником яких є зазначене товариство, що підтверджується долученими до вказаного листа фотографічними зображеннями пляшки лабораторного зразку сидру оригінального газованого міцного напівсолодкого білого «[INFO]» та зразками етикетки, якою маркувалися зазначені алкогольні напої. Відповідач-1 зазначає, що останні містять в своєму складі торгівельну марку «[INFO]» як власну назву таких алкогольних напоїв, яка є домінуючим елементом в складі етикетки, що дозволяє відрізняти їх від подібних товарів інших виробників. Реалізація зазначених сидрів оригінальних газованих міцних напівсолодких білих «[INFO]» здійснювалася через мережу фірмових магазинів вказаного виробника, що підтверджується накладними на внутрішнє переміщення від 14.06.2018 року № ПМ-0002819, від 26.06.2018 року № ПМ-0003023, № ПМ-0003025, № ПМ-0003026, від 12.07.2018 року № ПМ-0003298, № ПМ-0003299, № ПМ-0003300, від 10.08.2018 року № ПМ-0003765, № ПМ-0003769, № ПМ-0003770. Як вбачається із змісту Розділу 1 ТУ У 11.0-31082518-006:2016 «Сидри оригінальні. Технічні умови», їх вимоги поширюються на сидри оригінальні, що являють собою слабоалкогольні напої з об`ємною часткою етилового спирту від 1,2% до 8,5%, які виробляються без додавання спирту етилового ректифікованого методом повного або часткового зброджування натурального чи відновленого яблучного соку з використанням підсолоджувальних інгредієнтів (цукрового сиропу, ГФС тощо) та наступним додаванням соків плодово-ягідних концентрованих, екстрактів плодових і ягідних, кислоти лимонної та натуральних концентратів ароматичних речовин, одержаних при виробництві соків плодових та ягідних концентрованих (ароматизаторів натурального походження), концентрованих цитрусових соків, води питної підготовленої, натурального замутнювачата іншої сировини дозволеної для застосування при виробництві сидрів, з подальшим їх насиченням діоксидом вуглецю екзогенного походження в разі потреби. З метою підготовки умов щодо подальшого виробництва сидрів оригінальних газованих міцних напівсолодких білих «[INFO]» ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» приведена у відповідність з вимогами чинного законодавства нормативно-технічна документація, згідно з якою виробляються зазначені алкогольні напої, шляхом розробки і запровадження Зміни № 1 до ТУ У 11.0-31082518-006:2016 «Сидри оригінальні. Технічні умови», яка у встановленому порядку перевірена на відповідність законодавству Державним підприємством «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», про що до книги обліку внесений запис № 02568182/001412/01 від 19.04.2021 року, в тому числі продовжено їх дію до 19.04.2026 року. Крім того, ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» здійснена значна підготовка для подальшого виробництва сидрів оригінальних газованих міцних напівсолодких білих «[INFO]» шляхом проведення атестації технічних можливостей та технологічних процесів всіх етапів їх виробництва та їх відповідності нормативно-технічній документації та чинному законодавству, що підтверджується Атестатом виробництва, зареєстрованим в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за №UA.31.034.00356-21, терміном дії з 27.05.2021 року по 27.05.2026 року. Зазначені фактичні обставини, правові підстави та письмові докази в своїй сукупності повністю спростовують твердження позивача про невикористання відповідачем-1 в Україні належної йому торговельної марки «[INFO]» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.03.2016 року повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або на безперервний строк у п`ять років з іншої дати після цієї публікації, з огляду на що за відсутності передбачених приписами ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правових підстав щодо дострокового припинення в судовому порядку дії зазначеного свідоцтва, позовні вимоги у справі № 757/35604/22-ц задоволенню не підлягають. 12 червня 2023 року представником позивача А. Ковалем подано відповідь на відзив відповідача [PERSON] (т. 2 а.с. 22-71), відповідно до якої відзив подано з порушенням вимог процесуального законодавства щодо строків подання відзиву та після спливу відповідного строку, встановленого судом, наявності підстав для поновлення строку у відзиві не доведено, а тому він має бути залишеним без розгляду та не братися до уваги суду під час вирішення даної справи. Крім того, позивач заперечує проти усіх наведених відповідачем-1 обставин, вважає доводи, викладені у відзиві, необґрунтованими та недоведеними, а надані докази - неналежними, недостовірними та такими, що не спростовують доводів позовної заяви, внаслідок чого заявлені відповідачем 1 вимоги не можуть бути задоволені судом. Торговельна марка «[INFO]» за cвідоцтвом України № [NUMBER] від 10.03.2016 року зареєстрована для наступного переліку товарів та послуг: «алкогольні напої, що сприяють травленню; бренді; вина; горілка; коктейлі; лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; алкогольні напої, крім пива; настоянки гіркі; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції - всі вищезазначені товари виготовлені з яблук або до складу яких входять яблука». Позивач зазначає, що у відповідності до пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг». У той же час, як вбачається з переліку товарів у 33 класі МКТП, що діяла на дату подання заявки та доступна на сайті МКТП за посиланням https://nice.uipv.org/class/good/33?version=102014, сидри є окремим родовим терміном, що вказує на окремий різновид товарів 33 класу, і який не було вказано у Свідоцтві України № [NUMBER] від 10.03.2016 року, тобто, обсяг правової охорони даного свідоцтва Відповідача 1 згідно вищенаведених приписів пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» взагалі не охоплює сидр у 33 класі МКТП. Відповідно до Рекомендацій УКРНОІВІ щодо складання переліку товарів і послуг, що доступні за посиланням https://ukrpatent.org/uk та надаються у Додатку 8, перелік товарів і послуг не може складатися з назв сфер діяльності або узагальнених найменувань груп товарів або послуг до яких товар (послуга) може відноситись. Наведені в переліку товарів і /або послуг терміни повинні однозначно ідентифікувати товари і послуги, присутні на ринку або товари та послуги, що тільки-но вводяться в цивільний обіг, та співвідноситися з яким-небудь родовим терміном, що використовується в МКТП, в тій сфері, до якої віднесено той чи інший товар та/або послугу. Тому, у разі виявлення особою бажання використовувати зареєстроване позначення для такого різновиду товарів як сидри, необхідно обов`язково включити даний товар до переліку товарів та послуг, щодо яких така торговельна марка використовується. Такий підхід підтверджується вибірково наданими копіями інформації з СІС УКРНОІВІ щодо дії окремих свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у переліку яких чітко та окремо визначено сидр як товар у 33 класі МКТП, для якого зареєстровано торговельну марку. Водночас, торговельна марка «[INFO]» за Свідоцтвом України № [NUMBER] від 10.03.2016 року не зареєстрована для таких товарів як сидри, а отже, її правова охорона не поширюється на сидри взагалі. Відповідно, дане свідоцтво не надає відповідачу-1 право використовувати торговельну марку «[INFO]» саме для сидрів, оскільки для таких товарів вона не зареєстрована, оскільки вони відсутні у переліку товарів 33 класу у даному свідоцтві. За таких умов, виробництво та реалізація ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» сидрів із нанесенням позначення «[INFO]» не є використанням торговельної марки за Свідоцтвом України № [NUMBER] від 10.03.2016 року в розумінні чинного законодавства України та Ліцензійного договору № 11/04/2018-AJ від 11.04.2018 року. Тому, усі докази, надані на підтвердження використання позначення «[INFO]» для таких товарів як сидр (фотографічні зображення пляшки лабораторного зразку сідру та зразок етикетки, копії накладних на внутрішнє переміщення, технічні умови, атестат виробництва тощо), не стосуються предмета доказування та не є належними доказами у розумінні статті 77 ЦПК України. У судовому засіданні представники позивача Коваль А.М. , Габелія Г.М. підтримали позовні вимоги з підстав, викладених у позовній заяві. Представник відповідача [PERSON] заперечив щодо задоволення позовних вимог, з підстав, наведених у відзиві. Представник УКРНОІВІ до судового засідання не з`явився. Тому, суд розглянув справу у його відсутність, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін. Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши докази, суд дійшов висновку про задоволення позову, виходячи з такого. Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом. До об`єктів права інтелектуальної власності згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Відповідно до п. 1.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначають окремі об`єкти права інтелектуальної власності, як-то «знаки для товарів і послуг» і «торговельні марки». Відповідно до ст. 492 ЦК України та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру («Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Судом встановлено, що позивач є власником відомої серії (сім`ї) торговельних марок «Jack Daniel's», яка нараховує більше 30 окремих реєстрацій даних торговельних марок, у яких застосовується слово «Jack» у латиниці або «Джек» у кирилиці як спільний словесний елемент усієї серії (сім`ї) торговельних марок (т. 1 а.с. 12-27, а.с. 30-62). Крім того, Джек Деніел`с Пропертіз Інк., корпорація штату Делаверє заявником за заявкою № m202210418 на торговельну марку «[INFO]» у класі 33 МКТП (т. 1 а.с. 28-29). З метою виявлення загроз порушення його охоронюваного законом інтересу щодо набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку «[INFO]», позивач звернувся до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)», за послугою щодо проведення інформаційного пошуку. Відповідно до звіту від 09.09.2022 Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про надання патентно-інформаційних послуг за договором № 3903/І від 05.09.2022, за результатами проведення інформаційного пошуку виявлено тотожне та схоже позначення «[INFO]» [PERSON] за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг свідоцтво України № [NUMBER] від 10.03.2016 за 33 класом МКТП: алкогольні напої, що сприяють травленню; бренді; вина; горілка; коктейлі; лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; алкогольні напої, крім пива; настоянки гіркі; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції - всі вищезазначені товари виготовлені з яблук або до складу яких входять яблука (т. 1 а.с. 34-79). Також, судом встановлено, що [PERSON] є власником торговельної марки «[INFO]» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.03.2016 року (заявка № m201402346 від 17.02.2014 року) для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (т. 1 а.с. 213). Так, за змістом приписів ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Приписами ч. 4 ст. 16 вказаного Закону унормовано, що використанням торговельної марки визнається, зокрема, нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). При цьому, торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Водночас, відповідно до вимог ч. 8 ст. 16 казаного Закону власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Як зазначає у відзиві на позовну заяву представник відповідача [PERSON] , користуючись належними їй правами, що випливають із свідоцтва, між [PERSON] та ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», укладено ліцензійний договір № 11/04/2018-AJ від 11.04.2018 року на право використання знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № [NUMBER] , відповідно до умов якого ним була надана зазначеному товариству невиключна ліцензія на право використання знака для товарів і послуг «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.03.2016 року для товарів і послуг 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві під кодом (511). Станом на даний час ліцензійний договір № 11/04/2018-AJ від 11.04.2018 року є чинним, строк його дії визначений сторонами зазначеного договору до закінчення дії Свідоцтва № [NUMBER] , очікувана дата закінчення строку дії реєстрації якого припадає на 17.02.2024 року (т. 2 а.с. 5-6). Крім того, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами господарської діяльності ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» є «Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв», код КВЕД 11.01 (основний), «Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин», код КВЕД 11.03, «Оптова торгівля напоями», код КВЕД 46.34, «Роздрібна торгівля в неспеціалізоаних магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», код КВЕД 47.11 (т. 1 а.с. 221-222). Представник відповідача -1 посилається на вказаний договір, як доказ використання торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.03.2016 року для товарів і послуг 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Проте суд не погоджується з вказаною позицією, оскільки сам факт його укладення не є використанням торговельної марки в розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та не належить до жодних із наведених у відповідному переліку необхідних дій. Такий висновок узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у Постанові КЦС ВС від 19 січня 2021 року у справі № 761/18983/18; Постановах КГС ВС від 21 березня 2018 року у справі №910/11414/17; від 01 лютого 2022 року у справі № 910/10935/20, згідно з якою «саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо». Таким чином, сама по собі наявність укладеного ліцензійного договору не спростовує доводів позивача, оскільки вчинення дій, спрямованих на укладення ліцензійного договору та його фактичне укладання, не є використанням знака у розумінні чинного законодавства. Крім того, відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. З огляду на наведене, позивач стверджує, що невикористання торговельної марки протягом вказаного періоду є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку повністю. Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020) якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути: припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: - обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; - можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством. Для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою. Використання торговельної марки особою, яка має право використовувати колективну марку, вважається використання власником свідоцтва. Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання. Аналіз вказаних норм Закону дозволяє зробити висновок, що при достроковому припиненні дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, обов`язок доведення факту використання знака покладений на власника відповідного знаку. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону (в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020) використанням торговельної марки визнається: - нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; - застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Відповідно до ст. 1 Закону (в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020) торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Аналіз наведених норм Закону дає підстави стверджувати, що, виходячи з правової сутності торговельної марки (знака для товарів і послуг), умовою належного її використання є безпосереднє та фактичне використання саме стосовно товарів і послуг, для яких вона зареєстрована. Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона досилається як на підставу своїх вимог і заперечень, Отже, для вирішення спору щодо дострокового припинення повністю дії свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг, позивач повинен довести ті обставини справи, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а відповідач 1 - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначених знаків (торговельної марки). Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), від 21.03.2014 та від 27.06.2014. Відповідно до ст. 157 Угоди про асоціацію цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та афективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Згідно зі ст. 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки. Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохтисячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, то власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання. Аналогічну норму містить і ч. 2 ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р, відповідно до якої для подання вимоги про скасування знака надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Згідно зі ст. 10 ЦК України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України «Про міжнародні договори України» (далі - Закон про міжнародні договори). Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори» встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічне положення міститься у ст. 3 Закону - якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору. Тому, враховуючи, що 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтв України та міжнародних реєстрації на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію. З урахуванням ст. 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України та міжнародної реєстрації може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати. Вказане положення Угоди про асоціацію знайшли своє відображення і в ч. 4 ст. 18 Закону (в редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020), відповідно до якої якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Для цілей застосування цього пункту датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. Дію свідоцтва не може бути припинено, якщо у строк від закінчення п`ятирічного строку невикористання торговельної марки до подання позову про дострокове припинення дії свідоцтва почалося чи відновилося її використання, крім випадку, коли підготовка до початку використання або відновлення використання торговельної марки розпочалися протягом трьох місяців до подання такого позову та після того, як власник свідоцтва довідався про можливість його подання. Так, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. Так, у відповідь на адвокатський запит від 26.05.2023 року № 26/05-2023 ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» своїм листом від 30.05.2023 року № 129 повідомило, що протягом червня-серпня 2018 року ним розпочато виробництво сидрів оригінальних газованих міцних напівсолодких білих «[INFO]», з об`ємною часткою етилового спирту 7.0-8,5% об, в тарі місткістю 0,33 л., які виготовлялися згідно ТУ У 11.0-31082518-006:2016 «Сидри оригінальні. Технічні умови», власником яких є вищезазначене товариство, що підтверджується долученими до вищевказаного листа фотографічними зображеннями пляшки лабораторного зразку сидру оригінального газованого міцного напівсолодкого білого «[INFO]» та зразками етикетки, якою маркувалися вищезазначені алкогольні напої. (т. 2 а.с. 7-8) Відповідач-1 зазначає, що останні містять в своєму складі торгівельну марку «[INFO]» як власну назву таких алкогольних напоїв, яка є домінуючим елементом в складі етикетки, що дозволяє відрізняти їх від подібних товарів інших виробників. Реалізація зазначених сидрів оригінальних газованих міцних напівсолодких білих «[INFO]» здійснювалася через мережу фірмових магазинів вказаного виробника, що підтверджується накладними на внутрішнє переміщення від 14.06.2018 року № ПМ-0002819, від 26.06.2018 року № ПМ-0003023, № ПМ-0003025, № ПМ-0003026, від 12.07.2018 року № ПМ-0003298, № ПМ-0003299, № ПМ-0003300, від 10.08.2018 року № ПМ-0003765, № ПМ-0003769, №ПМ-0003770 (т. 2 а.с. 9-18). Предметом даної справи є припинення дії свідоцтва на знак для товарів та послуг внаслідок невикористання знаку для товарів і послуг (торговельної марки), що засвідчений свідоцтвом №?209275 від 10.03.2016 р. безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. Тобто обраний позивачем спосіб захисту своїх інтересів у даній справі свідчить про наявність законного права у відповідача на використання, проте таке не здійснюється протягом п`яти років. Згідно зі ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Згідно з ч. 1, 2 ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Згідно з ч. 1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Частиною першою статті 5 ЦПК України визначено, що, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. Згідно зі ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного судочинства. У Рішенні Конституційного Суду України від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 зазначено, що поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв`язку з поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально правовим засадам. Частина четверта статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» містить положення, що будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Судом встановлено, що [PERSON] за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 10.03.2016 є власником торговельної марки«[INFO]» за 33 класом МКТП: алкогольні напої, що сприяють травленню; бренді; вина; горілка; коктейлі; лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; алкогольні напої, крім пива; настоянки гіркі; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції - всі вищезазначені товари виготовлені з яблук або до складу яких входять яблука. Разом з тим, визначення поняття «використання знаку» у п. 1.3 Ліцензійного Договору № 11/04/2018-AJ від 11.04.2018 року є ідентичним до законодавчого визначення, що надане у ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а отже особливою умовою використання знака є саме його використання для товарів, для яких відповідний знак зареєстровано. Таке розуміння узгоджується із Висновками Верховного Суду, викладеними у Постанові КГС ВС від 01 лютого 2022 року у справі № 910/10935/20, згідно з якою аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону № 3689, дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг. Торговельна марка «[INFO]» за Свідоцтвом України № [NUMBER] від 10.03.2016 року зареєстрована для такого переліку товарів та послуг: «алкогольні напої, що сприяють травленню; бренді; вина; горілка; коктейлі; лікери; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; алкогольні напої, крім пива; настоянки гіркі; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції - всі вищезазначені товари виготовлені з яблук або до складу яких входять яблука». Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг». Проте, як вбачається з переліку товарів у 33 класі МКТП, сидри є окремим родовим терміном, що вказує на окремий різновид товарів 33 класу, і який не було вказано у Свідоцтві України № [NUMBER] від 10.03.2016 року, тобто, обсяг правової охорони даного свідоцтва відповідача-1 [PERSON] згідно з положеннями пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не охоплює сидр у 33 класі МКТП. Відповідно до Рекомендацій УКРНОІВІ щодо складання переліку товарів і послуг,перелік товарів і послуг не може складатися з назв сфер діяльності або узагальнених найменувань груп товарів або послуг до яких товар (послуга) може відноситись. Наведені в переліку товарів і /або послуг терміни повинні однозначно ідентифікувати товари і послуги, присутні на ринку або товари та послуги, що тільки-но вводяться в цивільний обіг, та співвідноситися з яким-небудь родовим терміном, що використовується в МКТП, в тій сфері, до якої віднесено той чи інший товар та/або послугу. Тому, у разі виявлення особою бажання використовувати зареєстроване позначення для такого різновиду товарів як сидри, необхідно обов`язково включити даний товар до переліку товарів та послуг, щодо яких така торговельна марка використовується. В той же час, торговельна марка «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 10.03.2016 року не зареєстрована для таких товарів як сидри, а отже, її правова охорона не поширюється на сидри. У зв`язку із викладеним, дане свідоцтво не надає відповідачу-1 право використовувати торговельну марку «[INFO]» для сидрів, оскільки вони відсутні у переліку товарів 33 класу у даному свідоцтві, а торгівельна марка для таких товарів не зареєстрована. За таких умов, виробництво та реалізація ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» сидрів із нанесенням позначення «[INFO]» не є використанням торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER] від 10.03.2016 року в розумінні чинного законодавства України та ліцензійного договору № 11/04/2018-AJ від 11.04.2018 року. Крім того, усі докази, надані на підтвердження використання позначення «[INFO]» для таких товарів як сидр (фотографічні зображення пляшки лабораторного зразку сідру та зразок етикетки, копії накладних на внутрішнє переміщення, технічні умови, атестат виробництва тощо), не стосуються предмета доказування та не є належними доказами у розумінні статті 77 ЦПК України, а тому підлягають критичній оцінці та відхиленню судом. В ході розгляду справи не встановлено наявність перешкод у відповідача [PERSON] щодо використання торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER] та відповідачем-1 не надано суду будь-яких доказів на підтвердження наявності обставин, що перешкоджають використанню торгівельної марки незалежно від волі власника свідоцтва, як і не надано доказів і можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтв. Отже, відповідачем [PERSON] не здійснюється використання знаку для товарів та послуг « [INFO] », протягом п`яти років, що передують даті звернення із вказаним позовом, що й є підставою для припинення його дії. Таким чином, суд доходить висновку, що позивачем доведено обставини справи, на які він посилається як на підставу своїх вимог, а відповідачем-1 не доведено безпосереднє та фактичне використання торговельної марки «[INFO]», згідно свідоцтва на знак товарів і послуг № [NUMBER] . З урахуванням наведеного, положень ст. 198 Угоди про асоціацію та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд дійшов висновку про задоволення позову, оскільки позивачем доведено, що знак для товарів і послуг «[INFO]», без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати. Судові витрати понесені позивачем в ході розгляд справи відповідності до ст. 114 ЦПК України суд покладає на відповідача-1 [PERSON] . На підставі викладеного,

Outcome: approved