Jurisdiction: civil
Date: 2023-05-28 00:00:00

05 січня 2022 року представник Позивача - адвокат Білецький Олександр Віталійович звернувся до суду з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), Дніпровської міської ради про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку № [NUMBER] недійсним, зобов`язання вчинити певні дії та стягнення моральної шкоди. Позовні вимоги мотивовані тим, що позивачка є власником майнових авторських прав на твір "[INFO] " за свідоцтвом України № [NUMBER] про реєстрацію авторського права на твір від 17.04.2012р., які вона успадкувала від своєї матері, автора твору - [PERSON] , що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за заповітом від 11.12.2013р. Дніпровською міською радою, 02.11.2018р. подано заявку № m201825723 про реєстрацію торговельної марки "Дніпро" для товарів 30 класу МКТП та 15.12.2021р. Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) зареєстровано та видано відповідне свідоцтво на торговельну марку № [NUMBER] . Позивач вважає, що в зображенні торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER] використано твір "[INFO] " на котрий майнові авторські права належать їй та вона не надавала жодних дозволів Дніпровській міській раді на використання зазначеного твору. У зв`язку з чим просить задовольнити вказані позовні вимоги в повному обсязі. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва суду від 11 лютого 2022 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання. Разом із позовною заявою, 05 січня 2022 року, від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва суду від 11 лютого 2022 року задоволено заява про забезпечення позову, а саме: заборонено Дніпровській міській раді (49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 75, ідентифікаційний код: 26510514) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності, видавати виключні або невиключні ліцензії на торговельну марку за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15 грудня 2021 року або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знаки для товарів та послуг та заборонено Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) (01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1; ідентифікаційний код: 31032378) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15 грудня 2021 року або ж відмову від зазначеного свідоцтва України. 22 квітня 2022 року до суду від Відповідача-1 - ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) надійшов відзив на позов, відповідно до якого він заперечує проти позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № [NUMBER] з підстав необґрунтованості. В обґрунтування чого зазначає, що при проведені експертизи заявки № m201825723 та видачі свідоцтва України № [NUMBER] на торговельну марку Укрпатентом не порушено жодної з вимог законодавства України щодо процедури проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, за результатами експертизи не було встановлено жодних підстав для відмови в наданні правової охорони вказаної торговельної марки. 28 липня 2022 року від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи документів, а саме: копію листа про направлення висновку експерта від 27 квітня 2022р., копії висновку експерта № КСЕ-19/108-22/3530 від 22 квітня 2022 року, копію договору № 17-22 про надання платних послуг від 17 лютого 2022 року, акта наданих послуг № ЗРП 2022-22 та копія квитанції про оплату від 16 лютого 2022 року. 16 листопада 2022 року від відповідача-2 - Дніпровської міської ради надійшов відзив на позовну заяву, в якому він заперечує проти позову, вважає позовні вимоги необґрунтованими та не підтвердженими належними доказами. На обґрунтування своїх доводів посилається на рішення Апеляційної палати ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) від 01 липня 2021 року, яким було скасовано рішення Укрпатенту від 19 листопада 2020 року щодо відмови в реєстрації позначення за заявкою № m201825723 для товару "печиво" 30 класу МКТП та у подальшому зареєстровано оскаржувану торговельну марку за свідоцтвом № [NUMBER] від 15 грудня 2021 року. 27 жовтня 2022 року на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив Відповідача -2, в якій він не погоджується із запереченнями викладеними у відзиві та зазначає, що сама лише реєстрація знака, проведена уповноваженим органом не виключає ймовірності такої реєстрації з порушенням законодавства, а саме порушення майнових авторських прав позивача на твір " [INFO] " та не позбавляє права особи, звернутись до суду, якщо має місце порушення її прав та інтересів на підставі пункту "в" ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг". 24 листопада 2022 року від представника позивача надійшло клопотання про заміну відповідача з Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), на його правонаступника - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Протокольною ухвалою суду від 23 листопада 2022 року здійснено заміну Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент), на його правонаступника - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». 22 грудня 2022 від Відповідача-1 - Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на позовну заяву, в якому він заперечує проти позову в обґрунтування чого зазначає, що Укрпатентом при проведенні експертизи заявки № m201825723 та винесенні рішення про реєстрацію торговельної марки не було порушено жодної з вимог законодавства України щодо процедурі проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Щодо порушення авторських прав позивача у зображенні оскаржуваної торговельної марки, зазначає, що така підстава для відмови в наданні правовій охороні на торговельну марку як порушення авторських не передбачена чинним законодавством. Ухвалою Печерського районного суд м. Києва від 16 березня 2023 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду. У судове засідання позивач, представник відповідача ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» та представник Дніпровської міської ради у судове зсідання не з`явились, про час ат місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, направили суду заяви про розгляд справи за їх відсутності з урахуванням раніше поданих заяв по суті позову та поданих доказів на їх обґрунтування. Дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи та вивчивши заяви по суті позову надані учасниками справи, суд дійшов наступного висновку. Судом встановлено, що згідно свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] , виданого 17 квітня 2012 року Державною службою інтелектуальної власності України, [PERSON] належали авторські права на твір "[INFO] ". Згідно ст. 29 Закону України "Про авторське право та суміжні права" майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір , що може завдати шкоди честі та репутації автора. Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за заповітом, виданого 11 грудня 2013 року державним нотаріусом П`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори, спадкоємцем майна [PERSON] , є її донька - позивачка [PERSON] . Спадщина, на яку видано свідоцтво, також складається, зокрема, з майнових авторських прав на твір "[INFO] ", що належить спадкодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, виданого Державною службою інтелектуальної власності України від 17 квітня 2012 року за № 43355. Згідно ч. 3 ст. 15 Закону України "Про авторське право та суміжні права" виключне право автора (чи іншої особи , яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема: 1) відтворення творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору. Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) було прийняло рішення про реєстрацію знака Дніпровської міської ради за заявкою № m201825723 від 02 листопада 2018 року та здійснено реєстрацію знака у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг і опубліковано у своєму офіційному бюлетні відомості про видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 15 грудня 2021 року. Згідно із статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у сплутати, та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою. Відповідно до ч. 1 ст. 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. У відповідності до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки. Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків. Відповідно до ч. 1, ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. На відповідній стадії процесу, представником позивача надано висновок експерта № КСЕ-19/108-22/3530 від 22 квітня 2022 року виготовлений на його замовлення для подання до суду у цивільній справі № 757/294/22-ц. Згідно висновку експерта Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за результатами проведення експертизи об`єкту інтелектуальної власності № КСЕ-19/108-22/3530 від 22 квітня 2022 року вбачається, що у зображенні торговельної марки «ДНІПРО», за свідоцтвом України № [NUMBER] , використано шляхом переробки твір образотворчого мистецтва « [INFO] », за свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № [NUMBER] , автором якого є [PERSON] . Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України експерт попереджений. Таким чином наданий представником позивача висновок експерта у повній мірі відповідає вимогам процесуального закону. Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. За змістом ч.1 та ч. 2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Права інтелектуальної власності, зокрема на знаки для товарів і послуг, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України). Оцінивши поданий представником Позивача висновок в сукупності з іншими доказами у справі за правилами ст. 89 ЦПК України суд не знайшов обставин, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі. Протилежного відповідачами не доведено. З урахуванням встановлених в ході розгляду справи обставин та враховуючи, що судом встановлено порушення майнових авторських прав позивача у зображенні торговельної марки за свідоцтвом України № [NUMBER] , позов в частині вимог про визнання свідоцтва недійсним підлягає задоволенню. Вирішуючи питання стосовно позовної вимоги про зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України України № [NUMBER] від 15.12.2021 до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність» суд враховує наступне. Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму Бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки. Згідно ст. 1 наведеного Закону термін «Установа» вживається у значенні центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково (абз. 12 вказаного пункту). Згідно з п. 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг підставою для внесення відомостей до реєстру визначено, зокрема, рішення судових органів. 14 жовтня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX, пунктом 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» якого було встановлено, що «Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом». Крім того, Законом про НОІВ було внесено зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та доповнено його статтею 2-1, згідно з якою на Національний орган інтелектуальної власності були покладені, в тому числі наступні повноваження у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки): видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у офіційному електронному бюлетені НОІВ, ведення Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та Бази даних заявок, внесення до вказаного реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації Національного органу інтелектуальної власності» від 28.10.2022 № 943-р Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності з 08.11.2022 року. Таким чином на даний час органом, відповідальним за опублікування офіційних відомостей про торговельні марки у офіційному електронному бюлетені НОІВ та ведення Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, є вказана вище державна організація (Відповідач -1). На підставі наведених положень закону, суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, позовну вимогу щодо зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № [NUMBER] від 15 грудня 2021 року до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність». Щодо вимоги позивачки про стягнення моральної шкоди, суд вважає за необхідне зазначити наступне. Згідно ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті. Відповідно до ст. 23 ЦК України встановлено право особи на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав та законних інтересів. Відповідно до частини другої цієї статті моральна шкода полягає: у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна та у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Фактичною підставою для застосування такого виду відповідальності є наявність у діях особи складу цивільного правопорушення, елементами якого, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 1167 ЦК України є шкода, протиправна поведінка та причинний зв`язок між шкодою та протиправною поведінкою. Відсутність хоча б одного з цих же елементів виключає відповідальність за заподіяну шкоду. Деліктна відповідальність за загальним правилом настає лише за наявності вини заподіювача шкоди. Шкода - це зменшення або знищення майнових чи немайнових благ, що охороняються законом. Протиправною - є поведінка, що не відповідає вимогам закону або договору, тягне за собою порушення майнових прав та інтересів іншої особи і спричинила заподіяння збитків. Причинний зв`язок як елемент цивільного правопорушення виражає зв`язок протиправної поведінки та шкоди, що настала, при якому протиправність є причиною, а шкода - наслідком. При цьому в деліктних правовідносинах саме на позивача покладається обов`язок довести наявність шкоди та її розмір, протиправність поведінки заподіювача шкоди та причинний зв`язок такої поведінки із заподіяною шкодою. Отже, з огляду на положення ст. 1167 ЦК України, що передбачають відповідальність за завдану шкоду, позивач повинен довести не тільки протиправність поведінки відповідача, а й наявність самої моральної шкоди та причинний зв`язок між поведінкою відповідача та заподіяною шкодою. Аналогічне роз`яснення міститься у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 року № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» в якій зазначено, що майнова відповідальність за порушення авторського права і (або) суміжних прав настає за наявності певних, установлених законом, умов: факту протиправної поведінки особи; шкоди, завданої суб`єкту авторського права і (або) суміжних прав; причинно-наслідкового зв`язку між завданою шкодою та протиправною поведінкою особи; вини особи, яка завдала шкоди. При цьому, позивач повинен довести факт порушення його прав відповідачем або загрозу такому порушенню, розмір шкоди (за винятком компенсації), якщо вона завдана та причинно-наслідковий зв`язок між завданою шкодою і діями відповідача. Аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що пред`явлення вимоги про відшкодування моральної (немайнової) шкоди покладає на позивача обов`язок довести факт завдання шкоди, в чому ця шкода полягає, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується. Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків встановлених ст. 82 ЦПК України. Проте, позивачка не навела достатнього обґрунтування позовних вимог немайнового характеру та не надала суду жодних доказів, які б підтверджували факт заподіяння їй моральної шкоди діями чи бездіяльністю відповідачів а також її розмір. За таких обставину задоволенні позову у цій частині слід відмовити. Відповідно до ст. 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Таким чином, оскільки судом частково задоволено позов з Дніпровської міської ради на користь позивача підлягає стягненню сума витрат у розмірі 4732 грн. 20 коп., з яких 2481 грн. 00 коп. - сума судового збору, 2251 грн. 20 коп. - сума витрат на підготовку експертного висновку. Разом з тим, суд не вбачає підстав для стягнення з відповідача Дніпровської міської ради 12 000 грн. 00 коп. витрат на правничу допомогу, оскільки ні позивачкою ні її представником не надану суду платіжний документ чи будь-який інший, який би свідчив, що такі витрати позивачкою реально понесені. Враховуючи те, що ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг та власників патентів, суд вважає, що з відповідача Дніпровської міської ради підлягають стягненню на користь позивачки судові витрати понесені нею під час розгляду справи пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Outcome: partial