Jurisdiction: civil
Date: 2023-05-30 00:00:00

[PERSON] звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом до [PERSON] та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсними Патенту на промисловий зразок [NUMBER], Свідоцтв на знаки для товарів та послуг [NUMBER] та [NUMBER] та зобов`язання вчинити дії на промисловий зразок [NUMBER], Свідоцтв на знак для товарів та послуг [NUMBER] та [NUMBER]. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 13 грудня 2017 року відкрито провадження по даній справі. 12 лютого 2018 року Печерський районний суд міста Києва постановив ухвалу про забезпечення позову, яка в подальшому переглядалась Київським апеляційним судом, а згодом - Касаційним цивільним судом. Відповідно до Постанови Касаційного цивільного суду від 03 лютого 2021 року, касаційну скаргу розглянуто, ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 12 лютого 2018 року та постанову Апеляційного суду м. Києва від 22 травня 2018 року в частині вирішення заяви про забезпечення позову шляхом заборони Відповідачу 1 у будь-який спосіб використовувати знаки для товарів і послуг, права на які охороняються свідоцтвами [NUMBER] та [NUMBER] скасовано, ухвалено у цій частині нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні заяви про забезпечення позову у справі. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2018 року за клопотанням позивача судом призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, виконання якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. У зв`язку з призначенням судом експертизи зупинено провадження у справі до отримання висновку експерта. 19 грудня 2018 року на адресу Печерського районного суд м. Києва повернулись матеріали справи з висновком експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності й провадження по справі відновлено. 18 лютого 2019 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва було вирішено питання щодо призначення повторної експертизи по справі. 12 серпня 2019 року постановою Київського апеляційного суду ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 18 лютого 2019 року скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду. Протокольною Ухвалою Печерського районного суду міста Києва замінено співвідповідача у справі з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». [PERSON] звернувся до Печерського районного суду м. Києва до відповідачів з вимогами та просив визнати недійсним Патент на промисловий зразок [NUMBER], визнати недійсними Свідоцтва на знаки для товарів та послуг № [NUMBER], № [NUMBER], зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним свідоцтв № [NUMBER] та № [NUMBER] та до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, щодо визнання повністю недійсними Патенту [NUMBER] та опублікувати ці данні в офіційному бюлетені. Також позивач просив стягнути з [PERSON] на його користь судові витрати. Вказаний позов мотивований тим, що патент № [NUMBER] від 28.08.2017 не відповідає умовам патентоспроможності, а свідоцтва на знаки для товарів та послуг №№ [NUMBER], [NUMBER] не відповідають умовам надання правової охорони. Відповідачі з позовними вимогами не погодилися, посилалися на відповідність процедур проведення реєстрації, відсутність порушення прав позивача. Вказані пояснення сторони надали у вигляді заяв по суті. Представник позивача у судовому засіданні від 31 травня 2023 року надав пояснення, підтримав позовні вимоги повністю та просив їх задовольнити у повному обсязі. Представники відповідачів у судовому засіданні від 31 травня 2023 року надали пояснення щодо суті справи та просили відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, повно та всебічно вивчивши обставини справи та докази на їх підтвердження, судом встановлено наступне. 23 лютого 2017 року [PERSON] було подано заявку №s201700298 на реєстрацію промислового зразка, відповідно до якої було прийнято рішення про його реєстрацію №4079/ЗС/17 від 12 липня 2017 року та виданий патент № [NUMBER] від 28 серпня 2017 року. Також 20 лютого 2017 року [PERSON] були подані заявки №№ m201703329 та m201703330 за результатами розгляду яких Міністерством економічно розвитку і торгівлі України було видані Свідоцтва № [NUMBER] та № [NUMBER] . В той же час, [PERSON] 26 вересня 2002 року було подано заявку № 2002098144 на реєстрацію позначення «Гороскоп любви» та отримано свідоцтво № [NUMBER] . Відповідно до цього свідоцтва правова охорона надається за 10 класом МКТП таким товарам як «Презервативи» та за 35 класом МКТП для таких послуг як «Імпортно-експортні агентства; сприяння продаж (посередництво) виробів медичного призначення, а саме презервативів». З матеріалів справи встановлено, що [PERSON] на протязі багатьох років займався господарською діяльністю під вказаним позначенням, що підтверджують рекламні матеріали та зразки продукції, додані до позовної заяви. Відповідачами оригінальність вказаної продукції та матеріалів не заперечувалась [PERSON] також було проведено ребрединг бренду та внесено зміни у позначення, які позивач оформив в якості заявки на реєстрацію знаку для товарів та послуг № m201621312 від 28 вересня 2016 року. Заявка на реєстрацію промислового зразка [PERSON] №s201700298 була подана 23 лютого 2017 року. 14 червня 2017 року Міністерством економічно розвитку і торгівлі України, правонаступником якого є Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», затверджено Рішення ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про відповідність позначень по заявкам №№ m201703329 та m201703330 умовам надання правової охорони відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (№54295/ЗМ/17 та №54262/ЗМ/17) про реєстрацію знаків за заявками після чого були видані Свідоцтва № [NUMBER] та № [NUMBER] . Відповідно до частини першої статті 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права в разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Статтею 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Вказаною нормою матеріального права визначено способи захисту прав та інтересів, і цей перелік не є вичерпним. Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення. Стосовно патенту на промисловий зразок № [NUMBER] від 28.08.2017 року суд зазначає, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. З матеріалів справи вбачається, що промисловий зразок за патентом [NUMBER] включає в себе знак для товарів та послуг позивача з більш ранньою датою подання заявки № m201621312, тобто з заявленим пріоритетом й призначений для використання стосовно визначеного товару - «презервативи», що входить до числа товарів 10 класу МКТП, для маркування яких призначений і знак за заявкою № m201621312, а тому товари для яких використовуються конкуруючи об`єкти інтелектуальної власності є однорідними. Крім того, зареєстрований промисловий зразок включає в себе інший об`єкт інтелектуальної власності, а саме твір образотворчого мистецтва, майнові права на який відповідно до Авторського договору належать [PERSON] . Відповідно до ст.15 Закону України «Про авторські право та суміжні права» до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права. Частиною ч.1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Згідно з ч.1 ст. 469 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що «правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності». Відповідно до пп. В п.1 ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Отже з врахуванням того, що промисловий зразок не є новим, тобто не відповідає умовам патентоспроможності, та порушує права [PERSON] , вбачається, що Патент [NUMBER] виданий з порушенням чинних норм законодавства та є таким, що підлягає скасуванню. Стосовно свідоцтв на знаки для товарів та послуг №№ [NUMBER], [NUMBER], суд зазначає, що відповідно до ч.15 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» проводиться перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони. Кваліфікаційна експертиза складається з: перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до ч. 1 ст. 5 та ч.. 1, 2 ст. 6 Закону; перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у ч. 3, 4 ст. 6 Закону. Відповідно до cт.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. За результатами проведення експертного дослідження, що втілено у висновку експерта № 189/18, експертом НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами [NUMBER] та [NUMBER] визнані схожими настільки, що їх можна сплутати з позначенням, що заявлене [PERSON] більш ранньою датою. На підтвердження вказаних висновків експерт додатково відповіла на запитання, поставлені відповідачами. Крім того, в матеріалах справи також міститься висновок патентного повіреного, який збігається з висновками експерта. Доводи представників відповідачів [PERSON] та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» щодо неповноти та неузгодженості висновку експерта № 189/18 не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи та спростовуються зібраними доказами по справі у своїй сукупності, поясненнями сторін, письмовими поясненнями експерта. Зокрема твердження відповідачів, що зодіакальне коло зі словесним позначенням «space» не є таким, що введе в оману споживача стосовно зодіакального кола з позначенням «гороскоп любви» спростовується висновком експертизи, що зодіакальне коло є головним графічним та семантичним елементом знака, який створює в уяві споживача конкретний образ. Експерт у висновку повно та обґрунтовано дослідив композицію знаків, їх розміри и співвідношення словесних та графічних елементів, а отже ці доводи відповідачів судом не приймаються до уваги Відповідачі не довели достатніми та допустимими доказами необґрунтованість висновку експерта та доказів, зібраних позивачем. Судом також не прийнято до уваги посилання [PERSON] стосовно схожості до ступеня змішування знаків для товарів та послуг [NUMBER], [NUMBER] та позначення за заявкою Позивача № m201621312, які втілені в заперечені, щодо реєстрації знаку позивача за заявкою № m201621312. Суд також зазначає, що відповідно до ч.2 ст.113 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам). Відповідно до п. 11 Постанови Пленуму ВСУ № 8 від 30.05.97 «Повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов`язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Істотними можуть визнаватися, зокрема, порушення, які призвели до обмеження прав обвинуваченого чи інших осіб. В ухвалі (постанові) про призначення повторної експертизи зазначаються обставини, які викликають сумніви у правильності попереднього висновку експерта». Клопотання представника відповідача [PERSON] про проведення повторної експертизи відхилено судом на стадії дослідження доказів з причин необґрунтованості такого клопотання, достатності зібраних матеріалів справи й відсутності суперечок чи сумнівів в правильності висновку експертизи 189/18. Крім того, основою для призначення повторної експертизи відповідач зазначив наявність висновка експертизи № 178 від 03 грудня 2019 року складений експертом Жилою Б.В. й рецензії на висновок судової експертизи № 189/18. Проте, вказаного висновку експертизи не було надіслано до суду та не долучено до матеріалів справи у відповідності до процесуальних вимог щодо збирання доказів. Матеріали справи також не містять доказів надсилання такого висновку, а відповідач не надав доказів, які би підтверджували зворотнє. Що стосується рецензії, то суд зазначає, що рецензія на висновок судового експерта не може виступати альтернативним висновком до вже існуючого висновку судового експерта в порушення вимог норм ЦПК України. За змістом положень ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Реалізація принципу змагальності сторін у цивільному процесі та доведення перед судом обґрунтованості своїх вимог є конституційною гарантією, передбаченою у ст.129 Конституції. Враховуючи наведене, комбіновані позначення за свідоцтвами №№ [NUMBER] та № [NUMBER] є візуально схожими із знаком за заявкою позивача, оскільки воно містить графічні елементи зодіакальних знаків, що розташовані в такому самому порядку, а самі графічні елементи копіюють елементи зодіакального кругу в позначені позивача. Враховуючи, що в знаках [PERSON] домінуючими є саме зображувальні елементи то розбіжність в окремих елементах, зокрема словесних, не грає визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака. А тому

Outcome: approved