Jurisdiction: civil
Date: 2023-04-23 00:00:00

Позивач звернулася до Печерського районного суду м. Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», у якому просила суд ухвалити рішення про: визнання права інтелектуальної власності [PERSON] на знак для товарів і послуг за заявкою № m201903820 «Lady Diana» від 20.02.2019 для товарів 16, 25, 28 класів МКТ та послуг 35 та 41 класів МКТП відповідно до бібліографічних даних заявки; визнання недійсним висновку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 117107/3М/19 від 13.11.2019, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m201903820 від 20.02.2019 після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; визнання недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 про відмову в реєстрації знаку за заявкою № m201903820, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1368 від 20.07.2020; зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № m201903820 «Lady Diana» від 20.02.2019 для товарів 16 класу МКТП (канцелярські товари), 25 класу МКТП (одяг), 28 класу МКТП (іграшки), послуг 35 класу МКТП (реклама) та 41 класу МКТП (освітні та розважальні послуги) відповідно до бібліографічних даних заявки та видати відповідне свідоцтво за умови сплати [PERSON] (ІПН [NUMBER] ) адміністративного збору за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом розмірі. В обґрунтування позову позивач послалася на те, що вона є співавторкою відеоблогу з назвою « Lady Diana », що розміщений в сервісі відеохостингу YouTube за адресою https://www.youtube.com/channel/UCCB4-saKfwGbUFO2-rRdUqQ .З метою захисту своїх прав інтелектуальної власності, позивачем була подана до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявка № m201903820 від 20.02.2019 на реєстрацію знака «Lady Diana» для товарів 16, 25, 28 класів МКТ та послуг 35 та 41 класів МКТП. Висновком ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 117107/ЗМ/19 від 13.11.2019, який набув статусу рішення після його затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, позивачеві було відмовлено у реєстрації вищезазначеного знаку для товарів і послуг відносно усього переліку товарів та послуг 16, 25, 28, 35 та 41 класів МКТП. За результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») на підставі того, що заявлене словесне позначення є таким, що суперечить публічному порядку бо відтворює ім`я знаної особи - принцеси Уельської, добре відомої як леді Діана (1961-1997). Леді Діана зіграла величезну роль в житті Великобританії, активно займалася благодійною та миротворчою діяльністю. Принцеса Уельська досі є однією з найпопулярніших особистостей ХХ століття. Використання її імені для маркування товарів і послуг може зачіпати почуття її шанувальників. Не погодившись з висновком Укрпатенту, 16.04.2020 позивач звернулася до Апеляційної палати Мінекономіки з запереченням проти прийнятого рішення. Проте, рішенням Апеляційної палати від 11.06.2020, затвердженого наказом Мінекономіки № 1368 від 20.07.2020, у задоволенні заперечення було відмовлено. На думку позивача, позначення «Lady Diana» не може вважатися таким, що суперечить публічному порядку бо відтворює ім`я знаної особи - принцеси Уельської Діани . Оскільки: 1) на дату подання заявки серед споживачів заявлених товарів і послуг позначення « Lady Diana » в першу чергу стало асоціюватись із головною героїнею серії аудіовізуальних творів, які розміщені на YouTube-каналі «Lady Diana», що належить позивачу; 20 внаслідок тривалого споживання глядачами контенту YouTube-каналу позивача та здобутій популярності позначення « Lady Diana » здобуло розрізняльну здатність, шляхом створення у глядачів (які є потенційними споживачами заявлених товарів і послуг) нової асоціації з героїнею відеоблогу, діючи при цьому добросовісно, без жодного натяку на принцесу Уельську Діану ; 3) в рішенні про відмову немає жодного доказу і аргументації, яка доводить що використання позначення «Lady Diana» для заявлених товарів та послуг буде зачіпати почуття шанувальників принцеси Уельської Діани , так само як немає спростування аргументів і доказів позивача щодо популярності героїні відеоблогу «Lady Diana» в Україні, які склалися за останні 2 роки; 4) спроба обґрунтування підстави відмови є хибною, оскільки поєднує дві підстави: експерт вказав суперечність публічному порядку, пояснивши її тим, що позначення ім`я відомої в Україні особи; 5) рішення Апеляційної палати не містить жодного доказу: відомості принцеси Уельської Діани в Україні станом на дату подання заявки; що використання позначення для заявлених товарів і послуг посягне на почуття шанувальників принцеси Уельської Діани ; входження принцеси Уельської Діани (її репутація) до складу відносин, що становлять публічний порядок відповідно до законодавства України; 6) рішення про відмову та рішення Апеляційної палати ігнорує більшість аргументів та доказів, які подані заявником (позивачем), тому є необґрунтованими і такими, що не визнають право позивача на охорону своєї інтелектуальної власності. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва суду від 23.09.2020 відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання. 07.12.2020 представник позивача подав до суду клопотання про заміну неналежного відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на належного - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Позовну вимогу про зобов`язання внести відомості до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг адресувати Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності». 08.12.2020 представник відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України направив до суду відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити у задоволенні позовних вимог, обґрунтовуючи це тим, що рішенні Мінекономіки були прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, з дотриманням процедури їх прийняття, визначеної законом та правилами. Крім того, вимогу щодо внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, відповідно до законодавства може забезпечити лише Укрпатент, який наразі виконує функції НОІВ. 08.12.2020 представник відповідача Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки, Укрпатент та Мінекономіки при затвердженні висновку про відмову в реєстрації «Lady Diana» діяли у відповідності до чинного законодавства, а усі твердження позивача мають суб`єктивний та оціночний характер. Також представник відповідача зазначив, що позовні вимоги позивача є формою втручання в дискреційні повноваження Укрпатенту та Мінекономіки, позовна вимога про визнання права інтелектуальної власності на знак - є неналежним способом захисту, неправомірною та безпідставною, оскільки, позивач здійснює лише спробу набути право інтелектуальної власності на «Lady Diana». 27.01.2021 представник позивача подав до суду відповідь на відзив ДП «Український інститут інтелектуальної власності», в якій зазначив, що відповідачем не було заперечено жодного з аргументів та не спростовано доказів наданих позивачам в матеріалах позовної заяви. Крім того, повноваження Мінекономіки щодо прийняття рішень про реєстрацію/ відмову в реєстрації знаку для товарі і послуг не є дискреційними повноваженнями (постанова Верховного Суду від 12.11.2020 у справі № 760/21314/16-ц). 29.04.2021 у підготовчому судовому засіданні судом було задоволено клопотання представника позивача про заміну неналежного відповідача. 17.05.2021 представником позивача було подано до суду уточнену позовну заяву в якій просив суд: визнати право інтелектуальної власності [PERSON] на знак для товарів і послуг за заявкою № m201903820 «Lady Diana» від 20.02.2019 для товарів 16, 25, 28 класів МКТ та послуг 35 та 41 класів МКТП відповідно до бібліографічних даних заявки; визнати недійсним висновок Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 117107/3М/19 від 13.11.2019, який набув статусу рішення про відмову в реєстрації знаку за заявкою № m201903820 від 20.02.2019 після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; визнати недійсним рішення Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 про відмову в реєстрації знаку за заявкою № m201903820, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1368 від 20.07.2020; зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію знаку для товарів і послуг за заявкою № m201903820 «Lady Diana» від 20.02.2019 для товарів 16 класу МКТП (канцелярські товари), 25 класу МКТП (одяг), 28 класу МКТП (іграшки), послуг 35 класу МКТП (реклама) та 41 класу МКТП (освітні та розважальні послуги) відповідно до бібліографічних даних заявки та видати відповідне свідоцтво за умови сплати [PERSON] адміністративного збору за видачу свідоцтва та збору за публікацію про видачу свідоцтва у встановленому законом розмірі. 10.09.2021 ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті. 14.11.2022 представник позивача подав до суду клопотання про заміну неналежного відповідача Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на належного - Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Всі позовні вимоги заявлені позивачем в уточненій позовній заяві, адресувати Державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». 14.02.2023 у судовому засіданні судом було задоволено клопотання представника позивача про заміну неналежного відповідача. 04.04.2023 на адресу суду від представника відповідача Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на позовну заяву. УКРНОІВІ заперечує проти позовних вимог, вважає їх необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, оскаржувані позивачем рішення Мінекономіки про відмову в реєстрації знаку для товарів і послуг «Lady Diana» за заявкою № m201903820 та рішення Апеляційної палати Мінекономіки прийняті на підставі Закону № 317-VIII, Правил та Регламенту, з дотриманням процедури їх прийняття, в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією України та законодавства в сфері правової охорони торговельних марок. Крім того надані позивачем докази не спростовують доводів, на підставі яких прийняті рішення про відмову в реєстрації знаку для товарів і послуг «Lady Diana» за заявкою № m201903820, оскаржувані рішення прийняті з урахуванням обставин, що існували на дату прийняття рішень Мінекономіки та Апеляційної палати. 05.04.2023 представником позивача на адресу суду було направлено відповідь на відзив УКРНОІВІ, в якій зазначено, що відзив було подано з порушенням вимог ст. 178 ЦПК України, а також відповідачем не надано аргументованих пояснень та доказів щодо аргументації оскаржуваної позивачем відмови. У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити. Представник відповідача проти задоволення позову заперечувала та просила відмовити у задоволенні позову повністю. Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши письмові докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги задоволенню не підлягають з огляду на наступне. Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються, зокрема, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Згідно зі ст. 10 Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», по заявці на отримання свідоцтва України на торговельну марку проводиться експертиза, яка складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться НОІВ відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Експертиза заявки по суті складається, зокрема, з перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених статті 6 Закону. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його НОІВ. На підставі такого висновку за заявкою НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення НОІВ за заявкою надсилається заявнику. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», на підставі рішення про реєстрацію торговельної марки та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в Бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію торговельної марки. Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва НОІВ здійснює державну реєстрацію торговельної марки, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Судом встановлено, що 20.02.2019 позивачем до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» було подано заявку № m201903820 на реєстрацію в Україні словесного знака « Lady Diana » в якості знаку для товарів класу 16, 25, 28 та послуг 35, 41 класів МКТП. За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної відповідно до статті 10 Закону було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони. Позивач отримала повідомлення № 92044/3М/19 від 03.09.2019 про можливу відмову в реєстрації знаку відносно всього заявленого переліку товарів і/або послуг на підставі того, що заявлене словесне позначення є таким, що суперечить публічному порядку, бо відтворює ім`я знаної особи - принцеси Уельської, добре відомої в світі як леді Діана (1961-1997). 01.11.2019 позивач подала відповідь на повідомлення, в якій зазначила, що законодавством України поняття «публічний порядок» не визначене. Крім того, заявлене позначення має індивідуальні особливості (сприйняття знаку в якості відеоблогу та творчого псевдоніму доньки заявника), що не дозволяє розглядати заявлене позначення як таке, що суперечить публічному порядку. Оскільки мотивована відповідь заявника, позивачки по справі не спростовує факт того, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку, така відповідь не була визнана обґрунтованою. Саме тому,

Outcome: dismissed