Jurisdiction: civil
Date: 2023-03-08 00:00:00

У жовтні 2018 року позивач ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» звернувся до суду з позовом до Міністерства економіки України, Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] та просив: - визнати недійсним повністю патент України № 126015 від 25 травня 2018 року на корисну модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг», виданий на ім`я [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] ; - зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання недійсним повністю патенту України № 126015 від 25 травня 2018 року на корисну модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг», виданий на ім`я [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Позовні вимоги мотивовані тим, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за наслідками розгляду заявки № u 2018 02418 від 12.03.2018 року та 25.05.2018 року видано на ім`я [PERSON] , [PERSON] та [PERSON] декларативний патент України № 126015 на корисну модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг». Разом з тим, вказана корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, що визначені ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». У зв`язку з цим, 10.08.2018 року позивач звернувся з клопотанням про проведення експертизи корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» до ДП «Український інститут інтелектуальної власності», відповідно до висновку якого встановлено, що декларативний патент України № 126015 від 25.05.2018 року на корисну модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеної ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Крім того, спосіб та використаний у корисній моделі « [INFO] » був загальновідомий у світі до дати подання заявки до уповноваженої установи, спосіб не був новим до дати подання заявки, оскільки за сукупності суттєвих ознак корисна модель використовує спосіб, що став загальнодоступним та промислово використовувався у світі. При цьому, відповідачі отримавши доступ до інформації, що була конфіденційною, становила комерційну таємницю, отримавши всю повноту необхідних відомостей та інформації щодо роботи електронної системи з проведення торгів необробленою деревиною (аукціонів) скористалися нею для створення корисної моделі описавши застосовані способи у корисній моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг», чим порушили права позивача, а отже має бути визнаний недійсним на підставі ст. 33 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Ухвалою суду від 12.12.2018 р. відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 01.03.2019 р. (т. 1 а.с. 82). 22.02.2019 р. від відповідача 3 - [PERSON] надійшов відзив на позовну заяву (т. 1 а.с. 101-109), відповідно до якого проти позову заперечив, посилаючись на те, що об`єкт корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» за патентом України № 126015 відноситься до об`єкту процес (спосіб) відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та корисна модель відповідає умові патентоздатності промислова придатність. При цьому, наданий позивачем в якості доказу висновок експертизи щодо умов патентоздатності № 23699/ЗУ/18 від 10.09.2018 р. не може вважатися належним та допустимим доказом у справі, оскільки викладені експертом міркування та роздуми носять чисто суб`єктивний і бездоказовий характер, оскільки існує нормативна документація, що визначає такі ознаки. Також промислова придатність корисної моделі підтверджується тим, що вона фактично використовується певними господарськими суб`єктами на підставі ліцензійних договорів на використання корисної моделі № 01/2605-ЛНЗ та № 02/2605-ЛНЗ. Позивачем не надано належних доказів на підтвердження факту добросовісності використання позивачем в Україні технологічного вирішення, тотожного заявленому винаходу (корисній моделі) чи здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання, у зв`язку з чим відсутній предмет спору у даній справі внаслідок порушеного права позивача. 27.02.2019 р. від представника відповідача 1 - Міністерства економіки України - Харабари Т.І. надійшов відзив на позовну заяву (т. 1 а.с. 108-111), відповідно до якого згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» під час проведення формальної експертизи заявки корисна модель не перевіряється на відповідність умовам патентоздатності - «новизна» та «промислова придатність». Позивач звернувся з клопотанням до ДП «Український інститут інтелектуальної власності», за висновком якого встановлено, що декларативний патент України № 126015 від 25.05.2018 року на корисну модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, а саме за формулою корисної моделі не є промислово придатною. Оскільки зазначений висновок містить в собі докладний опис проведених досліджень, складені уповноваженим закладом експертизи в особі досвідчених та кваліфікованих експертів, що володіють спеціальними знаннями, останній є належним та допустимим доказом у справі. 01.03.2019 р. від представника позивача - Харчука В.В. надійшла відповідь на відзив відповідача 3 - [PERSON] , в якій зазначив, що висновок експертизи щодо умов патентоздатності № 23699/ЗУ/18 від 10.09.2018 р. є належним, допустимим та достовірним доказом у справі (т. 1 а.с. 186-201). Ухвалою суду від 01.03.2019 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 22.05.2019 р. (т. 1 а.с. 211). Ухвалою суду від 12.02.2020 р. у задоволенні заяви представника позивача Харчука В.В. про відвід експерта Чабанець Т.М. та заяви відповідача [PERSON] про відвід експерта Крамара І.А. відмовлено (т. 2 а.с. 56). Ухвалою суду від 04.03.2021 р. клопотання представника позивача Охромєєва Ю.Г. про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задоволено, призначено у справі повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, до отримання висновку експертизи - провадження у справі зупинено (т. 2 а.с. 213-215). 04.11.2021 р. ухвалою суду поновлено провадження у справі та призначено судовий розгляд на 25.01.2022 року (т. 2 а.с. 234). 24.01.2022 р. від представника позивача - Харчука В.В. надійшли додаткові письмові пояснення (т. 2 а.с. 242-246). 29.06.2022 р. від представника позивача - Охромєєва Ю.Г. надійшли додаткові письмові пояснення (т. 3 а.с. 68-70). Ухвалою суду від 28.11.2022 р. замінено у цивільній справі відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) на належного відповідача Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (т. 3 а.с. 112). 09.03.2023 р. від представника відповідача 2 - Чепова М.О. до суду надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого заперечив проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що патент України № [NUMBER] на корисну модель було видано відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на корисні моделі, а установа, приймаючи рішення про видачу патенту, не порушила жодної з вимог законодавства України. 09.03.2023 р. ухвалою суду відмовлено у задоволенні клопотання відповідача [PERSON] про призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. У судовому засіданні представники позивача позов підтримали, просили задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. Представник відповідача-2 Чепов М.О. в судовому засіданні заперечив проти задоволення позовних вимог. Допитані судові експерти Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності [PERSON] та [PERSON] у судовому засіданні підтвердили правильність висновку первинної експертизи № 285/18 від 14.12.2018 р. Відповідач [PERSON] , та його представник в судовому засіданні заперечили щодо позовних вимог. Згодом до судового засідання повторно не з`явились. Інші учасники судового засідання до судового засідання не з`явились з невідомих причин. Тому, суд розглянув справу у їх відсутність, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін. Суд, заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини. Частиною першою статті 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України, ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Статтею 462 ЦК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Умови та порядок видачі патенту встановлюються законом. Судом встановлено, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в офіційному бюлетені № 10 «Промислова власність» було опубліковано 25.05.2018 р. відомості про корисну модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» за заявкою [PERSON] , [PERSON] та [PERSON] № u 2018 02418 від 12.03.2018 року, на підставі чого їм було видано патент № 126015 (т. 1 а.с. 21-24). Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Згідно з ч. 1 ст. 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 460 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України). Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі2, корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Згідно з ч. 3 ст. 7 наведеного Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (ч. 5 ст. 7 Закону У країни «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень. Згідно з п. 6.6.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, від 22 січня 2001 року № 22, суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Відповідно до п. 7.1.1 наведених Правил, формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Отже, обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається за формулою винаходу, яка складається зі всіх його (її) суттєвих ознак. Обґрунтовуючи порушення своїх прав та охоронюваного законом інтересу позивач посилається на наявну невідповідність корисної моделі за патентом України № 126015 умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним ч. 2 ст. ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», зокрема, корисна модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» не належить до об`єктів яким надається правова охорона, формула корисної моделі не відповідає умові промислової придатності та такій умові патентоздатності, як новизна, оскільки сукупність її суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки відповідачами до відповідної установи. Належним та допустимим доказом у справах, пов`язаних з вирішенням спорів про визнання недійсними патенту на промисловий зразок, є експертиза, оскільки питання, пов`язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використанням сукупності суттєвих ознак промислового зразка у виробі чи в іншому зареєстрованому промисловому зразку з більш пізнім пріоритетом, потребують спеціальних знань. Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Статтею 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. За правилами ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (ст. 89 ЦПК України). Відповідно до висновку експерта № 3588/4032 від 29.09.2021 р. за результатами проведення повторної судової комісійної експертизи об`єктів інтелектуальної власності і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, який підготовлений відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами Лушниковою Т.М., Струк І.О., Питель О.Б., вбачається, що при проведенні дослідження експертам надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань, у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Будь-яких належних та допустимих доказів на спростування зазначеного висновку зі сторони відповідачів суду не надано, і наданий висновок не суперечить іншим матеріалам справи. У своєму висновку експерти вказали, що: 1. об`єкт корисної моделі «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» за патентом України №126015 не може бути об`єктом «спосіб» («процес») корисної моделі відповідно до ч. 1-3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». 2. Корисна модель «Спосіб автоматизованого здійснення закупівель і продажу товарів і послуг» за патентом №126015 не відповідає умові патентоздастності «промислова придатність. Висновком експерта було встановлено, що формула корисної моделі за патентом України №126015 не містить сукупності ознак, яка спрямована на отримання технічного результату, а містить сукупність методів організаційної і інтелектуальної діяльності, що свідчить про те, що об`єкт корисної за патентом України № 126015 не може бути об`єктом «спосіб» («процес») корисної моделі. Крім того, встановлені при дослідженні невідповідності корисної моделі за патентом України № 126015 свідчать про те, що корисна модель за патентом № [NUMBER] , у вигляді, в якому вона охарактеризована у незалежному пункті формули корисної моделі, не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність». З висновку вбачається, що експертизу проведено комісією судових експертів у складі [PERSON], яка має вищу технічну освіту, спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 6-Д, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України 25.05.2020 р.), стаж експертної роботи з 1998 року, [PERSON] , який має вищу освіту, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 352, видане ЕКК ЛНДІСЕ 20.02.2008 р.), стаж експертної роботи з 1977 року та [PERSON] , який має вищу освіту, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів» (свідоцтво № 457, видане ЛНДІСЕ 29.01.2020р.), стаж експертної роботи з 2019 року. Про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 експертів попереджено. Таким чином наданий на виконання ухвали суду висновок № 3588/4032 від 29.09.2021 р. відповідає вимогам процесуального закону і береться судом до уваги в якості доказу, який підтверджує заявлені позовні вимоги в частині невідповідності корисної моделі за патентом України № 126015 умовам патентоздатності. Права інтелектуальної власності, зокрема на корисну модель, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України). Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону. З урахуванням встановлених під час розгляду справи обставин та враховуючи, що судом встановлено невідповідність спірної корисної моделі за патентом України № 126015 умовам патентоздатності, суд дійшов висновку, що відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» вказаний патент підлягає визнанню недійсним. За змістом пункту 2.2 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки (Наказ Міністерства освіти і науки України 12.04.2001 № 290) у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Відповідно до пункту 3 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Суд враховує належні доводи і вимоги позовної заяви, що при визнанні патенту недійсним слід внести відомості про таке визнання до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснити про це повідомлення в офіційному бюлетені «Промислова власність». Водночас, суд зазначає, що 14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ), зокрема, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності. Частиною першою статті 2-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» визначено, що функції НОІВ виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України. За змістом частини другої статті 3-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», до визначених повноважень, делегованих НОІВ, належить у тому числі і визнання недійсними прав на винаходи і корисні моделі у порядку, передбаченому законом; опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі у Бюлетені, ведення Реєстру, внесення до нього відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про національний орган інтелектуальної власності» від 13.10.2020 № 1267-р, на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», визначено, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності. Згідно з пунктом 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політки у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом. Таким чином, суд дійшов висновку, що вимоги позову в частині зобов`язання ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни у Державний реєстр патентів України на промислові зразки, підлягають задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1 ч. 1 ст. 141 ЦПК України). Враховуючи, що позовні вимоги підлягають задоволенню, суд дійшов висновку, що з відповідачів [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] на користь Державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» по 1 762 грн. із сплаченого судового збору у розмірі 5 286 грн. (т. 1 а.с. 2, 3) та по 8 351 грн. 69 коп. витрат на проведення експертизи із сплачених 25 055 грн. 06 коп. (24 025 грн. 40 коп. + 514 грн. 83 коп. + 514 грн. 83 коп.) (т. 2 а.с. 232-233).

Outcome: approved