Jurisdiction: civil
Date: 2023-02-26 00:00:00

Позивач звернувся до Печерського районного суду міста Києва із позовом до [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), за участі третьої особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» про визнання недійсним свідоцтв України на торговельні марки [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER], [NUMBER] та зобов`язання вчинити дії. В обґрунтування пред`явлених вимог позивач послався на те, що є шотландською компанією, яка входить до групи компаній міжнародної корпорації ENDRINGTON (Едрінгтон). Позивач виробляє спиртні напої, зокрема, шотландський віскі. Він є власником всесвітньо відомих брендів шотландського віскі, включаючи HIGHLAND PARK та THE FAMOUS GROUSE. Позивач та компанії, пов`язані із ним корпоративними зв`язками, входять до The Scotch Whiskey Association (Асоціація виробників шотландського віскі), одним із пріоритетів діяльності якої є захист продукції «віскі» у всьому світі. Позивач є власником свідоцтв на торговельні марки, якими маркується його продукція, що реалізується на території України, зокрема, № 136331 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «HIGHLAND PARK» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), № 130114 від 11 жовтня 2010 року на торговельну марку «THE FAMOUS GROUSE» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП, № 136323 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «Snow Grouse» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП, № 136322 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «Black Grouse» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП. Позивач зазначає, що Шотландія має всесвітню відому репутацію виробника віскі, яке має свою історію та охороняється на державному рівні. В силу історичних традицій, переважна більшість назв віскі в Шотландії дані на честь місцевості, в яких їх виробляють. Так позивач вказує, що HIGHLAND/ХАЙЛЕНД це один із найвідоміших географічних регіонів в Шотландії, який має беззаперечно особливі асоціації з виробництвом віскі. Близько 80% нинішніх шотландських спиртових заводів - виробників віскі знаходяться в шотландському регіоні HIGHLAND/ХАЙЛЕНД. Також Позивач зазначає, що у світлі значення та репутації регіону HIGHLAND/ХАЙЛЕНД, який має асоціації із виробництвом шотландського віскі, йому було представлені спеціальні положення щодо географічної назви даного регіону у Положенні про шотландський віскі. Позначення HIGHLAND/ХАЙЛЕНД також згадується в спеціальному розробленому Асоціацією виробників шотландського віскі у 2009 році положенні - Guidance for Producers and Bottlers (Правила виробництва та бутелювання шотландського віскі). Дане положення містить відповідні інструкції щодо оформлення етикеток, тари та упаковок, яке використовується для алкогольної продукції (віскі). Позивачу стало відомо про реєстрацію в Україні торговельних марок за свідоцтвами [NUMBER] від 11 квітня 2016 року, [NUMBER] від 11 квітня 2016 року, [NUMBER] від 12 червня 2017 року, [NUMBER] від 26 червня 2017 року, [NUMBER] від 26 грудня 2018 року, [NUMBER] від 26 грудня 2018 року, [NUMBER] від 25 січня 2019 року. Обґрунтовуючи заявлені вимоги позивач вважає, що торговельні марки не відповідають умовам надання правової допомоги відповідно до частини другої ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, зокрема, на зазначення походження товару «HIGHLAND» (ХАЙЛЕНД) та «Scotch Whisky», якими маркується шотландське віскі, яке ним виробляється та в подальшому реалізується, в тому числі, в Україні, позивач просить суд ухвалити рішення про повне задоволення пред`явлених вимог. Ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва від 11 лютого 2022 року відкрито провадження у справі та постановлено проводити розгляд справи у порядку загального позовного провадження. Вказаною ухвалою відповідачам встановлено строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали подати відзив на позовну заяву, а позивачеві протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відзиву на позов подати відповідь на відзив. 14 червня 2022 року [PERSON] подано відзив на позовну заяву із проханням відмовити у задоволенні позову, оскільки оспорювані торговельні марки не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно географічного походження товару, як і не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно виробника товару, оскільки не містять жодних словесних частин, які б могли вказувати на виробника товару, що маркований зазначеними торговельними марками. Оскаржувані торговельні марки зареєстровано у відповідності до вимог Закону. Продукція, маркована торговельними марками, пройшла сертифікацію у відповідності до чинного законодавства України, а отже, не може вводити споживачів в оману. 20 червня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» подано відзив на позовну заяву, в якому товариство просить відмовити у задоволенні позову. В якості обґрунтування відзиву вказано, що оспорювані торговельні марки зареєстровано у відповідності до вимог Закону і такі не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно виробника товару, оскільки не містять жодних словесних частин, які б могли вказувати на виробника товару, що маркований зазначеними торговельними марками. 07 липня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» подано заяву про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів. Ухвалою суду від 11 серпня 2022 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів. 13 вересня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» подано пояснення, в яких товариство просить суд відмовити у задоволенні позову. В обґрунтування третя особа зазначає, що розпочала виробництво алкогольної продукції, маркованої оскаржуваними торговельними марками з 2014 - 2016 років, після проходження передбаченої законом процедури сертифікації. Оскаржувані торговельні марки не створюють небезпеку введення споживачів в оману стосовно географічного походження товару, оскільки найменування регіону «HIGHLAND» є поширеним у багатьох країнах світу, а станом на сьогодні реєстрація українськими виробниками торговельних марок англійською мовою є поширеною практикою. Вказане підтверджується висновком судового експерта Сопової К.А. № 72-04/21 від 01 квітня 2021 року, а також експертним висновком № 086/21 від 25 жовтня 2021 року, складеним на підставі розпорядження № 54/44-рп/к від 13 квітня 2021 року адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України. Крім того, Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України прийнято рішення у справі № 127-26.4/79-19 про відсутність в діях Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» порушень вимог ст.15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення на етикетках настоянок «The Highland Fox», «[INFO]», «[INFO]» та на сайті в мережі інтернет інформації, що вводить в оману. 11 листопада 2022 року від представника позивача надійшло клопотання про заміну відповідача з Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ). Протокольною ухвалою суду від 11 листопада 2022 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» замінено на Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ). В матеріалах справи також міститься відзив представника УКРНОІВІ на позовну заяву, відповідно до якого він заперечує проти позову, оскільки оскаржувані торговельні марки реєструвалися на підставі законних та правомірних рішень та відповідають умовам надання правової охорони. Тому просив відмовити у задоволенні позовної заяви. Позивачем подано відповіді на відзиви та заперечення на пояснення третьої особи. Крім того, представником [PERSON] було надано до суду підготовлений Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України висновок експертів №83/22 від 08 серпня 2022 року за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності. 11 серпня 2022 року представником позивача подано до суду висновок експерта Жили Б.В. № 234 від 10 серпня 2022 року, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Також представником позивача подано до суду звіт від 04 жовтня 2022 року про соціологічне опитування «Сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв «THE HIGHLAND FOX», «[INFO]» та «[INFO]», складений Дослідницькою компанією «Ю.С.С.». 05 жовтня 2022 року ухвалою суду закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті. У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити. Представники [PERSON] , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» та УКРНОІВІ проти задоволення позову заперечували. Дослідивши матеріали справи та оцінивши письмові докази по справі у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав. Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг) в Україні регулюються нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідно до ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. За змістом ст.420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Статтею 492 ЦК України, визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Відповідно до статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до п.1 ст.7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакціях від 16 жовтня 2012 року, 09 квітня 2015 року) (далі - Закон) особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до установи заявку. За змістом п.1 ст.16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Судом встановлено, що 10 листопада 2014 року відповідачами [PERSON] , [PERSON] , [PERSON] було подано заявки № m201415931 та № m201415932 щодо реєстрації права власності на торговельні марки «[INFO]» та «[INFO]» відповідно для товарів, віднесених до 33 (тридцять третього) класу МКТП. 16 листопада 2015 року відповідачем [PERSON] було подано заявку № m201520580 щодо реєстрації права власності на торговельну марку «[INFO]» для товарів, віднесених до 33 (тридцять третього) класу МКТП. 29 грудня 2015 року відповідачем [PERSON] було подано заявку № m201524374 щодо реєстрації права власності на торговельну марку «[INFO]» для товарів, віднесених до 33 (тридцять третього) класу МКТП. 25 квітня 2017 року відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» було подано заявки № m201709262, № m201709267, № m201709260 щодо реєстрації права власності на торговельні марки «THE HIGHLAND FOX СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ» для послуг, віднесених до 35 (тридцять п`ятого) класу МКТП. Відповідно до положень статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Відповідно до пп. «а» п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. У відповідності до п. 1-3 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Порядок визначення оманливості позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг регулюється Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила). Згідно з п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Відповідно до ч. 1 ст. 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. 11 серпня 2022 року представником позивача було подано клопотання про приєднання до матеріалів справи висновку судового експерта Жили Б.В. №234 від 10 серпня 2022 року. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 106 ЦПК України).

Outcome: approved