Jurisdiction: civil
Date: 2022-10-26 00:00:00

У серпні 2018 року позивач Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC) звернувся до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, [PERSON] , ПП «Білоцерківська агропромислова група» (далі по тексту - ПП «БІАГР») та просив: - визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 року недійсним повністю щодо всіх товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг; - зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 231776 від 11.09.2017 року недійсним повністю щодо товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; - заборонити [PERSON] використовувати позначення «ФІЛАДЕЛЬФІЯ», яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 27.07.2015 року, шляхом нанесення на упаковку, в якій мітиться товар, зберігання товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, продаж, експорт (ввезення). - заборонити ПП «БІАГР» використовувати позначення «ФІЛАДЕЛЬФІЯ», яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 27.07.2015 року, шляхом нанесення на упаковку, в якій мітиться товар, зберігання товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, продаж, експорт (ввезення). - зобов`язати ПП «БІАГР» усунути з товару сир вершковий «ФІЛАДЕЛЬФІЯ» та його упаковки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 року, який є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.03.2010 року та свідоцтвом України № [NUMBER] від 27.07.2015 року. - заборонити ПП «БІАГР» використовувати будь-які знаки чи позначення, що є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.03.2010 року та свідоцтвом України № [NUMBER] від 27.07.2015 року. Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є власником прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.03.2010 року щодо позначення « PHILADELPHIA » та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 27.07.2015 року щодо позначення « PHILADELPHIA » стосовно товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Позивач вказує, що словесний та зображувальний знак « PHILADELPHIA » є відомим у всьому світі та в Україні стосовно виробництва вершкових сирів. В Україні сир « PHILADELPHIA » продається принаймні з 2009 року. Позивачу стало відомо, що Державна служба інтелектуальної власності України (правонаступник Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) зареєструвала знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 р. щодо позначення «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ СИР ВЕРШКОВИЙ ФІЛАДЕЛЬФІЯ УКРАЇНСЬКА» для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (кисломолочні сири; сири) на ім`я [PERSON] (відповідач 2). Крім того, позивач зазначає, що йому також стало відомо про те, що ПП «БІАГР», засновником якого є відповідач 2, виробляє та продає вершковий сир, який маркує знаком для товарів та послуг за свідоцтвом № [NUMBER] від 11.09.2017 р. Позивач стверджує, що знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 року не відповідає умовам надання правової охорони, передбачених положенням ч. 2 та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки є схожим до ступеню змішування із належними позивачу знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.03.2010 року щодо позначення « PHILADELPHIA » та за свідоцтвом України № [NUMBER] від 27.07.2015 року щодо позначення « PHILADELPHIA », отже може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Для підтвердження чи спростування власної позиції позивачем було замовлено незалежне експертне дослідження об`єктів інтелектуальної власності для подання до суду у судового експерта Петренка С.А., за результатами висновку № 1206 від 22.06.2018 року якого (т. 1 а.с. 113-148): - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231776 від 11.09.2017 року є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України № 120449 від 25.03.2010 року та № 201732 від 27.07.2015 року; - словесне позначення «Філадельфія» розміщене на упаковці сиру вершкового «Філадельфія», виробництва ПП «БІАГР» є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.03.2010 року та № 201732 від 27.07.2015 року; - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 року є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів 29 класу МКТП. Ухвалою суду від 24.12.2018 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 06.03.2019 року (т. 1 а.с. 175). Ухвалою суду від 24.12.2018 року (т. 1 а.с. 177) у задоволенні заяви представника позивача Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC) - Столяренка О.В. про забезпечення позову у справі, шляхом заборони ПП «БІАГР» та [PERSON] використовувати позначення «ФІЛАДЕЛЬФІЯ» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 року, яке є схожими настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за свідоцтвами України № 120449 та № 201732, шляхом нанесення на упаковку, в якій міститься товар, зберігання товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, експорту - відмовлено. Ухвалою суду від 24.12.2018 року (т. 1 а.с. 178-179) заяву представника позивача Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC) - Столяренка О.В. про забезпечення позову у справі - задоволено. Заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг по свідоцтву України № [NUMBER] від 11.09.2017, щодо повної або часткової відмови від свідоцтва, зміни особи власника свідоцтва, передачі права власності на знак та здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». 11.02.2019 року від відповідача 3 генерального директора ПП «БІАГР» Кордубан О.А. надійшов відзив (т. 1 а.с. 210-218), відповідно до якого проти позову заперечила, посилаючись на те, що підприємством дійсно випускається сир вершковий, який має назву та маркування відповідно до знаку за свідоцтвом належним [PERSON] № [NUMBER] - «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ СИР ВЕРШКОВИЙ ФІЛАДЕЛЬФІЯ УКРАЇНСЬКА», що підтверджується проведеним експертним дослідженням та відповідним висновком Консорціума «Український центр підтримки номерів і адрес». Вказала, що доводи позивача, що знак для товарів і послуг « PHILADELPHIA » за свідоцтвами № [NUMBER] та № [NUMBER] є добре відомим в Україні є необґрунтованими, оскільки вказана марка не визнана в Україні добре відомою відповідно до вимог п.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким знак визнається добре відомим в Україні на підставі рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності. Крім того, таке рішення відсутнє у базі даних «Відомості про добре відомі знаки України» Українського інституту інтелектуальної власності. Зазначила, що знак для товарів і послуг, захищений свідоцтвом № [NUMBER] від 11.09.2017 року, що належить [PERSON] є комбінованим і складається з декількох позначень, а отже позивач порівнюючи знаки «ФІЛАДЕЛЬФІЯ» та «PHILADELPHIA» порівнює лише частину позначення, яке використовується відповідачем. Крім того, відповідачем 3 надано висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 1620 від 16.04.2018 року (т. 1 а.с. 219-239), підготовлений експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.П., відповідно до якого: «Слово «ФІЛАДЕЛЬФІЯ»/«PHILADELPHIA», що входить до позначень відповідно до зареєстрованих свідоцтв, а саме: свідоцтво України № 7095 від 30.09.1996 року на позначення «ФИЛАДЕЛЬФИЯ БРЕНД», що зареєстроване для класу 29 МКТП; свідоцтво України № 120449 від 25.03.2010 року на позначення «PHILADELPHIA», що зареєстроване для класу 29 МКТП; свідоцтво України № 7938 від 25.04.1997 року на позначення «PHILADELPHIA BRAND», що зареєстроване для класу 29 МКТП; свідоцтво України № 23640 від 15.03.2002 року на позначення, що зареєстроване для класу 29 МКТП; свідоцтво України № 201732 від 27.07.2015 року на позначення, що зареєстроване для класів 29, 30 МКТП є описовим елементом. Слово «філадельфія» є описовим елементом в класі 29 МКТП, а саме щодо такого товару як сир. Позначення за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № [NUMBER] від 11.09.2017 року не є таким, що породжує у свідомості споживача асоціації з зареєстрованими знаками для товарів і послуг Mondelez, що визначені в тексті листа Бейкер і Макензі - Сі-Ай-Ес, Лімітед, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності». Посилаючись на результати вказаного висновку, відповідач вважає, що позначення позивача не може одержати правову охорону відповідно до вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки є описовим елементом. Крім того, вважає, що висновок наданий позивачем, складений експертом Петренко С.А. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 1206 від 22.06.2018 року не може братися судом як належний доказ, оскільки експертом, на думку відповідача, обрано неналежну схему дослідження, а саме на початковому етапі дослідження неправильно було обрано домінуючий елемент «Філадельфія», на схожості якого і базується все подальше порівняльне дослідження, що суперечить «Методиці проведення експертних досліджень, пов`язаних з засобами індивідуалізації». Також вважає, що оригінальна виготовлена упаковка та використання в назві слова «Білоцерківський», що вказує на місце виготовлення продукту та є вказівкою на комерційне джерело походження товару, на його виробника - ПП «БІАГР», що не може викликати іншу асоціацію з іншим виробником, а отже вважає, що вирішення експертом Петренком С.А. питання № 5 у висновку є хибним, оскільки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231766 від 11.09.2017 року не є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника товарів 29 класу МКТП. У задоволенні позову просив відмовити в повному обсязі. 19.02.2019 року до суду надійшов відзив від представника відповідача 1 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Тюріної Л.А. (т. 2 а.с. 1-7), відповідно до якого вважає вимоги позову необґрунтованими, оскільки експертиза заявки № m2017100285 [PERSON] була проведена відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон). При проведені кваліфікаційної експертизи використовувалась інформаційна база закладу експертизи (ДП «Український інститут інтелектуальної власності), в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання. Оскільки закладом експертизи не було виявлено підстав для відмови [PERSON] у наданні правової охорони, визначеної ст. 6 Закону, на підставі ст. 12 Закону відповідачем було здійснено публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів та послуг в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 17 від 11.09.2017 року, одночасно з якою здійснено державну реєстрацію знаку (ч. 1 ст. 13 Закону) та видано свідоцтво України № [NUMBER] на знак для товарів та послуг. Крім того, вважає, недоведеним факт схожості порівнювальних знаків, зазначених позивачем, оскільки знаки за свідоцтвами № [NUMBER] та № [NUMBER] , № [NUMBER] є несхожими за звуковими, графічними та смисловими ознаками, що не може привести до сплутування їх споживачами. Також, на думку, відповідача різним є перше зорове сприйняття знаків. Більш того, оскаржуваний знак є комбінованим, виконаний оригінальними шрифтами кириличною абеткою з домінуючими елементами, як словесними, так і графічними. В той час як протиставлені знаки позивача, один з яких є лише словесним і виконаним латинською абеткою, а другий комбінованим, однак відрізняється від оскаржуваного знаку графічним елементом, розміром та видом шрифту. Вказала, що позивачем не надано належних доказів на підтвердження факту порушення, оспорювання або невизнання його прав чи законних інтересів, а отже звернення із позовом до суду є необґрунтованим. Просила відмовити в задоволенні позову в повному обсязі. 25.02.2019 року від відповідача 2 [PERSON] надійшов відзив на позовну заяву (т. 2 а.с. 15-24), в якому просив у задоволенні позову відмовити в повному обсязі, посилаючись на доводи, що є аналогічними відзиву, наданому відповідачем ПП «Білоцерківська агропромислова група». Ухвалою суду від 06.03.2019 року (т. 2 а.с. 44) у задоволенні клопотання представника відповідача 3 [PERSON] про залишення позову без розгляду (т. 2 а.с. 37-38) відмовлено. 24.05.2019 року від представника позивача [PERSON] до суду надійшла відповідь на відзив відповідача 3 ПП «БІАГР» (т. 2 а.с. 52-67), згідно з якою сторона позивача вважає наданий відзив необґрунтованим та таким, що не відповідає матеріалам справи. Вказав, що з метою належного проведення дослідження та встановлення схожості між спірним знаком та знаками позивача експерт [PERSON] , яким було проведено експертизу та надано висновок № 1206 від 22.06.2018 року, проаналізував склад спірного знака та зазначив, що словесні елементи «Білоцерківський», «сир», вершковий», «Українська» представляють собою споживацьку інформацію і таким чином не можуть мати самостійної правової охорони відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Разом з тим, експерт вказав, що «Словесні елементи «Білоцерківський» та «Українська» - вказують на місце виготовлення та збут товарів; словесний елемент «сир» - вказує на вид товарів; словесний елемент вершковий» вказує на вид, склад та властивість товарів; словесний елемент «Філадельфія» - єдиний у складі знака за свідоцтвом України № [NUMBER] , що може мати правову охорону, оскільки є оригінальною назвою товару. Крім того є одним із домінуючих у складі знака завдяки його оригінальному шрифту, наявності заголовних літер та розміру виконання, його розташуванні, такому, що виходить за межу основної композиції знака і композиційно розташований майже по центру знака». Крім того, вважає, що словесний елемент «Філадельфія» спірного знака та словесний знак « PHILADELPHIA » є фонетично тотожними, що також встановлено експертом у наданому позивачем висновку. Також експертом було встановлено семантичну тотожність одиниць «Філадельфія» та « PHILADELPHIA » через подібність закладених у позначеннях понять, ідей з якими вони асоціюються у споживача при зустрічі із цими позначеннями на товар. Вважає доводи відповідача 3 щодо того, що слово «Філадельфія», яке входить до складу знаків для товарів і послуг зареєстрованих на ім`я позивача, в тому числі знаків для товарів і послуг « PHILADELPHIA » та спірного знака щодо такого товару як сир є описовим є необґрунтованими, оскільки запитання, які були поставленні експерту Копитько А.П. для вирішення та відповідно містяться у наданому відповідачем 3 висновку № 1620 від 16.04.2018 року, не відповідають вимогам, визначеним Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року. 14.08.2019 року від представника відповідача 3 [PERSON] надійшли письмові заперечення (т. 3 а.с. 1-10), відповідно до яких доводи позивача щодо схожості знаків та можливого їх сплутування споживачем, а також введення споживача в оману щодо особи виробника товару є хибними та необґрунтованими. Відповідач вважає, що головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. При цьому, під час встановлення схожості позначення, що порівнюються повинні розглядатися в цілому без поділення на окремі елементи. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. Посилаючись на вимоги Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 07.04.2014 року № 91, згідно з якими під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи, вважає, що наданий висновок стороною позивача виконаний експертом Петренко С.А., викликає сумніви у його правильності, оскільки обрана схема дослідження є неналежною так як експертом на початку дослідження відокремлено домінуючий словесний елемент «Філадельфія», як такий що має правову охорону. Крім того, вважає, що саме слово «ФІЛАДЕЛЬФІЯ» не є предметом самостійної правової охорони. 16.08.2019 року в підготовчому засіданні представником позивача Столяренко О.В. заявлено клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (т. 3 а.с. 48-53). Крім того, представником відповідача 3 Цикаришвілі Б.Т. подано клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (т. 3 а.с. 45-47). 05.09.2019 року представником відповідача 1 Мінекономрозвитку подано до суду клопотання щодо питань, які слід поставити на вирішення експертизи у разі її призначення судом (т. 3 а.с. 85-86). В судовому засіданні 14.11.2019 року представником відповідача [PERSON] подано відкореговане клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (т. 3 а.с. 103-105). Ухвалою суду від 14.11.2019 року у справі призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (т. 3 а.с. 113). 19.10.2020 року до суду надійшов висновок експертів Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України №077/20 від 30.09.2020 року (т. 4 а.с. 71-102), відповідно до якого: 1.Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] , власником якого є ПП «БІАГР», є схожим із знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] та знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] , власником яких є позивач Інтерконтінентал Грейт Брендс JIJIC (Intercontinental Great Brands LLC), настільки, що їх можна сплутати. 2.Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача - Інтерконтінентал Грейт Брендс JIJIC (Intercontinental Great Brands LLC). 3.Словесне позначення «Філадельфія», розміщене на упаковці сиру вершкового «Філадельфія», виробництва ПП «БІАГР», є схожим із знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] та знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] , власником яких є позивач Інтерконтінентал Грейт Брендс JIJIC (Intercontinental Great Brands LLC), настільки, що їх можна сплутати. 4.Словесне позначення «Філадельфія», розміщене на упаковці сиру вершкового «Філадельфія», виробництва ПП «БІАГР» є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача - Інтерконтінентал Грей г Брендс JIJIC (Intercontinental Great Brands LLC). 5.Слово «Філадельфія» в класі 29 МКТП, а саме щодо таких товарів: «молоко та молочні продукти, включаючи сир, олії та жири» не є описовим елементом. 6.Слово «Філадельфія» в класі 29 МКТГЮа саме щодо таких товарів: «молоко та молочні продукти, включяночи сир, олії та жири» не є загальновживаним, як позначення гро/варів і послуг певного виду. Ухвалою суду від 23.10.2020 року у справі поновлено провадження та призначено підготовче судове засідання на 04.12.2020 року (т. 3 а.с. 104). 02.12.2020 року представник позивача [PERSON] надав письмові пояснення ( т. 4 а.с. 117-122), відповідно до яких вважає, що висновком експертів Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 077/20 від 30.09.2020 року повністю підтверджуються обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх позовних вимог, а отже наявні всі підстави для визнання свідоцтва України № [NUMBER] від 11.09.2017 року недійсним. Ухвалою суду від 23.04.2021 року за клопотанням представника позивача [PERSON] (т. 4 а.с. 148-151) замінено у справі відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на його правонаступника Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (т. 4 а.с. 194). Ухвалою суду від 23.04.2021 року (т. 4 а.с. 195) за клопотанням представника позивача [PERSON] (т. 4 а.с. 145-147) направлено матеріали цивільної справи № 757/39584/18-ц до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України для усунення недоліків висновку судової комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 077/20 від 30 вересня 2020 року, а саме для підпису одним з експертів. 30.06.2021 року представником відповідача 3 Цикаришвілі Б.Т. подано рецензію на висновок експертів № 077/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 757/39584/18-ц від 30.09.2020 року, складену 24.05.2021 року судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, патентним повіреним України (реєстр № 419) [PERSON] (т. 4 а.с. 205-231). За результатами рецензування експертом було встановлено, що комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 757/39584/18-ц, за результатами якої складно висновок експертів № 077/20 від 30.09.2020 року, проведена неповно та не об`єктивно, з використанням науково необґрунтованих та методично сумнівних положень, що є наслідком порушення принципів законності об`єктивності та повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу», з порушенням приписів ч. 3 ст. 72 ЦК України щодо обов`язку експерта провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а також приписів ч. 1 ст. 102 ЦПК України щодо детального опису проведених експертом досліджень, зроблених у результаті цих висновків та обґрунтованості відповідей на поставлені питання. Тому, цей висновок викликає сумніви у його правильності та не відповідає встановленим вимогам до такого джерела доказів, як висновок судової експертизи. 04.08.2021 року представником відповідача 1 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Фінагіною В.Б. подано до суду відзив на позовну заяву (т. 5 а.с. 1-9), відповідно до якого вважає, що відповідачем не було порушено будь-яких норм законодавства України при видачі оспорюваного позивачем свідоцтва України на знаки для товарів і послуги та наголошується на необґрунтованості доводів позивача щодо невідповідності оспорюваного позивачем знаку для товарів і послуги умовам надання правової охорони. Крім того, вважає, що висновок експертів № 077/20 від 30.09.2020 року є неналежним доказом у справі, оскільки містить низку недоліків, зокрема суперечить методологічним підходам, викладеним у Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року № 91 із змінами внесеними наказами ДП «Український інститут інтелектуальної власності від 22.01.2016 року № 08, від 27.09.2018 року № 145-Н/2018 та від 05.11.2018 року № 172-Н/2018, а саме, підхід судових експертів при визначенні домінуючим елементом лише одного слова «ФІЛАДЕЛЬФІЯ» в оригінальному комбінованому позначенні спірного знака та відкидання інших елементів є методично некоректним та об`єктивно неповним і хибним, що негативно вплинуло на все подальше дослідження семантичної, фонетичної схожості протиставлених позначень. З огляду на викладене, просила суд відмовити в задоволенні позову. Ухвалою суду від 07.10.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті на 01.12.2021 року (т. 5 а.с. 26). Ухвалою суду, занесеною до протоколу судового засідання від 01.12.2021 року клопотання представника відповідача 3 ПП «БІАГР» Цикаришвілі Б.Т. про виклик судових експертів Федоренка В.Л., Ковальову Н.М. та [PERSON] задоволено для їх допиту у судовому засіданні. (т. 5 а.с. 18-19) 26.01.2022 року від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов лист (т. 5 а.с. 45), відповідно до якого експерти не зможуть бути присутніми в судовому засіданні 26.01.2022 року, оскільки перебувають у відпустках. Питання на адресу Центру від суду та учасників справи не надходили, що позбавило експертів права на викладення відповідей на запитання в письмовому вигляді у відповідності до положень п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року. 18.02.2022 року від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов аналогічний лист, в якому було зазначено, що станом на 16.02.2022 року питання на адресу Центру від суду та учасників справи не надходили (т. 5 а.с. 57). У судовому засіданні експертами [PERSON] та [PERSON] було надано пояснення, відповідно до яких експерти вважають наданий висновок експертів обґрунтованим з підстав, зазначених в описовій та мотивувальній частині експертизи. Ухвалою суду від 22.02.2022 року (т. 5 а.с. 70-73) частково задоволено клопотання представника ПП «БІАГР» Цикаришвілі Б.Т. та поставлено експертам письмові питання. 04.04.2022 року на електронну адресу суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов лист із відповідями на запитання поставлені ухвалою суду від 22.02.2022 року (т. 5 а.с. 77-91), які за своїм змістом відповідають висновку, складеному експертами про проведенні комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. У судовому засіданні представник позивача [PERSON] позов підтримав, просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. Представник відповідача 3 ПП «БІАГР» - Цикаришвілі Б.Т. позовні вимоги не визнав з підстав, наведених у заяві, просив відмовити у задоволенні позовних вимог. Надав суду довідку про те, що ПП «БІАГР» у зв`язку із переходом на торгівельну марку «БІЛО» з серпня 2022 року не використовує для маркування своєї продукції торгову марку «Білоцерківський сир вершковий філадельфія українська». Представник відповідача-1 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та відповідач 2 [PERSON] до судового засідання не з`явилися з невідомих причин. Тому, суд розглянув справу у їх відсутність, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін. Суд, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини. Судом встановлено, що позивач Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC) є власником прав на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25.03.2010 року щодо позначення « PHILADELPHIA » та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 27.07.2015 року щодо позначення « PHILADELPHIA » стосовно товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (т. 1 а.с. 39, 40). Позивач вважає, що знак для товарів і послуг «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ СИР ВЕРШКОВИЙ ФІЛАДЕЛЬФІЯ УКРАЇНСЬКА» за свідоцтвом України № [NUMBER] виданим 11.09.2017 року на ім`я [PERSON] (т. 1 а.с. 41), станом на дату подання заявки був таким, що міг ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, тобто позивача, а також є схожим настільки, що його можна сплутати з знаком « PHILADELPHIA », який використовував позивач за свідоцтвами №120449 від 25.03.2010 року та №201732 від 27.07.2015 року відносно послуг 29 та 30 класу МКТП. Спірні правовідносини, які виникли між сторонами даної справи регулюються, Цивільним кодексом України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин. Відповідно до ч. 2 ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. За ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки. Водночас, згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» на підставі цього закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та п. 7.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року № 91, відповідність певного знаку умовам надання правової охорони визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на видачу свідоцтва на знак (дату міжнародної реєстрації знаку), або на дату пріоритету, якщо такий заявлено. Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знаку не виключає небезпеку введення в оману споживача (п. 4.3.1.9). Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року № 91, передбачено, що позначення, яке може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер. До позначень, що можуть ввести в оману, відносяться й такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману (п. 10.7.3). Відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку (п. 4.3.2.4). За Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, встановлення схожості словесних позначень здійснюється з урахуванням звукового (фонетичного), графічного (візуального) та смислового (семантичного) критеріїв схожості. Під час порівняння таких позначень береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії звукової, графічної та смислової схожості. При цьому позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи, увага звертається в першу чергу на їх схожість в цілому, а не на їх відмінність (п. 4.3.2.6). Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. За ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків. Під час розгляду справи судом було призначено комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності за клопотаннями обох сторін (позивача та відповідача 3), за результатами проведення якої отримано висновок. Відповідно до висновку експертів № 077/20 від 30.09.2020 року, складеного за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності: - знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] , власником якого є ПП «БІАГР», є схожим із знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] та знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] , власником яких позивач Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC), настільки, що їх можна сплутати; - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача - Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC); - словесне позначення «Філадельфія», розміщене на упаковці сиру вершкового «Філадельфія», виробництва ПП «БІАГР», схожим із знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] та знаком за свідоцтвом України № [NUMBER] , власником яких позивач Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC) настільки, що їх можна сплутати; - словесне позначення «Філадельфія», розміщене на упаковці сиру вершкового «Філадельфія», виробництва ПП «БІАГР» є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача - Інтерконтінентал Грейт Брендс ЛЛС (Intercontinental Great Brands LLC). - слово «Філадельфія» в класі 29 МКТП, а саме щодо таких товарів: «молоко та молочні продукти, включаючи сир, олії та жири» не є описовим елементом; - слово «Філадельфія» в класі 29 МКТП, а саме щодо таких товарів: «молоко та молочні продукти, включаючи сир, олії та жири» не є загальновживаним, як позначення товарів і послуг певного виду. Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. За змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Висновок експертів № 077/20 від 30.09.2020 року, складений судовими експертами Федоренко В.Л., Чабанець Т.М., Ковальова Н.М. за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, суд вважає повним та обґрунтованим, оскільки він містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті цього дослідження висновки та повні відповіді на питання, поставлені перед експертами. Крім того, суд бере до уваги і письмові відповіді експертів на поставлені судом питання за клопотанням представника відповідача 3 Цикаришвілі Б.Т. (т. 5 а.с. 77-91), які за своїм змістом відповідають висновку, складеному експертами про проведенні комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, та є більш детальними щодо наданого висновку. Оцінивши висновок експертів № 077/20 від 30.09.2020 року, складений судовими експертами Федоренко В.Л., Чабанець Т.М., Ковальова Н.М. за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, в сукупності з іншими доказами у справі за правилами ст. 89 ЦПК України, суд не знаходить обставин, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі. При цьому, суд відхиляє надану відповідачем ПП «БІАГР» рецензію на висновок експертів № 077/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2020 року, складену 24.05.2021 року судовим експертом вищого кваліфікаційного класу, патентним повіреним України (реєстр № 419) [PERSON] , з огляду на наступне. Відповідно до п. 1 Розділу ІІ Порядку проведення рецензування висновків судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 03.02.2020 року № 335/5 (в редакції чинній на момент складання рецензії), рецензування висновків проводять співробітники НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи. Пунктом 10 Порядку ведення Державного реєстру атестованих судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 29.03.2012 року № 492/5, передбачено, що зміни до запису в Реєстрі щодо судових експертів вносяться за повідомленням осіб, вказаних у пунктах 6, 7 цього Порядку, у разі, зокрема, припинення або поновлення діяльності судового експерта (зазначається підстава припинення або поновлення діяльності). Оскільки відомості у реєстрі атестованих судових експертів про [PERSON] на момент складання рецензії (24.05.2021 року), як атестованого експерта відсутні, зазначена особа не є особою, якій відповідно до законодавства надано право здійснювати рецензування висновків експертів. Також суду не надано жодних доказів того, що [PERSON] є співробітником будь-якої науково-дослідної установи судових експертиз Міністерства юстиції України. За таких обставин, суд вважає, що наданий стороною відповідача доказ не є належним у розумінні ст .76 ЦПК України. Крім того, за чинним цивільним процесуальним законодавством рецензія спеціаліста не є засобом доказування та не замінює висновок експерта. Також, суд відхиляє посилання відповідача ПП «БІАГР» на експертний висновок за результатами дослідження в сфері інтелектуальної власності № 1620 від 16.04.2018 року, підготовлений експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. Проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.П., оскільки запитання, які були поставленні експерту Копитько А.П. для вирішення та відповідно містяться у висновку № 1620 від 16.04.2018 року, не відповідають вимогам, визначеним Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року та не надають необхідної інформації суду для визначення відповідності знаку за свідоцтвом України № [NUMBER] умовам надання правової охорони. З урахуванням встановлених обставин та наданих доказів, реєстрація спірного знаку для товарів і послуг була здійснена з порушенням прав позивача, а тому, відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 року підлягає визнанню недійсним повністю щодо всіх товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними, Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. У силу приписів п.п. 2.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою внесення відомостей до реєстру, в тому числі є і рішення судових органів, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність». 14 жовтня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-ІХ, згідно з яким внесені зміни до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Частиною 1 ст. 21 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» визначено, що функції Національного органу інтелектуальної власності (надалі - НОІВ) виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України. За змістом ч. 2 ст. 21 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про Національний орган інтелектуальної власності» від 13.10.2020 №1267-р, на виконання підпункту 1 п. 7 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», визначено, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції НОІВ. Згідно з п. 2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності», НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політки у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом. З урахуванням наведеного, суд також дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), яке виконує функції Національного органу інтелектуальної власності внести відомості про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 231776 від 11.09.2017 року та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Вимоги позову щодо заборони відповідачам [PERSON] та ПП «БІАГР» використовувати позначення «ФІЛАДЕЛЬФІЯ», шляхом нанесення на упаковку, в якій мітиться товар, зберігання товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, продаж, експорт (ввезення); зобов`язання ПП «БІАГР» усунути з товару сир вершковий «ФІЛАДЕЛЬФІЯ» та його упаковки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 11.09.2017 року також підлягають задоволенню, оскільки є похідними від основних вимог. Крім того, судом дійсно було встановлено порушення прав позивача з боку відповідача 2 та відповідача 3. Лист ПП «БІАГР» від 26жовтня 2022 року, відповідно до якого ПП «БІАГР» у зв`язку з переходом на торгівельну марку «БІЛО» з серпня 2022 рок уже використовує для маркування своєї продукції торгівельну марку «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ СИР ВЕРШКОВИЙ ФІЛАДЕЛЬФІЯ УКРАЇНСЬКА», суд відхиляє, оскільки суду не надано відповідних доказів її невикористання та використання іншої торівельної марки. Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача (п.1 ч. 1 ст. 141 ЦПК України). Враховуючи те, що ДП «Український інститут інтелектуальної власності», відповідно до покладених на нього повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідачів [PERSON] та ПП «Білоцерківська агропромислова група» підлягають стягненню на користь позивача судові витрати, понесені ним під час розгляду справи, які складаються з суми сплаченого судового збору по 5 826 грн. з кожного. На підставі викладеного та

Outcome: approved