Jurisdiction: civil
Date: 2022-10-05 00:00:00

У березні 2021 року позивач МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд., компанія штату Делавер звернувся з позовом до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», [PERSON] , у якому просить суд ухвалити рішення, яким: визнати свідоцтво України № [NUMBER] від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « [INFO] » недійсним повністю; зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № [NUMBER] від 25 червня 2020 р. на знак для товарів і послуг « [INFO] » та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування вимог зазначає, що є власником добре відомої торговельної марки «Мс» для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 МКТП, пов`язаних з громадським харчуванням станом на 01 червня 2009 р., яка має посилену правову охорону у порівнянні зі звичайними зареєстрованими торговельними марками, та відому в усьому світі велику сім`ю (серію) торговельних марок зі спільним словесним елементом «Mc»(Мак), включаючи окремо зареєстровану торговельну марку « Mc » для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 35, 42, 43 МКТП, права на які не визнаються і порушуються Відповідачами, оскільки державна реєстрація спірної торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] від 25 червня 2020 р., яка включає до свого складу добре відому торговельну марку « Мс », була здійснена відповідачем1 з порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси. Посилаючись на здійснення права на захист свого охоронюваного законом інтересу, позивач просить суд ухвалити рішення про повне задоволення пред`явлених вимог. 26 березня 2021 р. разом із позовною заявою через канцелярію, судом було отримано заяву про забезпечення позову, в якій позивач просив суд вжити заходів до забезпечення позову, шляхом заборони [PERSON] передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг « [INFO] » за свідоцтвом України [NUMBER] від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг; заборони Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг. За наведених обставин ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09 квітня 2021 р. відкрито провадження у справі, розгляд справи призначено здійснювати за правилами позовного (загального) провадження. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 09 квітня 2021 р. вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено [PERSON] передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг « [INFO] » за свідоцтвом України [NUMBER] від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмовлятися від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг; заборонено Державному підприємству «Український інститут інтелектуальної власності» вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України [NUMBER] від 25 червня 2020 р. стосовно заявлених послуг 35-го, 44-го класів МКТП або ж відмови від зазначеного свідоцтва України на знак для товарів і послуг. 24 червня 2021 р. на адресу суду від представника відповідача 1 Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» надійшов відзив на позовну заяву. У якому зазначено, що при поданні [PERSON] заявки № m 201810900 було проведено всі експертизи зазначені у п. 1 ст. 10 закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» уповноваженим закладом - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що воно відповідає умовам надання правової охорони відносно усіх заявлених послуг 34, 44 класів МКТП. Також у відзиві представник стверджує, що знак «Mc» став добре відомим щодо наступного переліку товарів та послуг: 29, 30, 43 МКТП, а тому послуги, для яких зареєстрована торговельна марка « [INFO] », не є спорідненими з послугами та товарами щодо яких знак « Mc » є добре відомим, а тому й не порушує права інтелектуальної власності позивача. 01 липня 2021 р. представник позивача надав суду відповідь на відзив Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» у якому зазначив, що у відзиві не береться до уваги наявний у справі Висновок експерта № 202 від 21 грудня 2020 р. у якості одного із важливих належних і допустимих доказів на підтвердження позовних вимог. Також, Позивачем було зазначено, що у відзиві відповідач 1 безпідставно посилається на власну експертизу спірного позначення « [INFO] », яка має статус науково-технічної експертизи, що була проведена перед реєстрацією спірного позначення і є неналежним доказом, що не відповідає приписам ст. ст. 102, 106 ЦПК України. Крім того, представник позивача вказав, що відповідачем 1 не взято до уваги приписи статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, згідно якої визнається недійсною реєстрація і в тому випадку, коли істотна складова частина зареєстрованого знаку становить відтворення добре відомого знаку чи імітацію, здатну викликати змішування з ним, що призвело до помилкової позиції відповідача 1 щодо наче б то необґрунтованості позовних вимог. Крім того, Позивач посилається начастину4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції закону № 317-VIII(317-19) від 09.04.2015 року, яка була чинною на дату подання спірної заявки № m 201810900 від 08 травня 2018 року, згідно якої: «З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням». 26 серпня 2022 року на адресу суду від відповідача 2 [PERSON] надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній просив відмовити в задоволенні позову, зазначивши, що він не використовує торговельну марку « [INFO] » у спорідненій з позивачем сфері та і взагалі, торгова марка використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки МакДональдз Інтернешл Проперті Компані, Лтд не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи не займалася відповідною сферою. 09 вересня 2022 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до судового розгляду по суті. Представник позивача в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, проте подав до суду заяву, в якій позов підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі. Відповідач 1 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку, встановленому ст. 128 ЦПК України, про причину неявки суду не повідомив. Відповідач 2 [PERSON] в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся судом належним чином в порядку, встановленому ст. 128 ЦПК України, про причину неявки суду не повідомив. Суд вважає за можливе розглядати справу за відсутності відповідачів на підставі наявних в матеріалах справи доказах. Згідно з ч. 1 ст. 174 ЦПК України при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом, що є правом учасників справи. Дослідивши матеріали справи, встановивши фактичні обставини справи та характер спірних правовідносин, об`єктивно оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав. За ч. 1 ст. 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів (ч. 1 ст. 4 ЦПК України). Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Судом встановлено, що 25 червня 2020 р. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, функції якого у сфері інтелектуальної власності згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16 червня 2020 р. № 703-IX виконує Національний орган інтелектуальної власності, виконання функцій якого у свою чергу відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» покладено саме на Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» зареєструвало торговельну марку «[INFO]» для послуг 35, 44 класів МКТП, і видане свідоцтво України № [NUMBER] від 25 червня 2020 р. на ім`я [PERSON] . Також з бібліографічних відомостей з СІС Укрпатенту, судом встановлено, що позивач є власником добре відомої торговельної марки «Мс» для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 43 МКТП,пов`язаних з громадським харчуванням станом на 01 червня 2009 р., що значно передує даті подання відповідачем 2 заявки № m201810900 на реєстрацію спірної торговельної марки «[INFO]» (08 травня 2018 р.). Починаючи з 21 грудня 1977 р.і до дати подання відповідачем 2 заявки № m201810900 на реєстрацію спірного позначення « [INFO] », позивач вже зареєстрував в Україні та інтенсивно безперервно використовував на ринку відому не лише в Україні, але і в усьому світі велику сім`ю (серію) торговельних марок зі спільним словесним елементом «Mc»(Мак), включаючи окремо зареєстровану торговельну марку « Mc » для широкого переліку товарів і послуг у класах 29, 30, 35, 42, 43 МКТП, яка чітко ідентифікує відповідні товари та послуги, що надаються мережею ресторанів « McDonalds » як в Україні, так і у всьому світі, і наразі включає понад 80 торговельних марок зі спільним словесним елементом «Мс»(Мак) сім`ї (серії) торговельних марок. Позивач зазначає, що державна реєстрація торговельної марки « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України,порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відому торговельну марку « Мс », інші добре відомі торговельні марки зі спільним словесним елементом «Мс» (Мак), велику сім`ю (серію) із понад 80 раніше зареєстрованих торговельних марок зі спільним словесним елементом «Мс» (Мак). Позивач посилається на невідповідність торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] умовам надання правової охорони. Згідно зі ст. 499 ЦК України «права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом». За змістом ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво. Як визначено підпунктом «а» п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони» (далі - «Закон про товарні знаки»). Відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. На дату подання відповідачем 2 заявки № m201810900 на реєстрацію спірного позначення «[INFO]» (08 травня 2018 р.) чинною була редакція вказаного Закону з останніми змінами у редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII. Окрім того, статтею 3 Закону про товарні знаки визначено, що якщо міжнародним договором України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про торговельні марки, то застосовуються правила міжнародного договору. Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 року (далі - Паризька конвенція). В силу ст. 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків, також містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (далі - Рекомендації ВОІВ). Оскільки згідно статті 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення. Позивач стверджує, що на торговельну марку « [INFO] » за свідоцтвом України № [NUMBER] зареєстровану на ім`я [PERSON] мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, прямо передбачені не лише статтями Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абз. 5. п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону про товарні знаки, в силу яких «не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; «не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції». Також у обґрунтування вимог позивач наводить підпункт 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72)та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями позначення, згідно з яким заявлене позначення як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до ст. 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна. Позивач зазначає, що ще до дати подання відповідачем 2 заявки на реєстрацію спірної торговельної марки «[INFO]» за свідоцтвом України № [NUMBER] (08 травня 2018 р.) він вже був власником добре відомої торговельної марки «Mc», станом на на 01 червня 2009 р. Крім того, позивач посилається на статтю 4 Рекомендацій ВОІВ згідно з якою «знак знаходиться у конфлікті із добре відомим знаком, навіть коли він не повністю, але і своєю суттєвою частиною становить відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію добре відомого знаку, що може викликати змішування». Судом встановлено, що елемент «Мс» інтенсивно та безперервно використовується понад 80 років з моменту створення компанії «McDonald's» у 1940 році по всьому світові, включаючи територію колишнього СРСР та України, а також усю територію незалежної України. Судом взята до уваги інша належна позивачу торговельна марка зі спільним словесним елементом - добре відомою торговельною маркою « Мс », а саме: «Mcdonald`s» була визнана добре відомою торговельною маркою для усіх товарів і послуг у класах 29, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42 МКТП, станом ще на 05 грудня 1995 р. У додатку 11 за результатами опитування споживачів щодо доброї відомості знака « Мс »,складеного дослідницькою організацією, встановлено, що більшість споживачів впізнають та асоціюють торговельну марку «Mc»з позивачем. Також встановлено, що

Outcome: approved