Jurisdiction: civil
Date: 2022-08-02 00:00:00

02 квітня 2021 року представник Позивача звернувся до суду з позовом до [PERSON] , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про визнання недійсним свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг та свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг та зобов`язати вчинити дії. Позовні вимоги мотивовані тим, що згідно з інформації баз Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», 15.03.2019 року до Міністерства економічного розвитку торгівлі України було подано заявку № m201905924 на реєстрацію знака для товарів та послуг GP Ultra Plus та заяву № m201905923 на реєстрацію знака для товарів та послуг GP Grencell. Постановою Верховної Ради України № 838 від 11 вересня 2019 року вищезазначене Міністерство було перейменовано в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 10 лютого 2020 року на підставі наданих Відповідачем-1 документів вказаним Міністерством були видані свідоцтво України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг GP Ultra Plus та свідоцтво України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг GP Grencell для 9, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП). Проте на думку Позивача, реєстрація вказаних знаків для товарів і послуг були здійсненні з порушенням законодавства України та порушенням прав Позивача. Оскільки Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн є власником свідоцтва України № [NUMBER] на знак для товарів і послуг GP для 9 класу МКТП, виданого 15 вересня 2004 року. Посилаючись на те, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. У зв`язку з чим представник Позивача просить задовольнити його позовні вимоги. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва суду від 24 червня 2021 року відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання. 06 серпня 2021 року до суду від представника Відповідача-1 надійшов відзив на позов відповідно до якого зазначається, що знаки GP Ultra Plus свідоцтво України № [NUMBER] та GP Grencell свідоцтво України 3271102 повністю відповідають умовам надання правової охорони, що діяли на дату заявки на видачу свідоцтва на спірні знаки. Також вказані знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком GP свідоцтво України №43425. Більш того, на думку представника Відповідача - 1, позивачу було передано права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] , про що стало відомо завдяки публікації таких відомостей у Бюлетені рішенням 25867 від 25.09.2019. Відповідач-1 в свою чергу, подав заявку на реєстрацію знаку GP Ultra Plus в Україні більш ніж на півроку раніше, а саме - 15.03.2019. У зв`язку з чим передача знаку GP відбулася із порушенням зазначених вимог законодавства, оскільки власник торгової марки GP - Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорайшн, не виробляє батареї, акумулятори, тощо, не постачає їх до України, і не робив цього на момент початку набуття прав Відповідачем-1 на оскаржувані знаки, а тому в задоволені позову представник Відповідача-1 просив відмовити. 27 серпня 2021 представник Позивача направив відповідь на відзив Відповідача-1. В обґрунтування чого також зазначив, що Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн (GP Global Marketing Corporation) одна із компаній відомої міжнародної групи GP Batterіies, яка є власником знаку «GP» за свідоцтвом № [NUMBER] . Товари марковані позначеннями «GP GREENCELL» та «GP ULTRA PLUS» або надання послуг з їх використанням можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з діяльністю Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн (GP Global Marketing Corporation) та відомої міжнародної групи GP Batterіies, які насправді не відповідають дійсності. Дане твердження також підтверджується висновком експерта № СЕ-19-21/24411-ІВ від 19.08.2021 року, копія якого була надана разом з відповіддю на відзив. У звязку з чим представник позивача просив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. 02 вересня 2021 від відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності» надійшов відзив на позов відповідно до якого зазначається, що висновками про відповідність позначень умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 21.11.2019 №120180/ЗМ/19 та №120181/ЗМ/19, яку набули статусу рішення, було встановлено, що заявлені позначення відповідають умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг, а тому в задоволені позову представник Відповідача-2 просив відмовити. 20.09.2021 представник Позивача направив відповідь на відзив Відповідача-2. В обґрунтування чого також зазначив, що позиція Відповідача-2 не узгоджується із його ж позицією, викладеною у попередній відмові в реєстрації в матеріалах заявки № m201905924 на реєстрацію знака для товарів і послуг GP ULTRA PLUS та заявки № m201905923 на реєстрацію знака для товарів та послуг GP GREENCELL в якій зазначено про те, що товари, марковані заявленим позначенням та послуги, що надаються з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з діяльністю Позивача, які насправді не відповідають дійсності, тобто можуть вводити в оману споживача. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22 лютого 2022 року закрито підготовче провадження та справу призначено до судового розгляду. У судове засідання представник позивача не з`явився, направив заяву про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити позовні вимоги. Відповідач-1, який повідомлявся належним чином, до суду не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Представник відповідача Укрпатент до суду не з`явився. Тому, суд розглянув справу за його відсутності, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін. За таких обставин, суд визнав можливим розглянути справу за відсутності учасників справи за наявними в матеріалах справи доказами. Суд, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини. Судом встановлено, що 15 березня 2019 року Відповідач-1 подав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявку № m201905924 на реєстрацію знака для товарів і послуг GP ULTRA PLUS та заявку № m201905923 на реєстрацію знака для товарів та послуг GP GREENCELL. Постановою Верховної Ради України № 838 від 11 вересня 2019 року вищезазначене Міністерство було перейменовано в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 10 лютого 2020 року на підставі наданих Відповідачем-1 документів вказаним Міністерством були видані свідоцтво України № 271103 на знак для товарів і послуг GP ULTRA PLUS та свідоцтво України № 271102 на знак для товарів і послуг GP GREENCELL для 9, 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг Таким чином, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України здійснило державну реєстрацію на ім`я Відповідача-1 вказаних знаків для товарів і послуг з офіційною публікацією про це в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3 з датою публікації від 10.02.2020 року. Датою подання заявки № m 2019 05923 за оскаржуваним свідоцтвом України №271102 та заявки № m 2019 05924 за оскаржуваним свідоцтвом України №271103 є 15.03.2019. Станом на дату подання заявок на реєстрацію оскаржуваних свідоцтв, була чинна редакція Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 21.05.2015 №317-VIII (далі -Закон). Згідно з пунктом 1 ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися виходячи з дати подання відповідної заявки. Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Пунктом 3 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у редакції від 21.05.2015 року, що діяла на час подачі Відповідачем-1 заявки № m201905924 на реєстрацію знака для товарів і послуг GP ULTRA PLUS та заявки № m201905923 на реєстрацію знака для товарів та послуг GP GREENCELL , (надалі - Закон) та в редакції від 11.12.2019 року, що діяла на час видачі оспорюваних свідоцтв, встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. У відповідності до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812 (надалі - Правила) позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Згідно з ч. 1 ст. 432 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. 14.10.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX (далі - Закон про НОІВ), пунктом 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» якого було встановлено, що «Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом». Крім того, Законом про НОІВ було внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та доповнено його статтею 2-1, згідно з якою на Національний орган інтелектуальної власності були покладені, в тому числі наступні повноваження у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки): видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у офіційному електронному бюлетені НОІВ, ведення Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки та Бази даних заявок, внесення до вказаного реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі. Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р "Про Національний орган інтелектуальної власності" було визначено, що функції Національного органу інтелектуальної власності виконує державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Таким чином на даний час органом, відповідальним за опублікування офіційних відомостей про торговельні марки у офіційному електронному бюлетені НОІВ та ведення Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, є вказане вище державне підприємство (Відповідач -2). Згідно із статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, та стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою. У відповідності до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. 2. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені. 3. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки. Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків. Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та те що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Користуючись правом, передбаченим наведеною нормою, до початку розгляду справи по суті, представником Позивача було надано висновок експерта № СЕ-19-21/24411-ІВ від 19 серпня 2021 року, складеного експертом Онищук А.І. Відповідно до його змісту, судовим експертом зроблено висновок, що: «Знак для товарів і послуг GP Ultra plus за свідоцтвом №271103 від 10.02.2020 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послу GP за свідоцтвом України №43425 від 15.09.2004. Знак для товарів і послуг GP Greencell за свідоцтвом № [NUMBER] від 10.02.2020 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послу GP за свідоцтвом України №43425 від 15.09.2004. Позначення GP Ultra plus, зареєстроване як знак для товарі і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар надає послугу, а саме Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн (GP Global Marketing Corporation)на дату подання заявки. а саме 15.03.2019. Позначення GP Greencell, зареєстроване як знак для товарі і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар надає послугу, а саме Джі Пі Глобал Маркетінг Корпорейшн (GP Global Marketing Corporation)на дату подання заявки. а саме 15.03.2019.» Зі змісту наданого представником Позивача висновку вбачається, що експертизу проведено головним судовим експертом сектору досліджень у сфері інтелектуальної власності відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ МВС Онищук Аллою Ігорівною, яка має вищу юридичну освіту, вищу технічну освіту, вищу економічну освіту, вищу спеціальну освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товару і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво ЕЕК МВС України від 11.07.2016 №14668, підтверджено 27.03.2018), загальний стаж експертної роботи з 2012 року. Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку за с т. 384 Кримінального кодексу України експерти попереджені. Таким чином наданий представником Позивача висновок експертів у повній мірі відповідає вимогам процесуального закону. Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. За змістом ч.1 та ч. 2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Права інтелектуальної власності, зокрема на знаки для товарів і послуг, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України). Оцінивши поданий представником Позивача висновок в сукупності з іншими доказами у справі за правилами ст. 89 ЦПК України суд не знайшов обставин, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі. В свою чергу, в матеріалах справи міститься висновок експерта № 665 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності від 21.02.2022, який було надано представником Відповідача-1. З приводу наданого висновку зазначає наступне. Відповідно до ч.7 ст. 102 ЦПК України, у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 106 ЦПК України, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Проте Висновок № 665 не містить ні зазначення про те, що висновок підготовлений для подання до суду із зазначенням номеру справи, ані попередження експерта про кримінальну відповідальність. Отже Висновок №665 не можна вважати висновком експерта у розумінні ЦПК України . Дане твердження також викладене у постанові від 18 грудня 2019 року Великої Палати Верховного Суду в рамках справи № 522/1029/18, провадження № 14-270цс19. Більш того, відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Предметом доказування у позовній заяві зазначено невідповідність знака для товарів і послуг GP Ultra Plus за свідоцтвом України № [NUMBER] та знака для товарів і послуг GP GREENCELL за свідоцтвом України № [NUMBER] умовам надання правової охорони, тобто на дату подання заявки. На вирішення дослідження у висновку №665 було поставлено питання - «Чи тотожні або схожі до ступеня змішування позначення GB, які нанесенні на батарейки (рис.1, рис.2, рис.3), а саме та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15.09.2004 р.? Отже об`єктами дослідження у висновку №665 є позначення GB, які нанесенні на батарейки (рис.1, рис.2, рис.3) та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № [NUMBER] від 15.09.2004. Тобто, знак для товарів і послуг GP Ultra Plus за свідоцтвом України № [NUMBER] та знак для товарів і послуг GP GREENCELL за свідоцтвом України № [NUMBER] не є об`єктами дослідження у висновку №665. Отже, надані відповіді у висновку №665 не підтверджують заявлені позовні вимоги та не заперечують їх. Отже не є такими, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи у розумінні ст.79 ЦПК України. Таким чином Висновок експерта №665 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності від 21.02.2022 р є таким, що не відповідає вимогам процесуального законодавства та є таким, на підставі якого не можна встановити дійсні обставини справи. З урахуванням встановлених в ході розгляду справи обставин та враховуючи, що судом встановлено невідповідність спірних знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №271102 та №271103 від 10.12.2020 року умовам надання правової охорони, позов в частині вимог про визнання свідоцтва недійсним підлягає задоволенню. Вирішуючи питання стосовно позовної вимоги про зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України №27102 від 10.12.2020 року Свідоцтва України № [NUMBER] від 10.12.2020 року до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність» суд враховує наступне. Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму Бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки. Згідно ст. 1 наведеного Закону термін «Установа» вживається у значенні центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково (абз. 12 вказаного пункту). Згідно з п. 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг підставою для внесення відомостей до реєстру визначено, зокрема, рішення судових органів. На підставі наведених положень закону, суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, позовну вимогу щодо зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України №27102 від 10.12.2020 року Свідоцтва України №27103 від 10.12.2020 року до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність» Відповідно до ст. 2 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів , зокрема, юридичних осіб. Суд вважає, що звернення позивача до суду з позовом про визнання недійсним спірного знаку відповідає способу захисту, що передбачений нормами чинного законодавства. Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Відповідно до ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Відповідно до ст. 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Таким чином, оскільки судом задоволено позов у повному обсязі з Відповідача-1 - [PERSON] на користь позивача підлягає стягненню сума витрат у розмірі 14 705 грн. 00 коп., з яких 9080 грн. 00 коп. - сума судового збору та 5625 грн. 00 коп. - сума витрат на підготовку експертного висновку.

Outcome: approved