Jurisdiction: civil
Date: 2022-08-30 00:00:00

Позивач [PERSON] звернулася до суду із позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, [PERSON] , третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Серджіо», в якому просить суд ухвалити рішення, яким визнати недійсним повністю патент України №105140 від 10 березня 2016 року на корисну модель «Кондитерський виріб», власником якого є [PERSON] та зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі (в частині патенту України №105140 на корисну модель «Кондитерський виріб») про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що [PERSON] є виробником кондитерських виробів, які реалізуються на території України. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018р. у справі №904/55/18 задоволені позовні вимоги ТОВ «Серджіо», яке діяло на підставі ліцензійних договорів №11/01-1 та 11/01-2 від 11.01.2017р. укладених останнім з [PERSON] на право використання корисних моделей за патентами України №99387 та 105140, заборонено позивачу - [PERSON] виготовляти кондитерські вироби з використанням корисних моделей, які охороняються зазначеними патентами. Вивчивши відповідність корисної моделі «Кондитерський виріб», яка охороняється патентом України №105140 від 10.03.2016 року позивачем було виявлено, що ця корисна модель не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки не є новою. За твердженням позивача відсутність новизни оспорюваної корисної моделі доводиться наявними в загальному доступі джерелами, а саме: описом патенту № [NUMBER] від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), копією міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) [INFO] , роздруківкою інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] від 13.03.2015р. На думку позивача сукупність ознак, наведених у незалежному пункті формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 (дата подання заявки 25.07.2015р.) розкрита у наведених джерелах, а отже означена корисна модель не відповідає умові патентоздатності «новизна». На підтвердження позовних вимог позивачем надано копію висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 14.05.2018р. №12107/ЗУ/18, складеного Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» та копію висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру від 26.07.2018р. №31/13.3/173. За наведених вище обставин, позивач вважає, що патент України № [NUMBER] на корисну модель «Кондитерський виріб» не відповідає умові патентоздатності «новизна», а отже підлягає визнанню недійсним у судовому порядку, відтак просить суд постановити рішення про повне задоволення позову. Ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 07 вересня 2018 року відкрито провадження у справі та постановлено справу розглядати в порядку загального позовного провадження проведенням підготовчого судового засідання. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2018 року задоволено заяву представника позивача і з метою забезпечення даного позову заборонено [PERSON] передавати будь-якій особі право власності на корисну модель «Кондитерський виріб», який захищений патентом України №105140. Заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів України стосовно корисної моделі «Кондитерський виріб», захищеного патентом України №105140 та вносити відповідні зміни до даного реєстру та здійснювати пов`язані з цим патентом публікації. 27 вересня 2018 року на адресу суду надійшов відзив Мінекономрозвитку у справі №757/38873/18-ц в якому міністерство просило відмовити у задоволенні позовних вимог посилаючись на відсутність доказів наявності у позивача порушених прав чи інтересів, та на те, що оспорюваний патент № [NUMBER] був зареєстрований у повній відповідності до вимог закону України «Про охорону прав на промислові зразки», а саме: що патенти на корисні моделі видаються без проведення кваліфікаційної експертизи і під відповідальність власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності. 12 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання представника позивача про виклик в судове засідання та допит експертів, в якому позивач просить допитати експертів [PERSON] та [PERSON] , які складали висновки за клопотаннями позивача. 12 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання представника позивача про огляд доказів за їх місцезнаходженням, в якому позивач просить суд оглянути в мережі Інтернет сторінки, копія яких долучені до позовної заяви. 12 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання представника відповідача [PERSON] про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої просить доручити судовому експерту Дорошенку О.Ф. 22 січня 2019 року до суду надійшла заява представника позивача про зміну підстав позову, в якій він просить визнати патент України №105140 на корисну модель «Кондитерський виріб» недійсним у зв`язку із невідповідністю корисної моделі умовам патентоздатності новизна і промислова придатність. Заява обґрунтована тим, що відповідно до відповіді Національного університету харчових технологій від 19.12.2018р. формула корисної моделі по патенту України №105140 містить ряд неточностей, суперечностей і невідповідностей, які у сукупності призводять до неможливості виготовлення кондитерських виробів відповідно до опублікованих опису і формули названої корисної моделі. Ухвалою суду від 22 лютого 2019 року у справі призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, виконання якої доручене Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, код ЄДРПОУ 33499693, адреса: 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 28/2, н/п №43 (місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, оф. 501). Ухвалою суду від 2 грудня 2019 року у справі поновлено провадження після повернення справи з експертної установи. 26 грудня 2019 року в судовому засіданні представником позивача заявлено клопотання про допит судових експертів [PERSON] і Чабанець Т.М. Ухвалою суду від 19 жовтня 2020 року задоволено клопотання представника позивача і залучено до участі у справі в якості співвідповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності», який виконує функцію Національного органу інтелектуальної власності. Ухвалою суду від 13 січня 2021 року у справі закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду по суті. Ухвалою суду від 03 березня 2021 року у справі у справі призначено повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, виконання якої доручене Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Львів, вул. Липинського, буд. 54). 03 лютого 2021 року до суду надійшла заява представника позивача про уточнення позовних вимог, в якій позивач посилався на те, що Законом України від 21 липня 2020 року № 816-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» до названого вище закону були внесені зміни до ст.33, згідно із якими визнанню в судовому порядку підлягають «права на винахід (корисну модель)». Разом із тим, згідно із п.2.2. 2.3. Положення про Державний реєстр патентів на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2001р. №469 до реєстру зокрема вносяться відомості про визнання патенту недійсним, а підставою для такого внесення є зокрема рішення судів. Також зазначає, що згідно із ч.ч. 3, 4, ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в чинній редакції при визнанні прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково в судовому порядку НОІВ повідомляє про це у Бюлетені. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Таким чином, стверджуючи, що формально законодавцем було змінено предмет визнання недійсним з патенту на права очевидно з метою приведення тексту Закону у відповідність з текстом ст. 469 ЦК України, позивач не змінюючи при цьому матеріально-правового змісту позовних вимог, вважає за необхідне формально змінити редакцію прохальної частини позову і просить суд визнати недійсним повністю патент України № 105140 від 10.03.2016р. та права на корисну модель «Кондитерський виріб», засвідчені патентом України № 105140 від 10.03.2016р. та зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі (в частині визнання недійсним патенту України № 105140 від 10.03.2016р. та визнання недійсними прав на корисну модель «Кондитерський виріб») і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені - «Промислова власність». Від відповідача [PERSON] відзиву на позовну заяву не надходило. Від третьої особи: ТОВ «Серджіо» пояснень на позовну заяву не надходило. В судовому засіданні представник позивача підтримав пред`явлені вимоги. Представник відповідача [PERSON] проти задоволення позову заперечував. Просив відкласти розгляді справи та надати йому час на підготовку правової позиції. Вказане клопотання судом відхилено з огляду на те, що представник позивача мав достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки своєї позиції стосовно спору з урахуванням тривалості перебування справи у провадженні суду. Представники відповідачів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і ДП «Український інститут інтелектуальної власності», а також представник третьої особи: ТОВ «Серджіо» у судове засідання не з`явились, про час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином. В матеріалах справи наявний відзив Мінекономрозвитку на позовну заяву, відповідно до змісту якого представник відповідача заперечує проти задоволення позову. Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку. Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за результатами формальної експертизи поданої 29.07.2015р. заявки № u2015 07565, проведеної Державним підприємством «Український інститут промислової власності», видало [PERSON] патент України № 105140 на корисну модель «Кондитерський виріб». Відповідно до інформації щодо патенту України № 105140 на корисну модель «Кондитерський виріб», заявка № [NUMBER] на видачу патенту на вказану корисну модель була подана 29 липня 2015 року, публікація про видачу патенту була здійснена 10 березня 2016 року, Бюлетень № 5. Формула корисної моделі за патентом України №105140 складається з одного незалежного пункту та восьми залежних пунктів, які викладені наступним чином: «1. Кондитерський виріб, що включає корпус, виконаний зі щонайменше одного формоутворюючого пласта, виготовленого з попередньо підготовленої ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші з додаванням натуральної фруктози (при необхідності) та/або цукровмісного продукту (при необхідності), який відрізняється тим, що товщина формоутворюючого пласта становить від 1 до 6 мм, а склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш 70 - близько 100 натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт решта. 2. Кондитерський виріб за п. 1, який відрізняється тим, що склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш 70-99 натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт 1-30. 3. Кондитерський виріб за пп. 1, 2, який відрізняється тим, що сировиною для ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші є яблука та/або груші, та/або гарбузи, та/або морква, та/або м`якоть кавуна, та/або м`якоть дині, та/або ягоди чорниці, та/або виноград, та/або ягоди полуниці, та/або ягоди малини, та/або сливи, та/або алича, та/або вишні, та/або черешні, та/або ожина, та/або абрикоси, та/або персики, та/або аґрус, та/або смородина чорна, та/або смородина червона, та/або журавлина, та/або брусниця, та/або обліпиха, та/або кизил, та/або лимони, та/або мандарини, та/або апельсини. 4. Кондитерський виріб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що формоутворюючий пласт містить смакові добавки. 5. Кондитерський виріб за п. 4, який відрізняється тим, що як смакові добавки він містить натуральні прянощі та/або ароматичні, та/або смакові речовини. 6. Кондитерський виріб за одним з пп. 1-5, який відрізняється тим, що додатково виконаний з шаром посипання з харчового матеріалу, розташованого зверху корпусу. 7. Кондитерський виріб за п. 6, який відрізняється тим, що як харчовий матеріал шару 45 посипання використовують кокосову стружку, подрібнений горіх, цукрову пудру, інші придатні для використання як шар посипання харчові продукти. 8. Кондитерський виріб за одним з пп. 1-7, який відрізняється тим, що корпус виконаний у вигляді скрученого рулету або листкового пирога» Як на правову підставу своїх вимог позивач посилається на ч.ч. 2-6, 8 ст. 7, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та просить суд визнати недійсними права на корисну модель «Кондитерський виріб», що охороняється патентом України №105140 з підстав невідповідності цієї корисної моделі таким умовам патентоздатності як новизна і промислова придатність, а також, про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності», внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель «Кондитерський виріб», що охороняється патентом України №105140 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Згідно ч. 1 ст. 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 460 ЦК України). Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», в редакції, чинній за станом на дату подання заявки на видачу патенту на корисну модель, права на яку оспорюються, об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Згідно з ч. 3 ст. 7 наведеного Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (ч. 5 ст. 7 Закону У країни «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»). Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень. Згідно з п. 6.6.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, від 22 січня 2001 року № 22, суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Відповідно до п. 7.1.1 вищенаведених Правил, формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Отже, обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається за формулою винаходу, яка складається зі всіх його (її) суттєвих ознак. Звертаючись до суду з даним позовом та обґрунтовуючи свої порушені права і законні інтереси позивач посилається на невідповідність корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 таким умовам патентоздатності, як новизна і промислова придатність. З урахуванням матеріально-правового обґрунтування даного позову необхідно встановити, чи відповідає корисна модель за патентом України № [NUMBER] зазначеним умовам патентоздатності. Вказане питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення новизни і промислової придатності корисної моделі необхідні спеціальні знання. Згідно ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом. Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків. Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та те що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Користуючись правом, передбаченим наведеною нормою, до початку розгляду справи по суті, представником позивача при зверненні до суду з даним позовом було подано висновок експерта № 31/13.3/173 від 26.07.2018р. складеного експертом Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Жирко В.В. за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Як вбачається зі змісту висновку, на вирішення судового експерта було поставлене зокрема питання: «Чи відповідає корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» умові патентоздатності «новизна»?. Відповідно до дослідницької частини висновку, для відповіді на поставлене перед експертом питання досліджувались відомість сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140, з таких джерел: опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), копією міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) [INFO] , роздруківкою інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] від 13.03.2015р. З дослідницької частини висновку вбачається, що експертом виявлено такі ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» по патенту №105140: - Кондитерський виріб, що включає - корпус, - виконаний зі щонайменше одного формоутворюючого пласта, - виготовленого з попередньо підготовленої ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші - з додаванням натуральної фруктози (при необхідності) та/або цукровмісного продукту (при необхідності), - товщина формоутворюючого пласта становить від 1 до 6 мм, - а склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш: 70 - близько 100 - натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта. У своєму висновку експерт вказав, що надані на дослідження документи передують даті подання заявки на отримання патенту №105140, а саме: - опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), - міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) [INFO] , - роздруківка інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] датована 15.03.2015р. Враховуючи це, експертом зазначено, що ґрунтуючись на наведених у Таблицях 1-3 результатах дослідження, ним зроблено висновок про те, що з вказаних вище технічних рішень була відома кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140. З огляду на вищевикладене, експерт дійшов висновку, що корисна модель «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 не відповідає умові патентоздатності «новизна». Зі змісту наданого позивачем висновку вбачається, що експертизу проведено [PERSON] , який має вищу юридичну світу, вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з правом проведення судової експертизи за експертною спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» свідоцтво № 12585, видане ЕКК МВС України 12.03.2014р.), стаж експертної роботи з 2005 року. Про кримінальну відповідальність за ст. 384 експерт обізнаний. Таким чином наданий позивачем висновок експерта відповідає вимогам процесуального закону і у суду відсутні підстави для відхилення цього висновку. Крім того, як вбачається з матеріалів справи позивачем подано до суду Висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 04.05.2018р. №12107/ЗУ/18, складений ДП «Український інститут інтелектуальної власності» згідно із яким корисна модель «Кондитерський виріб» по патенту № [NUMBER] не є новою. Вказаний висновок підготовлено за клопотанням ТОВ «Патентно-правове бюро «СКТ» у відповідності до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Відповідно до ч.2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. Як слідує зі змісту означеного Висновку, експертом було проаналізовіано такі джерела: - опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), - міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) [INFO] , - роздруківка інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] датована 15.03.2015р. Згідно із цим Висновком, технічні рішення, вказані в цих джерелах, увійшли до рівня техніки і були загальновідомі за станом на дату подання заявки на отримання патенту №105140, а тому експертом сформульовано висновок про те, що корисна модель «Кондитерський виріб» за цим патентом на відповідає умові патентоздатності «новизна». Таким чином, враховуючи норму ч.2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», беручи до уваги, що зазначений висновок не скасований і не визнаний недійсним, та те, що підтвердження факту складення такого висновку зазначено у відзиві Мінекономрозвитку на позовну заяву, судом зазначений доказ береться до уваги, як такий, що підтверджує позовні вимоги. Крім цього, за клопотанням представника відповідача [PERSON] ухвалою суду від 22.02.2019р. було призначено судову експертизу проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, перед якою поставлені питання про те, «Чи відповідає корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів заявки?», «Чи є корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» промислово придатною?» та «Чи є корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» новою?» Відповідно до дослідницької частини отриманого судом висновку від 23.09.2019р. №075/19, для відповіді на поставлені перед експертом питання зокрема досліджувались відомість сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140, з таких джерел: опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), копією міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) [INFO] , роздруківкою інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] від 13.03.2015р. У розглядуваному висновку експертом виявлено такі ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» по патенту №105140: - Кондитерський виріб, - що включає корпус, виконаний зі щонайменше одного формоутворюючого пласта, - виготовленого з попередньо підготовленої ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші - з додаванням натуральної фруктози (при необхідності) та/або цукровмісного продукту (при необхідності), - товщина формоутворюючого пласта становить від 1 до 6 мм, - а склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш: 70 - близько 100 - натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта. В дослідницькій частині висновку експертами зазначено, що надані на дослідження документи передують даті подання заявки на отримання патенту №105140. Грунтуючись на проведених дослідженнях і порівняннях, зазначених в Таблицях 2-4 експертами зроблено висновок про те, що з вказаних вище технічних рішень була відома кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140. З огляду на вищевикладене, експерти дійшли висновку, що корисна модель «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 не відповідає умові патентоздатності «новизна» і не є новою. Разом із тим, експертами після проведеного дослідження зроблено висновок про те, що корисна модель «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 є промислово придатною. Зі висновку вбачається, що експертизу проведено [PERSON] , яка має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності та юридичну освіту, є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 41, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 12.05.2016р.), стаж експертної роботи з 2016 року, та [PERSON] , яка має вищу економічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 48, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 20.07.2016р.), стаж експертної роботи з 2016 року. Про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 експертів попереджено. Таким чином наданий на виконання ухвали суду висновок від 23.09.2019р. №075/19 відповідає вимогам процесуального закону і береться судом до уваги в якості доказу, який підтверджує заявлені позовні вимоги в частині відсутності новизни корисної моделі по патенту № [NUMBER] . Заперечуючи проти наданих позивачем і складених на виконання ухвали суду висновків судових експертиз, представником відповідача [PERSON] надано до суду висновок від 28.01.2020р. №1 складений судовим експертом Жихаревим О.С. Висновок підготовлений за заявою адвоката Бойко А.В. Перед експертом поставлені наступні питання: «Чи відповідає корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів заявки?», «Чи є корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» промислово придатною?» та «Чи є корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» новою?» Користуючись своїми експертними правами експерт редакційно змінив питання і досліджував їх в такій редакції: «Чи відповідає корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів, наданих на дослідження?», «Чи є корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» промислово придатною?». Відповідно до дослідницької частини висновку від 28.01.2020р. №1, для відповіді на поставлені перед експертом питання зокрема досліджувались відомість сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140, з таких джерел: опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), копією міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) [INFO] , роздруківкою інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] від 13.03.2015р. У розглядуваному висновку експертом виявлено такі ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» по патенту №105140: - Кондитерський виріб, - що включає корпус, - виконаний зі щонайменше одного формоутворюючого пласта, - виготовленого з попередньо підготовленої ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші - з додаванням натуральної фруктози (при необхідності) та/або цукровмісного продукту (при необхідності), - товщина формоутворюючого пласта становить від 1 до 6 мм, - а склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш: 70 - близько 100. натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта. В дослідницькій частині висновку експертом зазначено, що надані на дослідження документи передують даті подання заявки на отримання патенту №105140. Проте, експертом не взято до уваги документ - опис патенту № [NUMBER] від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.) з посиланням на те, що заявка на цей патент була подана також відповідачем у цій справі - [PERSON] і була опублікована лише 25.05.2015 року тобто менше ніж за рік до дати подання заявки (17.03.2015р.) на корисну модель права на яку оспорюються. Виходячи із проведених досліджень і порівняннях, зазначених в Таблицях 1, 2 експертом зроблено висновок про те, що з вказаних вище технічних рішень були відомі не всі ознаки, а саме відрізняється ознака - а склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш: 70 - близько 100. натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта. З огляду на це експерт дійшов висновку, що корисна модель «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 відповідає умові патентоздатності «новизна». Також, експертом зрорблено висновок про те, що корисна модель «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 є промислово придатною. Разом із тим суд критично відноситься до вказаного висновку оскільки відмовившись досліджувати такий документ як опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.) експерт фактично дав відповідь на правове питання, яке стосується сутності доказу у справі (питання чи підтверджує даний доказ позовні вимоги), а не на питання, яке пов`язане з його експертною спеціальністю (питання щодо співпадіння ознак корисної моделі та джерел які їй протиставляються). Крім того, експерт не звернув уваги на те, що відповідно до ч.5 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. Таким чином, експертом не враховано зазначену норму Закону наслідком чого стала відмова експерта в дослідженні повного складену наданих на експертизу документів. Також, на думку суду є невірним висновок експерта щодо неспівпадіння ознаки - а склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш: 70 - близько 100. натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта. В документах, які протиставляються корисній моделі по патенту № [NUMBER] , зазначені процентні співвідношенні інгредієнтів, величина яких входить в межі процентного співвідношення заявленого в корисній моделі по патенту № [NUMBER] . Отже, з огляду на вищезазначене висновок експерта Жихарева О.С. від 28.01.2020р. №1 визнається судом неповним та таким, який суперечить іншим доказам в тому числі іншим висновкам у справі. З метою усунення протиріч між висновками експертиз Ухвалою суду від 03.03.2021р. була призначена комісійна експертиза, проведення якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз перед яким поставлені такі питання: «Чи є корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» промислово придатною?», «Чи є корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» новою?» та «Чи відповідає корисна модель за патентом №105140 «Кондитерський виріб» умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів заявки?» Відповідно до дослідницької частини отриманого судом висновку від 22.02.2022р. №5760 експертами досліджувались матеріали судової справи, а в якості документів, які протиставляються корисній моделі за патентом України №105140 досліджувались відомість сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140, з таких джерел: опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), копією міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) 07.02.2013р., роздруківкою інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] від 13.03.2015р. У розглядуваному висновку експертом виявлено такі ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» по патенту №105140: - Кондитерський виріб, - що включає корпус, виконаний зі щонайменше одного формоутворюючого пласта, - виготовленого з попередньо підготовленої ягідної та/або фруктової та/або овочевої суміші - з додаванням натуральної фруктози (при необхідності) та/або цукровмісного продукту (при необхідності), - товщина формоутворюючого пласта становить від 1 до 6 мм, - а склад формоутворюючого пласта вибраний при наступному співвідношенні, мас. %: ягідна та/або фруктова та/або овочева суміш: 70 - близько 100 - натуральна фруктоза та/або цукровмісний продукт - решта. В дослідницькій частині висновку експертами зазначено, що надані на дослідження документи передують даті подання заявки на отримання патенту №105140. Виходячи із проведених досліджень в наявних в тексті дослідницької частини висновку таблицях експертами відображено співпадіння суттєвих ознак і зроблено висновок про те, що з вказаних вище технічних рішень була відома кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140. З огляду на вищевикладене, експерти дійшли висновку, що корисна модель «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 не відповідає умові патентоздатності «новизна» і не є новою. Разом із тим, експертами після проведеного дослідження зроблено висновок про те, що корисна модель «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 є промислово придатною. Таким чином зроблений на виконання ухвали суду висновок від 22.02.2022р. №5760 відповідає вимогам процесуального закону і береться судом до уваги в якості доказу, який підтверджує заявлені позовні вимоги в частині відсутності новизни корисної моделі по патенту № [NUMBER] . Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. За змістом ч.1 та ч.2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. В той же час допитами в судовому засіданні експертів підтверджені їх висновками, а сторонами справи такі висновки проведених на виконання ухвал суду експертиз не спростовані. Права інтелектуальної власності, зокрема на корисну модель, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України). Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції, чинній на день ухвалення судового рішення) права на винахід (корисну модель) можуть бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону. Оцінивши додані позивачем висновки до матеріалів справи, висновки проведених на виконання ухвал суду експертиз в сукупності з іншими доказами в справі за правилами ст. 89 ЦПК України суд не знайшов обставин, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи. За таких обставин вони є належним та допустимим доказами у справі. Враховуючи викладене суд доходить висновку, що надані позивачем джерела: опис патенту №99387 від 25.05.2015р. на корисну модель «Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі» (заявка від 17.03.2015р.), копією міжнародної заявки WO 213/019936 А1Ю опублікована згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ) [INFO] , роздруківкою інтернет/публікації: URL: http;/web.archive.org/web/20150315080211/http; [INFO] від 13.03.2015р. містять сукупність суттєвих ознак які увійшли в рівень техніки за станом на дату подання заявки (29.07.215р.) на патентування корисної моделі «Кондитерський виріб» по патенту № [NUMBER] , а відтак, вказана корисна модель не відповідає умові патентоздатності «новизна». Водночас, доводи позивача про невідповідність корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140. умові патентоздатності «промислова придатність» не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду. Звідси, з урахуванням встановлених в ході розгляд справи обставин та враховуючи, що судом встановлено невідповідність спірної корисної моделі «Кондитерський виріб» за патентом України №105140 умові патентоздатності «новизна», позов в частині вимог про визнання патенту недійсним підлягає задоволенню. Вирішуючи питання стосовно позовної вимоги про зобов`язання відповідача Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості про визнання недійсним прав на корисну модель «Кондитерський виріб» по патенту України №105140 від 10.03.2016р., власником якого є [PERSON] та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд враховує наступне. В ході розгляду справи, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України змінило своє найменування на Міністерство економіки. Відповідно до ч.3 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» при визнанні прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю чи частково в судовому порядку НОІВ повідомляє про це у Бюлетені. Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі). Згідно ст. 1 наведеного Закону національний орган інтелектуальної власності (далі - НОІВ) - державна організація, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визначена на національному рівні Кабінетом Міністрів України як така, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені цим Законом, іншими законами у сфері інтелектуальної власності, актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та статутом, і має право представляти Україну в міжнародних та регіональних організаціях. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» на виконання Закону України від 16 червня 2020 р. № 703-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» функції національного органу інтелектуальної власності покладено на Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». Відповідно до ст. 3-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції вищевказаного Закону України від 16.06.2020р. № 703-IX до функцій національного органу інтелектуальної власності входить зокрема опублікування відомостей щодо винаходів і корисних моделей. Враховуючи викладене, судом було задоволено клопотання позивача та залучено до участі у справі в якості співвідповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності». За викладених обставин функції по внесенню відомостей до Державного реєстру корисних моделей та публікації відомостей про визнання патентів недійсними, про що вимагається позивачем в позові, входять до повноважень ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Тому, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог до Міністерства економіки України. Відповідно до п. 2.2 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 20 червня 2001 року № 469, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково. Згідно п. 2.3 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі підставою для внесення відомостей до реєстру визначено, зокрема, рішення судових органів. На підставі наведених законодавчих положень, суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, позовну вимогу щодо зобов`язання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості про визнання недійсними прав на корисну модель «Кондитерський виріб» по патенту України № [NUMBER] від 10 березня 2016 року, власником якого є [PERSON] та опублікувати відомості про це в Бюлетені. Відповідно до ст. 2 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів , зокрема, юридичних осіб. Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Відповідно до ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України. Право на звернення позивача [PERSON] до суду мотивоване тим, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03.05.2018р. у справі №904/55/18 їй заборонено здійснювати використання у тому числі корисну модель «Кондитерський виріб» по патенту № [NUMBER] . Враховуючи цю обставину, суд не бере до уваги твердження відповідача Мінекономрозвитку про нібито недоведеність наявності у позивача порушених прав чи законних інтересів, і доходить висновку про наявність у позивача права на звернення до суду з даним позовом. Отже, суд вважає, що звернення позивачки до суду з позовом про визнання недійсним прав на спірну корисну модель відповідає способу захисту, що передбачений нормами чинного законодавства. Відповідно до ст. 141 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Відповідно до ч.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» деклараційний патент на винахід (корисну модель) видається під відповідальність власника за відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності. З огляду на те, що на час видачі патенту України № [NUMBER] закладом Установи не було порушено вимог чинного законодавства щодо процедури видачі такого патенту, та що права на корисну модель по цьому патенту визнані недійсними з підстав невідповідності корисної моделі умовам патентоспроможності суд вважає, що понесені позивачем судові витрати підлягають стягненню з відповідача [PERSON] . Таким чином, оскільки судом позов до відповідача [PERSON] задоволено на користь позивача підлягає стягненню сума витрат зі сплати судового збору у розмірі 2 290,60 грн. Крім цього, з відповідача [PERSON] на користь позивачки [PERSON] підлягають стягненню судові витрати на проведення судових експертиз, у розмірі 27599,53 грн.

Outcome: approved