печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - Козлова Р.Ю.,

при секретарі судових засідань - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві цивільну справу за позовом компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. (NIKE ІNNOVATE C.V.) до ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на торгівельну марку та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

Позивач (НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. ( NIKE ІNNOVATE C.V. )) звернувся до Печерського районного суду м. Києва із позовом до ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» просив:

визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_1 , та заборонити ОСОБА_1 використовувати зазначену торговельну марку;

зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_1, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2025 № 903 Міністерство економіки України перейменовано на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України із збереженням коду ЄДРПОУ юридичної особи, судом використано у процесуальних документах актуальну назву цього відповідача.

15 грудня 2022 року ухвалою суду відкрито провадження та призначено до розгляду в порядку загального позовного провадження з проведенням підготовчого судового засідання.

Також ухвалою від 15 грудня 2022 року судом вжито заходів забезпечення позову за заявою представника позивача.

Ухвалою від 20 лютого 2023 року суд у порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.65 р.), доручив відповідному компетентному органу Китайської Народної Республіки вручити громадянину Китаю ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (АДРЕСА_1) ухвалу про відкриття провадження у справі, копію позовної заяви з додатками та судову повістку про виклик до суду, призначивши підготовче судове засідання у справі о 12.00 год. 06.09.2023, а також встановивши резервну дату судового засідання о 14.00 год. 06.12.2023. Провадження у справі було зупинено до надходження на адресу суду підтвердження про вручення документів, складених у зв`язку з виконанням цього доручення.

Враховуючи, що підтвердження про вручення документів, складених у зв`язку з виконанням доручення про вручення ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) судових документів від компетентного органу Китайської Народної Республіки на адресу суду не надійшло, судом на підставі ч. 2 ст. 15 Конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах та п. 6 Закону України «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» № 2052-III від 19.10.2000, а також з урахуванням приписів ч. 1 ст. 2 та ст. 121 ЦПК України щодо необхідності дотримання судом розумного строку вирішення цивільних справ, що відповідає завданню цивільного судочинства стосовно справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ, судом ухвалою поновлено провадження у справі.

27 лютого 2024 року представник позивача - адвокат Білицький П.В. скерував через канцелярію Печерського районного суду м. Києва заяву про доповнення підстав позову новими обставинами, якою просив суд додатково застосувати до спірних правовідносин положення, встановлене абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції цього Закону від 21.05.2015, що діяла станом на дату подання заявки №m201800904 від 16.01.2018., за змістом якого не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар. Судом з урахуванням правової позиції Великої Палати Верховного Суду (п. 7.43. постанови від 25 червня 2019 року зі справи № 924/1473/15), згідно якій не вважаються зміною підстав позову доповнення його новими обставинами при збереженні в ньому первісних обставин та зміна посилання на норми матеріального чи процесуального права, прийнято зазначену заяву представника позивача до розгляду.

29 березня 2024 року ухвалою суду призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, виконання якої доручено атестованому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрП України Дорошенку Олександру Федоровичу.

На вирішення експерта суд поставив такі питання:

Чи є торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_3 від 14.05.1993, № НОМЕР_2 від 15.01.2004 та добре відомою торговельною маркою станом на 01.01.2006 за рішенням Апеляційної палати від 11.11.2011, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 № 317-Н?

Чи може торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 внаслідок її використання ввести в оману споживачів щодо особи позивача?

Провадження у справі на час проведення експертизи було зупинено до отримання висновку експерта.

У грудні 2024 року на адресу Печерського районного суд м. Києва повернулись матеріали справи з висновком експерта №1374 від 08 грудня 2024 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

31 березня 2025 року ухвалою суду поновлено провадження у справі із призначенням справи до розгляду зі стадії на якій воно було зупинено на 18 квітня 2025 року о 12 год. 00 хв.

Ухвалою від 18 квітня 2025 року судом закрито підготовче провадження у справі із призначенням справи до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду на 16 травня 2025 року о 12 год. 00 хв.

В судовому засіданні 09 вересня 2025 року після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами, а також завершення судових дебатів, суд оголосив про перехід до стадії ухвалення судового рішення.

Судом встановлено, що позивач - НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. (NIKE INNOVATE C.V.) разом із материнською компанією Найк інк. (Nike, Inc.) та НАЙК ІНТЕРНАТІОНАЛ ЛТД. (NIKE INTERNATIONAL LTD.), входить до групи компаній НАЙК (NIKE), що відома у світі як виробник спортивного одягу, взуття та супутніх аксесуарів.

На підставі посвідченого нотаріально 23.09.2014 в Орегоні, США договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки, укладеного між НАЙК ІНТЕРНАТІОНАЛ ЛТД. (NIKE INTERNATIONAL LTD.) та позивачем, останньому були передані, зокрема, виключні майнові права інтелектуальної власності на такі торговельні марки:

- зображувальне позначення у вигляді контуру горизонтально розташованої у просторі стилізованої галочки, що користується в Україні правовою охороною за свідоцтвом № НОМЕР_3 від 14.05.1993 (заявка №85767/SU від 02.03.1979) для товарів 18, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (Ніццька класифікація): сумки, спортивне взуття та одяг;

- зображувальне позначення у вигляді горизонтально розташованої у просторі стилізованої галочки, що користується в Україні правовою охороною за свідоцтвом № НОМЕР_2 від 15.01.2004 (заявка № від 21.02.2002) для товарів 09, 14, 18, 25, 28 класів МКТП, зокрема для таких товарів 25 класу: одяг; взуття; наголовні убори.

- зображувальне позначення у вигляді горизонтально розташованої у просторі стилізованої галочки, що користується в Україні правовою охороною на підставі рішення Апеляційної палати від 11.11.2011, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 № 317-Н, відповідно до якого зазначене зображувальне позначення визнано добре відомою в Україні торговельною маркою станом на 01.01.2006 для товарів 25, 28 класів МКТП, зокрема для таких товарів 25 класу МКТП: спортивний одяг, взуття та головні убори.

Відповідні зміни щодо позивача, як нового власника торговельних марок було внесено до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно свідоцтв № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Водночас відповідних змін стосовно добре відомої торговельної марки не було внесено до переліку добре відомих в Україні торговельних марок через відсутність нормативно-правового регулювання процедури внесення таких змін.

Суд звертає увагу, що згідно ч. 1 ст. 1114 у системному зв`язку зі ст. 1113 Цивільного кодексу України договори про передання майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов`язковій державній реєстрації. Водночас в силу ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Разом із тим на відміну від торговельних марок, зареєстрованих в Україні у звичайний спосіб, який передбачає виникнення прав на торговельну марку з моменту її державної реєстрації (ч. 1 ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. При цьому торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні (ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Отже на переконання суду укладений між НАЙК ІНТЕРНАТІОНАЛ ЛТД. (NIKE INTERNATIONAL LTD.) та позивачем договір від 23.09.2014 про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки є належним, допустимим, достовірним і достатнім доказом факту переходу виключного права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку у вигляді зображення горизонтально розташованої у просторі стилізованої галочки, що користується в Україні правовою охороною на підставі рішення Апеляційної палати від 11.11.2011, від попереднього її власника до позивача.

Позивач дізнався про реєстрацію в Україні на ім`я фізичної особи-резидента Китайської Народної Республіки ОСОБА_1 комбінованої торговельної марки у вигляді вертикально розташованої у просторі стилізованої галочки, що також містить словесний елемент, виконаний дрібними літерами латиниці «SGUU», яка користується правовою охороною за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.11.2019 (заявка № m201800904 від 16.01.2018) для таких товарів 25 класу МКТП: взуття; туфлі спортивні; спортивне взуття; чоботи; деталі металеві для взуття; одяг; одяг готовий; панчішні вироби; рукавички (одяг); шарфи; хустки нашийні; спідні пояси.

Позивач вважає, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками позивача. Також позивач вважає, що оспорювана торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 внаслідок її використання може ввести в оману споживача щодо особи позивача, як виробника товарів, належних до 25 класу МКТП, та власника торговельних марок, що охороняються за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 14.05.1993, з датою пріоритету від 02.03.1979; за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 15.01.2004, з датою пріоритету від 21.02.2002; добре відомою торговельною маркою, визнаною такою станом на 01.01.2006 на підставі рішення Апеляційної палати від 11.11.2011, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 № 317-Н стосовно товарів 25 класу МКТП: спортивний одяг, взуття та головні убори.

Крім того позивач довідався про пропонування до продажу в українських інтернет-магазинах (маркетплейсах) https://prom.ua та https://bigl.ua спортивного взуття, маркованого оспорюваною торговельною маркою, яку фактично використано на спортивному взутті у горизонтальному положенні, що, на думку позивача, підсилює її схожість з торговельними марками позивача щодо однорідних товарів 25 класу МКТП.

У скерованому до суду відзиві УКРНОІВІ проти позову заперечує та просить відмовити у задоволенні позовних вимог повністю, зокрема, посилаючись на відповідність оспорюваної торговельної марки умовам надання правової охорони, встановлених Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Також УКРНОІВІ вважає необґрунтованими твердження позивача щодо схожості належних йому торговельних марок із торговельною маркою відповідача 1 за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а надані позивачем докази щодо використання відповідачем 1 оспорюваної торговельної марки у горизонтальному розташуванні, а не у вертикальному, як вона зареєстрована, УКРНОІВІ вважає неналежними, оскільки вони не містять інформації щодо предмету доказування у даній справі, а саме щодо відповідності чи невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, до якого не входить дослідження належного використання торговельної марки її власником. Крім того, представниця УКРНОІВІ просила суд звернути увагу, що у наданому позивачем витягу із торгового реєстру Торгово-промислової палати Нідерландів від 18 листопада 2022 року посадова особа позивача Арміна Елізабет Стріклен зазначена як представник (attorney-in-fact) в той самий час, коли у підписаній нею довіреності, виданої 17 листопада 2022 року представникам позивача, зокрема адвокатам Михайлюк Ганні Валентинівні та Білицькому Пилипу Вікторовичу, її посада зазначена як директор (manager).

В свою чергу Мінекономіки у своєму відзиві також не погоджується з позовом та просить відмовити у його задоволенні, зокрема посилаючись на те, що усі дії щодо експертизи заявки №m201800904 від 16.01.2018, за якою було видано оспорюване свідоцтво № НОМЕР_1, здійснювалися не Мінекономіки, а закладом експертизи - УКРПАТЕНТ. Мінекономіки лише у межах своїх повноважень затвердило висновок УКРПАТЕНТУ про відповідність позначення за відповідною заявкою умовам надання правової охорони, який після такого затвердження набрав статусу рішення про реєстрацію торговельної марки. Мінекономіки звертає увагу суду, що наразі саме УКРНОІВІ, який є функціональним правонаступником УКРПАТЕНТУ, виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), зокрема веде Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, вносить до нього зміни, а також публікує відповідні відомості у офіційному бюлетені. Таким чином Мінекономіки вважає себе неналежним відповідачем, про що зазначає у клопотанні від 17 квітня 2025.

Відповідач 1, повідомлений судом належним чином за правилами та в порядку, встановленими Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.65 р.), відзиву на позовну заяву до суду не скерував, уповноваженого представника для прийняття участі в судових засіданнях не направив, про причин неявки в судові засідання суд не повідомляв.

Основоположною причиною даного спору стало питання щодо відповідності торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, встановленим Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в редакції цього Закону від 21.05.2015, що діяла станом на дату подання відповідачем 1 відповідної заявки №m201800904 від 16.01.2018.

В силу ч. 1 ст. 6 bis Паризької конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України: 25 грудня 1991 року, Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до положення статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно пп. «а» п. 1 ст. 19 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За змістом пунктів 1-3 ст. 5 цього Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

У відповідності до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Порядок визначення оманливості позначень, зареєстрованих в якості знаків для товарів і послуг, що діяв на дату експертизи заявки №m201800904 від 16.01.2018, регулювався Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (Правила).

Згідно з п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

А відповідно до абзаців 1-3 п. 3 ст. 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Пунктом 4.3.2.4. Правил передбачено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Отже для з`ясування обставин справи щодо схожості торговельних марок позивача із оспорюваною торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а також щодо можливості введення в оману споживача щодо особи позивача при її використанні, необхідні спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності, а саме торговельних марок.

Стаття 103 ЦПК України визначає, що суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до ч. 3 ст.103 ЦПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд.

Представник позивача 05 грудня 2023 року скерував до суду клопотання про призначення судової експертизи.

З огляду на вище встановлені обставини, а також те що представник позивача та УКРНОІВІ не дійшли згоди щодо особи експерта, якому представник позивача просив доручити експертне дослідження, суд ухвалою від 29 березня 2024 року самостійно визначив особу експерта для проведення експертизи, та доручив її проведення атестованому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, директору Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрП України (03150, м. Київ, вул. Каземира Малевича, 11, корпус 4). Представниця УКРНОІВІ - Людмила Запорожець у запереченні від 18 січня 2024 року на клопотання позивача про призначення судової експертизи від 05 грудня 2023 року, поміж іншого, зазначила Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрП України як одну із установ, якій на її думку доцільно доручити проведення судової експертизи.

За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності експертом було складено висновок № 1374 від 08.12.2024 року та надано такі відповіді на поставлені судом питання:

1. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_3 від 14.05.1993, № НОМЕР_2 від 15.01.2004 та добре відомою торговельною маркою станом на 01.01.2006 за рішенням Апеляційної палати від 11.11.2011, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 № 317-Н.

2. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 внаслідок її використання може ввести в оману споживачів щодо особи Позивача (НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. (NIKE INNOVATE C.V.)).

18.04.2024 УКРНОІВІ скерував заперечення проти висновку експерта № 1374, зазначивши таке:

- застосовані експертом підходи є суперечливими та методично некоректними;

- експерт описує зображувальний елемент оспорюваної торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 - витягнуту по довжині краплю чорного кольору, як стилізовану галочку, віддзеркалену по горизонталі;

- зображувальне позначення оспорюваної торговельної марки відповідача 1 та зображувальні позначення протиставлених торговельних марок позивача є зовсім різними - як за зовнішньою формою, так і симетрією та розташуванням у площині;

- торговельна марка відповідача 1 є комбінованою та, на відміну від торговельних марок Позивача, має словесний елемент, розташований збоку від зображувального і складається з одного слова «SGUU»;

- експерт зосередив увагу лише на домінуючому зображувальному елементі, відкинувши словесний елемент через його дрібний шрифт;

- на сторінці 23 висновку № 1374 при дослідженні схожості експертом враховано варіанти фактичного використання торговельної марки відповідача 1 (у горизонтальному положенні), який на думку представниці УКРНОІВІ не має правової охорони;

- експерт, досліджуючи питання щодо можливості торговельної марки відповідача 1 внаслідок її використання ввести в оману споживачів щодо особи позивача, обґрунтовує таку можливість на підставі відповіді на перше питання щодо схожості досліджуваних позначень, яке, на думку представниці УКРНОІВІ, є хибним і методологічно некоректним.

З урахуванням викладеної позиції УКРНОІВІ просить суд не приймати висновок експерта №1374 як належний доказ у справі.

Представником позивача 05 травня 2025 року скеровано до суду письмові пояснення на заперечення УКРНОІВІ проти висновку експерта №1374, в яких позивач звертає увагу суду на некоректність оцінки, наданої УКРНОІВІ цьому висновку, що ґрунтується на суб`єктивному підході учасника справи, який не може погодитися з висновком експерта, складеним не на його користь. Вважає висновок №1374 належним, допустимим, достовірним і достатнім доказом у справі, та просить суд застосувати його при вирішенні питань, що потребують спеціальних знань.

Оцінюючи висновок експерта № 1374 суд виходить із такого.

Згідно ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

За змістом частин 1, 2 ст. 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством, а предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Згідно ст. 3 Закону України «Про судову експертизу» встановлено принципи судово-експертної діяльності, відповідно до яких така діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження.

Зокрема, незалежність судово-експертної діяльності забезпечується належністю до компетенції експерта визначати спосіб проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)), як це передбачено абз. 2 п. 1.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5).

Обов`язки судового експерта встановлені ст. 12 Закону України «Про судову експертизу», зокрема експерт зобов`язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок; на вимогу особи або органу, які залучили експерта, судді, суду дати роз`яснення щодо даного ним висновку; заявляти самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які виключають його участь у справі.

Також за змістом частин 6, 7 та 8 ст. 102 ЦПК України у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Суд звертає увагу, що висновок експерта № 1374 від 08 грудня 2024 року складений відповідно до ухвали суду від 29.03.2024 року атестованим судовим експертом, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» Дорошенко Олександром Федоровичем (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933 безстрокове), директором Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрП України, що має стаж експертної роботи в означеній сфері з 2001 року.

У висновку зазначено: місце проведення експертизи; що при проведенні експертизи був присутній лише експерт Дорошенко О.Ф.; що експерт попереджений про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Обрані експертом методики, зокрема Методика проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації та Методика дослідження торговельних марок (знаків для товарів та послуг), внесені до Реєстру методик проведення судових експертиз за реєстраційними кодами 13.6.01 та 13.6.02 відповідно. Також експертом використано Правила та Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалені рішенням колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджені наказом ДП «УІПВ» від 07.04.2014 за № 91.

Суд констатує, що експертом проведено повне дослідження по кожному питанню, поставленому судом в ухвалі про призначення судової експертизи від 29.03.2024 року. Зокрема, експертом ретельно зроблено опис об`єктів дослідження, проаналізовано матеріали справи, проведено порівняння об`єктів дослідження з дотриманням обраних експертом методик та у відповідності до Правил.

Так посилаючись на методологічні джерела, а саме п. 11.1.5. Методичних рекомендацій [10] та «Експертиза об`єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару» [9], експерт обґрунтовано визначив, що позначення мають розглядатися і порівнюватися в цілому, без поділення на окремі елементи, а також, що визначення ступеня схожості позначень варто проводити з урахуванням їх зовнішньої форми, не беручи до уваги незначну відмінність у внутрішніх деталях позначень.

При визначенні спорідненості товарів 25 класу МКТП, для яких зареєстровано порівнювані торговельні марки, експерт правильно виходив із положення, передбаченого п. 4.3.2.5. Правил, врахувавши їх рід (вид); призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів та коло споживачів.

Також при дослідженні схожості порівнюваних торговельних марок експертом враховано фактичне використання торговельної марки Відповідача 1 у горизонтальному положенні, що узгоджується з матеріалами справи та відповідає можливим численним способам використання торговельної марки, встановлених ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зокрема абз. 5 ч. 4 ст. 16 Закону передбачено, що знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Крім того, ч. 4 ст. 5 Закону встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Таким чином, Закон не містить обмежень щодо використання торговельної марки лише в тому самому просторовому положенні, в якому її зареєстровано, адже обсяг правової охорони визначається саме зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Отже встановивши, що товари 25 класу МКТП, для яких зареєстровано оспорювану торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та протиставлені торговельні марки позивача є такими самими або спорідненими; встановивши їх схожість за ознаками схожості комбінованих та зображувальних позначень; встановивши їх схожість за загальним зоровим враженням, експерт дійшов обґрунтованого висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_3 від 14.05.1993, № НОМЕР_2 від 15.01.2004 та добре відомою торговельною маркою станом на 01.01.2006 за рішенням Апеляційної палати від 11.11.2011, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 № 317-Н.

Досліджуючи питання щодо можливості оспорюваної торговельної марки внаслідок її використання ввести в оману споживача щодо особи позивача, експерт, поміж іншого, обґрунтовує таку можливість на підставі доброї відомості українським споживачам торговельної марки, що охороняється як на підставі рішення Апеляційної палати від 11.11.2011 року, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 року № 317-Н, станом на 01.01.2006 року для товарів 25 класу МКТП: спортивний одяг, взуття та головні убори, так й на підставі свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_2 від 15.01.2004 року для товарів 25 класу МКТП: одяг; взуття; наголовні убори. При цьому таке обґрунтування узгоджується з матеріалами цієї справи та положенням ст. 6 bis Паризької конвенції.

Отже встановивши наявність стійкого асоціативного зв`язку, що сформувався у українського споживача станом на 01.01.2006 року (дати визнання торговельної марки добре відомою на підставі рішення Апеляційної палати від 11.11.2011 року) між продукцією позивача та його торговельними марками, а також встановивши наявність схожості до ступеню сплутування між значно пізніше заявленою на реєстрацію оспорюваною торговельною маркою відповідача 1 та протиставленими торговельними марками позивача, експерт дійшов обґрунтованого висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 внаслідок її використання може ввести в оману споживачів щодо особи позивача (НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. (NIKE INNOVATE C.V.)).

З урахуванням встановлених судом обставин, висновок експерта № 1374 приймається судом як належний, допустимий, достовірний і достатній доказ невідповідності торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, встановлених абз. 5 п. 2 та абз. 2-3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» станом на дату подачі відповідної заявки №m201800904 від 16.01.2018 року, що є підставою для визнання цього свідоцтва недійсним повністю. Відповідно заперечення УКРНОІВІ як проти задоволення позову, так й проти висновку експерта № 1374, відхиляються судом як необґрунтовані.

Також судом відхиляються зауваження УКРНОІВІ, що у наданому позивачем витягу із торгового реєстру Торгово-промислової палати Нідерландів від 18 листопада 2022 року посадова особа позивача Арміна Елізабет Стріклен зазначена як представник (attorney-in-fact) в той самий час, коли у підписаній нею довіреності, виданої 17 листопада 2022 року представникам позивача, зокрема адвокатам Михайлюк Ганні Валентинівні та Білицькому Пилипу Вікторовичу, її посада зазначена як директор (manager). При цьому суд виходить із презумпції правомірності правочину, що встановлена ст. 204 Цивільного кодексу України. Крім того, довіреність від 17 листопада 2022 року завірена нотаріально, а тому при оформлені і підписанні цієї довіреності особа Арміни Елізабет Стріклен та її посада додатково були перевірені і встановлені відповідним нотаріусом Штату Орегон, Вашингтонського Округу, США Жаклін Сірівіллері Плавідал.

Стосовно заборони відповідачу 1 використовувати торговельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , суд виходить із такого.

Згідно п. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки.

При цьому за змістом абз. 1, 4-5 п. 5 ст. 16 цього Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Судом на підставі висновку експерта № 1374 від 08.12.2024 року встановлено, що:

1. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема асоціювати, з торговельними марками за свідоцтвами України № НОМЕР_3 від 14.05.1993, № НОМЕР_2 від 15.01.2004 та добре відомою торговельною маркою станом на 01.01.2006 за рішенням Апеляційної палати від 11.11.2011, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 № 317-Н.

2. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 внаслідок її використання може ввести в оману споживачів щодо особи Позивача (НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. (NIKE INNOVATE C.V.)).

Також судом встановлено, що оспорювана торговельна марка використовується відповідачем 1 для маркування товарів 25 класу МКТП «спортивне взуття», що пропонується до продажу в Україні в популярних серед українських споживачів інтернет-магазинах (маркетплейсах): https://prom.ua та https://bigl.ua, що зафіксовано звітом за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет від 15.02.2023 року № 24/2023-ЗВ, складеним Дочірнім підприємством «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес».

За змістом п. 1 та 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, а тому на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Таким чином, суд приходить до висновку, що використання торговельної марки за оспорюваним свідоцтвом порушує права інтелектуальної власності позивача на торговельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_3 від 14.05.1993, № НОМЕР_2 від 15.01.2004 та добре відому торговельну марку станом на 01.01.2006 за рішенням Апеляційної палати від 11.11.2011, затвердженого наказом Держслужби від 15.06.2012 № 317-Н. Отже визнання повністю недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку є підставою для заборони відповідачу 1 використовувати таку торговельну марку з метою припинення відповідного порушення та ефективного захисту прав інтелектуальної власності позивача на майбутнє з урахуванням принципу процесуальної економії.

Стосовно позовної вимоги щодо зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_1, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд виходить із такого.

14.10.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX, яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 2-1 Закону № 703-IX та, відповідно до ч. 2 ст. 2-1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» до владних повноважень, делегованих НОІВ, зокрема, належить: опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 28.10.2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» визначив, що державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності з 08.11.2022.

24.07.2025 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2025 року №903 «Деякі питання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства», відповідно до якої, поміж іншого, Міністерство економіки України перейменовано на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Також положеннями цієї постанови непередбачено покладення на Мінекономіки виконання функцій НОІВ.

Таким чином, суд приходить до висновку, що внесення до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомостей стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_1, та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», належить до функцій УКРНОІВІ, а не Мінекономіки, що надає підстави для задоволення судом відповідної позовної вимоги частково.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат, суд виходить із такого.

За змістом ст.ст. 133, 139 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема витрат, пов`язаних із проведенням експертизи.

В силу ч. 1 ст. 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача.

Відповідно до ч. 9 ст. 141 ЦПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Згідно ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо), що подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Як вбачається з матеріалів справи, сума судових витрат, які позивач поніс у зв`язку із розглядом справи, складається з:

Судового збору за подання позовної заяви немайнового характеру у розмірі 4962 грн. 00 коп., а також комісії банку 99 грн. 24 коп., разом - 5061 грн. 24 коп.;

Судового збору за подання заяви про забезпечення позову - 1240 грн. 50 коп., а також комісії банку 24 грн. 81 коп., разом - 1265 грн. 31 коп.;

Витрат, понесених у зв`язку з проведенням судової експертизи згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29 березня 2024 у розмірі 60000,00 грн. 00 коп., про що було заявлено у клопотанні позивача про долучення до справи №757/34770/22-ц доказу витрат на судову експертизу.

Разом сума понесених витрат позивача у зв`язку з розглядом справи складає 66326 грн. 55 коп.

Суд звертає увагу, що відповідачем 1 було подано заявку на реєстрацію оспорюваної торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 у вертикальному розташуванні позначення, тоді як фактичне використання цієї торговельної марки відбувається у горизонтальному розташуванні.

Крім того, як вбачається із наданих позивачем до справи витягу з офіційної онлайн бази даних Патентного відомства Китаю щодо торговельної марки № НОМЕР_4, а також із рішення від 24 вересня 2021 року Патентного відомства Китаю про визнання недійсною цієї торговельної марки № НОМЕР_4, в Китайській Народній Республіці на ім`я відповідача 1 раніше, а саме 14 серпня 2017 року (дата подання заявки - 11.12.2015) була зареєстрована тотожна оспорюваній у даній справі торговельна марка для товарів 25 класу МКТП, яку за заявою позивача від 03 вересня 2020 року було визнано недійсною.

При цьому колегія Патентного відомства Китаю дійшла висновку, що в оспорюваній торговельній марці явно упізнається графіка, схожа з зображувальними елементами та візуальними ефектами протиставлених торговельних марок 1 і 2 заявника. Окрім цього, надані заявником докази вказують на те, що відповідач при фактичному використанні здійснює горизонтальне розташування оспорюваної торговельної марки, що збільшує імовірність плутанини, і відповідач не надавав доказів для спростування цього.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідачем 1 навмисно було подано заявку на реєстрацію оспорюваної торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 у вертикальному розташуванні позначення, щоб заплутати орган експертизи та збільшити шанси на реєстрацію оспорюваного позначення, використання якого заздалегідь планувалося у горизонтальній формі, з метою наслідування репутації схожих до ступеню сплутування торговельних марок позивача.

Суд вважає такі дії відповідача 1 недобросовісними, а отже спір у даній справі виник саме внаслідок неправильних дій цього відповідача, що є підставою для покладення судових витрат повністю на відповідача 1.

Керуючись ст. 420, 492, 494, 499 ЦК України, ст. 5-7, 16, 19, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 4, 5, 12, 13, 72, 76-81, 89, 102, 106, 133, 141, 259, 263-265, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ

Позов НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. ( NIKE ІNNOVATE C.V. ) до ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на торгівельну марку та зобов`язання вчинити дії - задовольнити частково.

Визнати недійсним свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), та заборонити ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) використовувати зазначену торговельну марку.

Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» () внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомості стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку № НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У задоволенні вимог до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ) АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) судові витрати на користь НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. ( NIKE ІNNOVATE C.V. ) Уан Бовермен Драйв, Бівертон, Oрегон 97005-6453, США (One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453 ) 66326 грн. 55 коп. судових витрат.

Повне рішення складено 16 вересня 2025 року.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя