ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/1494/25 Справа № 199/3288/21 Суддя у 1-й інстанції - Руденко В.В. Суддя у 2-й інстанції - Агєєв О. В.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд у складі:

головуючого судді Агєєва О.В.,

суддів: Гапонова А.В., Никифоряка Л.П.,

за участю секретаря судового засідання: Триполець В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпро цивільну справу №199/3288/21 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсними патентів на промислові зразки, зобов`язання вчинити певні дії, за апеляційними скаргами ОСОБА_1 , в інтересах якого діє ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , в інтересах якого діє ОСОБА_4 , на рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року, ухвалене у складі судді Руденко В.В., -

ВСТАНОВИВ:

У травні 2021 року ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАФТБОКС» (далі ТОВ «КРАФТБОКС») про припинення порушення прав інтелектуальної власності, заборону вчинення певних дій та стягнення моральної шкоди.

У червні 2021 року фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся до суду із зустрічним позовом до ОСОБА_2 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі ДО «Український інститут інтелектуальної власності») про визнання недійсними патентів на промислові зразки, зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 08 червня 2021 року зустрічний позов прийнято до спільного розгляду з первісним позовом та об`єднано їх в одне провадження.

Ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2021 року позов ОСОБА_2 залишено без розгляду.

В обґрунтування позову ОСОБА_1 зазначив, що 06 листопада 2017 року ОСОБА_2 було подано заявку до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» s201702044 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ», за результатами розгляду якої ОСОБА_2 26 лютого 2018 року було видано патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ».

19 березня 2019 року ОСОБА_2 було подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку s201900470 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ», за результатами якої ОСОБА_2 27 травня 2019 року було видано патент України № НОМЕР_2 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ».

06 травня 2019 року ОСОБА_2 було подано до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявку s201900863 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ», за результатами розгляду якої ОСОБА_2 10 липня 2019 року було видано патент України № НОМЕР_3 на вказаний промисловий зразок.

Позивач посилається на існування та пропонування до продажу у мережі Інтернет: одношарових дерев`яних мап з 01 грудня 2015 року, тобто до 06 листопада 2017 року, що спростовує новизну патенту України № НОМЕР_1 ; тришарових дерев`яних мап з 12 червня 2015 року, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спростовує новизну патенту України № НОМЕР_2 ; дерев`яних мап із підсвічуванням з 26 квітня 2016 року, тобто до 06 травня 2019 року, що спростовує новизну патенту України № НОМЕР_3 .

Наголошує, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , стала загальнодоступною у світі до подання заявки, а отже вказані промислові зразки не є новими, а тому не відповідають умові патентоспроможності «новизна», що встановлено в пункті 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Враховуючи викладене ОСОБА_1 просив суд:

- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_1 від 26 лютого 2018 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044, власником якого є ОСОБА_2 ; зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності», правонаступником якого є ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними вищевказаних патентів України № НОМЕР_1 від 26 лютого 2018 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044, власником якого є ОСОБА_2 , та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_2 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470, власником то є ОСОБА_2 ; зобов`язати ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на вислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470, власником якого є ОСОБА_2 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_3 від 10 липня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ» за заявкою 201900863, власником якого є ОСОБА_2 ; зобов`язати ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_3 від 10 липня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявкою s201900863, власником якого є ОСОБА_2 , та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року позовні вимоги ОСОБА_1 задоволено частково.

Визнано недійсними повністю: патент України № НОМЕР_1 від 26 лютого 2018 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044; патент України № НОМЕР_2 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470; патент України № НОМЕР_3 від 10 липня 2019 року на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за заявкою s201900863; власником яких є ОСОБА_2 . В іншій частині позову відмовлено. Вирішено питання розподілу судових витрат.

Не погодившись з таким рішенням суду першої інстанції ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подали апеляційні скарги.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року апеляційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року задоволені частково. Рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року скасовано, а провадження у справі №199/3288/21 закрито на підставі пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України.

Ухвалу апеляційного суду мотивовано тим, що предметом позову у цій справі є визнання недійсними патентів на промислові зразки, за допомогою яких сторони ведуть свою підприємницьку діяльність, зокрема реалізують настінні «МАПИ СВІТУ» через мережу Інтернет, що не заперечується учасниками справи не підтверджено належними доказами.

Не погодившись з рішенням апеляційного суду представник ФОП ОСОБА_1 - адвокат Садиленко О. Л. подав касаційну скаргу на ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року у справі № 199/3288/21.в якій просив скасувати ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року і передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Ухвалою Верховного Суду від 27 лютого 2024 року ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 20 грудня 2023 року у справі №199/3288/21 скасовано, з направленням справи до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

Ухвалою від 07 листопада 2024 року Дніпровський апеляційний суд призначив справу до розгляду.

Апеляційна скарга ОСОБА_2 мотивована тим, що судом першої інстанції було допущено порушення норм процесуального права в частині прийняття до свого провадження зустрічного позову, оскільки вважає, що відповідно до ч.2 ст.193 ЦПК України, зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов`язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. На думку ОСОБА_2 зустрічний позов не є похідною вимогою від первинного позову, а є вимогою, яка повністю виключить задоволення первинного позову. Вважає, що суд першої інстанції помилково дійшов висновку щодо наявності підстав для прийняття до спільного розгляду з первісним позовом зустрічну позовну заяву ОСОБА_1 .

Зазначає, що підставою для звернення ОСОБА_2 до суду із первісною позовною заявою є захист його інтересів, як власника патенту № НОМЕР_1 від 26.07.2018 року. Водночас ОСОБА_1 звертаючись із зустрічним позовом заявляв вимоги про визнання недійсними патентів на промислові зразки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Посилається на подібні за змістом висновки викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 18 грудня 2019 року у справі №200/22329/14-ц (провадження №14-483 цс19).

Окрім цього, вказує, що до матеріалів справи зустрічної позовної заяви було долучено Протокол огляду та фіксації змісту веб-сторінок соціальних мереж, оскільки згідно ч.ч.1, 2 ст.76 ЦПК України - доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими і електронними доказами. Проте відповідно до вимог ст.100 ЦПК України - електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, на яку накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.

Проте, позивачем за зустрічним позовом, під час розгляду справи не було надано оригінали електронних доказів. Таким чином, вважає, що судом першої інстанції було винесено рішення на підставі доказів, які одержані із порушенням порядку, встановленого законом, а отже на підставі доказів, які не можуть вважатись допустимими та достовірними в розумінні ст.ст.78, 79 ЦПК України.

Зазначає, що судом першої інстанції було безпідставно відмовлено у проведенні додаткової експертизи.

Вважає, що оскаржуване рішення суду першої інстанції не може вважатись обґрунтованим та таким, що ухвалене на основі повного та всебічно з`ясованих обставин, оскільки судом першої інстанції було застосовано норми матеріального права без врахування позицій Верховного Суду у подібних правовідносинах.

У зв`язку з чим, просив рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовити.

ОСОБА_1 не погодившись з рішенням суду першої інстанції в частині позовних вимог, у задоволенні яких відмовлено, просив його скасувати та ухвалити нове, яким задовольнити позовні вимоги, а саме: зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності», правонаступником якого є ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними вищевказаних патентів України: № НОМЕР_1 від 26 лютого 2018 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ»; № НОМЕР_2 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ»; № НОМЕР_3 від 10 липня 2019 року на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником яких є ОСОБА_2 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Апеляційна скарга мотивована тим, що на його переконання, відмова у задоволенні позову в цій частині позбавляє його інструментів щодо виконання рішення, а відтак - унеможливлює ефективний захист його прав, свобод та законних інтересів, що зумовлює необхідність скасування судом апеляційної інстанції оскаржуване рішення в частині відмовлених позовних вимог. Просив рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року в оскарженій ОСОБА_1 частині скасувати з одночасним ухваленням нового рішення про задоволення позову.

Вважає, що оскаржене рішення суду першої інстанції не є визначеним, зрозумілим та ефективним у розрізі його виконання, що підриває ефективність і дієвість судового процесу.

Також стороною позивача ОСОБА_1 було подано відзив на апеляційну скаргу ОСОБА_2 , в якому він просив залишити апеляційну скаргу ОСОБА_2 без задоволення з підстав викладених у відзиві. Вважає, що задоволення зустрічного позову у цій справі повністю виключатиме задоволення первісного позову, а отже вимоги заявлені в межах первісного та зустрічного позовів у даній справі є взаємопов`язаними.

Крім того, вважає, що здійснення особою захисту порушених прав саме у такий спосіб в межах зустрічного позову не заперечується і Верховним Судом, зокрема, у постанові від 16 липня 2021 року у справі №910/19256/16. Також, саме по собі подання стороною паперової форми електронного доказу в жодному разі не свідчить про недопустимість такого доказу, а фіксація змісту вебсторінок у Протоколах №1 і №2 саме представником позивача є реалізацією законодавчо закріпленого професійного права адвоката. Таким чином, подані ним докази є належними, допустимими, достовірними та достатніми. Водночас, зазначає, що вихідні дані для проведення експертного дослідження у повному обсязі достовірно відображені в матеріалах справи, а неоднозначне тлумачення їх неможливе.

Від Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшли пояснення, в якій вказано, що патент на промисловий зразок - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на промисловий зразок. Прийнята в Україні (як і в більшості країн світу) система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом і правилами. Тобто, при видачі патенту на оспорювані промислові зразки права на нього лише декларується за заявником без гарантії чинності патенту. Кваліфікаційна експертиза та перевірка заявлених промислових зразків на відповідність умовам патентоспроможності жодним чином не проводиться. Експертиза заявки на промисловий зразок проводилась виключно за формальними вимогами. Крім того, зазначає, що патенти України № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на промислові зразки було видано у повній відповідності з порядком, встановленим законодавством про охорону прав на промислові зразки, а дії Міенекономіки, яке було головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечувало формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері інтелектуальної власності, правонаступником якого в сфері інтелектуальної власності стало Укрпатент, приймаючи рішення про видачу патенту, не порушило жодної в вимог законодавства України. Також зазначив, що у випадку визнання патентів недійсними відповідач зобов`язаний внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання цих патентів недійсними та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність» на підставі закону.

В судовому засіданні апеляційного суду представник ОСОБА_1 підтримав доводи своєї апеляційної скарги, просив її задовольнити. У задоволені апеляційної скарги ОСОБА_2 просив відмовити.

Представник відповідача ОСОБА_2 в суді заперечував проти доводів скарги позивача, просив її відхилити. Доводи скарги сторони відповідача підтримав.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись у встановленому законом порядку.

Апеляційний суд вважає можливим розглянути справу за відсутності учасників справи, які не з`явились в судове засідання, оскільки, відповідно до ч.2 ст.372 ЦПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши суддю-доповідача, представників позивача Дюкарева С.С. та відповідача ОСОБА_2 , дослідивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляційних скарг та відзиву, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга ОСОБА_2 задоволенню не підлягає, а апеляційну скаргу ОСОБА_1 слід задовольнити, з огляду на наступне.

У частинах першій, другій та п`ятій статті 263 ЦПК України встановлено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Оскаржуване рішення не в повній мірі відповідає вказаним вимогам закону.

Так судом першої інстанції встановлено, що:

- 06.11.2017 ОСОБА_2 було подано заявку № s201702044 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ», за результатами розгляду якої 26.02.2018 йому було видано патент № НОМЕР_1 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ»;

- 19.03.2019 ОСОБА_2 було подано заявку № s201900470 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ», за результатами розгляду якої 27.05.2019 йому було видано патент № НОМЕР_2 на промисловий зразок «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 06.05.2019 ОСОБА_2 було подано заявку № s201900863 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами розгляду якої 10.07.2019 йому було видано патент № НОМЕР_3 на промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частково задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції дійшов висновку, про доведеність підстав для визнання патентів недійсними та відмовляючи в решті позову виходив з того, що вимоги про зобов`язання внести відомості до Державного реєстру патентів України є передчасними.

При цьому суд визначився з нормами права, які регулюють спірні правовідносини, зокрема суд в рішенні зазначив, що до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема промислові зразки (ч.1 ст.420 ЦК України).

Згідно з абз.3 ст.1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Статтею 462 ЦК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно зі ст.1 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, згода на обов`язковість якої надана Верховною Радою України, країни до яких застосовується дійсна Конвенція, утворюють союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори.

Відповідно до п.1 Конвенції Термін «Літературні і художні твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наукам.

Згідно з п.6 ст.2 Конвенції твори, зазначені у цій статті, користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і його правонаступників.

Пунктом 2 статті 5 Конвенції передбачено, що користування цими правами і здійснення їх не пов`язані з виконанням будь-яких формальностей; таке користування і здійснення не залежать від існування охорони в країні походження твору. Отже, крім установлених цією Конвенцією положень, обсяг охорони, рівно як і засоби захисту, що забезпечують автору охорону його прав, регулюються виключно законодавством країни, в якій виникає потреба в ній.

Відповідно до ст.433 ЦК України до об`єктів авторського права належать, зокрема, ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки.

Частиною 2 статті 433 ЦК України передбачено, що твори є об`єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.440 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ст.441 ЦК України використанням твору є його: опублікування (випуск у світ); відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; переклад; переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; публічне виконання; продаж, передання в найм (оренду) тощо; імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

Відповідно до ст.469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

У ст.18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ст.1 ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно ст.6 даного Закону, промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

У процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, - до дати пріоритету, у тому числі зміст усіх раніше одержаних НОІВ заявок, крім тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або щодо них НОІВ прийнято рішення про відмову в державній реєстрації промислового зразка і вичерпано можливості оскарження таких рішень.

Статтею 5 цього закону передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

За матеріалами справи встановлено, що на підтвердження своїх вимог ОСОБА_1 , через свого представника надав суду висновок експерта №87-01 від 22.09.2021 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеної судовим експертом Петренком С.А. на замовлення позивача. Згідно даного висновку:

1. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 «Настінна оздоба «Дерев`яна мана світу» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201702044, а саме до 06.11.2017.

2. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 «Настінна оздоба «Мапа світу» стала загальнодоступною в світ і додати подання заявки s201900470, а саме до 19.03.2019.

3. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_3 «Настінна оздоба «Мапа світу» з підсвічуванням» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201900863, а саме до 06 05.2019.

Заперечуючи проти даного доказу і на доведення своєї позиції, представником ОСОБА_2 в суді було заявлено клопотання про проведення експертизи, яке було задоволено і ухвалою суду від 29 листопада 2022 року по справі призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно висновку експертів №22/1-5/23 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.03.2023 року, проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на предмет новизни спірних промислових зразків, встановлено, що:

1. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 «Настінна оздоба «Дерев`яна мана світу» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201702044, а саме до 06.11.2017.

2. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_2 «Настінна оздоба «Мапа світу» стала загальнодоступною в світ і до дати подання заявки s201900470, а саме до 19.03.2019.

3. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_3 «Настінна оздоба «Мапа світу» з підсвічуванням» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201900863, а саме до 06 05.2019.

Тобто дана експертиза фактично повторила по суті висновки експерта №87-01 від 22.09.2021 року.

Доводи апеляційної скарги відповідача фактично зводяться до незгоди з висновками комісії експертів з зазначенням аналізу даного висновку на відповідність вимогам для проведення аналогічних експертиз, зокрема відповідач акцентує увагу на те, що при проведенні експертизи слід було здійснити більш детальне порівняння сукупностей суттєвих ознак зображень промислового зразка. На його думку у описі експертами промислового зразка його суттєвих ознак, містяться несуттєві ознаки. Слід було докладно обґрунтувати належність цих ознак до несуттєвих та навести доводи, підтверджуючі відсутність впливу цих ознак на естетичні та/або ергономічні особливості зовнішнього вигляду виробу. Суттєві ознаки досліджуваних об`єктів в експертизі визначені неправильно, що призвело до неправильних висновків. По суті експертами зроблено висновок про використання у виробі всієї сукупності суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на підставі вигаданих експертом суттєвих ознак без посилання на описи промислових зразків. Всі судження експерта або були суб`єктивними і не відповідали методиці проведення дослідження, або суперечливими. Суттєві ознаки, виділені експертом, підходять під опис будь-якого виробу, що являє собою карту світу та виготовляється різними виробниками на ринку. Експерт виділив лише загальні, несуттєві ознаки, які є звичайними для таких виробів.

При описі промислових зразків, експерт зазначає, що правова охорона промислових зразків за патентами України №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 поширюється на концепцію його об`ємно-просторової структури з урахуванням форми та взаємного розташування його складових елементів та малюнка, і не стосується функціональних ознак, при цьому як суттєві ознаки, експерт виділяє виключно ознаки форми промислових зразків та протиставлених виробів і не виділяє ознаки малюнку на досліджуваних виробах, які, на думку представника, належать до суттєвих.

Зазначає, що ним ставилось питання про проведення додаткової судової експертизи, яке судом не задоволено, що є порушенням вимог процесуального закону.

Колегія суддів відхиляє данні доводи скарги виходячи з наступного.

З матеріалів справи вбачається, що представник відповідача, заперечуючи проти наданого позивачем висновку експерта Петренка С.А №87-01 від 22.09.2021 року, посилався на наведені вище доводи (як і в апеляційній скарзі на рішення суду), та просив суд з їх урахуванням призначити по справі відповідну експертизу. У клопотанні про її призначення представник відповідача сформулював свої питання, які він вважав за необхідне поставити експертам, та експертну установу, якій доручити її проведення. Дане клопотання судом було задоволено. На вирішення експертам були поставлені запропоновані відповідачем питання.

Тобто дані доводи були предметом дослідження в суді першої інстанції і оскільки для вирішення даного спору потрібні спеціальні знання, судом з додержанням вимог процесуального закону, з метою повного, об`єктивного та всебічного вирішення спору, було задоволене клопотання відповідача, призначено по справі відповідне дослідження.

З висновку комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.03.2023 року вбачається, що експерти зазначили нормативні акти, методики, літературу, інші інформаційні джерела, якими керувались при вирішенні поставлених судом питань. Також у висновку міститься опис об`єктів дослідження, їх суттєві ознаки та порівняння суттєвих ознак, зроблено відповідні висновки саме за таким критерієм як «новизна».

Отже відповідачем не доведено, що вказаний висновок судової експертизи є неналежним та недопустимим доказом у справі.

З урахуванням наведеного, суд приходить до висновку, що доводи апеляційної скарги відповідача зводяться до переоцінки доказів, викликані незгодою з рішенням суду по суті спору, на правильність висновків суду не впливають і не тягнуть скасування оскаржуваного рішення.

Щодо доводів апеляційної скарги позивача в оскаржуваній частині колегія суддів виходить з наступного.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог про зобов`язання ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними оскаржуваних патентів на промислові зразки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 власником яких є ОСОБА_2 , та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд першої інстанції виходив з передчасності даних вимог.

При цьому суд вірно послався на вимоги ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції станом на час розгляду справи), згідно якої у разі визнання прав на промисловий зразок недійсними НОІВ публікує відповідне повідомлення в Бюлетені. Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

Положенням про державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 №290 передбачено, що підставою для внесення відомостей до реєстру є, зокрема, рішення судових органів.

За ч.ч.1, 2 ст.5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Завжди необхідно враховувати, до яких наслідків призведе застосування того чи іншого способу захисту: чи призведе це до тієї кінцевої мети, яке прагне досягнути позивач, звертаючись до суду.

За статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) визнається право людини на доступ до правосуддя, а за статтею 13 Конвенції - на ефективний спосіб захисту прав, і це означає, що особа має право пред`явити в суді таку вимогу на захист цивільного права, яка відповідає змісту порушеного права та характеру правопорушення. Пряма чи опосередкована заборона законом на захист певного цивільного права чи інтересу не може бути виправданою.

При цьому під ефективним засобом (способом) необхідно розуміти такий, що спричиняє потрібні результати, наслідки, тобто матиме найбільший ефект по відновленню відповідних прав, свобод та інтересів на стільки, на скільки це можливо.

До аналогічного висновку прийшов в своїй постанові від 19 грудня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі №910/13040/17, залишаючи без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 15 жовтня 2019 року, якою аналогічні позовні вимоги було задоволено.

Таким чином висновок суду першої інстанції про відмову у задоволенні вимоги про зобов`язання ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідних відомостей, є помилковим, оскільки заявлена вимога не суперечить ст.5 ЦПК України.

Тому доводи апеляційної скарги позивача є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Європейський суд з прав людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (Проніна проти України, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року; SERYVIN AND OTHERS v. UKRAINE, № 4909|04, § 58, ЄСПЛ, від 10 лютого 2010 року).

Відповідно до ст.376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є: 1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Враховуючи вищенаведене, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга позивача підлягає задоволенню, оскаржуване рішення суду в частині вимог, в задоволенні яких відмовлено, підлягає скасуванню, з ухваленням нового рішення про задоволення цих вимог. В іншій частині рішення суду слід залишити без змін.

Відповідно до частин 1, 13 статті 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

З урахуванням прийнятого рішення, підстав для перерозподілу судових витрат не має.

Керуючись статтями 367, 374, 376, 381-384 ЦПК України, апеляційний суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити.

Рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 серпня 2023 року в частині зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» вчинити певні дії - скасувати.

Позов ОСОБА_1 до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» задовольнити.

Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними патентів України:

- №36373 від 26 лютого 2018 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044, власником якого є ОСОБА_2 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- №39373 від 27 травня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470, власником якого є ОСОБА_2 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- №39695 від 10 липня 2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ» за заявкою 201900863, власником якого є ОСОБА_2 та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність».

В іншій частині рішення залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Судді:

Повний текст постанови складено 15.05.2025р.

Головуючий суддя О.В. Агєєв