КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року місто Київ.

Справа №757/28259/21-ц

Апеляційне провадження № 22-ц/824/512/2025

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ

cудді-доповідача Желепи О.В.,

суддів: Мазурик О.Ф., Поліщук Н.В.

за участю секретаря судового засідання Рябошапки М.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського апеляційного суду цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2022 року (ухвалено у складі судді Ільєва Т.Г., повний текст складено 05.10.2022 року)

у справі за позовом Юліуса Земанна Лтд. до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ

27.05.2021 до Печерського районного суду м. Києва надійшла позовна заява Julius Samann Ltd. ( Юліус Земанн Лтд. ), згідно вимог якої позивач просить суд:

- визнати свідоцтво України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 на знак для товарів і послуг недійсним;

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Мотивуючі позовні вимоги, позивач вказує, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 5 частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, а також зареєстрована внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, оскільки: зображувальний елемент у вигляді ялинки, включений до складу торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020, є схожим настільки, що його можна сплутати, з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, яка належить позивачу; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 та торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993 зареєстровані для таких самих та споріднених товарів; використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 може вводити в оману щодо особи, яка виготовляє товар, у тому числі з огляду на тривале використання та репутацію торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, яка належить позивачу. Таким чином, видача свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 призвела до порушення прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, а, отже, свідоцтво України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 має бути визнане недійсним .

Також позивач зазначає, що він є власником виключних прав інтелектуальної власності на торговельну марку у вигляді деревця (міжнародна реєстрація № 612525 від 09.12.1993), яка зареєстрована щодо товарів класу 05 МКТП, а саме щодо препаратів для освіження повітря, та діє на території України. Позивач вважає, що торговельна марка "Grunwald" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020, видана на ім`я ОСОБА_1 , не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 5 частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, а також зареєстрована внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, оскільки: зображувальний елемент у вигляді ялинки, включений до складу торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020, є схожим настільки, що його можна сплутати, з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, яка належить позивачу; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 та торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993 зареєстровані для таких самих та споріднених товарів; використання торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 може вводити в оману щодо особи, яка виготовляє товар, у тому числі з огляду на тривале використання та репутацію торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, яка належить позивачу.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2022 року позовні вимоги було задоволено.

Визнано свідоцтво України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Юліуса Земанна Лтд. судові витрати судовий збір у розмірі 4 540,00 грн та витрати на проведення експертизи у розмірі 32 605,90 грн.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, представник ОСОБА_1 - ОСОБА_3 10 січня 2024 року, згідно поштової відмітки, подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу, якою просить скасувати рішення та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позову.

Аргументує апеляційну скаргу тим, що судове рішення ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Вказує, що судовий розгляд здійснювався за відсутності повідомлення ОСОБА_1 , оскільки в матеріалах справи міститься повістка на 03.08.2022 року та 05.10.2022, проте жодні докази її направлення відсутні.

Звертає увагу, що відповідно до відповідей відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 11.02.2022 оку № 6/5-340 та від 31.03.2022 року № 6/5-438 інформація щодо реєстрації ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 відсутня. Відсутність повідомлення ОСОБА_1 про дату, час та місце розгляду справи судом першої інстанції позбавило відповідача можливості дати пояснення по суті справи, заявити клопотання про проведення судової експертизи та довести безпідставність заявлених вимог.

Вказує, що 31.08.2018 року ОСОБА_1 було подано заявку на реєстрацію торгівельної марки GRUNWALD № m 201820368. В межах розгляду заявки були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи. 18.05.2020 року за результатом проведеної кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони. Таким чином, відповідно до установленої процедури Мінекономіки було прийнято рішення про реєстрацію торгівельної марки № m 201820368.

На підставі статті 12 Закону публікація про видачу свідоцтва про торгівельну марку була здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 13 від 10.07.2020,одночасно з якою було здійснено державну реєстрацію торгівельної марки та видано свідоцтво № НОМЕР_1 .

ОСОБА_1 вважає, що висновок експерта, на якому базується рішення суду першої інстанції, викликає обґрунтовані сумніви у його правильності, що є підставою для визнання такого висновку експерта необґрунтованим, а також таким що не відповідає матеріалам справи.

Вказує, що Укрпатент, реалізуючи власні функції НОІВ при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки позивача від 31.08.2018, здійснив перевірку на відповідність умовам надання правової охорони, визначеним Законом № 3689-ХІІ, в тому числі, частинами 2 та 3 статті 5 Закону № 3689-ХП. Проте, судом безпідставно відхилено висновок кваліфікаційної експертизи від 18.05.2020 року, який має статус науково-технічної експертизи та базується на довідково-пошуковому апараті та відповідних офіційних виданнях.

Зазначає, що торговельна марка НОМЕР_1 від 10.07.2020 є комбінованою та складається з зображувальних та словесних елементів. Натомість торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993 містить лише зображувальні елементи. Відповідаючи на поставлене питання щодо схожості чи відмінності торговельної марки НОМЕР_1 від 10.07.2020 та торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, експертом було досліджено лише зображувальні елементи позначень, які експерт визначив як домінуючі.Проте, таке дослідження, без врахування інших елементів позначень, зокрема, кольорового та словесного виконання, є не вірним методологічно.

Звертає увагу на суперечливість висновку експерта, який на сторінці 10 аналізуючи зовнішню форму, зазначає, «форма нижньої частини порівнюваних позначень є досить відмінною за рахунок виконання її контуру», проте робить висновок про зовнішню схожість позначень.

Вважає, що експертом не було враховано елемент, що займає нижню частину торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525. При аналізі смислового значення торгівельної марки № НОМЕР_1 взагалі не взятий до уваги словесний елемент. При аналізі такої ознаки як симетричність експерт зазначає, що «елементи кожного з порівнюваних позначень візуально мають приблизно подібні розмірні співвідношення з іншими елементами власної композиції та з аналогічними елементами композиції протиставленого позначення». Також, експерт зазначає про ідентичність просторового розміщення, не беручи до уваги словесний елемент торгівельної марки № НОМЕР_1.

На сторінці 14 висновку експерта встановлено, що «кольорове вирішення порівнювальних позначень є очевидно відмінним», але зроблено висновок, що відмінність кольорового вирішення не може вплинути на наявність схожості.

На сторінці 29 висновку експерта експерт зазначив про схожість єдиного зображувального елементу торгівельної марки № НОМЕР_1 та торгівельної марки № 612525 та зробив висновок, що це не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо виробника товару. Таким чином, експертом не було зроблено висновок про схожість торгівельних марок в цілому.

Словесний елемент комбінованого позначення експертом взагалі не порівнювались, не було досліджено на предмет домінування елементів, розташування тощо, що є порушенням Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг та Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг Згідно з приписами п. 4.3.2.8 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Вказує, що позивач та відповідач є виробниками різних ринків продажу товарів, а саме: позивач на ринку ароматизаторів для повітря, а відповідач - Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні та абразивні препарати, то і використання позначень відбувається саме в різних видах діяльності. Товари за 3 класом МКТП не є спорідненими з товарами за 5 класом, мають різні види та роди, різне призначення та споживчі та функціональні характеристики, отже у свідомості споживачів не можуть виникнути асоціації, які насправді не відповідають дійсності та пов`язані з Юліус Земанн Лтд. , яке є володільцем торговельної марки № 612525 від 09.12.1993, а відтак, його використання заявником виключає небезпеку введення в оману споживачів.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 22 березня 2024 року відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою.

10 квітня 2024 року до Київського апеляційного суду надійшов відзив від Юліус Земанн Лтд. (Julius Samann Ltd.) на апеляційну скаргу, яким просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване рішення - без змін.

Вказує, що суд першої інстанції надав оцінку поясненням Відповідача 1, а саме зазначив, що суд відхиляє посилання Відповідача 1 на експертний висновок від 18 травня 2020 року, підготовлений Відповідачем 1 за результатами проведення формальної та кваліфікаційної експертиз та наданий під час прийняття рішення щодо реєстрації Оскаржуваної торговельної марки, оскільки, по-перше, наслідки такого висновку і є предметом судового оскарження у даній справі, а, по-друге, отримання відповідного висновку є обов`язковою передумовою для реєстрації будь-якого знаку для товарів і послуг, і ст. 19 Закону передбачає можливість визнання свідоцтва недійсним, пов`язуючи таку можливість лише з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або з порушенням прав інших осіб, а не з дотриманням відповідних процедур під час реєстрації оскаржуваного знаку.

Звертає увагу, що ані Відповідач 1, ані Відповідач 2 не скористалися своїм правом і не подали висновки експерта зі своєї сторони, які б підтверджували ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх заперечень. Більше того, Відповідач 1 навіть не подав заперечення на відповідь на відзив.

Вказує, що згідно з п. 1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року, визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта. Зокрема, експерт при проведенні дослідження застосував Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства "Український інститут промислової власності" № 91 від 7 квітня 2014 року та інші джерела, наведені експертом у Висновку експерта, у тому числі і Методику проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації. Таким чином, судовий експерт Жила Б.В. цілком правомірно здійснив вибір методик і методів дослідження для проведення експертизи за поставленим питанням.

Позивач наголошує на тому, що при першому зоровому сприйнятті порівнюваних торговельних марок, в першу чергу увага споживача фіксується на зображенні рослини - ялинки. зображення ялинки у Оскаржуваній торговельній марці займає домінуюче положення, тому експерт правомірно здійснив порівняння зображення ялинки, включеного до складу Оскаржуваної торговельної марки, як елемента, із зображувальною Торговельною маркою у вигляді Деревця, та встановив, що така схожість обумовлює схожість позначень в цілому.

Позивач звертає увагу, що відповідно до частини 2 статті 9 Договору про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року та пункту 11.2.3. Методичних рекомендацій, належність порівнюваних товарів і/або послуг до одного і того ж класу МКТП не може розглядатися як підстава для визнання товарів і/або послуг спорідненими і не можуть вони вважатися відмінними один від одного на тій підставі, що вони фігурують в різних класах МКТП. Також вказує, що у 1993 році, коли було зареєстровано Торговельну марку у вигляді Деревця, діяла 6 редакція МКТП, опублікована в 1992 році, відповідно до якої препарати для освіження повітря були віднесені до класу 5 МКТП. Під час реєстрації Оскаржуваної торговельної марки діяла 11 редакція МКТП, відповідно до якої препарати для освіження були віднесені до класу 3 МКТП. Таким чином, якщо б Позивач подавав на нову заявку на реєстрацію торговельної марки, на сьогоднішній день препарати для освіження повітря були б віднесені до класу 3 МКТП.

Позивач звертає увагу, що через брак коштів на відправку поштової кореспонденції суд першої інстанції час від часу видавав представнику Позивача за його згодою судові повістки для вручення їх Відповідачу 1 та Відповідачу 2. Представником Позивача судові повістки направлялись через засіб поштового зв`язку "Укрпошта". Вказує, що на офіційному веб-сайті судової влади України є інформація щодо опублікованих оголошень про виклик, зокрема, Відповідача 2 на 29.07.2021 року о 13-45, на 11.04.2022 року о 11-00, на 03.08.2022 року о 10:00 та на 05.10.2022 року о 09:30

В судовому засіданні представник ОСОБА_1 - ОСОБА_4 та представник ДО «УКРНОІВІ» - Фінагіна В.Б. підтримали доводи апеляційної скарги. Представник позивача - Кожокар О.Ю. заперечувала проти задоволення апеляційної скарги.

Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість постановленого рішення, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 367 ЦПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до частини першої, другої та п`ятої статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Таким вимогам рішення суду першої інстанції не відповідає.

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, враховуючи Висновок експерта № 210 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 28 квітня 2021 року, дійшов до висновку, що реєстрація спірного знаку для товарів і послуг була здійснена з порушенням прав позивача.

Колегія суддів не погоджується з висновками суду першої інстанції з огляду на наступне.

31 травня 2021 року Печерський районний суд м. Києва постановив ухвалу про відкриття провадження у справі, проведення розгляду справи у порядку загального позовного провадження та призначення підготовче судове засідання на 29.07.2021 року (том 1, а.с. 130-131).

За правилом частини першої статті 8 ЦПК України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи.

Про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа. Ухвала про відкриття провадження у справі постановляється з додержанням вимог частини п`ятої статті 128 цього Кодексу (частина друга, п`ята статті 187 ЦПК України).

Згідно із частинами п`ятою, шостою статті 272 ЦПК України учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності у особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення - якщо така адреса відсутня. Днем вручення судового рішення є: день вручення судового рішення під розписку; день отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про вручення судового рішення; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Судом першої інстанції неодноразово надсилались до Відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та довільних процедур Дніпровської міської ради запити щодо доступу до персональних даних ОСОБА_1 (том 1, а.с. 132, 147, 187, 230). Між тим ухвала від 31.05.2021 року, копія позовної заяви та судові повістки направлялись на адресу: АДРЕСА_1 . З матеріалів справи вбачається, що жодне повідомлення суду не було вручено відповідачу.

05.05.2022 року до суду першої інстанції надійшла відповідь на зазначені запити, де зазначено, що згідно даних реєстру територіальної громади та картотеки з питань реєстрації місця проживання осіб, щодо гр. ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , інформація відсутня.

Подальших запитів задля знаходження місця перебування або реєстрації відповідача суд першої інстанції не надсилав.

Неповідомлення судом учасників процесу про розгляду справи є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, частиною першою якої передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

У рішеннях від 27 червня 2017 року у справі «Лазаренко та інші проти України» і від 3 жовтня 2017 року у справі «Віктор Назаренко проти України» Європейський суд з прав людини зазначив, що національне законодавство містить спеціальні норми щодо забезпечення інформування сторін про ключові процесуальні дії і дотримання, таким чином, принципу рівності сторін, та зберігання відповідної інформації. Відповідні норми вимагають, щоб у випадку надсилання судових документів поштою вони надсилались рекомендованою кореспонденцією. Більше того, особа, яка вручає документ, має повернути до суду розписку про одержання, а національне законодавство чітко вимагає, щоб таку розписку було долучено до матеріалів справи.

Колегія суддів звертає увагу на те, що наявна у матеріалах справи повістка-повідомлення не може вважатися належним повідомленням учасника справи про її розгляд в порядку загального позовного провадження.

Виходячи з наведеного, у даній справі суд першої інстанції не мав передбачених законом підстав для ухвалення рішення без належного повідомлення відповідача про розгляд справи, чим позбавив останнього можливості реалізувати свої процесуальні справи.

Внаслідок такого розгляду справи суд порушив принципи змагальності та рівності сторін, які є елементами права на справедливий судовий розгляд.

Отже, доводи відповідача про його неналежне повідомлення про розгляд справи у суді першої інстанції, що призвело про порушення його прав на ефективний і справедливий судовий захист, є обґрунтованими та знайшли своє підтвердження.

Згідно із абзацом 2 частини другої статті 376 ЦПК України порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи(частина друга статті 376 ЦПК України).

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 376 ЦПК України порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо справу (питання) розглянуто судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов`язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою.

За таких обставин, оскаржуване рішення з наведених вище мотивів не може бути залишене в силі та відповідно до вимог статті 376 ЦПК України підлягає скасуванню.

Відповідно до статті 15 ЦПК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно з статтею 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

В силу ч.1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вирішуючи питання щодо недійсності свідоцтв на знаки для товарів та послуг апеляційний суд керується наступними нормами чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, художні твори та торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Положеннями ст. 492 ЦК України визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ч.ч.1,2ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку встановлених законом.

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, врегульовано Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В порядку визначеному ч.ч.1,2 ст.5 цього Закону Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «;Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг. (ч.4 ст. 5 цього Закону)

Відповідно до ч.ч 2,3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Судом встановлено, що компанія Юліус Земанн Лтд. (Швейцарія) є власником прав на об`єкт інтелектуальної власності, а саме на торгівельну марку за Міжнародною реєстрацією № 612525 від 09 грудня 1993 року (т.1 а.с. 24-26), який має зображувальне позначення та складається зі стилізованого зображення ялини з прямокутною основою.

10 липня 2020 року було здійснено державну реєстрацію торгівельної марки за заявою від 31 серпня 2018 року та видано свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг ОСОБА_1 . Дане свідоцтво чинне до 31.08.2028 року. Торгівельна марка за свідоцтвом № НОМЕР_1 є комбіноване позначення, яке складається з розміщенного під кутом напису «GRUNWALD», в якому літера «А» являє собою малюнок ялинки (т. 1, а.с. 20-22).

9 листопада 2020 року компанія Юліус Земанн Лтд. направляла ОСОБА_1 лист із повідомленням про свої права на Торгівельну марку та вимогою відмовитись від Свідоцтва № НОМЕР_1, проте відповідач даний лист не отримав. 25 листопада 2020 року ОСОБА_5 , патентному повіреному відповідача, згідно з даними Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки. Із проханням передати Лист відповідачу, однак ОСОБА_5 , відмовився отримувати даний лист.

Разом з позовом позивачем до суду першої інстанції наданий Висновок експерта № 210 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 28 квітня 2021 року, який складений судовим експертом Жилою Б.В. Відповідно до Висновку № 210, включений до складу торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зображувальний елемент у вигляді ялинки є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525; наведені в свідоцтві України № НОМЕР_1 товари класу 3 МКТП є спорідненими з товарами класу 5 МКТП, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 612525; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є такою, що може ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтві товарів 03 класу МКТП, а саме відносно власника торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525.

З питань, поставлених експерту та мотивувальної частини Висновку випливає, що експертом досліджувалось схожість зображувального елементу у вигляді малюнку ялини торгівельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_1 та торгівельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525. Мотивуючи висновок, експерт зазначив, що відповідно до схематичних малюнків торгівельних знаків, зовнішня форма верхньої та середньої частини порівнюваних позначень загалом є подібною та нагадує вертикально орієнтований трикутник з короткою нижньою і довгими бічними сторонами, що в обох зображеннях мають ламаний хвилястий профіль.

Форма нижньої частини порівнюваних позначень є досить відмінною за рахунок виконання її контуру на зображенні торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 утвореним з двох геометричних фігур - прямокутника та призми, на відміну від більш простішого призматичного контуру нижньої частини зображувального елементу торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Разом з тим експерт зазначає, що слід враховувати, що, зазвичай споживачі не мають можливості розглядати обидва позначення одночасно, коли нескладно виявити розбіжності між ними.

Крім того, експертом зазначено, що порівнювані позначення є схожими за смисловим змістом, за видом та характером зображень (малюнок хвойного дерева).

У висновку зазначено, що станом на 31.08.2018 року (дата подання заявки), позначення у вигляді стилізованого зображення деревця було відомим українським споживачам та впізнаваним, як освіжувач або ароматизатор «ялинка». За таких умов, при фактичному використанні стосовно товарів 03 класу МКТП комбінованої торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , єдиний зображувальний елемент якої є схожим до ступеню сплутування з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, неможливо виключити небезпеку виникнення у споживачів помилкового враження про походження вказаних товарів 03 класу МКТП не від власника торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , а від особи, яка використовує торгівельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525.

На підставі такого висновку, суд вважав доведеними позовні вимоги, та встановленим, що права позивача є порушеними.

Колегія суддів з такими висновками не погоджується, так як суд допустив порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою, для скасування рішення суду, а також вважав встановленими обставини, які не були підтверджені належними та допустимими доказами.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 4 червня 2024 року, за клопотанням відповідача, який не був повідомлений районним судом про розгляд справи, призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, апеляційне провадження у даній справі зупинено до закінчення проведення експертизи.

На вирішення експертизи у сфері інтелектуальної власності поставлено питання:

1. Чи є знак для товарів GRUNWALD торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 року, тотожним та/або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше реєстрованим знаком для товарів і послуг Юліус Земанн Лтд. торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993?

2. Чи було позначення GRUNWALD, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 року, оманливим або таким, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме Юліус Земанн Лтд. на дату подання заявки, а саме 31 серпня 2018 року?

3. Чи є включений до складу торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зображувальний елемент у вигляді малюнку ялини схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525?

4. Чи є наведені в свідоцтві України № НОМЕР_1 на торговельну марку товари 03 класу МКТП ефірні олії; ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бергамотова олія; духмяна деревина; ефірні есенції; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жасмінна олія; лавандова олія; м`ятна есенція (ефірна олія); пристрої для ароматизації повітря з паличками дифузорами; терпени (ефірні олії); трояндова олія спорідненими з товарами 05 класу МКТП препарати для освіження повітря, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 612525?

Проведення експертизи доручено експертам Науково-дослідницького центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, який знаходиться за адресою: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 12 вересня 2024 року поновлено провадження у справі та призначено розгляд справи в судове засідання.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 15 жовтня 2024 року повторно направлено справу для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власностіна виконання ухвали Київського апеляційного суду від 4 червня 2024 року, а апеляційне провадження у даній справі зупинено до закінчення проведення експертизи.

27 грудня 2024 року складено Висновок експертів № 762/1/24 за результатами проведення комісійної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, який складений судовими експертами Фоєю О.А. та Мотузкою К.А.

Відповідно до Висновку № 762/1/24 наведені в свідоцтві України № НОМЕР_1 товари класу 3 МКТП є спорідненими з товарами класу 5 МКТП, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 612525; включений до складу торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зображувальний елемент у вигляді малюнку ялини не є схожим настільки, що його можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525; знак для товарів GRUNWALD торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 року не є тотожнім або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше реєстрованим знаком для товарів і послуг Юліус Земанн Лтд. Торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993 року; позначення GRUNWALD, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 року, не було оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме Юліус Земанн Лтд. На дату подання заявки, а саме 31.08.2018 року.

В мотивувальній частині висновку зазначено, що досліджувані позначення (зображувальний елемент торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та торгівельна марка за міжнародною реєстрацією № 612525) мають відмінне зорове сприйняття. Відрізняються видом та характером зображення, геометричними формами.

Вказано, що домінуючим елементом знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є слово «GRUNWALD», оскільки саме його будуть називати при замовленні товарів, крім того у вказаних торгівельних марках відмінне один від одного зорове зображення.

Згідно із ч.ч 1,2,5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Стаття 19 регламентує питання визнання свідоцтва недійсним. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знаку та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Верховний Суд у постанові від 02 жовтня 2024 року у справі № 757/39584/18 роз`яснив, що торговельна марка - це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. В цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто, те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.

За змістом ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: 1) керує ходом судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 3) роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; 5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч. 1 ст.76 ЦПК України).

В силу ч.ч. 1,2 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

У ч. 2 ст. 78 ЦПК України передбачено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які в своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (ч. 1 ст. 81 ЦПК України) .

Стаття 102 ЦПК України встановлює вимоги до висновку експерта. Так, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст.110 ЦПК України).

Пунктами 6, 7 ч. 2 ст. 356 ЦПК України передбачено, що в апеляційній скарзі мають бути зазначені, зокрема нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції, клопотання особи, яка подала скаргу.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

У пункті 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» судам роз`яснено, що висновок експертизи може бути доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, установленим Законом України «Про судову експертизу».

На вказаному наголошено Верховним Судом у постанові від 18 вересня 2024 року у справі № 946/5138/22.

При цьому у постанові від 11 вересня 2024 року у справі № 308/15826/14-ц Верховний Суд зазначив, що у випадках, коли в справі щодо одного й того ж предмета проведено декілька експертиз, у тому числі комплексну, комісійну, додаткову чи повторну, суд повинен дати оцінку кожному висновку з точки зору всебічності, повноти й об`єктивності експертного дослідження. Не повинна віддаватись перевага висновку експертизи лише тому, що вона проведена комісійно, повторно, експертом авторитетної установи або таким, який має більший досвід експертної роботи, тощо.

Слід зауважити, що Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02 жовтня 2018 року у справі № 910/18036/17, від 23 жовтня 2019 року у справі № 917/1307/18, від 18 листопада 2019 року у справі №902/761/18, від 04 грудня 2019 року у справі № 917/2101/17).

Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц.

З наведених обставин справи вбачається, що при зверненні до суд з позовними вимогами щодо визнання недійсним виданого відповідачу ОСОБА_1 свідоцтва на знаки для товарів послуг позивач визначив підставою - схожість зареєстрованого позначення із позначенням поданим ним на реєстрацію та можливість введення в оману стосовно особи виробника. А отже суд здійснює оцінку спірних правовідносин з точки зору визначених позивачем підстав.

Перш за все колегія суддів звертає увагу, що на розгляд судового експерта Жили Б.В. поставлено питання в такому формулюванні:

«Чи є включений до складу торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зображувальний елемент у вигляді малюнку ялини схожим настільки, що його можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525?»

Тобто при дослідженні схожості торгівельних марок експерт аналізував лише зображувальні елементи, незважаючи на те, що торгівельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є комбінованою. Враховуючи постановку питання, експертом у Висновку № 210 не досліджувалось, що є домінуючим елементом торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , як і не досліджувалась схожість в сукупності усіх елементів торгівельних знаків.

Згідно пункту 11.1.12. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 - Під час визначення схожості комбінованих позначень комбіновані позначення порівнюються з:

комбінованими позначеннями;

тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

Під час дослідження схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів, з урахуванням значимості розташування тотожного чи схожого елемента в заявленому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень.

При дослідженні розташування словесного й зображувального елементів в комбінованому позначенні враховується фактор візуального домінування одного з елементів. Таке домінування може бути викликане як більш великими розмірами елемента, так і його більш зручним для сприйняття розташуванням в композиції (наприклад, елемент може займати центральне місце, з якого починається огляд позначення). Зображення одного з елементів у кольорі може сприяти домінуванню цього елемента в композиції.

Значимість розташування елемента в комбінованому позначенні залежить також від того, якою мірою елемент сприяє виконанню позначенням його основної функції - відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

З огляду на зазначене, Висновок експерта № 210 не є достатньо мотивованим, в його основу покладено виключно наявність в торгівельних марках одного елементу без проведення повного та об`єктивного дослідження всіх елементів досліджуваних об`єктів та оцінки з точки зору їх впливу на «впізнаваність» цих об`єктів.

Тоді як у Висновку експертів № 762/1/24 аналізувались усі елементи торгівельних марок та було встановлено домінуючий елемент, керуючись методикою дослідження торгівельних марок (знаків для товарів та послуг) НДЦСЕ у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а тому, апеляційний суд вважає за необхідне при встановленні обставин, що мають правове значення для вирішення спору керуватись висновком судової експертизи складеним експертами Фоєю О.А. та Мотузкою К.А.

Крім того, узагальнений аналіз цих висновків свідчить про те, що незважаючи на наявність спільного елемента у вигляді ялинки, за сукупною дією графічних та смислових ознак порівнюваних знаків, враховуючи домінуючий словесний елемент торгівельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , дані торгівельні марки в цілому створюють різне загальне зорове враження та в цілому не асоціюються між собою.

Підсумовуючи наведене, враховуючи специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, яка полягає у тому, що оцінка доказів для цілей порівняння спірних знаків, зокрема, висновків експертів, здійснюється з точки зору пересічного споживача, колегія суддів встановила, що загальне зорове (візуальне) сприйняття спірних знаків абсолютно різне, порівнювані знаки не мають графічної схожості, в тому числі з огляду на те, що торгівельна марка позивача не має словесного позначення, яке є домінуючим елементом в торгівельній марці відповідача.

Таким чином в ході розгляду справи наведені позивачем у позовній заяві обставини щодо того, що торговельна марка відповідача є схожою настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою на ім`я позивача спростовані відповідачем, та висновками проведеної під час апеляційного розгляду судової експертизи.

Щодо можливості введення в оману, то при відсутності встановлених обставин схожості знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № № НОМЕР_1 , власником яких є ОСОБА_1 з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, власником якої є позивач настільки, що їх можна сплутати, немає небезпеки введення споживача в оману відносно особи позивача, як виробника схожих товарів та послуг.

Доводи представника позивача про те, що пересічний споживач послуг в першу чергу звертає увагу лише на зображення ялинки, яка є частиною загально-відомої торгівельної марки, та не враховує словесне зображення торгівельної марки відповідача є недоведеним припущенням представника позивача.

За вищенаведених обставин, апеляційний суд робить висновок, що позивач не довів порушення своїх прав, внаслідок отримання відповідачем свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 на знак для товарів і послуг.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення.

Відповідно до ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є: 1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Суд першої інстанції допустив порушення норм процесуального права, яке є обов`язковою підставою для скасування рішення суду, внаслідок такого порушення не повно встановив обставини, які мали значення для її вирішення, висновки суду не відповідають встановленим обставинам, а тому керуючись ст. 376 ЦПК України, колегія суддів робить висновок про скасування рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення про залишення позовних вимог без задоволення.

Згідно з частиною тринадцятою статті 141 ЦПК України, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Відповідно до матеріалів справи, за подання апеляційної скарги ОСОБА_1 сплачено судовий збір у розмірі 6 810 грн (т. 2, а.с. 122а). Враховуючи задоволення апеляційної скарги, сплачений судовий збір підлягає стягненню з позивача на користь відповідача.

Керуючись ст.367, п.1 ч.1 ст.374, ст.376, ст. 382- 384 ЦПК України, апеляційний суд,-

ПОСТАНОВИВ

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2022 року - скасувати та ухвалити нове.

Позов Юліуса Земанна Лтд. до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг - залишити без задоволення.

Стягнути з Юліуса Земанна Лтд. на користь ОСОБА_1 судовий збір за подачу апеляційної скарги у розмірі 6 810 грн.

Постанова набирає законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Повна постанова складена 27 березня 2025 року.

Головуючий О.В. Желепа

Судді О.Ф. Мазурик

Н.В. Поліщук