П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Київ

Справа №757/74669/17-ц

Апеляційне провадження №22-ц/824/221/2025

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача: Соколової В.В.

суддів: Поліщук Н.В., Шкоріної О.І.

за участю секретаря Цюрпіти Д.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду м. Києва ухваленого під головуванням судді Козлова Р.Ю. 31 травня 2023 року в м. Києві, дата складення повного тексту рішення не зазначена, у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 , свідоцтв на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В

У грудні 2017 року ОСОБА_2 звернувся до з вищевказаним позовом, в якому просив визнати недійсними видані відповідачу ОСОБА_1 патент на промисловий зразок № НОМЕР_1 та свідоцтва на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним свідоцтв № НОМЕР_2, та № НОМЕР_3 до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, щодо визнання повністю недійсними Патенту НОМЕР_18 та опублікувати ці данні в офіційному бюлетені. Також позивач просив стягнути з ОСОБА_1 на його користь судові витрати.

Вказаний позов мотивований тим, що патент № НОМЕР_1 від 28 серпня 2017 року не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки не відповідає умові новизна та порушує права позивача, оскільки включає елемент знаку для товарів і послуг, який був поданий позивачем на реєстрацію раніше ніж заявка була подана відповідачем. Крім того позначення за цим патентом включає в себе інший об`єкт інтелектуальної власності, а саме об`єкт образотворчого мистецтва у вигляді зодіакального кола, права на які належать позивачу.

Свідоцтва на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожими з позначенням поданим позивачем за заявкою № m201621312 в частині використання зображувального елемента у вигляді зодіакального кола.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 31 травня 2023 року позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 , свідоцтв на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зобов`язання вчинити дії - задоволено.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований від дати публікації відомостей про його видачу.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_3 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований від дати публікації відомостей про його видачу.

Визнано недійсним Патент на промисловий зразок № НОМЕР_1 .

Зобов`язано Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв`язку із визнанням недійсним повністю свідоцтв України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зобов`язано Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, щодо визнання повністю недійсним Патенту НОМЕР_18та опублікувати ці данні в офіційному бюлетені, а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 судові витрати у розмірі 33160,40 грн.

Рішення суду мотивовано тим, що комбіновані позначення за свідоцтвами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є візуально схожими із знаком за заявкою позивача, оскільки воно містить графічні елементи зодіакальних знаків, що розташовані в такому самому порядку, а самі графічні елементи копіюють елементи зодіакального кругу в позначені позивача.

Враховуючи, що в знаках ОСОБА_1 домінуючими є саме зображувальні елементи то розбіжність в окремих елементах, зокрема словесних, не грає визначальної ролі, оскільки варто враховувати, що споживач, як правило, не має можливості порівняти два знаки, а керується загальними, часто нечіткими враженнями про знаки, які він сприймав раніше. При цьому в пам`яті залишаються, як правило, відмітні елементи знака. А тому керуючись вище вказаним аналізом вбачається чіткий висновок, що позначення ОСОБА_2 та позначення ОСОБА_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Суд також прийняв до уваги ступень однорідності товарів, щодо яких заявлена правова охорона знаків, оскільки вони заявлені до 10 класу МКТП, а саме тільки до товару «презервативи», а тому спрямовані на одне коло споживачів, мають однакове призначення, однакові за видом товарів та виготовлені з однакових матеріалів.

Не погодився із вказаним рішенням суду відповідач ОСОБА_1 , його представником - адвокатом Білицьким П.В. подано апеляційну скаргу, в якій він вказує на те, що судом першої інстанції неправильно встановлена обставина справи стосовного того, що позивачем 26 вересня 2002 року було подано заявку № на реєстрацію позначення «Гороскоп любви» та отримано свідоцтво № НОМЕР_4 , оскільки із бібліографічних даних цього свідоцтва вбачається, що заявником за заявкою № був не позивач, а Дочірнє підприємство «УКРЯТАЖ». Крім того, власником цього свідоцтва також є не позивач, а інша фізична особа - ОСОБА_3 , який не брав участі у даній справі.

Отже позивач не довів ані наявності у нього прав інтелектуальної власності на позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом № НОМЕР_4 , ані порушення таких прав на це позначення з боку відповідачів, що безпосередньо вказує на відсутність фактичних підстав для звернення позивача до суду за судовим захистом на позначення «Гороскоп любви» за свідоцтвом НОМЕР_22 (ст.ст. 4, 5 ЦПК України).

Відповідач вказує на те, що висновок суду першої інстанції стосовно здійснення позивачем господарської діяльності без посилання на докази щодо, наприклад, державної реєстрації позивача як підприємця за відповідним КВЕД (класифікація видів економічної діяльності), є необґрунтованим.

Також судом першої інстанції неправильно та неповно встановлена обставина справи стосовного того, що позивачем було проведено ребрендинг бренду та внесено зміни у позначення, які позивач оформив в якості заявки на реєстрацію знаку для товарів та послуг №m201621312 від 28 вересня 2016 року.

Судом першої інстанції неправильно та неповно, з неправильним застосуванням норм матеріального та порушенням норм процесуального права встановлені обставини справи стосовного того, що з матеріалів справи вбачається, що промисловий зразок за патентом № НОМЕР_1 включає в себе знак для товарів та послуг позивача з більш ранньою датою подання заявки № m201621312, тобто з заявленим пріоритетом й призначений для використання стосовно визначеного товару - «презервативи», що входить до числа товарів 10 класу МКТП, для маркування яких призначений і знак за заявкою № т201621312, а тому товари для яких використовуються конкуруючи об`єкти інтелектуальної власності є однорідними.

Суд першої інстанції встановивши, що з матеріалів справи вбачається, що промисловий зразок за патентом № НОМЕР_1 включає в себе знак для товарів та послуг Позивача з більш ранньою датою подання заявки №m201621312 - перебрав на себе непритаманні судові функції експерта, а також порушив порядок встановлення новизни промислового зразка, передбачений ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки суд замість встановлення і порівняння сукупності суттєвих ознак промислового зразка та протиставлених позначень, обмежився висновком про включення в промисловий зразок апелянта знака для товарів та послуг позивача.

Аналогічної помилки припустився суд встановивши, що промисловий зразок апелянта включає в себе інший об`єкт інтелектуальної власності, а саме твір образотворчого мистецтва, майнові права на який відповідно до Авторського договору належать позивачу.

Судом першої інстанції неправильно та неповно, з неправильним застосуванням норм матеріального та порушенням норм процесуального права встановлені обставини справи стосовного того, що в комбінованих знаках за свідоцтвами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 домінуючими є саме зображувальні елементи, а тому позначення позивача та позначення апелянта є схожими настільки, що їх можна сплутати. Аналогічних порушень суд першої інстанції припустився і при встановленні можливості знаків апелянта вводити в оману споживачів щодо особи позивача.

Зазначає, що твердження судового експерта, який склав висновок №189/18, що домінуючим елементом знаків за свідоцтвами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є ІНФОРМАЦІЯ_9 - суперечить не тільки вищенаведеним основоположним критеріям, встановлених Правилами та Методикою, а й суперечить очевидним візуальним характеристикам порівнюваних позначень. Водночас, саме на підставі невірно визначеного експертом домінуючого елементу знаків за свідоцтвами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 побудоване все експертне дослідження, до якого в цілому за таких обставин необхідно застосувати доктрину заборони використання «плодів отруйного дерева» і поставитися критично, як до неналежного доказу у даній справі».

На підставі викладеного, просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги залишити без задоволення.

Просить стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору та наданням професійної правничої допомоги у Київському апеляційному суді в загальному розмірі 125286, 00 грн.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Білицький П.В. підтримав доводи апеляційної скарги та просив про задоволення заявлених ними вимог.

Представник УРНОІВІ - Фінагіна В.Б. підтримала апеляційну скаргу подану відповідачем ОСОБА_1 .

Представник позивача - адвокат Шаповалов Р.Ю., який приймав участь в режимі відеоконференції заперечував проти доводів апеляційної скарги, вважає рішення суду першої інстанції законним і обґрунтованим. Проте після відновлення провадження участі в судовому засіданні не приймав. Але враховуючи, що представник був повідомлений про час та місце розгляду справи апеляційним судом належним чином, через систему «Електронний суд», що від нього клопотання не надходили, що ним була висловлена позиція сторони позивача, колегія суддів вважала за можливе завершити розгляд справи у його відсутність.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового засідання, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів виходить з такого.

Перевіряючи рішення суду першої інстанції в частині вирішення позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг апеляційним судом встановлені наступні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

17 травня 2004 року було зареєстровано в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво № НОМЕР_4 , зображення знака становить прямокутник, всередині якого напис «Гроскоп любви», дата подання заявки 26 вересня 2002 року, очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 26 вересня 2012 року, власником визначено дочірнє підприємство «УКРЯТАЖ», класи МКТП, для яких зареєстровано позначення: 10 (презервативи) та 35 (імпортно-експортні агентства, сприяння продажеві (посередництво) виробів медичного призначення, а саме презервативів). /т.1 а.с.13-14/

Матеріали справи також містять виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (без дати її здійснення), згідно з якою власником торгівельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_4 є ОСОБА_2 /т.1 а.с.45/

За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, станом на час розгляду справи, свідоцтво № НОМЕР_4 значиться як діюче, Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва 26 вересня 2032 року, власник ОСОБА_4 . /т.5 а.с.49/

15 березня 2013 року Державною службою України з лікарських засобів було видано свідоцтва про державну реєстрацію № НОМЕР_19 на медичні вироби - презервативи, серед яких значиться «Гороскоп любви», де виробником визначений Shanghai BioMed Industrial Co., Ltd. /т.1 а.с.16-19/

28 вересня 2016 року від імені ОСОБА_2 була подана заявка № m201621312на реєстрацію знаку для товарів і послуг у вигляді графічного зображення зодіакального кола, виконаного чорним кольором на білому фоні. /т. а.с.20-24/

22 липня 2016 року ОСОБА_2 направив ОСОБА_1 претензію-вимогу про припинення порушення прав інтелектуальної власності, в якій вимагав протягом 5 робочих днів з моменту отримання вимоги припинити у будь-якій формі, в тому числі у рекламі, в засобах масової інформації, мережі інтернет, інформуванні споживачів, а також в будь-якій іншій діяльності використання позначення, щоє ідентичним або схожим із заками за свідоцтвами України № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та з авторським позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_9». /т.1 а.с.39-43,80/

З виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг вбачається, що ОСОБА_2 є власником знаків: № НОМЕР_6 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_10» для класів МКТП: 10 (презервативи) та 35 (імпортно-експортні агентства, сприяння продажеві (посередництво) виробів медичного призначення, а саме презервативів); НОМЕР_20 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_11» для класів МКТП: 10 (презервативи) та 35 (імпортно-експортні агентства, сприяння продажеві (посередництво) виробів медичного призначення, а саме презервативів); № НОМЕР_8 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_12» для класів МКТП: 10 (презервативи) та 35 (імпортно-експортні агентства, сприяння продажеві (посередництво) виробів медичного призначення, а саме презервативів); № НОМЕР_9 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_13» для класів МКТП: 10 (презервативи) та 35 (імпортно-експортні агентства, сприяння продажеві (посередництво) виробів медичного призначення, а саме презервативів). /т.1 а.с. 44-48/

За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, станом на час розгляду справи, власником свідоцтв України № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ОСОБА_4 .

15 серпня 2017 року ОСОБА_1 до ДП «Український інститут промислової власності» були подані заперечення проти заяви ОСОБА_2 № m201621312, які мотивовані тим, що вказане позначення відтворює промисловий зразок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявкою ОСОБА_15 № s201700298 стосовно якої вже прийнято рішення про видачу патенту. /т.1 а.с.62-63/

За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, станом на час розгляду справи, 26 листопада 2018 року було видано свідоцтво на торговельну марку № НОМЕР_10 , яке діє, заявка № m201621312, дата подання заявки 28 вересня 2016 року, очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 28 вересня 2026 року, власник ОСОБА_2 , зареєстроване позначення у вигляді графічного зображення зодіакального кола, виконаного чорним кольором на білому фоні, клас МКТП: 10 (презервативи).

ОСОБА_1 є власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг:

№ НОМЕР_3 , який зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 липня 2017 року, номер заявки m201703330, дата подання заявки 20 лютого 2017 року, очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 20 лютого 2027 року, зображення знаку графічне із зазначенням кольорів світло-синій, синій, темно-синій, білий, жовтий, темно-жовтий та словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_14», клас МКТП: 10 (презервативи) /т.1 а.с.151-153, т.2 а.с.48/;

№ НОМЕР_2, який зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 липня 2017 року, номер заявки m201703329, дата подання заявки 20 лютого 2017 року, очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 20 лютого 2027 року, зображення знаку графічне із зазначенням кольорів чорний, синій, світло-синій, темно-синій, білий, жовтий, темно-жовтий та словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_14», клас МКТП: 10 (презервативи) /т.1 а.с.154-156, т.2 а.с.44/;

№ НОМЕР_11 від 10 лютого 2017 року, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_14», клас МКТП: 10 /т.2 а.с.40-43/.

За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, станом на час розгляду справи, свідоцтва № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 значаться як діючі, власник ОСОБА_1 .

Матеріали справи містять зразки упаковок продукції із словесним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_15» та «ІНФОРМАЦІЯ_14» та різними графічними зображеннями. /т.1 а.с.174-178, т.2 а.с.143-175/

Згідно з Висновком, складеним патентним повіреним ОСОБА_5 15 лютого 2017 року на замовлення позивача ОСОБА_2 : позначення «ІНФОРМАЦІЯ_14» та графічні позначення зодіакальних знаків, нанесені на упаковку товару, є схожими настільки, що їх можна спутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 ; позначення «ІНФОРМАЦІЯ_14» та графічні позначення зодіакальних знаків, нанесені на упаковку товару, є схожими настільки, що можуть ввести в оману щодо оригінального товару власника знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_4 . /т.2 а.с.31-39/

За результатами проведення, на підставі ухвали суду першої інстанції, судової експертизи у сфері інтелектуальної власності експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_6 було складено висновок №189/18 від 30 листопада 2018 року, відповідно до якого:

Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (дата подачі заявки 20.02.2017) є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням за заявкою №m201621312 (дата подачі заявки 28.09.2016 року).

Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 (дата подачі заявки 20.02.2017) є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням за заявкою №m201621312 (дата подачі заявки 28.09.2016 року).

Знаки для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача, який здійснює діяльність з використанням позначення за заявкою №m201621312.

В мотивувальній частині висновку експертом вказано, що всі три досліджувані позначення як зображувальне, так і комбіновані містять спільний домінуючий елемент - ІНФОРМАЦІЯ_9, а отже має місце збіг з одного з елементів позначення, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення та подібність закладених у позначення понять, ідей.

Викладене вище дало змогу експерту констатувати семантичну схожість досліджуваних позначень.

Експерт зазначає, що при візуальному сприйнятті позначень споживач одночасно намагається усвідомити семантику елементів, що входять до позначення, у тому числі за рахунок певних асоціацій чи згадок, що виникають у нього в процесі сприйняття позначень. Смислова схожіть, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій.

Отже різниця в графічному виконанні не впливає на загальне вираження схожості від позначень.

Графічно вказані елементи відрізняються між собою однак цей факт не впливає на їхню впізнаваність з точки зору пересічних споживачів.

Також експерт зазначає наступне:

По-перше: позначення 1 (позивача) не містить словесних елементів на відміну від позначень 2 та 3 (відповідача);

По-друге: позначення 1 (позивача) містить схожий домінуючий зображувальний елемент;

По-третє: при визначенні ступеня схожості варто звертати увагу саме на схожі елементи, а не на розбіжності між позначеннями. /т.3 а.с.6-23/

На запит суду першої інстанції Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України були надані в письмовому вигляді відповіді експерта Ковальової Н.М. щодо висновку № 189/18. Зокрема експертом вказано на те, що під час встановлення ступеню схожості зображувальних і об`ємних позначень, що складаються з двох і більше елементів, вирішальним є тотожність чи схожість: домінуючих елементів; елементів, на яких найбільше фіксується увага споживачів (до таких елементів відносяться, у першу чергу, зображення людей, тварин, рослин, і інших об`єктів, що оточують людину, а також зображення букв, цифр); елементів, що краще запам`ятовуються споживачами (наприклад, симетричні елементи, елементи, що являють собою зображення конкретних, а не абстрактних об`єктів). Далі експертом вказано, що словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_14» у композиції етикеток, зареєстрованих за свідоцтвами №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , взагалі не привертає ніякої уваги споживачів. Але на питання «Чи може споживач відрізнити відповідні товари також за допомогою словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_14» у композиції етикеток, зареєстрованих за свідоцтвами №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , незважаючи на місце розташування та розмір цього словесного елемента?» надана відповідь «Ні, не може. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення. /т.4 а.с.163-170,202-209/

В Рецензії на висновок експерта №189/18 від 30 листопада 2018 року, складеної патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Г.В. щодо наведених висновків експерта вказано, зокрема, наступне: «Логічний наголос - це особливе виділення голосом слова в реченні з метою підкреслити важливість його в смисловій структурі речення. Яким чином за допомогою логічного наголосу можна виділити зображення експерт у висновку не пояснює. Не пояснено експертом також чому «ІНФОРМАЦІЯ_9» має самостійне значення та у чому воно полягає, а також які «подібні» поняття та ідеї закладені у «позначення». Отже висновок про семантичну схожість «позначень» є необґрунтованим і викликає сумніви у його правильності.

Висновки про те, що «різниця в графічному виконанні не впливає на загальне вираження схожості від позначень» та «Графічно вказані елементи відрізняються між собою однак цей факт не впливає не впливає на їхню впізнаваність з точки зору пересічних споживачів» є необґрунтованими оскільки експерт не провів повного та об`єктивного дослідження всіх графічних ознак досліджуваних об`єктів та не надав їм оцінку з точки зору їх впливу на «впізнаваність» цих об`єктів. «Точка зору пересічних споживачів» жодним чином не представлена у висновку отже думка експерта про те, що різниця ознак графічних елементів протиставлених об`єктів «не впливає на загальне враження схожості від позначень» не підтверджується описом проведених досліджень.

У висновках в рецензії вказано наступне: «Експертне дослідження, за результатами якого складено висновок експерта № 189/18 від 30 листопада 2018 року за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі 757/74669/17-ц, проведено неповно, не об`єктивно, з методичними порушеннями та порушеннями приписів Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства, юстиції України 08.10.1998 № 53/5, а зроблені на його основі висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що свідчить про порушення принципів законності, об`єктивності і повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу», а також вимог ч. 3 ст.72 Цивільного процесуального кодексу України, згідно яких експерт зобов`язаний дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання, цей висновок викликає обґрунтовані та серйозні сумніви у його правильності, а тому, на погляд рецензента, цей висновок не може прийматися до уваги при розгляді судової справи». /т. 3 а.с.44-57/

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18 лютого 2019 року було задоволено клопотання представника відповідача ОСОБА_16 та призначено у справі повторну експертизу у сфері інтелектуальної власності. /т.3 а.с.86-88/

Постановою Київського апеляційного суду від 12 серпня 2019 року ухвала Печерського районного суду м. Києва від 18 лютого 2019 року була скасована, а справа направлена для продовження розгляду. Підставою скасування визначено недодержання вимог процесуального закону щодо призначення повторної експертизи, а саме вказано на відсутність виклику експерта в судове засідання для надання пояснень щодо змісту складеного висновку. /т.3 а.с.157-158/

У Висновку експерта №178 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03 грудня 2019 року, складеного експертом ОСОБА_7 за заявою представника ОСОБА_1 , експерт вказав на те, що знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є схожими зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_10 (позначення за заявкою № m201621312 ) настільки, що їх можна сплутати. Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача, який здійснює діяльність з використанням знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_10 . /т.4 а.с.179-199/

Згідно з довідками суду першої інстанції від 08 травня 2023 року та від 31 травня 2023 року Висновок експерта Жили Б.В. №178 від 03 грудня 2019 року через канцелярію суду не надходив і не надався в судовому засіданні. /т. 5 а.с.1,5/

Згідно з протоколом судового засідання від 31 травня 2023 року на стадії дослідження доказів у справі вказано про дослідження, зокрема, у т.4 а.с.179-199, тобто Висновку експерта №178 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03 грудня 2019 року та мав місце коментар представника позивача щодо нього. Ухвалою суду занесеною до протоколу даного судового засідання, клопотання про призначення повторної судової експертизи відхилено. /т.5 а.с.7-13/. Мотиви відхилення клопотання наведені судом першої інстанції в рішенні, а саме вказано на необґрунтованість такого клопотання, достатності зібраних матеріалів справи й відсутності суперечок чи сумнівів в правильності висновку експертизи 189/18. Крім того, основою для призначення повторної експертизи відповідач зазначив наявність висновка експертизи № 178 від 03 грудня 2019 року складений експертом Жилою Б.В. й рецензії на висновок судової експертизи № 189/18. Проте, вказаного висновку експертизи не було надіслано до суду та не долучено до матеріалів справи у відповідності до процесуальних вимог щодо збирання доказів. Матеріали справи також не містять доказів надсилання такого висновку, а відповідач не надав доказів, які би підтверджували зворотнє. Що стосується рецензії, то суд зазначив, що рецензія на висновок судового експерта не може виступати альтернативним висновком до вже існуючого висновку судового експерта в порушення вимог норм ЦПК України.

В судове засідання апеляційного суду була викликана експерт Ковальова Н.М. для надання пояснень щодо змісту складеного висновку також нею були надані відповіді на питання поставлені стороною відповідача ОСОБА_1 та стороною відповідача УКРНОІВІ. Експерт ОСОБА_6 стверджувала, що домінуючими елементами торгівельних марок є зображувальні позначення у вигляді зодіакальних кіл, а інші елементи графічного позначення, а також словесні позначення наявні у знаках відповідача не враховувались.

Експертом Жилою Б.В. також були надані відповіді на питання поставлені відповідачами ОСОБА_1 та УКРНОІВІ. Із змісту відповідей вбачається, що експерт виходив з того, що торгівельні марки позивача і відповідача належать до різних типів, а саме зображувальний знак та комбіновані знаки, а схожість визначалась з урахуванням значущості розташування основних зображувальних елементів у складі комбінованих знаків, та їх впливу на сприйняття знаків. Також вбачається врахування експертом словесних елементів, які сприймаються в якості оригінальних назв товарів. /т.5 а.с.206-215/

Ухвалою Київського апеляційного суду від 15 липня 2024 року, за клопотанням сторони відповідача ОСОБА_1 у справі була призначена повторна комісійна судова експертиза у сфері інтелектуальної власності, проведення якої було доручено комісії із двох судових експертів, атестованих за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»: Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В .

На вирішення експертів були поставлені питання:

Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 схожими із позначенням за заявкою № m201621312 настільки, що його можна сплутати?

Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача? /т.6 а.с.10-16/

Згідно з Висновком експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. за результатами проведеної повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №61/09-2024 від 17 жовтня 2024 року:

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є схожими з позначенням за заявкою № m201621312 настільки, що його можна сплутати.

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача, а саме щодо фізичної особи ОСОБА_2 .

В мотивувальній частині висновку вказано на те, що торгівельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зареєстровано для таких самих товарів, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою № m201621312 .

Зображувальні частини торгівельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зображувальне позначення за заявкою № m 201621312 не є схожими за візуальними ознаками, за першим зоровим враженням. При цьому вони мають семантичну схожіть.

Комбіновані торгівельні марки за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відносяться до такого виду комбінованих позначень, як етикетки.

Основним елементом етикеток за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є оригінальна назва товару - словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_14», а зображувальні елементи відносяться другорядних.

Смислове значення основного елементу торгівельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - напису «ІНФОРМАЦІЯ_14» та смислове значення зображення, з якого складається позначення за заявкою № m201621312, є відмінними.

Досліджуючи більш детально питання семантичної схожості експертами вказано на те, що зображення зодіакальних кіл доволі часто використовується у різноманітних сферах людського життя. Враховуючи це, експерти дійшли висновку, що споживачі вже звикли до використання зображення знаків зодіаку, зодіакального кола у різних сферах життя, і тому само пособі використання зображення знаків зодіаку не ідентифікує товари певного виробника серед інших виробників. Тому важливе значення має саме манера та стиль їх виконання, їх графічне відтворення у певній стилістиці, кольоровій гамі, тощо, а також використання додаткових елементів, наприклад, таких як фон та словесні елементи. Тобто поєднання зображення знаків зодіаку з іншими елементами - словесними та/або зображувальними, дає змогу створювати позначення, які набувають рис індивідуальності, створюють цілісні відмінні образи позначень і в цілому можуть виконувати функцію ідентифікації виробника на ринку однорідних товарів. Отже використання схожого за семантикою елемента - зображення зодіакального кола у позначеннях не є достатнім для визнання їх в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо при цьому позначення мають певний індивідуальний стиль графічного виконання або містять інші словесні та/або зображувальні елементи, які надають додаткової розрізняльної здатності і індивідуальності позначенню, створюючи вже певний цілісний образ.

Відповідаючи на запитання щодо можливості введення в оману експертами звернуто увагу на те, що небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), однак може побічно вказувати а певну особу, внаслідок того, що воно є тотожнім чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов`язаними з іншими виробниками, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорідненого товару. Відповідно до бібліографічних даних власниками свідоцтв, що є предметом дослідження є фізичні особи та при проведенні дослідження не встановлено обставин схожості знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з позначенням за заявкою № m201621312 настільки, що його можна сплутати, немає небезпеки введення споживача в оману відносно особи виробника, а саме фізичної особи ОСОБА_2 /т.6 а.с.27-63/

В силу ч.1 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вирішуючи питання щодо недійсності свідоцтв на знаки для товарів та послуг апеляційний суд керується наступними нормами чинного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, художні твори та торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Положеннями ст. 492 ЦК України визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ч.ч.1,2ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку встановлених законом.

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, врегульовано Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В порядку визначеному ч.ч.1,2 ст.5 цього Закону Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг. (ч.4 ст. 5 цього Закону)

Відповідно до ч.ч 2,3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Згідно із ч.ч 1,2,5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Стаття 19 регламентує питання визнання свідоцтва недійсним. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знаку та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. При визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Верховний Суд у постанові від 02 жовтня 2024 року у справі № 757/39584/18 роз`яснив, що торговельна марка - це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. В цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто, те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.

За змістом ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: 1) керує ходом судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 3) роз`яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; 5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (ч. 1 ст.76 ЦПК України).

В силу ч.ч. 1,2 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

У ч. 2 ст. 78 ЦПК України передбачено, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які в своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (ч. 1 ст. 81 ЦПК України) .

Стаття 102 ЦПК України встановлює вимоги до висновку експерта. Так, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст.110 ЦПК України).

Пунктами 6, 7 ч. 2 ст. 356 ЦПК України передбачено, що в апеляційній скарзі мають бути зазначені, зокрема нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції, клопотання особи, яка подала скаргу.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

У пункті 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства,

що регулюють провадження у справі до судового розгляду» судам роз`яснено,

що висновок експертизи може бути доказом у справі лише в тому разі, коли експертиза була проведена на підставі ухвали суду відповідними судово-експертними установами. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, установленим Законом України «Про судову експертизу».

На вказаному наголошено Верховним Судом у постанові від 18 вересня 2024 року у справі № 946/5138/22.

При цьому у постанові від 11 вересня 2024 року у справі № 308/15826/14-ц Верховний Суд зазначив, що у випадках, коли в справі щодо одного й того ж предмета проведено декілька експертиз, у тому числі комплексну, комісійну, додаткову чи повторну, суд повинен дати оцінку кожному висновку з точки зору всебічності, повноти й об`єктивності експертного дослідження. Не повинна віддаватись перевага висновку експертизи лише тому, що вона проведена комісійно, повторно, експертом авторитетної установи або таким, який має більший досвід експертної роботи, тощо.

У постанові від 02 жовтня 2024 року у справі № 757/39584/18, а також у постанові від 14 січня 2021 року у справі № 922/2216/18 Верховний Суд зазначив, що рецензія не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази, це прерогатива суду. Експерт, який надавав рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. Отже, до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта.

Слід зауважити, що Верховний Суд в ході касаційного перегляду судових рішень неодноразово звертався загалом до категорії стандарту доказування та відзначав, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов`язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02 жовтня 2018 року у справі № 910/18036/17, від 23 жовтня 2019 року у справі № 917/1307/18, від 18 листопада 2019 року у справі №902/761/18, від 04 грудня 2019 року у справі № 917/2101/17).

Аналогічний стандарт доказування застосовано Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц.

З наведених обставин справи вбачається, що при зверненні до суд з позовними вимогами щодо визнання недійсними виданих відповідачу ОСОБА_1 свідоцтв на знаки для товарів послуг позивач визначив підставою - схожість зареєстрованих позначень із позначенням поданим ним на реєстрацію та можливість введення в оману стосовно особи виробника. А отже суд здійснює оцінку спірних правовідносин з точки зору визначених позивачем підстав.

Перш за все колегія суддів звертає увагу, що матеріали справи не містять даних про те в який проміжок часу позивач ОСОБА_2 був власником торгівельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_4 , оскільки наявний в матеріалах справи витяг де позивач зазначений її власником не містить дати його формування, до позовної заяви позивачем долучений витяг згідно з яким власником було ДП «УКРЯТАЖ», а за даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, станом на час розгляду справи, власником є ОСОБА_4 ..

У зв`язку з цим слід погодитись з доводами апеляційної скарги відповідача ОСОБА_1 про те, що судом першої інстанції неправильно встановлена обставина належності позивачу права власності на знак за свідоцтвом № НОМЕР_4 . Внаслідок цього доводи позивача про порушення відповідачами його прав як власниками торгівельної марки за свідоцтвом № НОМЕР_4 не можуть бути прийняті до уваги суду.

Так, позивачем ОСОБА_2 заявка № m201621312на реєстрацію знаку для товарів і послуг була подана 28 вересня 2016 року, на підставі якої 26 листопада 2018 року було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_10 .

Відповідачем ОСОБА_1 20 лютого 2017 року була подана заявка №m201703329, на підставі якої 25 липня 2017 року було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_1 20 лютого 2017 року була подана заявка№m201703330, на підставі якої 25 липня 2017 року було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 .

А отже виходячи із дати подання заявок, знак зареєстрований на ім`я позивача має пріоритет, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Зареєстрований за позивачем знак для товарів і послуг представляє собою графічне зображення зодіакального кола, виконаного чорним кольором на білому фоні. Зареєстрований для 10 класу МКТП (презервативи).

Зареєстровані за відповідачем ОСОБА_1 знаки представляють собою комбіновані позначення, які містять у собі словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_14» та графічне зображення зодіакального кола, виконані із застосуванням кольорів чорний, синій, світло-синій, темно-синій, білий, жовтий, темно-жовтий. Зареєстровані для 10 класу МКТП: (презервативи).

На підставі ухвали суду першої інстанції, експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності ОСОБА_6 було складено висновок №189/18 від 30 листопада 2018 року, відповідно до якого знаки для товарів і послуг за свідоцтвами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , власником яких є відповідач ОСОБА_1 є схожим настільки, що їх можна сплутати з позначенням за заявкою позивача ОСОБА_2 № m201621312 (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_14 )та є схожими настільки, що його можна сплутати.

В мотивувальній частині висновку експертом ОСОБА_6 вказано, що всі три досліджувані позначення як зображувальне, так і комбіновані містять спільний домінуючий елемент - ІНФОРМАЦІЯ_9, а отже має місце збіг з одного з елементів позначення, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення та подібність закладених у позначення понять, ідей.

В поясненнях наданих в суді першої та апеляційної інстанцій експерт ОСОБА_6 стверджувала, що домінуючими елементами торгівельних марок є зображувальні позначення у вигляді зодіакальних кіл, а інші елементи графічного позначення, а також словесні позначення наявні у знаках відповідача не враховувались.

В суді першої інстанції стороноювідповідача ОСОБА_1 була надана Рецензія на висновок експерта №189/18 від 30 листопада 2018 року, складена патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук ОСОБА_11 та Висновок експерта №178 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03 грудня 2019 року, складеного експертом ОСОБА_7 за заявою представника ОСОБА_1 .

Вказані докази не були прийняті судом першої інстанції. Щодорецензії суд першої інстанції зазначив, що рецензія на висновок судового експерта не може виступати альтернативним висновком до вже існуючого висновку судового експерта в порушення вимог норм ЦПК України. А щодо висновку експерта суд вказав , що вказаного висновку експертизи не було надіслано до суду та не долучено до матеріалів справи у відповідності до процесуальних вимог щодо збирання доказів. Матеріали справи також не містять доказів надсилання такого висновку, а відповідач не надав доказів, які би підтверджували зворотнє.

Колегія суддів апеляційного не вбачає за можливе в повному обсязі погодитись в з такими висновками суду першої інстанції з огляду на таке.

Так можна погодитись з висновком суду першої інстанції про те, що рецензія на висновок судового експерта не може виступати альтернативним висновком до вже існуючого висновку судового експерта. Рецензія не є повторною чи додатковою експертизою, у ній експерт оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. Тобто вказане рецензія не прирівнюється до висновку експерта, проте має оцінюєватися судом як один із письмових доказів, що не було здійснено судом першої інстанції. Разом з тим заслуговують на увагу висловлені експертом зауваження про те, яким чином за допомогою логічного наголосу можна виділити зображення, а також відсутність проведення повного та об`єктивного дослідження всіх графічних ознак досліджуваних об`єктів з точки зору їх впливу на «впізнаваність» цих об`єктів.

Щодо Висновку експерта № 178 від 03 грудня 2019 року, то з матеріалів справи вбачається, що він був поданий разом з повторним клопотанням про призначення повторної експертизи, про що зазначено в додатках, і був поданий через канцелярію суду, про що свідчить штамп суду. Цей висновок (в оригіналі) наявний в матеріалах справи і був досліджений судом першої інстанції на стадії дослідження доказів, що вбачається з відповідного протоколу судового засідання. Також в матеріалах справи наявні докази направлення його іншим учасникам справи.

А отже висновок суду першої інстанції про відхилення вказаних доказів не можна визнати законним і обґрунтованим, тим самим порушено принцип рівності сторін у поданні доказів та принцип змагальності, які є основними в цивільному судочинстві. Враховуючи, що вказані докази були подані стороною відповідача на стадії розгляду справи судом першої інстанції, проте необґрунтовано відхилені ним, колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги відповідача ОСОБА_1 щодо наявності порушення його процесуальних прав та вважає за необхідне надати цим доказам відповідну оцінку.

У Висновку експерта №178 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03 грудня 2019 року, складеного експертом ОСОБА_7 за заявою представника ОСОБА_1 , експерт вказав на те, що знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є схожими зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_10 (позначення за заявкою № m201621312 ) настільки, що їх можна сплутати. Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача, який здійснює діяльність з використанням знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_10 .

У відповідях на поставлені відповідачами питання, які викладені письмово, експерт ОСОБА_7 , вказав, що торгівельні марки позивача і відповідача належать до різних типів, а саме зображувальний знак та комбіновані знаки, а схожість визначалась з урахуванням значущості розташування основних зображувальних елементів у складі комбінованих знаків, та їх впливу на сприйняття знаків. Також була врахована наявність словесних елементів, які сприймаються в якості оригінальних назв товарів.

Отже виходячи з наданих експертами пояснень, при вирішенні питання схожості знаків для товарів і послуг, що є предметом даного розгляду, ключовим питанням є питання визначення домінуючого елемента і саме від його визначення залежить результат.

Вказані обставини є такими, що мають значення для повного, всебічного і правильного вирішення справи, є необхідними і без яких встановити відповідні обставини неможливо, вказане потребує спеціальних знання у сфері іншій, ніж право, а наявні в матеріалах справи висновки експертів, з урахуванням наявності неповноти та суперечностей, викликають сумніви щодо їх правильності. Проте суд першої інстанції після отримання письмових пояснень експерта ОСОБА_12 та відхилення поданих стороно відповідача доказів, ухвалою суду занесеною до протоколу судового засідання, відхилив клопотання про призначення повторної судової експертизи. /т.5 а.с.7-13/. Мотиви відхилення клопотання наведені судом першої інстанції в рішенні, а саме вказано на необґрунтованість такого клопотання, достатності зібраних матеріалів справи й відсутності суперечок чи сумнівів в правильності висновку експертизи №189/18.

Враховуючи підстави та предмет цього позову, наявність у матеріалах справи двох висновків експертів, які суперечать один одному та не узгоджуються з іншими матеріалами справи, суд апеляційної інстанції з метою повного з`ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення справи вважав наявними підстави для призначення у справі повторної комісійної експертизи.

За результатами проведеної повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності був складений Висновок № 61/09-2024 від 17 жовтня 2024 року, згідно з яким знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не є схожими з позначенням за заявкою № m201621312 настільки, що його можна сплутати та не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача, а саме щодо фізичної особи ОСОБА_2 .

Вказана експертиза проведена комісією із двох судових експертів, атестованих за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», форма і зміст висновку відповідає вимогам процесуального закону, зокрема вказано про надання висновку для суду, здійснено застереження про обізнаність експертів про кримінальну відповідальність.

Експертами в мотивувальній частині висновку вказано на те, що оспорювані торгівельні марки зареєстровано для таких самих товарів, що і торгівельна марка позивача, також вони мають семантичну схожість, але використання схожого за семантикою елемента - зображення зодіакального кола у позначеннях не є достатнім для визнання їх в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати, якщо при цьому позначення мають певний індивідуальний стиль графічного виконання або містять інші словесні та/або зображувальні елементи, які надають додаткової розрізняльної здатності і індивідуальності позначенню, створюючи вже певний цілісний образ.

Враховуючи, що зображувальні частини оспорюваних торгівельних марок та торгівель марка позивача не є схожими за візуальними ознаками та за першим зоровим враженням, оскільки мають різне стилістичне та кольорове виконання, що оспорювані торгівельні марки відносяться до виду комбінованих позначень - етикетки і їх основним елементом є оригінальна назва товару - словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_14», смислове значення якого є відмінним від смислового значення торгівельної марки позивача, а також враховуючи, що зображувальні елементи відносяться другорядних, експерти дійшли висновку про відсутність схожості між вказаними торгівельними марками.

Колегія суддів апеляційного суду вважає наведені висновки експертів логічними та обґрунтованими, оскільки ними наведений детальний аналіз кожної складової частини торгівельних марок, що є предметом дослідження. Висновки експертів Дорошенко О.Ф., Мінченко Н.В. узгоджуються і з висновком складеним експертом Жилою В.Б.

Узагальнений аналіз цих висновків свідчить про те, що незважаючи на наявність спільного елемента у вигляді зодіакального кола, за сукупною дією графічних та смислових ознак порівнюваних знаків, останні в цілому створюють різне загальне зорове враження та в цілому не асоціюються між собою.

Висновок №189/18 від 30 листопада 2018 року складений ОСОБА_6 не є достатньо мотивованим, його основу покладено виключно наявність в торгівельних марках одного елементу без проведення повного та об`єктивного дослідження всіх графічних ознак досліджуваних об`єктів та оцінки з точки зору їх впливу на «впізнаваність» цих об`єктів.

Як вказує Верховний Суд обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний.

Підсумовуючи наведене, враховуючи специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, яка полягає у тому, що оцінка доказів для цілей порівняння спірних знаків, зокрема, висновків експертів, здійснюється з точки зору пересічного споживача, враховуючи, що загальне зорове (візуальне) сприйняття спірних знаків абсолютно різне, порівнювані знаки не мають графічної схожості, відмінне звучання складу (оскільки торгівельна марка позивача не має словесного позначення), апеляційний суд вважає за можливе прийняти в якості належного та допустимого доказу Висновок складений експертами Дорошенко О.Ф. , Мінченко Н.В .

Вказане у свою чергу спростовує висновок суду першої інстанції про те, що оспорювані торгівельні марки є візуально схожими із знаком позивача, оскільки наявність лише графічних елементів зодіакальних знаків, не є визначальним і достатнім для визнання недійсними оспорюваних свідоцтв, враховуючи, що їх виконання здійснено в різній кольоровій гамі, стилістичному оформленні та наявності в оспорюваних торгівельних марках, на відміну від позначення зареєстрованого позивачем, словесного позначання, яке зазвичай і використовується при передачі інформації про торгівельну марку чи товар, а також відмінність у смисловому значенні.

Таким чином в ході розгляду справи наведені позивачем у позовній заяві обставини щодо того, що торговельні марки відповідача ОСОБА_1 є схожим настільки, що її можна сплутати із зареєстрованою на ім`я позивача не знайшли свого підтвердження належними та допустимими доказами, а тому відсутні підстави для визнання недійсними свідоцтв для товарів і послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власником яких є відповідач ОСОБА_1 .

Щодо можливості введення в оману, то при відсутності встановлених обставин схожості знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , власником яких є відповідач ОСОБА_1 з торгівельною маркою за свідоцтвом № НОМЕР_10 , власником якої є позивач настільки, що їх можна сплутати, немає небезпеки введення споживача в оману відносно особи позивача. При цьому варто звернути увагу на відсутність в матеріалах справи даних про здійснення позивачем підприємницької діяльності та/або передачу прав на використання торгівельної марки іншим особам і взагалі здійснення такого використання саме цієї торгівельної марки. А небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), однак може побічно вказувати а певну особу, внаслідок того, що воно є тотожнім чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов`язаними з іншими виробниками, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорідненого товару.

Таким чином доводи апеляційної скарги ОСОБА_1 про відсутність в матеріалах справи доказів стосовно здійснення позивачем господарської діяльності та/або проведення ним ребрендинг бренду слід визнати такими, що знайшли своє підтвердження, а відповідні висновки суду першої інстанції слід визнати безпідставними.

Враховуючи відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв для товарів і послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, відсутні і підстави для задоволення похідної вимоги про зобов`язання УКРНОІВІ здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

За наведених обставин колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції в частині вирішення позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг допустив неповне з`ясування обставин справи, порушення норм матеріального та процесуального права, що в порядку ст. 376 ЦПК України для апеляційного суду є підставою для скасування в цій частині рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення про залишення вказаних позовних вимог без задоволення.

Вирішуючи позовні вимоги про визнання недійсним патенту на промисловий зразок апеляційним судом встановлені наступні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

Згідно з Авторським договором про створення за замовленням і передачу виключних майнових прав на твір, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ «Рендер Експертс» 25 грудня 2015 року , ТОВ «Рендер Експертс» (Автор) зобов`язалось створити своєю творчою працею твір образотворчого мистецтва відповідно до вимог ОСОБА_2 (Замовник) на умовах визначених цим договором, та передати (відчужити) всі майнові права на твір Замовнику у безстрокове і необмежене володіння, користування та розпорядження, а Замовник зобов`язався прийняти твір та сплатити Автору винагороду. /т.1 а.с.25-29,50-58/

06 червня 2016 року ОСОБА_2 та ТОВ «Рендер Експертс» підписали Акт узгодження макету дизайну твору під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_9», яким є графічне зображення зодіакального кола (із розташуванням зображення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зображення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), виконане чорним кольором на білому фоні. /т.1 а.с.33,58/

06 червня 2016 року ОСОБА_2 та ТОВ «Рендер Експертс» підписали Акт приймання-передачі. /т.1 а.с.34,59/

28 вересня 2016 року від імені ОСОБА_2 була подана заявка № m201621312 на реєстрацію знаку для товарів і послуг у вигляді графічного зображення зодіакального кола (із розташуванням зображення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зображення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), виконаного чорним кольором на білому фоні. /т. а.с.20-24/

За даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, станом на час розгляду справи, 26 листопада 2018 року було видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_10 , яке діє, заявка № m201621312, дата подання заявки 28 вересня 2016 року, очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 28 вересня 2026 року, власник ОСОБА_2 , зареєстроване позначення у вигляді графічного зображення зодіакального кола (із розташуванням зображення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зображення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), виконаного чорним кольором на білому фоні, клас МКТП: 10 (презервативи).

13 жовтня 2015 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_13 був укладений Авторський договір про передання (відчуження) майнових прав на твір, згідно з яким ОСОБА_13 (Відчужувач) у повному обсязі складає і передає (відчужує) ОСОБА_1 (Набувачу) майнові права на створений твір (твори) образотворчого мистецтва, зазначений(ні) у додатках до цього договору на весь строк дії авторського права на всю територію світу, а саме: право на використання твору, виключне право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Набувач приймає такі майнові права та зобов`язується оплатити їх відповідно до умов цього договору. У додатках до цього договору 14 творів образотворчого мистецтва, в тому числі графічне зображення зодіакального кола (із розташуванням зображення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зображення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), виконане чорним кольором на білому фоні. /т.1 а.с.157-173/

ОСОБА_1 було подано заявку №s2 лютого 2017 року на реєстрацію промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді графічного зображення зодіакального кола (із розташуванням зображення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зображення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), виконаного чорним кольором на білому фоні в межах квадрату. /т.1 а.с.66/

06 липня 2017 року ДП «Український інститут промислової власності» був затверджений Висновок про видачу патенту на промисловий зразок за заявкою №s2 лютого 2017 року (відповідача ОСОБА_1 ). /т.1 а.с.65/

28 серпня 2017 року зареєстровано в Державному реєстрі пантів України на промислові зразки патент на промисловий зразок № НОМЕР_1 , номер заявки № s201700298 , дата подання заявки 23 лютого 2017 року, власник ОСОБА_1 , назва промислового зразка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зображення у вигляді зодіакального кола (із розташуванням зображення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зображення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), виконаного чорним кольором на білому фоні в межах квадрату. /т.1 а.с.148-150, т.2 а.с.52-53/

Згідно з п.1 ч.1 ст. 433 ЦК України об`єктами авторського права є твори, а саме літературні та художні твори, зокрема, твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки.

Твори є об`єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. (ч.2 ст. 433 ЦК України)

В порядку визначеному ч.4 ст.440 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, переходять до замовника з моменту створення твору у повному складі, якщо інше не передбачено договором чи законом.

Згідно з частинами першою-другою статті 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», статтями 435, 437 ЦК України первинним суб`єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Згідно з частиною першою статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право» можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права.

В силу ст. 461 ЦК України (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. Об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Положеннями ст. 469 ЦК України визначено, що Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до визначень наведених у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання; автор - людина, творчою працею якої створено промисловий зразок.

Положеннями ст. 5 цього Закону (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону: об`єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об`єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п`ять років. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно з ч. 1 ст.6 цього Закону (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин) промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту.

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції чинній як на момент виникнення спірних правовідносин, так і нас розгляду справи) права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково щодо окремих варіантів промислових зразків, зазначених у свідоцтві, у разі: невідповідності промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом; наявності у зображенні промислового зразка ознак, що не були передбачені поданою заявкою; здійснення державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб.

У разі визнання прав на промисловий зразок недійсними НОІВ публікує відповідне повідомлення в Бюлетені. (ч. 3 цієї статті)

З наведених обставин справи вбачається, що при зверненні до суд з позовними вимогами щодо визнання недійсним виданого відповідачу ОСОБА_1 патенту на промисловий зразок позивач визначив підставою - неправомірне використання об`єкту авторського права - твору образотворчого мистецтва, правовласником якого є позивач, а також неправомірне використання зображення, яке було подане позивачем на реєстрацію в якості торгівельної марки. А отже суд здійснює оцінку спірних правовідносин з точки зору визначених позивачем підстав.

Позивачем Авторський договір про створення за замовленням і передачу виключних майнових прав на твір був укладений з ТОВ «Рендер Експертс» 25 грудня 2015 року , ТОВ «Рендер Експертс». А акт прийму-передачі був підписаний сторонами цього договору 06 червня 2016 року, згідно з яким твором образотворчого мистецтва за цим договором є зображення у вигляді зодіакального кола виконаного чорним кольором на білому фоні. В подальшому, а саме позивачем вказаний твір був поданий на реєстрацію в якості знаку для товару і послуг (заявка № m201621312 від 28 вересня 2016 року, свідоцтво № НОМЕР_10 від 26 листопада 2018 року.

Відповідачем ОСОБА_1 . Авторський договір про передання (відчуження) майнових прав на твір був укладений з ОСОБА_13 13 жовтня 2015 року. У додатках до цього договору 14 творів образотворчого мистецтва, в тому числі графічне зображення зодіакального кола, виконане чорним кольором на білому фоні, проте в межах квадрату. Відповідачем вказаний твір був поданий на реєстрацію в якості промислового зразку (заявка №s201700298 від 23 лютого 2017 року, патент № НОМЕР_1 від 28 серпня 2017 року).

За загальним правилом, особа не повинна доводити презумпцію авторства, оскільки зазначене презюмується. А особа, яке одержала майнові права стає суб' єктом авторського права.

Як позивач, так відповідач ОСОБА_1 одержали майнові права на твори на підставі укладених ними договорів. В межах даної справи дані договори не оспорювались, а отже щодо них також діє презумція правовірності правочину. У зв`язку з цим посилання сторони позивача на використання відповідачем ОСОБА_1 при реєстрації прав на промисловий зразок об`єкту авторського права, власником якого є позивач, не можуть бути прийняті до уваги суду в якості підстави для визнання недійсним оспорюваного патенту.

Іншою підставою недійсності патенту на промисловий зразок відповідача позивачем визначено використання позначення, яке станом на час подання заявки на патент, вже було ним подано на реєстрацію в якості торгівельної марки.

Дійсно з матеріалів справи вбачається, що позивачем заявка на реєстрацію знаку для товарів і послуг була 28 вересня 2016 року і з вказаної дати починається правова охорона вказаної торгівельної марки.

Відповідачем ОСОБА_1 заявка на реєстрацію промислового зразка була подана 23 лютого 2017 року, тобто пізніше за дату подання заявки позивачем.

Матеріали справи не містять висновків експертів щодо питання схожості та/або тотожності вказаних об`єктів інтелектуальної власності. Тобто жодною із сторін не було доказів на підтвердження чи спростування вказаної обставини.

Разом з тим обидва із зазначених зображень виконані в одному стилі - це контурний малюнок зодіакального кола, який має певну особливість: зображення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а зображення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - між знаками зодіаку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що очевидно є помилковим. Проте наявність такої особливості дозволяє встановити, що вказані позначення є тотожними.

Доводи відповідача ОСОБА_1 , викладені в апеляційній скарзі про те, що за відсутності висновку експерта, суд перебрав на себе його повноваження, колегія суддів відхиляє, оскільки тотожність вказаних зображень є очевидною.

Вказане у свою чергу свідчить про наявність порушеного права позивача, як власника торгівельної марки, при здійсненні відповідачем ОСОБА_1 реєстрації прав на промисловий зразок.

В порядку визначеному ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у судовому порядку недійсними у разі здійснення державної реєстрації промислового зразка з порушенням прав інших осіб. У разі визнання прав на промисловий зразок недійсними НОІВ публікує відповідне повідомлення в Бюлетені.

А отже висновок суду першої інстанції про наявність підстав для визнання недійсним патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 28 серпня 2017 року відповідає обставинам справи та вимогам чинного законодавства.

Таким чином доводи апеляційної скарги відповідача ОСОБА_1 в цій частині рішення висновків суду першої інстанції не спростовують, тому в цій частині рішення суду першої інстанції підлягає залишенню без змін.

Вирішуючи питання судових витрат апеляційний суд виходить з такого.

В апеляційній скарзі відповідач ОСОБА_1 просив покласти на позивача всі судові витрати, в тому здійснено заяву про компенсацію витрат на правову допомогу в розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень.

При звернені з апеляційною скаргою, відповідно до платіжної інструкції АТ «ОТП Банк» № 14209136 від 31 липня 2023 року відповідачем ОСОБА_1 сплачено судовий збір за подання апеляційної скарги у справі № 757/74669/17 в розмірі 5286 (п`ять тисяч двісті вісімдесят шість) гривень. /т.5 а.с.54/

Згідно з рахунком № 61 від 14 вересня 2024 року варіть за надання послуг з проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 15 липня 2024 року у справі № 757/74669/17 становить 60000 (шістдесят тисяч) гривень. /т.6 а.с.94/

Відповідно до платіжної інструкції АТ «ПроКредитБанк» № 22-09 від 22 вересня 2024 року відповідачем ОСОБА_1 сплачено за проведення експертизи ФОП ОСОБА_17 60000 (шістдесят тисяч) гривень. /т.6 а.с.92/

Адвокат Білицький П.В. представляв інтереси відповідача ОСОБА_1 лише на стадії перегляду справи апеляційним судом. На підтвердження повноважень ним була надана копія довіреності від 05 липня 2024 року, посвідченої приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу Душинською Н.В. та копія свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю серія КВ № 5991 від 23 листопада 2017 року. /т.5 а.с.52-53, т.6 а.с.93/

На підтвердження витрат на правову допомогу при зверненні з апеляційною скаргою було надано:

§ Рахунок № 25-07-2023 від 25 липня 2023 року за надання клієнту ОСОБА_1 правової допомоги в Київському апеляційному суді стосовно складанняі подання апеляційної скарги на рішення Печерського районного суду м. Києва від 31 травня 2023 року, ухваленого у справі № 757/74669/17-ц, а також представлення інтресів клієнта під час апеляційного розгляду справи на суму 120000 (сто двадцять тисяч) гривень /т.5 а.с.50/

§ платіжної інструкції АТ «ОТП Банк» № 01-07 від 26 липня 2023 року відповідачем ОСОБА_1 сплачено ФОП ОСОБА_14 за юридичні послуги згідно рахунка № 25-07-2023 від 25 липня 2023 року 120000 (сто двадцять тисяч) гривень. /т.5 а.с.51/

Однією з основних засад (принципів) цивільного судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (пункт 12 частини третьої статті 2 ЦПК України).

Відповідно до частини першої, пункту 1 частини третьої статті 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

У частині другій статті 141 ЦПК України визначено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду (частина восьма статті 141 ЦПК України).

Згідно з частиною тринадцятою статті 141 ЦПК України, якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 137 ЦПК України розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Отже, склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

У частинах четвертій - шостій статті 137 ЦПК України визначено, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта 263 ЦК України).

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 19 лютого 2020 року в справі № 755/9215/15-ц та в постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03 жовтня 2019 року в справі № 922/445/19 міститься правовий висновок про те, що розмір витрат на оплату професійної правничої допомоги адвоката встановлюється і розподіляється судом згідно з умовами договору про надання правничої допомоги у разі надання відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, як уже сплаченої, так і тієї, що лише підлягає сплаті (буде сплачена) відповідною стороною або третьою особою.

У постанові Верховного Суду від 21 жовтня 2021 року в справі № 750/2055/20 вказано, що при вирішенні питання про розподіл судових витрат суд має враховувати конкретні обставини справи, загальні засади цивільного законодавства та критерії відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Склад та розмір витрат, пов'язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), розрахунок наданих послуг, документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних з наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження).

Отже, якщо стороною буде документально доведено, що нею понесено витрати на правову допомогу, а саме: надано договір на правову допомогу, акт приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи про оплату таких послуг, розрахунок таких витрат, то у суду відсутні підстави для відмови у стягненні цих витрат стороні, на користь якої ухвалено судове рішення. Аналогічна позиція викладена Верховним Судом у постанові від 14 квітня 2021 року у справі № 757/60277/18-ц.

У ч.ч. 1,3 ст. 12, ч.ч. 1,5,6 ст. 81 ЦПК України визначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Оскільки суд апеляційної інстанції дійшов висновку про скасування рішення суду першої інстанції і відмову у задоволенні позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв для торів і послуг, а в частині позовних вимог про визнання недійсним патенту на промисловий зразок погодився з висновками суду першої інстанції, то слід змінити розподіл судових витрат, пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а саме 1/3 часина на користь позивача і 2/3 частин на користь відповідача ОСОБА_1 . При цьому колегія суддів не вбачає підстав для стягнення судових витрат з УКРНОІВІ, оскільки вимоги пред`явлені до них мають похідний характер.

Судом першої інстанції стягнуто з відповідача ОСОБА_1 на користь позивача ОСОБА_2 судові витрати у розмірі 33160,40 грн. Враховуючи, що апеляційний суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв для торів і послуг, а в частині позовних вимог про визнання недійсним патенту на промисловий зразок погодився з висновками суду першої інстанції, то рішення суду в цій частині слід змінити зменшивши суму стягнення до суми 11053 (одинадцять тисяч п`ятдесят три) гривні.

На стадії апеляційного перегляду справи відповідачем ОСОБА_1 понесені витрати по сплаті судового збору в розмірі 5286 грн та по сплаті за проведення судової експертизи в розмірі 60000 грн, тобто на загальну суму 65286 (шістдесят п`ять тисяч двісті вісімдесят шість) гривень. А отже стягненню з позивача ОСОБА_2 на користь відповідача ОСОБА_1 підлягає сума в розмірі 43524 (сорок три тисячі п`ятсот двадцять чотири) гривні, що є пропорційним до задоволених вимог апеляційної скарги.

Виходячи з наведених вище норм цивільного процесуального законодавства та вже усталеної судової практики умовою для компенсації стороні у справі витрат на правову допомогу є документальне доведення нею понесення витрат на правову допомогу, а саме якщо нею буде: надано договір на правову допомогу, акт приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи про оплату таких послуг, розрахунок таких витрат.

Стороною відповідача ОСОБА_1 на підтвердження витрат на правову допомогу фактично надано лише розрахунок із визначенням загальної суми послуг та квитанцію про оплату, проте не надано договір на правову допомогу, акт приймання-передачі наданих послуг, розрахунок таких витрат, що унеможливлює здійснити перевірку співмірності таких витрат з урахуванням виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт. За наведених обставин колегія суддів вважає, що стороною відповідача ОСОБА_1 не доведений належним чином розмір витрат на правову допомогу, а тому відмовляє у задоволенні вказаної вимоги.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 376, 381-384 ЦПК України, суд апеляційної інстанції

П О С Т А Н О В И В

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 31 травня 2023 року в частині вирішення позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 та НОМЕР_21 та зобов`язання вчинити дії - скасувати та ухвалити в цій частині нове судове рішення.

Позовні вимоги ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 та НОМЕР_21 та зобов`язання вчинити дії - залишити без задоволення.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 31 травня 2023 року в частині вирішення позовних вимог про про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 та зобов`язання вчинити дії - залишити без змін.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 31 травня 2023 року в частині стягнення судових витрат в розмірі 33160,40 грн змінити, зменшивши суму судових витрат до 11053,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 , в порядку компенсації судовий збір за подання апеляційної скарги та судові витрати за проведення судової експертизи в загальному розмірі 43524,00 грн.

Позивач: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_16 ).

Відповідач: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_17 ).

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач: В.В. Соколова

Судді: Н.В. Поліщук

О.І. Шкоріна