КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року

м. Київ

єдиний унікальний номер судової справи 757/46128/20-ц

номер провадження №22-ц/824/3688/2024

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого - суддіЛапчевської О.Ф.,
суддівБерезовенко Р.В., Мостової Г.І.,
за участю секретаря судового засідання Єфіменко І.О.,
учасники справи: позивач ОСОБА_1 ,

представник позивача ОСОБА_2

представник відповідача ОСОБА_3 - Штанько В.А. ,

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1

на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 листопада 2023 року /суддя Козлов Р.Ю./

у справі за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Квантум Електрик», ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання порушення прав інтелектуальної власності на винахід та стягнення збитків, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Квантум Електрик», ОСОБА_5 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_3 про визнання порушення прав інтелектуальної власності на винахід та стягнення збитків.

В ході підготовчого судового засідання представник відповідачки ОСОБА_3 - адвокат Штанько В.А. звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи пов`язаної з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, за експертною спеціальністю 13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями. На вирішення експертизи пропонував суду перед експертною установою поставити наступні питання:

Чи використовується у продукті - Кераміко-вуглецева нагрівальна панель «Квантум-Електрик» (Бежева Selena) кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 113027, або ознака еквівалентна їй?

Чи використовується у продукті - Кераміко-вуглецева панель ТМ Quantum electric Біла кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 113027, або ознака еквівалентна їй?

Чи відповідає винахід за патентом № 113027 умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?

Чи відповідає винахід за патентом № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 24 листопада 2023 року клопотання задоволено.

Призначено у справі експертизу, пов`язану з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, за експертною спеціальністю 13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями.

На вирішення експертизи поставлено наступні питання:

Чи використовується у продукті - Кераміко-вуглецева нагрівальна панель «Квантум-Електрик» (Бежева Selena) кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 113027, або ознака еквівалентна їй?

Чи використовується у продукті - Кераміко-вуглецева панель ТМ Quantum electric Біла кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 113027, або ознака еквівалентна їй?

Чи відповідає винахід за патентом № 113027 умові патентоздатності «винахідницький рівень» відповідно до матеріалів справи?

Чи відповідає винахід за патентом № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?

Проведення експертизи доручити експертам Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, , адреса: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.

Також було постановлено витребувати у ОСОБА_1 :

Кераміко-вуглецеву нагрівальну панель «Квантум-Електрик» (Бежева Selena), придбану 01.07.2020, видаткову накладну № 17 від 01.07.2020, сертифікат відповідності та технічний паспорт до неї;

Кераміко-вуглецеву панель ТМ Quantum electric Біла, придбану 07.05.2021, видаткову накладну № 12 від 07.05.2021 та технічний паспорт до неї;

Оригінали відеозаписів процесу розбирання панелей, після їх придбання позивачем, що були досліджені патентними повіреними під час надання Висновків про порушення прав інтелектуальної власності від 31.07.2020 та 07.06.2021. /т. 3 а.с.234д-235в/

Не погоджуючись з вказаним рішенням, ОСОБА_1 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив ухвалу суду скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

На підтвердження вимог, викладених в апеляційній скарзі, апелянт посилався на необґрунтованість висновків суду першої інстанції. Вважає, що судом першої інстанції не враховано, що з метою дослідження питання використання винаходу за Патентом №113027 в панелі «Квантум-Електрик» отримано Висновок патентного повіреного від 31.07.2020 р. Із наведеної у висновку порівняльної таблиці вбачається, що всі ознаки п.1 належного йому патенту України № НОМЕР_1 , присутні в об`єкті дослідження - Кераміко-вуглецевій нагрівальній панелі ТМ Quantum electric, придбаной у Відповідача-1. Після подачі позовної заяви в жовтні 2020 р. відповідачам стало відомо про цей висновок, однак, вони не поставили питання про призначення експертизи. Крім того, за висновком патентних повірених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 07.06.2021 р. підтверджено, що панель за всіма ознаками також свідчить про використання його винаходу, а не ОСОБА_5 . Суд першої інстанції мав врахувати, що мали місце виключно форс-мажорні обставини при яких він вимушений був віддати всі наявні у нього панелі, під час війни для допомоги, зокрема і придбані для порівнянь, на яких ґрунтувались висновки патентних повірених, подані у справу. Водночас, суд першої інстанції, через три роки задовольнив клопотання щодо призначення експертизи, зобов`язавши його передати відсутні об`єкти для дослідження суду, заздалегідь знаючи, що через форс-мажорні обставини він не зможе виконати ці вимоги. Вказував, що суд не позбавлений можливості призначити експертизу за матеріалами справи. Також наголошував на тому, що з метою підтвердження порушення авторських прав у межах кримінального провадження №0000163 від 30.12.2021 р, відкритого Дніпровським управлінням поліції ГУНП у м. Києві за ч. 3 ст. 177, ч.4 ст.190 КК України, призначалась експертиза панелі, придбаної раніше, на предмет визначення, чи виготовлена вона з використанням його винаходу - патенту № НОМЕР_1 на винахід ««ІНФОРМАЦІЯ_1» та патенту № НОМЕР_2 , який за ознаками є ідентичним з корисною на моделлю «ІНФОРМАЦІЯ_1». За результатами експертизи в сфері інтелектуальної власності за №897/23-27 від 13.04.2023 р. незаконне використання його винаходу при виготовленні панелі повністю підтверджено. Також вказував, що поставлені судом першої інстанції питання про відповідність винаходу та корисної моделі ознаці «новизна» не відносяться до предмету спору.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, які з`явились у судове засідання, перевіривши наведені в апеляційній скарзі доводи, матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, ухвала скасуванню, на підставі наступного.

Призначаючи у справі експертизу, суд першої інстанції керувався вимогами ч. 1 ст. 103 ЦПК України, про те, що суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. Сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Як вбачалось зі змісту клопотання про призначення експертизи її проведення неможливе без кераміко-вуглецевої нагрівальної панелі «Квантум-Електрик» (Бежева Selena), яка придбана 01.07.2020; Кераміко-вуглецевої панелі ТМ Quantum electric Біла, яка придбана 07.05.2021, що були досліджені патентними повіреними під час надання Висновків про порушення прав інтелектуальної власності від 31.07.2020 та 07.06.2021.

Враховуючи наведені обставини, зміст позовних вимог з якими позивач звернувся до суду за захистом порушених прав, неможливість одержання вказаних доказів самостійно у позасудовий спосіб, суд першої інстанції дійшов висновку про необхідність призначення експертизи і витребування у позивача вказаних нагрівальних панелей.

Однак з таким висновком суду погодитись не можна з наступних підстав.

Відповідно до ст. 107 ЦПК України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Водночас, призначаючи експертизу у справі, судом першої інстанції не враховані доводи ОСОБА_1 щодо відсутності панелей - предмету дослідження, та те, що відповідачі протягом трьох років не ставили питання про призначення експертизи, а у матеріалах справи наявні два висновки патентних повірених, висновок судової експертизи із матеріалів кримінального провадження, справа у провадженні суду знаходиться з кінця 2020 року.

Крім того, згідно положень ч. 1 ст. 102 ЦПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань (ч.2 ст.102 ЦПК України).

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об`єктам і матеріалам, які направляються на експертизу.

Так, поставлення в ухвалі питань з приводу того, чи відповідає винахід за патентом № НОМЕР_3 умові патентоздатності «винахідницький рівень та умові патентноздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи, не має відношення до предмету спору, до сутті позовних вимог, оскільки ці питання стосуються правомірності видачі патенту.

Таким чином, апеляційний суд дійшов висновків про підставність доводів апеляційної скарги і скасування ухвали суду першої інстанції про призначення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 379 ЦПК України підставою для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є невідповідність висновків суду обставинам справи.

Керуючись ст.ст. 376, 381, 382 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 листопада 2023 року - задовольнити.

Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 24 листопада 2023 року - скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Постанова суду апеляційної інстанції касаційному оскарженню не підлягає.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Головуючий: Судді: