КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
апеляційне провадження №22-ц/824/3670/2024
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року м.Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Поліщук Н.В.

суддів Соколової В.В., Шкоріної О.І.,

за участю секретарів судового засідання Чепур Н.К., Крисіної В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою адвоката Нора Артема Григоровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», та за апеляційною скаргою адвоката Нора Артема Григоровича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , на рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2023 року, ухвалене під головуванням судді Козлова Р.Ю.,

у справі за позовом Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) правонаступником якого є Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, №251980, №251982, №253225 та зобов`язання вчинити дії, -

встановив:

У грудні 2021 року до суду звернувся позивач Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, №251980, №251982, № 253225 та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги мотивує тим, що позивач є суб`єктом господарювання - шотландською компанією, яка входить до групи компаній міжнародної корпорації ENDRINGTON (Едрінгтон). Позивач виробляє спиртні напої, зокрема, шотландський віскі.

Позивач є власником всесвітньо відомих брендів шотландського віскі, включаючи HIGHLAND PARK та THE FAMOUS GROUSE. Позивач та компанії, пов`язані із ним корпоративними зв`язками, входять до The Scotch Whiskey Association (Асоціація виробників шотландського віскі), одним із пріоритетів діяльності якої є захист продукції «віскі» у всьому світі.

Позивач є власником свідоцтв на торговельні марки, якими маркується його продукція, що реалізується на території України, зокрема:

№136331 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «HIGHLAND PARK» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП). Заявка m201014174 від 14 вересня 2010 року;

№ 130114 від 11 жовтня 2010 року на торговельну марку «THE FAMOUS GROUSE» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП. Заявка m201010926 від 15 липня 2010 року.

№ 136323 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «Snow Grouse» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП. Заявка m201012251 від 06 серпня 2010 року;

№136322 від 10 березня 2011 року на торговельну марку «Black Grouse» для товарів і послуг, віднесених до 33 класу МКТП. Заявка m201012249 від 06 серпня 2010 року.

міжнародна реєстрація 10 травня 2005 року №876412.

Згідно статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків дія міжнародної реєстрації знаку ( торговельної марки) починається з дати його реєстрації і обсяг охорони марки в зв`зку із її міжнародною реєстрацією такий самий, як і за національною процедурою.

Дві з найбільш розповсюджених алкогольних продукції, яку виробляє позивач, представлені на світовому та національному ринках алкогольною продукцією (шотландським віскі) під назвою « HIGHLAND PARK » та «THE FAMOUS GROUSE».

Таким чином, позивач є власником свідоцтв на торговельну марку, зокрема, за №136331, №130114, № 136323 , № 136322 та за міжнародною реєстрацією №876412, якими маркується популярна та відома у всьому світі алкогольна продукція (шотландський віскі), яка вироблена в Шотландії, продається в Україні та маркована позначенням "HIGHLAND" та "FAMOUS GROUSE".

Вказує, що класифікація шотландського віскі за окремими географічними регіонами проводилась протягом століть. Конкретний правовий захист регіональних географічних зазначень, включаючи Хайленд , викладений у Положенні про шотландський віскі.

Зазначає, що Шотландія має всесвітню відому репутацію виробника віскі, яке має свою історію та охороняється на державному рівні. В силу історичних традицій, переважна більшість назв віскі в Шотландії дані на честь місцевості, в яких їх виробляють.

Вказує, що HIGHLAND/ХАЙЛЕНД це один із найвідоміших географічних регіонів в Шотландії, який має беззаперечно особливі асоціації з виробництвом віскі. Близько 80% нинішніх шотландських спиртових заводів - виробників віскі знаходяться в шотландському регіоні HIGHLAND/ХАЙЛЕНД. Також позивач зазначає, що у світлі значення та репутації регіону HIGHLAND/ХАЙЛЕНД, який має асоціації із виробництвом шотландського віскі, йому було представлені спеціальні положення щодо географічної назви даного регіону у Положенні про шотландський віскі. Позначення HIGHLAND/ХАЙЛЕНД також згадується в спеціальному розробленому Асоціацією виробників шотландського віскі у 2009 році положенні - Guidance for Producers and Bottlers (Правила виробництва та бутелювання шотландського віскі). Дане положення містить відповідні інструкції щодо оформлення етикеток, тари та упаковок, яке використовується для алкогольної продукції (віскі).

Відповідно до пункту 6 пункту 10 Положення про шотландський віскі на етикетку алкогольної продукції «віскі» може бути нанесено словесне позначення «HIGHLAND» або входити до назви ( найменування) даної продукції, якщо даний продукт виготовлений саме в даному географічному регіоні Шотландії, із урахуванням кордонів (меж), встановлених вказаним документом : «…Захищеними регіонами є (А) «Хайленд», який являє собою північну частину Шотландії по лінії, що розмежовує регіон Хайленд і регіон Лоуленд».

Таким чином, "HIGHLAND" (Хайленд) це відомий у світі географічний регіон в Шотландії, який має особливі асоціації із шотландським віскі та виробниками віскі. Заводи ( віскарні) яких знаходяться в даному регіоні, мають виключне право включати до найменувань своєї алкогольної продукції дане словесне позначення.

Відповідно позивач та інші шотландські виробники віскі, які реєструють свої напої (віскі) в Шотландії, мають безперечне право використовувати це географічне зазначення в назвах своїх алкогольних напоїв.

Позивач звернувся до суду стосовно визнання недійсним свідоцтв на торговельні марки, до складу яких входить словесне позначення "HIGHLAND" (Хайленд).

Позивачу стало відомо про реєстрацію в Україні торговельних марок за свідоцтвами:

НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року. Заявка m201415931 від 10 листопада 2014 року Власники ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року. Заявка m201415932 від 10 листопада 2014 року Власники ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 уНОМЕР_3 від 12 червня 2017 року Заявка m201520580 від 16 листопада 2015 року Власник ОСОБА_1 НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року Заявка m201524374 від 29 грудня 2015 року Власник ОСОБА_1 №251980 від 26 грудня 2018 року Заявка m201709262 від 25 квітня 2017 року Власник ТОВ «ПЕТРУС-МЕДІА»№251982 від 26 грудня 2018 року Заявка m201709267 від 25 квітня 2017 року Власник ТОВ «ПЕТРУС-МЕДІА»№253225 від 25 січня 2019 року Заявка m201709260 від 25 квітня 2017 року Власник ТОВ «ПЕТРУС-МЕДІА»
Позивачу також стало відомо, що в Україні виробляється та продається в роздрібній мережі алкогольна продукція, маркована оскаржуваними марками НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, виробником якої вказано ТОВ "Золотоніський лікеро-горілчаний завод "ЗЛАТОГОР".

Зазначає, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ "Золотоніський лікеро-горілчаний завод "ЗЛАТОГОР", яке вказано виробником алкогольної продукції, здійснює діяльність відповідно до коду КВЕД 11.01 дистиляція та змішування спиртних напоїв.

Звертає увагу, що кінцевими бенефіціарами власниками ТОВ "ЗЛГЗ "ЗЛАТОГОР" є ОСОБА_1 , яка є власником/співвласником оскаржуваних марок, та ОСОБА_2 , який є співвласником марки НОМЕР_1 та НОМЕР_2. До переліку засновників (учасників) ТОВ "ЗЛГЗ "ЗЛАТОГОР" входить ОСОБА_3 , який є співвласником марки НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Вказує, що торговельна марка «ЗЛАТОГОР» за свідоцтвом України № 22440 на торговельну марку, за якою зареєстроване доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що підтверджує пов`язаність вказаних осіб із виробництвом, маркуванням алкогольної продукції оскаржуваними марками НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та пропонуванням і рекламуванням алкогольної продукції на веб-сайті Златогор , який розміщений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначає, що ТОВ «ПЕТРУС-МЕДІА» здійснює діяльність за кодом КВЕД 73.11 рекламні агентства, що підтверджується даними з Реєстру. Згідно цього витягу із реєстру кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ПЕТРУС-МЕДІА» є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; окрім того, ОСОБА_1 є засновником (учасником) ТОВ «ПЕТРУС-МЕДІА».

Вказане підтверджує пов`язаність вищезазначених осіб до виробництва та маркування алкогольної продукції із оскаржуваними марками НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та рекламою алкогольної продукції, оскільки оскаржувані марки №251982, №251980 та №253225 є відповідними рекламними матеріалами для алкогольної продукції.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач уважає, що торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки можуть ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар, а саме, що алкогольний напій є шотландський віскі, який виробляється в шотландському регіоні Highland, а також стосовно особи, яка виробляє товар, а саме, що особа знаходиться в шотландському регіоні Highlandта має право на використання географічного позначення Highlandдля алкогольної продукції. Крім того, зображення оскаржуваної марки НОМЕР_1 містить надпис «Blended 100% Whiskiy». Тобто, споживач може сприйняти продукцію марковану оскаржуваною маркою за справжнє віскі, тоді як це не відповідає дійсності.

Зазначає, що згідно пункту 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р.№116 (в редакції наказу від 20 серпня 1997 року №72), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 вересня 1997 року за № 416/2220) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позивач вказує, що потенційні споживачі алкогольної продукції внаслідок оформлення у вищевказаний спосіб зовнішнього виду алкогольної продукції "THE HIGLANDFOX (The Taste ofWhiskey)", "THE HIGLAND FOX(Black)" та "THE HIGLAND FOX(White Honey)", "THE HIGLANDFOX (Cherry)", "THE HIGLANDFOX (Original) (маркованої Оскаржуваними марками) із урахуванням рекламної компанії (яка міститься, зокрема, в мережі Інтернет), можуть оманливо прийти до таких висновків:

- алкогольний напій вироблений в регіоні "HIGHLAND (Хайленд)" (Шотландія), що не відповідає дійсності та вводить в оману товар;

- алкогольний напій має певне відношення до продукції "Віскі" або взагалі є таким продуктом, що не відповідає дійсності та вводить в оману продукт (включаючи заяви, опубліковані на веб-сайті Златогор про "смак/аромат шотландського віскі/віскі");

- алкогольним напоєм є шотландський віскі, що не відповідає дійсності та вводить в оману продукт;

- виробник алкогольної продукції має право на використання у найменуванні алкогольної продукції географічного зазначення - простого зазначення походження товару "HIGHLAND", що не відповідає дійсності та вводить в оману щодо місця виробництва продукту.

Окрім цього вказує, що згідно частини 1 статті 22 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 року, яка є частиною чинного законодавства України, - географічними зазначеннями, для цілей цієї угоди, є значення, які визначають товар, як такий, що проходить з території члена, регіону або місцевості на його території, коли дана якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов`язані з його географічним походженням.

Вказує, що позначення "HIGHLAND» (Хайленд), враховуючи приписи абзаців 1,3 частини 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» охороняється в Україні як просте зазначення походження товару.

Стверджує, що словесне сполучення "HIGLAND" (у разі використання даного позначення у назві алкогольної продукції, при маркуванні алкогольної продукції або у складі торговельної марки, зареєстрованої для 33 класу МКТП) вказує саме на географічне місце походження товару, оскільки:

- "HIGLAND" - це відомий географічний регіон в Шотландії (Велика Британія);

- географічний регіон "HIGLAND" згадується у спеціальних нормативних актах Великої Британії, зокрема у положенні про шотландський віскі 2009 року за №2890 та Технологічному файлі;

- географічний регіон "HIGLAND" асоціюється у потенційних споживачів алкогольної продукції, саме із виробництвом шотландського віскі;

- назва географічного регіону "HIGLAND", є складовою назвою позначення товару;

- використання "HIGLAND" у назві алкогольної продукції, вказує саме на географічне місце походження товару (Шотландія/Велика Британія).

Мотивуючи наведеним, просить суд:

· визнати свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_1 недійсним повністю;

· зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

· визнати свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_2 недійсним повністю;

· зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

· визнати свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_3 недійсним повністю.

· зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_3 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

· визнати свідоцтво України на торговельну марку № НОМЕР_4 недійсним повністю;

· зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_4 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

· визнати свідоцтво України на торговельну марку N9251982 недійсним повністю;

· зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 251982 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

· визнати свідоцтво України на торговельну марку № 251980 недійсним повністю;

· зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 251980 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

· визнати свідоцтво України на торговельну марку № 253225 недійсним повністю;

· зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 253225 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Печерський районний суд міста Києва рішенням від 27 лютого 2023 року позов задовольнив.

Визнав недійсними повністю свідоцтва України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, №251980 від 26 грудня 2018 року, №251982 від 26 грудня 2018 року, №253225 від 25 січня 2019 року.

Зобов`язав Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) (, адреса: м. Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, №251980 від 26 грудня 2018 року, №251982 від 26 грудня 2018 року, №253225 від 25 січня 2019 року та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнув з ОСОБА_1 судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.

Стягнув з ОСОБА_2 судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.

Стягнув з ОСОБА_3 судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.

Стягнув з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» судові витрати на користь Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED) у розмірі 15 929,50 грн.

Не погодившись з ухваленим рішенням, адвокатом Нором А.Г., який діє в інтересах ТОВ "Петрус-медіа", подано апеляційну скаргу.

В обґрунтування апеляційної скарги вказує, що в основу оскаржуваного рішення покладено виключно твердження і висновки, які містяться в наданому позивачем висновку експерта №234 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10 серпня 2022 року, згідно якого торговельні марки за свідоцтвами України №251980, №251982, №253225, які містять спільні елементи у вигляді спрощеного зображення торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , що водночас являє собою і спрощене зображення етикетки алкогольного напою, що можуть ввести в оману.

Зазначає, що матеріали справи не містять будь-яких належних та допустимих доказів породження у свідомості споживачів асоціацій оскаржуваних торговельних марок з певним виробником, а саме з ХАЙЛЕНД ДІСТІЛЛЕРС ЛІМІТЕД, що виключає сам факт порушення відповідачами у справі його прав та охоронюваних законом інтересів, за захистом яких останній звернувся до суду, що свідчить про безпідставність позовних вимог.

Вказує, що безпідставними є твердження позивача про порушення його законних інтересів з посиланням на вимоги "Положення про шотландське віскі 2009" №2890, оскільки останнє не є нормативним документом та частиною національного законодавства.

Вказує, що дослівний переклад англомовних елементів "THEHIGHLAND FOX" з англійської мови на українську мову у всіх англо-українських словниках в зазначених первинних значеннях перекладається у таких значеннях: "THE HIGHLANDFOX" - ГІРСЬКА ЛИСИЦЯ. Зазначає, що словосполучення "THE HIGHLANDFOX" є атрибутивними словосполученнями з підрядним зв`язком узгодження, у якому прикметник "HIGHLAND" є залежним словом, змінною ознакою. Відтак частина"HIGHLAND" не може бути елементом, на який падає логічний наголос, так як є залежним від частини "FOX", що є домінуючим елементом.

Посилається на значну кількість географічних місцевостей, на які вказує позначення "HIGHLAND", а тому таке не може і не буде вказувати споживачеві на конкретне географічне місце, а буде сприйматись разом з іншими словесними елементами.

Посилається на дані висновку експертів №83/22 від 08 серпня 2022 року, складеного на замовлення ОСОБА_1 .

Вказує на необґрунтованість висновку суду першої інстанції про те, що висновок експертів №83/22 від 08 серпня 2022 року не відповідає вимогам статті 102 ЦПК України. Звертає увагу, що відповідно до змісту висновку експертів №83/22 від 08 серпня 2022 року під час проведення експертного дослідження застосовувались методи аналізу, порівняння та синтезу з використанням при дослідженні довідко-нормативних документів та літератури, зокрема відповідних законодавчих актів, Правил, Інструкцій, Методичних рекомендацій та методик, опис яких зазначено у його вступній частині.

Вказує, що висновки експертів №72-04/21 від 01 квітня 2021 року та №086/21 від 25 жовтня 2021 року не є висновками експерта у розумінні статті 102 ЦПК України, оскільки не складались для подачі до суду, проте це не позбавляє їх статусу письмових доказів у справі в розумінні приписів статті 95 ЦПК України. При цьому, зазначає, що об`єктом дослідження були відповідні позначення на етикетках алкогольних напоїв, що практично відтворюють торговельні марки за оскаржуваними свідоцтвами.

Вказує, що наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що виробництво алкогольних напоїв-настоянок "ТHEHIGHLAND FOX" з використанням оскаржуваних торговельних марок розпочалося ще з грудня 2014 року, а споживачі в Україні вже більше 9 років мають можливість ознайомлюватися з відповідною алкогольною продукцією та скласти своє враження щодо оманливості маркованих оскаржуваними марками алкогольних напоїв щодо товару, його географічного походження або особи, яка виробляє товар, а відтак, оскаржувані марки набули розрізняльної здатності в розумінні приписів статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до яких торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб, з огляду на що не можуть вводити в оману щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє товар.

Посилається на недопустимість та недостовірність в якості доказу долученого позивачем до матеріалів справи звіту про соціологічне опитування сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв "ТHE HIGHLAND FOX", "ТHE HIGHLANDFOX BLACK", "ТHE HIGHLANDFOX WHITEHONEY" від 04 жовтня 2022 року, оскільки з його змісту неможливо встановити будь-які індивідуалізуючи дані щодо осіб, серед яких проводилось вказане опитування.

Вказує, що включені до складу належних ТОВ "ПЕТРУС-МЕДІА" торговельних марок згідно оскаржуваних свідоцтв №251980 від 26 грудня 2018 року, №251982 від 26 грудня 2018 року, №253225 від 25 січня 2019 року комбіновані позначення не описують оманливого властивості або інші якісні характеристики товару чи послуги, не є зображенням відомого місця, архітектурним об`єктом або зображенням людини у національному костюмі певної країни та місцезнаходження виробника товарів чи послуг, а відтак не є оманливими, або такими що вводять в оману.

В обґрунтування апеляційної скарги посилається на правові висновки Верховного Суду, викладені у постановах №910/13822/16 від 06 лютого 2020 року, №310/20650/17 від 20 лютого 2020 року, №910/16653/19 від 14 липня 2022 року.

Мотивуючи наведеним, просить суд рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2023 року в частині визнання недійсним повністю свідоцтва на торговельні марки №251980, №251982, № 253225 та зобов`язання в цій частині Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки №251980, №251982, №253225 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та прийняти в цій частині постанову про відмову у задоволенні таких позовних вимог в зазначеній справі.

Не погодившись з ухваленим рішенням, адвокатом Нором А.Г., який діє в інтересах ОСОБА_1 , подано апеляційну скаргу.

Вказує, що не погоджується з ухваленим рішенням, оскільки в його основу покладено виключно твердження і висновки, які містяться в наданому позивачем висновку експерта №234 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10 серпня 2022 року, згідно якого торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Посилається на безпідставність незастосування судом першої інстанції позовної давності, про застосування якої зазначено відповідачем.

Вказує, що належні відповідачу оскаржувані торговельні марки у формі, що відрізняються лише окремими елементами, що не змінюють їх загальне враження, відтворені на етикетках алкогольних напоїв-настоянок "THEHIGHLAND FOX", які із грудня 2014 року, а настоянки "THEHIGHLAND FOXBLACK", "THE HIGHLAND FOXWHITE HONEY" з серпня 2016 року випускаються ТОВ "Золотоніський лікеро-горілчаний завод "Златогор", та до цього часу здійснюється безперервно, відтак позивач мав об`єктивну можливість знати про використання спірних позначень на ринку України.

Уважає, що оскільки використання оскаржуваних марок розпочалося ще до надання їм правової охорони, а позивач мав об`єктивну можливість знати про використання спірних марок шляхом пропонування для продажу, використання в рекламі та мережі Інтернет, трирічний строк позовної давності відносно заявлених у справі позовних вимог повинен обчислюватись з дати надання їм правової охорони та публікації відомостей про видачу відповідних свідоцтв.

В іншому, доводи апеляційної скарги є ідентичними доводам, викладеним в апеляційній скарзі ТОВ "ПЕТРУС-МЕДІА".

Мотивуючи наведеним, просить суд рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2023 року в частині визнання недійсними повністю свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та зобов`язання в цій частині Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та прийняти в цій частині постанову про відмову у задоволенні таких позовних вимог в зазначеній справі.

05 червня 2023 року на адресу Київського апеляційного суду надійшов відзив адвоката Грунського В.О., який діє в інтересах Хайленд Дістіллерс Лімітед, на апеляційну скаргу ОСОБА_1 .

Вказує, що заперечує проти доводів апеляційної скарги. Зазначає, що згідно пункту 10.7.1 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Таким чином, в даному випадку достатньою є наявність самої по собі небезпеки введення споживача в оману, яка є досить високою, виходячи із обставин цієї справи.

Уважає, що у позивача відсутній обов`язок доводити факт породження у свідомості споживачів асоціацій оскаржуваних торговельних марок з позивачем як виробником, оскільки в даному випадку достатнім є існування самої по собі небезпеки введення в оману споживача.

Стверджує, що є всі підстави уважати, що оскаржувані торговельні марки є такими, що можуть ввести в оману споживача стосовно виробника такого товару.

Вказує, що станом на сьогодні позначення « HIGHLAND » здобуло високу популярність як регіон, де виробляється алкогольний напій - віскі. Зважаючи на це та згідно із вимогами п. 10.7.7. Методичних рекомендацій, дане позначення в складі оскаржуваних торговельних марок може в принципі сприйматися як вказівка на місце виробництва товару і знаходження виробника щодо товарів щодо товарів 33 класу МКТП (алкогольна продукція, в тому числі, віскі).

Це додатково підтверджує наявність високого ризику введення споживача в оману стосовно географічного походження товарів, оскільки оскаржувані торговельні марки включають словесну частину «HIGHLAND», що виконана англійською мовою, яка є офіційною мовою однойменного регіону в Шотландії.

Вказує, що можливість введення споживачів в оману стосовно географічного регіону виготовлення продукції, маркованої Оскаржуваними торговельними марками, також підтверджується Звітом від 04.10.2022 про соціологічне опитування «Сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв «ТНЕ HIGHLAND FOX», «ТНЕ HIGHLAND FOX BLACK» та «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY», що було проведено з 25 серпня по 15 вересня 2022 року.

Вказує, що будь-які твердження відповідача про відсутність загрози введення в оману споживач; шляхом використання назви географічного регіону «HIGHLAND» в якості словесної частини оскаржуваних торговельних марок базується винятково на його суб`єктивних припущеннях, отже в розумінні частини 6 статті 81 ЦПК України не може братися до уваги судом.

Вказує, що висновок експерта 83/22 є неналежним доказом, оскільки не містить відомостей про предмет спору, а також недопустимим доказом, оскільки складений із численними порушеннями норм матеріального права у галузі судової експертизи та норм цивільного процесуального права.

Вказує, що відповідачем не надано доказів, які б обґрунтовували те, що звіт та висновок експерта, надані позивачем, є неналежними та недопустимими.

Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару (абзац 2 частини 1 статті 6 Закону про походження товарів).

При цьому, просте зазначення походження товару «HIGHLAND» (ХАЙЛЕНД) широко використовується виробниками шотландського віскі, яким вони маркують продукцію (віскі) виготовлену у вказаному географічному регіоні і яка імпортується у різні країни світу, зокрема в Україну, що підтверджується продукцією позивача «HIGHLAND PARK».

Приймаючи до уваги викладене, словесне позначення «HIGHLAND» (у разі використання даного позначення у назві алкогольної продукції, при маркуванні алкогольної продукції або у складі торговельної марки, зареєстрованої для 33 класу МКТП, у разі організації комерційного розподілу (реклами, просування, пропонування для продажу тощо такого товару, як шотландський віскі) вказує саме на географічне місце походження товару.

Щодо доводів апеляційної скарги про застосування позовної давності вказує, що у випадку подання заяви про застосування позовної давності саме заявник повинен довести, що позивач знав або повинен був знати про порушення його прав станом на дату, яка виходить за межі позовної давності.

Стверджує, що висновки відповідача є неузгодженими між собою та жодним чином не засвідчують обізнаність позивача про існування оскаржуваних торговельних марок на момент продажу такої продукції.

Вказує, що позивачу про існування оскаржуваних торговельних марок стало відомо в червні 2021 року, після того, як його представником запропоновано провести та в подальшому проведено пошук зареєстрованих в Україні об`єктів інтелектуальної власності із використанням позначень "HIGHLAND".

Мотивуючи наведеним, просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення суду першої інстанції залишити без змін.

09 червня 2023 року на адресу Київського апеляційного суду надійшов відзив адвоката Грунського В.О., який діє в інтересах Хайленд Дістіллерс Лімітед, на апеляційну скаргу ТОВ "ПЕТРУС-МЕДІА", який в цілому дублює позицію позивача, викладену у відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_1

13 червня 2023 року на адресу Київського апеляційного суду надійшов відзив Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", у якому доводи апеляційної скарги підтримує.

Вказує, що статтею 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" установлено, що за заявкою на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи.

На підставі висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи 24 грудня 2015 року прийняті рішення №№ 24417/4, 24418/4 про реєстрацію торговельних марок за заявками № m2014 15931, m2014 15932. На підставі статті 12 Закону здійснено публікацію про видачу свідоцтв України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 в офіційному бюлетені «Промислова власність» 11 квітня 2016 року № 7, здійснено державну реєстрацію торговельних марок та видані свідоцтва України (пункт 1 статті 13 Закону).

За результатами кваліфікаційної експертизи заявки № m 2015 24374 прийнято рішення від 28 квітня 2017 року № 42712/ЗМ/17 про реєстрацію торговельної марки відносно частини товарів і послуг, здійснено публікацію про видачу свідоцтва України № НОМЕР_4 в офіційному бюлетені «Промислова власність» 26 червня 2017 року № 12, здійснено державну реєстрацію торговельної марки та видано свідоцтво України (пункт 1 статті 13 Закону в редакції 317-VIII).

Вказує, що судом не надано належної оцінки доводам УКРНОВІ за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявок за спірними свідоцтвами. Не надано оцінку доводам про те, що висновок №234 є неповним, необґрунтованим доказом у розумінні статей 79, 80 ЦПК України.

Посилається на пропуск позивачем позовної давності.

Мотивуючи наведеним, просить суд апеляційну скаргу адвоката Нора А.Г. задовольнити, рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2023 року скасувати, ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.

19 червня 2023 року на адресу Київського апеляційного суду надійшла відповідь адвоката Грунського В.О., який діє в інтересах Хайленд Дістіллерс Лімітед, на відзив УКРНОІВІ.

Уважає, що УКРНОІВІ пропущено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу.

Вказує, що наявність висновку кваліфікаційної експертизи на користь реєстрації торговельної марки не є доказом того, що торговельна марка відповідає умовам надання правової охорони як і не є підставою для відмови у визнанні відповідного свідоцтва недійсним у судовому порядку.

Просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги.

26 червня 2023 року на адресу Київського апеляційного суду надійшла відповідь адвоката Нора А.Г., який діє в інтересах ОСОБА_1 , на відзив Компанії Хайленд Дістіллерс Лімітед.

Вказує, що із зображень знаків згідно оскаржуваних свідоцтва, позначення "HIGHLAND" використовуються виключно як елемент словесної частини позначень "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY". Вказані словосполучення є атрибутивними словосполученнями з підрядним зв`язком узгодження, у якому прикметник "THE HIGHLAND" є залежним словом, змінною ознакою. Таким чином, частина "HIGHLAND" не може бути елементом, на який падає логічний наголос, оскільки є залежним від частини "FOX", що є домінуючим елементом.

Згідно правил граматики англійської мови використання артиклю "THE", що стоїть перед прикметником, відноситься до іменника, який визначається прикметником, та використовується, коли мова йде про конкретний іменник.

Такий переклад пояснюється також зображувальною частиною знаків згідно оскаржених свідоцтва, що представлена зображенням лисиці рудого, чорного та білого кольорів на фоні гірської місцевості, оскільки зображувальний елемент у вигляді лисиці на фоні гірської місцевості повністю доповнює семантичне значення вищевказаних словесних позначень, з огляду на що прикметникова форма слова "HIGHLAND" в словосполученнях "THE HIGHLAND FOX", не є і не можу сприйматись як географічне позначення певного регіону чи власної назви будь-якого географічного об`єкту.

Уважає, що за встановлених обставин відсутня небезпека введення в оману споживача, у тому числі стосовно географічного походження товарів.

Звертає увагу, що відповідність оскаржуваних торговельних марок умовам надання правової охорони має перевірятись станом на дати подання заявок на такі торговельні марки, а не станом на дати проведення досліджень згідно вказаного Звіту про соціологічне опитування сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв. Вказане додатково підтверджує недопустимість і недостовірність використання в якості доказу долученого позивачем до матеріалів справи Звіту.

Вказує, що відсутність скарг споживачів щодо їх введення в оману додатково підтверджує безпідставність позовних вимог.

Зазначає про те, що позивач дізнався про існування оскаржуваних торговельних марок набагато раніше ніж у червні 2021 році, оскільки за заявою позивача від 21 січня 2019 року №190121/13196, Південно-східним міжобласним територіальним відділенням антимонопольного комітету України здійснювався розгляд справи №127-26.4/79-19, предметом якої є питання введення в оману споживачів під час реалізації на ринку України настоянок "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY".

Мотивуючи наведеним, просить рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2023 року в частині визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року та зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" та прийняти в цій частині постанову про відмову в задоволенні таких позовних вимог.

14 липня 2023 року на адресу Київського апеляційного суду надійшли пояснення Хайленд Дістіллерс Лімітед на відповідь адвоката Нора А.Г., який діє в інтересах ОСОБА_1 , на відзив.

Вказує, що з аналізу статей 357-364 ЦПК України заявами по суті справи у суді апеляційної інстанції є апеляційна скарга та відзив на апеляційну скаргу. Законодавець не передбачає можливості подання такого процесуального документу як відповідь на відзив на апеляційну скаргу, оскільки предметом апеляційного розгляду є перевірка законності рішення суду першої інстанції, а не дослідження доводів сторін стосовно предмета спору.

Просить не приймати до уваги відповідь адвоката Нора А.Г., який діє в інтересах ОСОБА_1 , на відзив.

Вказує, що попри наведені адвокатом Нором А.Г., який діє в інтересах ОСОБА_1 , доводи, існує абсолютно очевидна небезпека введення в оману споживачів при використанні словесного позначення "HIGHLAND" в складі оскаржуваних марок, оскільки:

- словесне позначення " HIGHLAND " є назвою регіону Шотландії, який має всесвітньо відому репутацію виробника алкогольного напою-віскі, що свідчить включення даного регіону до Положення про шотландський віскі та існування великої кількості брендів віскі із використанням цього позначення;

- включення словесного елементу "HIGHLAND" до складу зареєстрованих стосовно товарів 33 класу МКТП торговельних марок може викликати враження про те, що ці товари є шотландським віскі з регіону Хайленд з властивими йому якістю та репутацією або є напоями виготовленими на його основі, а також про те, що виробник цих товарів знаходиться та/або має потужності з їх виробництва у шотландському регіоні Хайленд.

Посилається на необґрунтованість тверджень відповідача про те, що неможливо ввести в оману споживачів стосовно географічного походження товарів, оскільки висновок 83/22 не може підтверджувати чи спростувати будь-які факти та обставини у цій справі, адже він є неналежним та недопустимим доказом з огляду на допущені цілого ряду грубих порушень. Вказує, що за допомогою Звіту як письмового доказу позивачем доведено можливість введення споживачів в оману стосовно географічного регіону виготовлення продукції, маркованої Оскаржуваними торговельними марками, а не порушення прав на просте зазначення походження товару з боку відповідача.

Посилається на безпідставність доводів в частин пропуску позовної давності вказує, що предмет цього спору не стосується заборони продажу настоянок чи оскарження рішення антимонопольного органу. Адже факт існування антимонопольної справи стосовно складових елементів дизайну алкогольної продукції не є тотожним оскарженню реєстрації об`єктів прав інтелектуальної власності, оскільки існування дизайну продукції не свідчить про те, що такий дизайн захищається як об`єкт права інтелектуальної власності, зокрема, що він був зареєстрований як торговельна марка.

Наголошує, що про існування реєстрації на оскаржувані торговельні марки, що є безпосереднім предметом цього спору, позивачу стало відомо в червні 2021 року, після того як його представником було запропоновано провести та в подальшому проведено пошук зареєстрованих в Україні об`єктів інтелектуальної власності із використанням позначення "HIGHLAND".

Мотивуючи наведеним, просить суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_1 у повному обсязі.

В судовому засіданні представники відповідачів Нор А.Г. , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтримали доводи апеляційних скарг.

Представники позивача ОСОБА_11 , ОСОБА_12 проти доводів апеляційних скарг заперечували, посилаючись на законність та обгрунтованість рішення суду першої інстанції.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялись судом належним чином.

Відповідно до статті 372 ЦПК України суд ухвалив розглянути справу за відсутності осіб, які не з`явились, оскільки їхня неявка не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення осіб, які з`явились в судове засідання, розглянувши справу в межах доводів апеляційних скарг, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого по справі судового рішення, апеляційний суд робить такі висновки.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Відповідно до статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Задовольнивши позову, суд першої інстанції зробив висновок, що торговельні марки за свідоцтвами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, №251980, №251982, №253225 є такими, що не відповідають умовам надання правової допомоги відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Окрім того, суд зробив висновок, що позов подано в межах визначеної законом позовної давності.

Апеляційний суд частково не погоджується з висновками суду першої інстанції з огляду на таке.

Установлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 є власниками знаку для товарів НОМЕР_1, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2014 15931, поданої 10 листопада 2014 року (том 1 а.с. 165-166).

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 є власниками знаку для товарів НОМЕР_2, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2014 15932, поданої 10 листопада 2014 року (том 1 а.с. 167-168).

ОСОБА_1 є власницею знаку для товарів № НОМЕР_3 , що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m2015 20580, поданої 16 листопада 2015 року (том 1 а.с. 169-170).

ОСОБА_1 є власницею знаку для товарів № НОМЕР_4 , що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m2015 24374, поданої 29 грудня 2015 року (том 1 а.с. 171-172).

ТОВ "ПЕТРУС-МЕДІА" є власником знаку для товарів №251980, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2017 09262, поданої 25 квітня 2017 року (том 1 а.с. 203-204).

ТОВ "ПЕТРУС-МЕДІА" є власником знаку для товарів №251982, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2017 09267, поданої 25 квітня 2017 року (том 1 а.с. 205-206).

ТОВ "ПЕТРУС-МЕДІА" є власником знаку для товарів №253225, що підтверджується даними свідоцтва, виданого на підставі заявки m 2017 09260, поданої 25 квітня 2017 року (том 1 а.с. 207-208).

Відповідно до даних виписки з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відносно свідоцтва № 136331 установлено, що Хайленд Дістіллерс Лімітед є власником торговельної марки , згідно заявки m 2010 14174 від 14 вересня 2010 року (том 1 а.с. 49-50).

Знак належить Хайленд Дістіллерс Лімітед, що підтверджується даними виписки на торговельні марки відносно свідоцтва № 130114 , згідно заявки m2010 10926 від 15 липня 2010 року (том 1 а.с. 51-52).

Знак належить Хайленд Дістіллерс Лімітед, що підтверджується даними виписки на торговельні марки відносно свідоцтва № 136323 , згідно заявки m 2010 12251 від 06 серпня 2010 року (том 1 а.с. 53-54).

Знак належить Хайленд Дістіллерс Лімітед, що підтверджується даними виписки на торговельні марки відносно свідоцтва № 136322 , згідно заявки m 2010 12249 від 06 серпня 2010 року (том 1 а.с. 55-56).

Highland DistillersLimited з 10 травня 2005 року є власником знаку для товарів 33 класу, а саме: "Whisky; all included inthis class", що підтверджується відомостями міжнародної реєстрації знаку №876412 (том 1 а.с. 58-60).

Відповідно до даних висновку експертів №83/22 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08 серпня 2022 року, складеного Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України на замовлення ОСОБА_1 :

1. Позначення «HIGHLAND», як частина словесної частини позначень «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK», «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY», «THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ НА ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ», включених до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 від 26.06.2017 року, №251980 від 26.12.2018 року, №251982 від 26.12.2018 року, №253225 від 25.01.2019 року, щодо заявлених товарів/послуг не можуть сприйматися споживачами в Україні як вказівка на місце виробництва товару/послуги знаходження виробника/надавача послуг.

2. Позначення «HIGHLAND», «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK», «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY», «THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖДИ HA ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ», включені до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 віл 26.06.2017 року, №251980 від 26.12.2018 року, №251982 від 26.12.2018 року, №253225 від 25.01.2019 року, не можуть скласти у споживача в Україні оманливі уявлення щодо походження заявлених товарів/послуг з Шотландії, зокрема з географічного регіону HIGHLAND (ХАЙЛЕНД).

3. Позначення «HIGHLAND», «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK», «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY», «THE HIGHLAND FOX.СПРАВЖНІЙ ЛИС ЗАВЖЛИ HA ВИСОТІ. СПОНСОР ПОКАЗУ», включені до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 від 26.06.2017 року, №251980 від 26.12.2018 року, №251982 від 26.12.2018 року, №253225 від 25.01.2019 року, не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару/послуги, їх географічного походження або особи, яка виробляє товар або надає послугу в Україні.

4. Сукупність словесних та графічних позначень, включених до складу комбінованих торгівельних марок за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 11.04.2016 року, НОМЕР_2 від 11.04.2016 року, НОМЕР_3 від 12.06.2017 року, НОМЕР_4 від 26.06.2017 року, №251980 від 26.12.2018 року, №251982 від 26.12.2018 року, №253225 від 25.01.2019 року, не є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару/послуги, їх географічного походження або особи, яка виробляє товар або надає послугу в Україні (том 2 а.с. 91-119).

Відповідно до даних висновку експерта Сопової К.А. №72-04/21 від 01 квітня 2021 року, складеного за результатом проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності убачається, що за результатами проведення експертизи експертом зазначено:

1. Позначення "THE HIGHLAND FOX", "ЗЕ ХАЙЛЕНД ФОКС", розміщені на етикетках напоїв алкоголів міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", виробництва ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор", код ЄДРПОУ 3108218, не є оманливим або такими, що вводять в оману щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє такий товар.

2. Позначення "HIGHLAND", "ХАЙЛЕНД", "The Taste of Whiskey", розміщені на етикетках напоїв алкогольних міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOXBLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", виробництва ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор", , не є оманливим або таким, що вводять в оману щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє такий товар.

3. Інформація, розміщена на етикетках напоїв алкоголів міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOX BLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY, виробництва ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор", , та яка розміщена на сайті в мережі "Інтернет" за посиланням: https://zlatogor.ua, згідно наданих на дослідження документів, не містить неповні, неточні або неправдиві дані про походження таких алкогольних напоїв, їх виробника, спосіб виготовлення та споживчі властивості.

4. Сукупність текстової та графічної інформації, розміщеної на етикетках напоїв алкогольних міцних "THE HIGHLAND FOX", "THE HIGHLAND FOXBLACK", "THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY", виробництва ТОВ "Золотоніський ЛГЗ "Златогор", КОД , та яка розміщена на сайті в мережі "Інтернет" за посиланням: https://zlatogor.ua, не складає у споживача оманливі уявлення щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє товар.

Згідно даних висновку експерта №234 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10 серпня 2022 року, складеного судовим експертом Жилою Б.В. за зверненням Хайленд Дістіллерс Лімітед:

1. Торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника. 2. Торговельні марки за свідоцтвами України №№ 251980, 251982, 253225 є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах послуг 35 класу МКТП (том 2 а.с. 136-175).

З даних звіту від 04 жовтня 2022 року про соціологічне опитування «Сприйняття споживачами назв міцних алкогольних напоїв «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK» та «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY», що проведено з 25 серпня по 15 вересня 2022 року Дослідницькою компанією «Ю.С.С.» убачається таке.

За результатами проведеного дослідження, 74,2% опитаних споживачів (представники досліджуваної цільової аудиторії - мешканці міст України з населенням понад 100 тис. осіб, віком від 18 до 65 років, які споживали та/або придбавали міцні алкогольні напої принаймні один раз протягом року перед датою проведення опитування) вважають, що продукція «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK» та «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY», зображення якої були їм продемонстровані, належить до таких алкогольних напоїв як віскі. Також 58,9% опитаних споживачів відповіли, що назва «HIGHLAND» на етикетках продукції «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK» та «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY» асоціюється в них з такою країною як Шотландія (том 4 а.с.37-43).

Перевіряючи доводи апеляційних скарг, колегія суддів виходить із такого.

За статтею 125 Конституції України судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

Судова юрисдикція - це інститут права, покликаний розмежувати між собою як компетенцію різних ланок судової системи, так і різних видів судочинства - цивільного, кримінального, господарського й адміністративного.

Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є предмет спору, характер спірних матеріальних правовідносин і їх суб`єктний склад. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, у якому розглядається визначена категорія справ.

Предметна юрисдикція - це розмежування компетенції судів, які розглядають справи за правилами цивільного, кримінального, господарського й адміністративного судочинства. Кожен суд має право розглядати і вирішувати тільки ті справи (спори), які віднесені до його відання, тобто діяти в межах установленої законом компетенції.

Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, ЦПК України, Закону України «Про міжнародне приватне право», законів України, що визначають особливості розгляду окремих категорій справ, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи (частини перша та третя статті 3 ЦПК України).

Частиною першою статті 19 ЦПК України унормовано, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Відповідно до статті 20 ЦПК України не допускається об`єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, наявність спору щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів у будь-яких правовідносинах, крім випадків, коли такий спір вирішується за правилами іншого судочинства, а, по-друге, спеціальний суб`єктний склад цього спору, у якому однією зі сторін є, як правило, фізична особа. Отже, у порядку цивільного судочинства за загальним правилом можна розглядати будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін зазвичай є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Статтею 20 ГПК України визначено справи, які підлягають розгляду в господарському суді, у тому числі, справи між суб`єктами господарювання.

Господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб`єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих ЦК України, ГК України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

За статтею 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована в установленому законом порядку.

Юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону (частина перша статті 92 ЦК України).

У цій справі установлено, що позивач Хайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited), тобто юридична особа, звернувся із позовом до , зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА» про визнання недійсними свідоцтв України на торговельні марки №251980, №251982, №253225 , власником яких є ця юридична особа.

Суд першої інстанції помилково розглянув справу в цій частині в порядку цивільного судочинства і неправильно визначив юрисдикційність спору, який виник між вказаними юридичними особами.

Твердження представників позивача щодо пов`язаності між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та ТОВ «ПЕТРУС-МЕДІА» відхиляються апеляційним судом, оскільки зазначене на визначення юрисдикції не впливає.

Відповідно до частин 1,2 статті 377 ЦПК України судове рішення першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню в апеляційному порядку повністю або частково з закриттям провадження у справі і відповідній частині з підстав, передбачених статтею 255 ЦПК України. Порушення правил юрисдикції загальних судів, визначених статтями 19-22 цього Кодексу, є обов`язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів апеляційної скарги.

Відповідно до пункту 1 частини1 статті 255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Відтак рішення суду першої інстанції в частині позовних вимог Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсними свідоцтва України на торговельні марки №251980 від 26 грудня 2018 року, №251982 від 26 грудня 2018 року, №253225 від 25 січня 2019 року, а також зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) (, адреса: м. Київ, вул. Глазунова, внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки №251980 від 26 грудня 2018 року, №251982 від 26 грудня 2018 року, №253225 від 25 січня 2019 року та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» підлягає скасуванню, а провадження у справі в цій частині закриттю на підставі пункту 1 частини 1 статті 255 ЦПК України.

Щодо вирішення спору в іншій частині, апеляційний суд виходить із наступного.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків дія міжнародної реєстрації знаку (торговельної марки) починається з дати його реєстрації і обсяг охорони марки в зв`язку із її міжнародною реєстрацією такий самий, як і за національною процедурою реєстрації.

Відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до пункту 1-2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 110/2008 від 15 січня 2008 року про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89 цей Регламент встановлює правила щодо визначення, опису, представлення та маркування спиртних напоїв, а також щодо охорони географічних зазначень спиртних напоїв.

Цей Регламент застосовується до всіх спиртних напоїв, уведених в обіг на ринку Співтовариства, незалежно від того, чи вони вироблені у Співтоваристві, чи в третіх країнах, а також до спиртних напоїв, вироблених у Співтоваристві для експорту. Цей Регламент застосовується також до використання етилового спирту та/або дистилятів сільськогосподарського походження у виробництві алкогольних напоїв та до використання назв спиртних напоїв у представленні та маркованні харчових продуктів.

Відповідно до пункту 2 додатку ІІ до Whisky або Whiskey

(a) Whisky або whiskey - це спиртний напій, вироблений виключно методом:

(i) дистиляції сусла, приготованого з осолодженого зерна із додаванням чи без додавання цільного зерна інших злаків, яке було:

- гідролізоване амілазою солоду, яка в ньому міститься, з додаванням або без додавання інших натуральних ферментів,

- зброджене під дією дріжджів;

(ii) однієї або більше дистиляцій до 94,8 % об. таким чином, щоб дистилят мав аромат і смак, що походять від використаної сировини.

(iii) дозрівання кінцевого дистиляту не менше трьох років в дерев`яних бочках місткістю не більше 700 літрів.

Кінцевий дистилят, до якого можна додавати лише воду та просту карамель (для забарвлення), зберігає свій колір, аромат і смак, отримані у виробничому процесі, описаному в пунктах (i), (ii) і (iii).

(b) Мінімальна міцність whisky або whiskey за об`ємною часткою спирту повинна становити 40 %.

(c) Додавання спирту, як зазначено в додатку 1(5), розбавленого чи не розбавленого, не повинно відбуватися.

(d) Whisky або whiskey не повинен бути підсолодженим чи мати доданий смак і аромат, або містити будь-які добавки, окрім простої карамелі для забарвлення.

Згідно додатку ІІІ "Географічні зазначення" до категорії продукту Віскі (Whisky/Whiskey) зазначено географічне зазначення Scotch Whisky, Країна походження (точне географічне місце походження описано в технічному файлі ) значиться Об`єднане Королівство (Шотландія).

Згідно частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII ( далі - Закон № 3689-XII , тут і далі в редакції на час виникнення спірних правовідносин) унормовано, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно частини 3 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із, зокрема, кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ). Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.

Відповідно до пункту 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. N 116 ( в редакції Наказу Держпатенту № 72 ( z0416-97 ) від 20.08.97 ) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до пункту 10.7.1 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08, визначено, що відповідно до абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону не реєструються знаки, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. Позначення визнається оманливим або таким, що може ввести в оману, якщо оманливим або таким, що може ввести в оману, є хоча б один з його елементів.

Відповідно до частини 1 статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків. Встановлених цим Кодексом.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина 1 статті 76 ЦПК України).

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (частина 1 статті 77 ЦПК України).

Згідно частини 2 статті 78 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до статті 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно частин 1,2 статті 102 ЦПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок ( частини 1,2,5 статті 106 ЦПК України).

На підтвердження позовних вимог позивачем надано, зокрема, висновок експерта №234 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10 серпня 2022 року, складений судовим експертом Жилою Б.В. за зверненням Хайленд Дістіллерс Лімітед, згідно даних якого торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника.

Апеляційний суд відхиляє доводи апеляційних скарг з посиланням на дані висновку експертів №83/22 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08 серпня 2022 року, складеного на замовлення ОСОБА_1 , оскільки зі змісту вказаного висновку убачається, що експертами досліджувались розміщені на напоях етикетки, контретикетки, які містять відомості про смакові якості продукту, смакові якості продукту, виробника продукту, замовника виробництва адресу місцезнаходження тощо, що не віднесено до обсягу правової охорони оскаржуваних торговельних марок.

Окрім того, апеляційний суд відхиляє посилання апеляційних скарг на дані висновку експерта Сопової К.А. №72-04/21 від 01 квітня 2021 року, складеного за результатом проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності , оскільки згідно цього висновку вирішувались питання чи є позначення, розміщені на відповідних етикетках алкогольних напоїв, оманливими або такими, що вводять в оману щодо товару, його географічного походження та особи, яка виробляє такий товар.

Тобто, як згідно вказаних висновків досліджувались не торговельні марки, які є предметом оспорювання, а етикетки ( контретикетки).

Посилання скаржників на ту обставину, що були досліджені позначення на етикетках, які практично відтворюють торговельні марки, не є переконливим.

Висновок експерта №234 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 10 серпня 2022 року є повним, вмотивованим, із його змісту убачається, що здійснено дослідження торговельних марок за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, 227323, НОМЕР_4, 251980, 251982, 253225 з урахуванням чинної на час їх подання редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відтак апеляційний суд констатує, що відповідачами не спростовано дані висновку експерта про те, що торговельні марки за свідоцтвами України №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 є такими, що можуть ввести в оману щодо вказаних у свідоцтвах товарів 33 класу МКТП та особи їх виробника.

Заперечення скаржників проти даних звіту від 04 жовтня 2022 року про соціологічне опитування відхиляються апеляційним судом, оскільки безпосередньо у дослідженні зафіксовано здобуті факти про соціальну дійсність щодо явища, що досліджувалось (а саме сприйняття представниками досліджуваної цільової аудиторії країни походження міцних алкогольних напоїв «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK» та «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY»), доводами апеляційної скарги наведені факти не спростовано.

Твердження відзиву УКРНОІВІ в тій частині, що необхідно враховувати результати проведення кваліфікаційної експертизи заявок за спірними свідоцтвами, відхиляються апеляційним судом, оскільки дані кваліфікаційної експертизи спростовуються наявними в матеріалах справи доказами.

При цьому, колегія суддів відхиляє доводи адвоката Грунського В.О., який діє в інтересах Хайленд Дістіллерс Лімітед, наведені у відповіді від 19 червня 2023 року на відзив УКРНОІВІ в тій частині, що УКРНОІВІ пропущено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу, як такі, що не відповідають матеріалам справи.

Зокрема, ухвалою Київського апеляційного суду від 22 травня 2023 року відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами та визначено строк тривалістю 7 днів з дня вручення цієї ухвали для надання відзиву на апеляційні скарги.

Згідно даних розписки представник УКРНОІВІ Фінагіна В.Б. отримала ухвалу суду від 22 травня 2023 року та копію апеляційних скарг з додатками 05 червня 2023 року ( том 4 а.с. 220).

Відзив УКРНОІВІ подано засобами поштового зв`язку 08 червня 2023 року, тобто в межах визначеного судом строку, підстав для його повернення без розгляду не убачається ( том 5 а.с. 91-112).

Разом з тим, апеляційний суд вказує на таке.

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (частина перша статті 256 ЦК України).

За відсутності порушення суб`єктивного права чи інтересу або ж за відсутності самого суб`єктивного права позовна давність застосовуватись не може. Тому, перш ніж застосовувати позовну давність, суд повинен з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду.

У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв`язку зі спливом позовної давності.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (частина четверта статті 267 ЦК України).

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина перша статті 261 ЦК України).

У постанові Верховного Суду України від 03 лютого 2016 року у справі № 6-75цс15 зроблено правовий висновок про те, що формулювання загального правила щодо початку перебігу позовної давності пов`язане не тільки з часом безпосередньої обізнаності особи про певні обставини (факти порушення її прав), а й з об`єктивною можливістю цієї особи знати про ці обставини. Можливість знати про порушення своїх прав випливає із загальних засад захисту цивільних прав та інтересів (статті 15, 16, 20 ЦК України), за якими особа, маючи право на захист, здійснює його на власний розсуд у передбачений законом спосіб, що створює в неї цю можливість знати про посягання на права. Обов`язок доведення часу, з якого особі стало відомо про порушення її права, покладається на позивача. Отже, перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину починається за загальними правилами, визначеними у частині першій статті 261 ЦК України, тобто від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про вчинення цього правочину.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 20 листопада 2018 року у справі № 907/50/16 (провадження № 12-122гс18) сформульовано висновок, який полягає в тому, що можливість знати про порушення своїх прав випливає із загальних засад захисту цивільних прав та інтересів (статті 15, 16, 20 ЦК України), за якими особа, маючи право на захист, здійснює його на власний розсуд у передбачений законом спосіб, що створює в неї цю можливість знати про посягання на права. Аналіз статті 261 ЦК України дає підстави для висновку, що початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов. Велика Палата Верховного Суду зазначає, що суди дійшли правильного висновку, що позивач повинен також довести той факт, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтями 32-38 ГПК України (в редакції, чинній на час винесення оскаржуваних судових рішень), про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Відповідач, навпаки, мусить довести, що інформацію про порушення відповідного права можна було отримати раніше.

Згідно частини четвертої статті 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) вказав, що інститут позовної давності є спільною рисою правових систем Держав-учасниць і має на меті гарантувати: юридичну визначеність і остаточність, захищати потенційних відповідачів від прострочених позовів, спростувати які може виявитися нелегким завданням, та запобігати несправедливості, яка може статися в разі, якщо суди будуть змушені вирішувати справи про події, що які відбули у далекому минулому, спираючись на докази, які вже, можливо, втратили достовірність і повноту із спливом часу (STUBBINGS AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM, № 22083/93, № 22095/93, § 51, ЄСПЛ, від 22 жовтня 1996 року; ZOLOTAS v. GREECE (No. 2), № 66610/09, § 43, ЄСПЛ, від 29 січня 2013 року).

ЄСПЛ також зауважив, що відмова національного суду обґрунтувати причину відхилення заперечення стосовно спливу позовної давності є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Встановлена законом позовна давність була важливим аргументом, вказаним компанією-заявником в ході судового розгляду. Якби він був прийнятий, то це, можливо, могло призвести до відмови в позові. Проте, суд не навів ніяких обґрунтованих причин для неприйняття до уваги цього важливого аргументу (GRAFESCOLO S.R.L. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA, № 36157/08, § 22, 23, ЄСПЛ, від 22 липня 2014 року).

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (частина перша статті 81 ЦПК України).

З матеріалів справи убачається, що в червні 2022 року представником відповідачки ОСОБА_1 адвокатом Нором А.Г. подано заяву про застосування наслідків спливу позовної давності ( том 1 а.с. 153-164).

В обґрунтування заяви відповідачкою зазначено, що виробництво настоянок «THE HIGHLAND FOX» з використанням оскаржуваних торговельних марок , які виготовляються ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор» розпочалося з грудня 2014 року після проведення обов`язкової сертифікації алкогольних напоїв та отримання сертифікату відповідності від 23 грудня 2014 року. Виробництво настоянок «THE HIGHLAND FOX BLACK», «THE HIGHLAND FOXWHITE HONEY» розпочалося після проведення обов`язкової сертифікації та отримання сертифікату відповідності від 25 серпня 2016 року, та до цього часу здійснюється безперервно.

З матеріалів справи установлено, що заявки , згідно яких отримано свідоцтва України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, подано відповідно 10 листопада 2014 року, 10 листопада 2014 року, 16 листопада 2016 року, 29 грудня 2015 року.

З позовом до суду позивач звернувся в грудні 2021 року.

За змістом статті 261 ЦК України, початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд.

Початок перебігу позовної давності для звернення з позовами про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг слід пов`язувати з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, зокрема, із початком використання спірного позначення на ринку.

У цій справі позивачем не доведено, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, ураховуючи доводи відповідача про безперервне використання торговельних марок, починаючи з часу отримання відповідної обов`язкової сертифікації ( 2014 рік та 2016 рік).

Твердження скаржника про те, що у випадку подання заяви про застосування позовної давності саме заявник повинен довести, що позивач знав або повинен був знати про порушення його прав станом на дату, яка виходить за межі позовної давності, відхиляються апеляційним судом, ураховуючи наведені вище висновки Верховного Суду про застосування норм права.

Доводи представників позивача про те, що про порушене право позивач дізнався в червні 2021 року, відхиляються апеляційним судом, оскільки з матеріалів справи убачається, що у січня 2019 року представник позивача подав заяву до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо недобросовісної конкуренції в діях ТОВ «ЗЛГЗ «ЗЛАТОГОР» у вигляді поширеної інформації, що вводить в оману, а саме розміщення на етикетках алкогольних напоїв «THE HIGHLAND FOX», «THE HIGHLAND FOX BLACK», «THE HIGHLAND FOX WHITE HONEY» позначення «HIGHLAND», «ХАЙЛЕНД».

Зазначене свідчить про те, що позивач, звертаючись до Антимонопольного комітету України, був обізнаний із фактом використання на ринку відповідних позначень, що спростовує твердження позивача про те, що про порушене право йому стало відомо у червні 2021 року.

Отже апеляційний суд констатує, що визначений позивачем час початку перебігу позовної давності «червень 2021 року» спростовується наявними у справі доказами, натомість позивачем не доведено, що принаймні з серпня 2016 року він не міг довідатися про порушення свого цивільного права.

Відтак апеляційний суд погоджується із доводами апеляційних скарг в частині пропуску позивачем строку звернення до суду, що у відповідності до статті 267 ЦК України є підставою для відмови у позові.

Відповідно до статті 367 ЦК України порушення норм процесуального права, неправильне застосування норм матеріального права є підставами для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення.

Керуючись статтями 259, 268, 367, 374, 376, 377, 381-384, 390 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу адвоката Нора Артема Григоровича, який діє в інтересах ОСОБА_1 , задовольнити частково.

Апеляційну скаргу адвоката Нора Артема Григоровича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», задовольнити частково.

Рішення Печерського районного суду міста Києва від 27 лютого 2023 року скасувати та ухвалити нове судове рішення такого змісту.

В задоволенні позовних вимогХайленд Дістіллерс Лімітед (Highland Distillers Limited) в частині визнання недійсними свідоцтва України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) (, адреса: м. Київ, вул. Глазунова, 1) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки НОМЕР_1 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_2 від 11 квітня 2016 року, НОМЕР_3 від 12 червня 2017 року, НОМЕР_4 від 26 червня 2017 року, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», - відмовити.

Провадження в частині позовних вимог Хайленд Дістіллерс Лімітед (HIGHLAND DISTILLERS LIMITED до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРУС-МЕДІА», Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про Визнання недійсними свідоцтва України на торговельні марки №251980 від 26 грудня 2018 року, №251982 від 26 грудня 2018 року, №253225 від 25 січня 2019 року, а також зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ) (, адреса: м. Київ, вул. Глазунова, внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтв України на торговельні марки №251980 від 26 грудня 2018 року, №251982 від 26 грудня 2018 року, №253225 від 25 січня 2019 року та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» - закрити на підставі пункту 1 частини 1 статті 255 ЦПК України.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повну постанову складено 08 березня 2024 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді В.В. Соколова

О.І. Шкоріна