КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

4 червня 2024 року місто Київ.

Справа №757/28259/21-ц

Апеляційне провадження № 22-ц/824/6840/2024

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ

Головуючого судді (судді-доповідача) Желепи О.В.,

суддів: Мазурик О.Ф., Немировська О.В.

за участю секретаря судового засідання Рябошапка М.О.

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку спрощеного позовного провадження апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2022 року у справі за позовом ОСОБА_2 до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2022 року позовні вимоги було задоволено.

Визнано свідоцтво України № 278929 від 10.07.2020 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

Зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 278929 від 10.07.2020 до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 судові витрати судовий збір у розмірі 4 540,00 грн та витрати на проведення експертизи у розмірі 32 605,90 грн.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, представник ОСОБА_1 ОСОБА_3 10 січня 2024 року, згідно поштової відмітки, подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу, якою просить скасувати рішення та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позову.

В апеляційній скарзі також наявне клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, на вирішення якої відповідач просив поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів GRUNWALD торговельної марки за свідоцтвом України № 278929 від 10.07.2020 року, тотожним та/або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше реєстрованим знаком для товарів і послуг Юліус Земман Лтд. торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993?

- Чи було позначення GRUNWALD, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 278929 від 10.07.2020 року, оманливим або таким, що можуть ввести в ману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме ОСОБА_2 на дату подання заявки, а саме 31 серпня 2018 року?

Проведення експертизи просить доручити експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса» (вул. Золочівська, 8А, м. Харків, 61177).

Призначення експертизи обґрунтовано тим, що висновок експерта, наданий позивачем, є необґрунтованим, а отже є необхідність з`ясувати питання схожості та відмінності торгівельної марки №278929 від 10.07.2020 та торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993 можливе лише при проведенні судової експертизи за ухвалою суду, призначення якої має визначальне значення для встановлення обставин справи та є способом реалізації основоположних засад цивільного судочинства.

3 травня 2024 року до Київського апеляційного суду надійшли заперечення представника позивача щодо клопотання про призначення експертизи, яким просить відмовити в задоволенні клопотання відповідача.

Зазначає, що щодо першого запропонованого Відповідачем 2 питання, воно не має жодного відношення до даної справи, оскільки у обґрунтуванні позову відсутня така підстава для визнання свідоцтва недійсним як невідповідність умовам надання правової охорони саме внаслідок схожості Оскаржуваної торгівельної марки із торгівельною маркою у вигляді Деревця настільки, що їх можна сплутати. Щодо другого запропонованого Відповідачем питання, то в частині можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товар, дублює Питання 3 Позивача, щодо якого вже є Висновок експерта. Звертає увагу, що дане питання досліджене саме станом на дату подання заявки на Оскаржувану торгівельну марку. А в частині можливості введення в оману щодо товару (а не особи, яка виробляє товар), таке питання не відповідає підставам позову.

Вважає, що наданий позивачем висновок є повним, обґрунтованим та правильним.

14 травня 2024 року до Київського апеляційного суду надійшли клопотання представника позивача стосовно надання пропозицій щодо питань на вирішення експертизи та експертної установи.

У клопотанні сторона позивача зазначає, що, в разі задоволення клопотання відповідача про призначення судової експертизи, на вирішення експерта необхідно поставити наступні питання:

(а) Чи є включений до складу торговельної марки за свідоцтвом України № 278929 зображувальний елемент у вигляді малюнку ялини схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525?

(б) Чи є наведені в свідоцтві України № 278929 на торговельну марку товари 03 класу МКТП ефірні олії; ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бергамотова олія; духмяна деревина; ефірні есенції; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жасмінна олія; лавандова олія; м`ятна есенція (ефірна олія); пристрої для ароматизації повітря з паличками дифузорами; терпени (ефірні олії); трояндова олія спорідненими з товарами 05 класу МКТП препарати для освіження повітря, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 612525?

(в) Чи є торговельна марка за свідоцтвом України № 278929 такою, що може ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтві товарів 03 класу МКТП ефірні олії; ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бергамотова олія; духмяна вода; духмяна деревина; ефірні есенції; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жасмінна олія; лавандова олія; м`ятна есенція (ефірна олія); пристрої для ароматизації повітря з паличками-дифузорами; терпени (ефірні олії); трояндова олія?

Також позивач просить доручити проведення експертизи судовим експертам Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень" (юридична адреса: вул. Липська, буд. 18/5 м. Київ, Україна, 01601; поштова адреса: вул. Глибочицька, 40 літ. Ф, офіс 501, м. Київ, Україна, 04052) з огляду на те, що запропонована Відповідачем 2 експертна установа (Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса") знаходиться у місті Харків, ситуація в якому в зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України є небезпечною, а також існує ризик перебоїв з електропостачанням та висока вірогідність знищення матеріалів справи внаслідок постійних обстрілів, що може призвести до затягування та, відповідно, порушення розумних строків розгляду справи.

У судове засідання ОСОБА_1 та його представники не з`явились, про розгляд справи повідомлені належним чином. Представник ДП «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» не заперечував проти проведення такої експертизи. Представники Юліуса Земмана Лтд. в судовому засіданні заперечували проти призначення експертизи, проте просили поставити питання, якщо експертиза буде призначена в тій редакції, яку виклав позивач та в установу, яку пропонує позивач.

Згідно вимог ч. 1 ст. 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Статтями 12, 81 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Відповідно до ст. 76 ч. 2 ст. 78 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Обставини справи, які за законом можуть бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Як встановлено ухвалою Київського апеляційного суду від 11 березня 2024 року, судовий розгляд здійснювався за відсутності належного повідомлення ОСОБА_1 про розгляд справи в суді першої інстанції.

Неповідомлення судом учасників процесу про розгляду справи є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, частиною першою якої передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Отже, у зв`язку з цим ОСОБА_1 не мав можливості надати свої докази в суді першої інстанції, або спростувати висновок експерта, наданий позивачем.

Враховуючи зазначене, всі обставини даної справи та те, що одним з доводів є те, що висновок експерта не об`єктивний, не було повно досліджено наявності взаємозв`язку між отриманими зображеннями та документами, а також враховуючи, що для встановлення істини у спорі необхідні спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності, апеляційний суд приходить до висновку про необхідність призначення судової експертизи.

Відповідно до частини 1 статті 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом, а учасники справи можуть запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта (частини 4, 5 статті 103 ЦПК України).

Аналізуючи питання, запропоновані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , колегія суддів приходить до висновку, що для повного з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідно поставити на вирішення експертів такі питання:

1. Чи є знак для товарів GRUNWALD торговельної марки за свідоцтвом України № 278929 від 10.07.2020 року, тотожним та/або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше реєстрованим знаком для товарів і послуг Юліус Земман Лтд. торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993?

2. Чи було позначення GRUNWALD, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 року, оманливим або таким, що можуть ввести в ману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме ОСОБА_2 на дату подання заявки, а саме 31 серпня 2018 року?

3. Чи є включений до складу торгівельної марки за свідоцтвом України № 278929 зображувальний елемент у вигляді малюнку ялини схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525?

4. Чи є наведені в свідоцтві України № 278929 на торговельну марку товари 03 класу МКТП ефірні олії; ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бергамотова олія; духмяна деревина; ефірні есенції; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жасмінна олія; лавандова олія; м`ятна есенція (ефірна олія); пристрої для ароматизації повітря з паличками дифузорами; терпени (ефірні олії); трояндова олія спорідненими з товарами 05 класу МКТП препарати для освіження повітря, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 612525?

Питання, запропоноване Юліус Земман Лтд., а саме «Чи є торгівельна марка за свідоцтвом України № 278929 такою, що може ввести в оману стосовно особи виробника наведених у свідоцтві товарів 03 класу МКТП ефірні олії; ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бергамотова олія; духмяна вода; духмяна деревина; ефірні есенції; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жасмінна олія; лавандова олія; м`ятна есенція (ефірна олія); пристрої для ароматизації повітря з паличками-дифузорами; терпени (ефірні олії); трояндова олія?» розкривається у задоволених питаннях, вказаних вище, а тому колегія суддів не вбачає необхідності в поставленні такого запитання на вирішення експертам.

З огляду на те, що судом поставлено запитання, як позивача так і відповідача, оплата експертизи покладається на позивача та відповідача ОСОБА_1 в рівних частках.

У відповідності до ч.3 ст. 103 ЦПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Враховуючи, що сторони не дійшли взаємної згоди щодо експертної установи, та враховуючи обставини справи, апеляційний суд вважає за необхідне доручити проведення судової експертизи у сфері інтелектуального права експертам Науково-дослідницького центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, який знаходиться за адресою: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.

Згідно ч. 1 ст. 109 ЦПК України, у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 253 ЦПК України провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.

Керуючись статтями 103, 104, 107, 109, 113, 252, 381, 382 ЦПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності задовольнити.

Призначити у справі № 757/28259/21-ц за позовом ОСОБА_2 до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

На вирішення експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити питання:

1. Чи є знак для товарів GRUNWALD торговельної марки за свідоцтвом України № 278929 від 10.07.2020 року, тотожним та/або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше реєстрованим знаком для товарів і послуг Юліус Земман Лтд. торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993?

2. Чи було позначення GRUNWALD, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.07.2020 року, оманливим або таким, що можуть ввести в ману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме ОСОБА_2 на дату подання заявки, а саме 31 серпня 2018 року?

3. Чи є включений до складу торговельної марки за свідоцтвом України № 278929 зображувальний елемент у вигляді малюнку ялини схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525?

4. Чи є наведені в свідоцтві України № 278929 на торговельну марку товари 03 класу МКТП ефірні олії; ароматичні палички; ароматичні речовини (ефірні олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бергамотова олія; духмяна деревина; ефірні есенції; ефірні олії кедрові; ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жасминна олія; лавандова олія; м`ятна есенція (ефірна олія); пристрої для ароматизації повітря з паличками дифузорами; терпени (ефірні олії); трояндова олія спорідненими з товарами 05 класу МКТП препарати для освіження повітря, щодо яких надано правову охорону торговельній марці за міжнародною реєстрацією № 612525?

Проведення експертизи доручити експертам Науково-дослідницького центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, який знаходиться за адресою: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.

Для проведення експертизи надати експертам матеріали цивільної справи № 757/28259/21-ц за позовом ОСОБА_2 до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта і за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді.

Оплату вартості експертизи покласти на відповідача ОСОБА_1 та позивача ОСОБА_2 в рівних частках.

Провадження у справі зупинити на час проведення цієї експертизи.

Ухвала набирає законної сили з дня прийняття, може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач:

Судді: