Постанова

Іменем України

02 травня 2024 року

м. Київ

справа № 331/6402/15-ц

провадження № 61-2620св24

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: головуючого - Крата В. І. (суддя-доповідач), суддів: Гудими Д. А., Дундар І. О., Коротенка Є. В., Краснощокова Є. В.,

учасники справи:

за позовом про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав з патенту:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідачі: приватне підприємство-фірма «Дарьял», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

третя особа - Державна служба інтелектуальної власності України,

за зустрічним позовом про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1»:

позивач - приватне підприємство-фірма «Дарьял»,

відповідач - ОСОБА_1 ,

розглянув у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи касаційну скаргу ОСОБА_2 на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року в складі судді: Світлицької В. М., та постанову Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року в складі колегії суддів: Кухаря С. В., Крилової О. В., Полякова О. З.,

Історія справи

Короткий зміст позовів

У вересні 2015 року ОСОБА_1 звернувся з позовом до приватного підприємства-фірма «Дарьял», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа - Державна служба інтелектуальної власності України, про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав з патенту.

Позов мотивований тим, що у провадженні Господарського суду Запорізької області знаходиться справа № 908/549/14 за позовом ТОВ «Фірма «Унікон» до ПАТ «Завод «Універсальне обладнання», ТОВ «Мелітопольский ливарний завод», третя особа -ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». Предметом спору є питання про встановлення факту використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» у своєму відзиві від 13 березня 2014 року на позовну заяву зазначив, що має законне право на виробництво та реалізацію порошкового дроту, оскільки виробництво проводить на підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10 січня 2012 року на право використання корисної моделі за патентом UA№ НОМЕР_5 «ІНФОРМАЦІЯ_2» з ПП-фірмою «Дарьял».

ПП-фірма «Дарьял» має ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA № НОМЕР_5 від 25 жовтня 2010 року з фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Згідно публікацій в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25 листопада 2010 року Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31 травня 2010 року зареєстрував на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» та видав патент України № НОМЕР_1 .

ОСОБА_1 вважав, що корисна модель на патент № НОМЕР_1 не відповідає умовам «патентоздатності», оскільки не є новою в зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реалізацію, це вбачається з бібліографічних даних двох патентів. До того ж обидві корисні моделі мають тотожні незалежні формули, в корисній моделі відповідачів є ті ж самі ознаки, які є в корисній моделі позивача. Станом на час подання відповідачами заявки на видачу патенту України № НОМЕР_1 відомості щодо кожної ознаки патенту № НОМЕР_2 позивача вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені у заявці позивача на одержання патенту № НОМЕР_2 . При порівнянні двох корисних моделей видно, що обидві мають одні і ті ж ознаки, використовуються в одній і тій же сфері виробництва. Відповідачі до позивача, як особи якій належить патент № НОМЕР_2 , за наданням дозволу не зверталися, чим порушують його права.

ОСОБА_1 просив:

встановити факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 ;

визнати патент № НОМЕР_1 , власниками якого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_1 ;

зобов`язати приватне підприємство-фірму «Дарьял» припинити використання у будь-який спосіб корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 ;

заборонити приватному підприємству-фірмі «Дарьял» здійснювати використання у будь-який спосіб корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 ;

у разі встановлення факту порушення виключного права за патентом № НОМЕР_2 зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № НОМЕР_2 та зміст судового рішення в офіційному бюлетні «Промислова власність»;

зобов`язати ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № НОМЕР_1 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2 .

У вересні 2015 року приватне підприємство-фірма «Дарьял» звернулося із зустрічним позовом до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Зустрічний позов мотивований тим, що в патенті ОСОБА_1 № НОМЕР_2 заявлена корисна модель на використання хімічних елементів кальцій, титан, алюміній при виплавці чорних металів. Дата подання заявки 25 серпня 2009 року, дата публікації 25 листопада 2009 року.

У той же час на використання кальцію, титану, алюмінію при виплавці чорних металів, у тому числі на їх використання у складі наповнювачів порошкових дротів, призначених для обробки металургійних розплавів, були видані патенти, що передують патенту № НОМЕР_2 : патент на винахід № НОМЕР_3 «ІНФОРМАЦІЯ_3»; патент на винахід № НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_4»; патент на корисну модель № НОМЕР_6 «ІНФОРМАЦІЯ_5». Зазначене доводить, що корисна модель за патентом № НОМЕР_2 не є новою, є частиною рівня техніки, тобто патент № НОМЕР_2 не відповідає умовам патентоздатності.

Приватне підприємство-фірма «Дарьял» просило:

визнати недійсним патент на корисну модель № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції

Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року первісний позов ОСОБА_1 задоволено частково.

Встановлено факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 .

Визнано патент № НОМЕР_1 , власниками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого був ОСОБА_1 .

В іншій частині первісного позову відмовлено.

У задоволенні зустрічного позову приватного підприємства-фірма «Дарьял» відмовлено.

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що:

факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , а також корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, суд вважає підтвердженим, зокрема, укладанням відповідачами ліцензійного договору №1 від 25 листопада 2010 року (т. 1, а. с. 32), згідно якого автори патенту № НОМЕР_5 передають право його використання. При цьому, оскільки формула корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1, повторює кожну ознаку формули корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7, використання патенту № НОМЕР_1 , як і використання корисної моделі за цим патентом без відповідного дозволу власника раніше виданого патенту, порушує його права. З 10 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не є власниками патенту України № НОМЕР_1 , у зв`язку з передання (відчуженням) виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № НОМЕР_5 до нового власника ПП-фірми «Дарьял», але вони є винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази «Винаходи (корисні моделі) в Україні»;

беручи до уваги неправомірність використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_2 та корисної моделі, захищеної ним, без дозволу ОСОБА_1 , є підстави для визнання патенту № НОМЕР_1 на корисну модель залежним від патенту № НОМЕР_2 на корисну модель, незважаючи на відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення обох корисних моделей за патентами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 і відсутність доказів наявності у корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 значних техніко-економічних переваг перед корисною моделлю за патентом № НОМЕР_2 ). Тому позовні вимоги ОСОБА_1 про встановлення факту використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 підлягають задоволенню;

згідно публікації від 25 вересня 2019 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 за 2019 рік патент України № НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» припинив чинність 25 серпня 2019 року у зв`язку із закінченням строку дії. 31 травня 2020 року припинив свою чинність і патент України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_2» у зв`язку із закінченням строку дії (публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12 за 2020 рік). Тому у ОСОБА_1 відсутнє право забороняти чи дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, а тому позовні вимоги за первісним позовом щодо зобов`язання ПП-фірми «Дарьял» припинити використання у будь-який спосіб корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 , заборони ПП-фірма «Дарьял» здійснювати використання у будь-який спосіб корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 , зобов`язання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № НОМЕР_1 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2 , не підлягають задоволенню в цій частині, у зв`язку з припиненням чинності обох патентів. Також не підлягає задоволенню вимога про зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № НОМЕР_2 та зміст судового рішення в офіційному бюлетені «Промислова власність», оскільки з 25 квітня 2019 року припинено юридичну особу в результаті її ліквідації;

у зв`язку із тим, що позивач за первісним позовом лише у 2014 році під час розгляду справи № 908/549/14 в Господарському суді Запорізької області дізнався про порушення його прав, і позовна заява в цій справі надійшла до суду 31 серпня 2015 року, то позовна давність ОСОБА_1 не пропущена;

відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06 березня 2017 року, корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25 серпня 2009 року відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи. Крім того, у матеріалах справи містяться: висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 06 вересня 2016 року № 18120/ЗУ/16, складений головним експертом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), за результатами якої встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 в обсязі формули, внесеної відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково та опублікованої 10 березня 2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеними для неї частиною другою статті 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 2 формули є промислово придатною та новою; висновок експертного дослідження № 139/17-27 за результатами проведення дослідження в сфері інтелектуальної власності від 11 вересня 2017 року, складений експертом Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності «новизна» відносно Європейського патенту № НОМЕР_10. Будь-яких належних доказів на спростування зазначених висновків стороною позивача за зустрічним позовом суду не надано, і надані висновки не суперечать іншим матеріалам справи. Тому вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» не знайшли свого підтвердження належними доказами.

Короткий зміст судового рішення суду апеляційної інстанції

Постановою Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року апеляційну скаргу приватного підприємства-фірми «Дарьял», ОСОБА_2 залишено без задоволення. Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року залишено без змін.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що:

факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , а також корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, є підтвердженим, зокрема, укладанням відповідачами ліцензійного договору № 1 від 25 листопада 2010 року, згідно якого автори патенту № НОМЕР_5 передають право його використання. При цьому, оскільки формула корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1, повторює кожну ознаку формули корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7, використання патенту № НОМЕР_1 , як і використання корисної моделі за цим патентом без відповідного дозволу власника раніше виданого патенту, порушує його права;

з 10 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не є власниками патенту України № НОМЕР_1 , у зв`язку з передання (відчуженням) виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № НОМЕР_5 до нового власника ПП-фірми «Дарьял», але вони є винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази «Винаходи (корисні моделі) в Україні». Беручи до уваги неправомірність використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_2 та корисної моделі, захищеної ним, без дозволу його власника - ОСОБА_1 , є підстави для визнання патенту № НОМЕР_1 на корисну модель залежним від патенту № НОМЕР_2 на корисну модель незважаючи на відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення обох корисних моделей за патентами України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 і відсутність доказів наявності у корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 значних техніко-економічних переваг перед корисною моделлю за патентом № НОМЕР_2 );

під час розгляду справи знайшло підтвердження наявними у справі доказами використання ПП-фірмою «Дарьял» корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, зокрема, це: лист ПП-фірми «Дарьял» № 772-1111 від 11 листопада 2011 року (т. 4, а. с. 13); лист ПП-фірми «Дарьял» № 803-3011 від 30 листопада 2011 року (т. 4, а.с. 14); паспорт якості №01/02-12 від 13 березня 2012 року, наданим ПП-фірмою «Дарьял», у якому зазначено склад наповнювача порошкового дроту та вага продукції, яка була реалізована (т. 4, а.с.15); субліцензійний договір №01-54880 від 10 січня 2012 року на використання корисної моделі за патентом UA № НОМЕР_1 (т. 1, а. с. 31); акт відбору проб (зразків) № О-4742 від 11 квітня 2019 року (т. 6, а. с. 109-110); клопотання ПП-фірми «Дарьял» від 12 квітня 2019 року про долучення до матеріалів справи №905/1492/15 об`єкта експертного дослідження, відібраного на виконання ухвал господарського суду Запорізької області від 21 березня 2019 року, від 04 квітня 2019 року (т. 6, а. с. 107-108); висновок № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07 червня 2018 року (с. 24 висновку), відповідно до якого підтверджуються факти виготовлення ПП-фірмою «Дарьял» та поставки на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» порошкового дроту зі складом алюмінію, кальцію та титановмісного матеріалу, в тому числі у 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках (т. 4, а. с. 159-174). На підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10 січня 2012 року на право використання корисної моделі за патентом UA НОМЕР_8 «ІНФОРМАЦІЯ_2», укладеного між ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» та ПП-фірмою «Дарьял» відбувалося виготовлення та продаж продукту, що підтверджується сертифікатом якості № 5620 від 11 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 23), договором № 187-П/12 від 29 березня 2012 року з додатком № 1 до договору від 29 березня 2012 року № 187-П/12 - специфікація № 1 (т. 1, а. с. 24-25), рахунком про сплату № 124 від 12 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 26), видатковою накладною № 106 від 12 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 27), податковою накладною № 1 від 03 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 28), банківською випискою № 58 від 03 квітня 2012 року (т. 1, а. с. 29). Крім того, факт використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_1 з порушенням прав ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , а також використання корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7 також підтверджується наявними у справі висновками експертиз, зокрема, висновком № 120/16 від 15 вересня 2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеним експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; висновком Донецького НДІСЕ № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07 червня 2018 року. Позовні вимоги ОСОБА_1 за первісним позовом про встановлення факту використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 знайшли своє підтвердження, а тому задоволені в цій частині;

згідно публікації від 25 вересня 2019 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 за 2019 рік патент України № НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» припинив чинність 25 серпня 2019 року у зв`язку із закінченням строку дії (т. 6, а.с. 58-60). Також 31 травня 2020 року припинив свою чинність і патент України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_2» у зв`язку із закінченням строку дії (публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12 за 2020 рік). Враховуючи зазначені обставини, у ОСОБА_1 відсутнє право забороняти чи дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, а тому позовні вимоги за первісним позовом щодо зобов`язання ПП-фірми «Дарьял» припинити використання у будь-який спосіб корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 , заборони ПП-фірма «Дарьял» здійснювати використання у будь-який спосіб корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_6», яка належить ОСОБА_1 і охороняється патентом України № НОМЕР_2 , зобов`язання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_1 на право використання корисної моделі № НОМЕР_1 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2 , не підлягають задоволенню в цій частині, у зв`язку з припиненням чинності обох патентів. При цьому, не підлягає також задоволенню позовна вимога за первісним позовом про зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № НОМЕР_2 та зміст судового рішення в офіційному бюлетені «Промислова власність», оскільки з 25 квітня 2019 року припинено юридичну особу в результаті її ліквідації;

у матеріалах справи міститься висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 06 вересня 2016 року № 18120/ЗУ/16, відповідно до якого визначено, що запатентована корисна модель за патентом України № НОМЕР_2 в обсязі формули, внесеної відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково та опублікованої 10 березня 2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеними для неї частиною другою статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме: за пунктами 1, 2 формули є промислово придатною та новою. У висновку експертизи № 6205 від року Львівського НДІСЕ вказано, що «Корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи». У висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності № 139/17-27 від 11 вересня 2017 року Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності «новизна» відносно Європейського патенту № НОМЕР_10. Враховуючи викладене, суд першої інстанції зробив обґрунтований висновок про недоведеність вимог за зустрічним позовом.

Аргументи учасників справи

20 лютого 2024 року ОСОБА_2 засобами поштового зв`язку подала касаційну скаргу на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року та постанову Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року, в якій просила:

скасувати постанову апеляційного суду;

скасувати рішення суду першої інстанції: в частині встановлення факту використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , визнання патенту № НОМЕР_1 , власниками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого був ОСОБА_1 ; в частині відмови у задоволенні зустрічного позову приватного підприємства-фірма «Дарьял»;

у позові ОСОБА_1 відмовити в частині встановлення факту використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , визнання патенту № НОМЕР_1 , власниками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого був ОСОБА_1 ;

передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції в частині зустрічного позову приватного підприємства-фірма «Дарьял».

Касаційна скарга мотивована тим, що:

ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не використовували патент № НОМЕР_1 відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а саме: не виготовляли продукт та не використовували процес із застосуванням корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» патенту № НОМЕР_1 , не застосовували такий продукт патенту № НОМЕР_1 , не пропонували для продажу продукт патенту НОМЕР_9, в тому числі через Інтернет, не продавали продукт патенту № НОМЕР_1 , не імпортували продукт патенту № НОМЕР_1 , не зберігали продукт патенту № НОМЕР_1. Дії відповідачів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , (ліцензіарів) по укладанню з Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» (ліцензіатом) ліцензійного договору на використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 не є діями по використанню ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 . Наявність ліцензійного договору на патент № НОМЕР_1 не доводить факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 згідно статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

відповідачі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не брали участі у справі № 905/1492/15, тому обставини справи № 905/1492/15 не стосуються їх. Приватне підприємство-фірма «Дарьял» з 10 жовтня 2018 року є власником патенту № НОМЕР_1 , про що зроблена публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» №19 за 2018 рік. Господарський суд Запорізької області рішенням від 11 січня 2022 року у справі № 905/1492/15 не встановив факт використання Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 . Тому постанова Верховного Суду від 21 вересня 2023 року у справі № 905/1492/15 не впливає на вирішення справи № 331/6402/15-ц;

використання пізніше виданого патенту може порушувати раніше виданий патент тільки в тому випадку, якщо корисна модель за пізніше виданим патентом не відповідає умовам патентоздатності - не є новою і не є промислово придатною. У матеріалах справи № 331/6402/15-ц відсутні докази, що патент № НОМЕР_1 не є новим та не є промислово придатним. Відповідно частини другої статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент № НОМЕР_1 відповідає умовам патентоздатності, відсутні підстави по визнанню патенту № НОМЕР_1 недійсним. Зазначене доводить, що патент № НОМЕР_1 не порушує патент № НОМЕР_2 , тому використання патенту № НОМЕР_1 не порушує патент № НОМЕР_2 ;

визнання судами патенту № НОМЕР_1 , власниками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого був ОСОБА_1 , зроблено з неправильним застосуванням судами норм матеріального права - статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». У матеріалах справи № 331/6402/15-ц відсутні докази, що патент № НОМЕР_1 призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги над патентом № НОМЕР_2 . Та обставина, що патент № НОМЕР_1 не призначений для досягнення іншої мети, ніж патент № НОМЕР_2 , встановлена Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, який вказав, що корисні моделі за патентами НОМЕР_7 та № НОМЕР_1 відноситься до чорної металургії, до позапічної обробки металургійних розплавів, тобто призначені для досягнення однакової мети;

пропущена позовна давність за патентними спорами на корисні моделі за відсутності доказів про поважність причин пропуску якого є підставою для відмови в позові, якщо особа не доведе, що про порушення права вона довідалася або могла довідатися в межах позовної давності (постанова Верховного Суду від 24 червня 2020 року у справі № 199/9938/15-ц). Суд першої інстанції повинен був відмовити у задоволенні позову в зв`язку із пропуском позовної давності;

ОСОБА_1 відповідно до статті 23 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» через три місяці від дати опублікування 25 листопада 2010 року відомостей про видачу патенту № НОМЕР_1 , починаючи з березня 2011 року міг довідатися про склад формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 . Оскільки підставою порушення патенту НОМЕР_7 судом визнана формула патенту № НОМЕР_1 , перебіг позовної давності починається з березня 2011 року та закінчується у березні 2014 року. Натоміть позов подано у серпні 2015 року;

суди встановили обставини на підставі копії висновку №1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07 червня 2018 року, складеного судовим експертом Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Лушниковою Т. М., у справі №905/1492/15, без дослідження оригіналу документа;

суд першої інстанції не розглянув клопотання приватного підприємства-фірми «Дарьял» від 07 вересня 2018 року про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 , що унеможливило з`ясування обставин, які мають значення для справи №331/6402/15-ц за зустрічним позовом приватного підприємства-фірми «Дарьял» до ОСОБА_7 .

У квітні 2024 року ОСОБА_1 через представника ОСОБА_8 надав відзив на касаційну скаргу, в якому просить:

закрити касаційне провадження з підстав касаційного оскарження рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року та постанови Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року на підставі пункту 1 частини другої статті 389 ЦПК України;

касаційну скаргу залишити без задоволення;

оскаржені рішення залишити без змін.

Відзив на касаційну скаргу мотивований тим, що:

письмовими доказами, наявними в матеріалах справи, підтверджується те, що у незалежному пункті формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 ;

факт використання відповідачами патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , а також корисної моделі, захищеної патентом НОМЕР_7, підтверджується, зокрема, укладанням ними Ліцензійного договору від 25 листопада 2010 року, згідно якого автори патенту № НОМЕР_1 передають право його використання ПП-фірмі «Дарьял» (власниками якої є ці ж особи), при цьому оскільки у формулі корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1 , наявні всі ознаки формули корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, то використання патенту № НОМЕР_1 , як і використання корисної моделі за цим патентом неможливе без порушення прав ОСОБА_1 . Тобто передача прав на об`єкт інтелектуальної власності (шляхом, зокрема, видачі ліцензій - укладення ліцензійного договору) є введенням об`єктів інтелектуальної власності (корисної моделі) в цивільний обіг;

судові експертизи також підтверджують факт використання відповідачами патенту № НОМЕР_1 з порушенням прав ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , а також використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 . Факт використання ПП-фірмою «Дарьял» корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2, підтвердився також рішенням господарського суду Запорізької області від 11 січня 2022 року у справі № 905/1492/15, залишеним в силі постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13 червня 2023 року та постановою Верховного Суду від 21 вересня 2023 року;

власник патенту зобов`язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту;

предмет спору та позовні вимоги справи №199/9938/15-ц стосуються визнання недійсним патенту. Натомість у справі № 331/6402/15-ц позовними вимогами не є вимоги про визнання патенту недійсним, а є саме встановлення факту порушення прав ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 , а також визнання патенту № НОМЕР_1 , власниками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого був ОСОБА_1 . Тому наведені висновки Верховного Суду не можна вважати такими, що сформовані у подібних правовідносинах;

опублікування відомостей про видачу оспорюваного патенту та наявність права на ознайомлення з відомостями Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи не може бути підставою для встановлення пропуску позовної давності.

Рух справи

Ухвалою Верховного Суду від 10 квітня 2024 року відкрито касаційне провадження у справі.

19 квітня 2024 року справа передана судді-доповідачу Крату В. І.

Ухвалою Верховного Суду від 24 квітня 2024 року справу призначено до судового розгляду.

Межі та підстави касаційного перегляду

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими (частина перша статті 400 ЦПК України).

В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження (частина восьма статті 394 ЦПК України).

В ухвалі Верховного Суду від 10 квітня 2024 рокузазначено, що наведені у касаційній скарзі доводи містять підстави, передбачені частиною другою статті 389 ЦПК України для відкриття касаційного провадження: суд апеляційної інстанції в оскарженій постанові застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду: від 24 червня 2020 року у справі № 199/9938/15-ц; від 09 квітня 2019 року у справі № 910/17205/17; відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.

Аналіз касаційної скарги свідчить, що судові рішення оскаржуються у частині задоволених позовних вимог за первісним позовом про встановлення факту порушення прав за патентом та в частині відмови у задоволенні зустрічного позову про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1». В іншій частині судові рішення не оскаржуються, тому в касаційному порядку не переглядаються.

Фактичні обставини

Суди встановили, що ОСОБА_1 є власником патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», який виданий Державним департаментом інтелектуальної власності України на підставі заявки №u200908844 від 25 серпня 2009 року згідно публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25 листопада 2009 року.

Згідно публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25 листопада 2010 року Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31 травня 2010 року зареєстрував на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» та видав патент № НОМЕР_1 .

25 листопада 2010 року між фізичними особами, власниками патенту UA № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ПП-фірмою «Дарьял» було укладено ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA№ НОМЕР_1.

Незалежна формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» є наступною: 1.Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта; 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

Сутність корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 полягає в тому, що в порошковому дроті для обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, до складу наповнювача додатково введений титановмісний матеріал. Визначено оптимальне співвідношення провідних елементів в наповнювачі, мас.%: кальцій 15-30; титан 10-30; алюміній решта.

Загальними з прототипом істотними ознаками є: - металева оболонка; - наповнювач з алюмінію і кальцію. Відмітними від прототипу істотними ознаками є: - додатковий вміст в наповнювачі титановмісного матеріалу; - співвідношення між провідними елементами в наповнювачі, мас.%: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта.

Додатковими істотними ознаками є: - алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; - титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші в будь-якому співвідношенні.

Приведені істотні ознаки є необхідними і достатніми для всіх випадків, на які поширюється сфера застосування корисної моделі.

Корисна модель за патентом № НОМЕР_2 відноситься до чорної металургії, а саме до позапічної обробки сталі.

Незалежна формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_2» є наступною: Дріт для позапічної обробки рідких металів, який складається зі сталевої оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, який відрізняється тим, що заповнювач дроту додатково містить титан та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній - 51-65; кальцій - 18-31; титан - 8-18; залізо - решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

Суди встановили, що формула корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 , а саме: алюміній, кальцій, титан та залізо.

В описі до патенту № НОМЕР_1 зафіксована інформація щодо процесу реалізації патенту: «Готують порошковий дріт наступним чином. Сталеву стрічку профілюють в жолобоподібну оболонку. Дозованими порціями з різних бункерів заповнюють оболонку порошками металевих кальцію, алюмінію та феротитану в необхідній кількості».

Сутність корисної моделі за патентом № НОМЕР_1 полягає в тому, що в дроті для позапічної обробки рідких металів, який складається з сталевої оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, заповнювач дроту додатково містить титан та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній 51-65; кальцій 18-31; титан 8-18; залізо решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

Загальними з прототипом суттєвими ознаками є: - сталева оболонка; порошковий заповнювач, що містить алюміній та кальцій.

Суттєвими ознаками, що відрізняються від прототипу, є: - співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній 51-65; кальцій 18-31; титан 8-18; залізо решта; - відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

Наведені вище ознаки є необхідними й достатніми для всіх випадків, на які розповсюджується область застосування корисної моделі.

Корисна модель відноситься до чорної металургії, а саме до позапічної обробки металургійних розплавів порошковими реагентами.

Права ОСОБА_1 , що випливають з патенту № НОМЕР_2 діють з 25 листопада 2009 року.

ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 є власниками патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» (дата подання заявки 31 травня 2010 року, дата публікації відомостей про видачу патенту та дата, з якої є чинними права на корисну модель - 25 листопада 2010 року).

Станом на час подання ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 заявки на видачу патенту № НОМЕР_1 відомості щодо кожної ознаки патенту № НОМЕР_2 вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені в заявці ОСОБА_1 на одержання патенту № НОМЕР_2 .

Станом на дату відкриття провадження у справі № 331/6402/15-ц, а саме на 16 вересня 2015 року, була чинною наступна редакція патенту на корисну модель № НОМЕР_2: 1.ІНФОРМАЦІЯ_1, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта. 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію. 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

Згідно з Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 10 березня 2016 року було опубліковано повідомлення про припинення дії патенту № НОМЕР_2 на підставі заяви власника частково з 10 березня 2016 року Формула корисної моделі, яка охороняється патентом № НОМЕР_2 , з 10 березня 2016 року має наступну редакцію: 1. ІНФОРМАЦІЯ_1, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта, при цьому титан в наповнювачі знаходиться у вигляду феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції. 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію.

Автор (власник) патенту на підставі прав, наданих статтею 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», звузив свої права згідно з цим патентом - щодо того, що «титан у наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану».

Згідно з Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19 10 серпня 2018 року було здійснено публікацію щодо внесення відомостей про власника патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 внаслідок передачі прав власності ПП-фірма «Дарьял». Тобто, з 10 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не є власниками патенту України № НОМЕР_1, водночас вказані особи продовжують залишатися винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази «Винаходи (корисні моделі) в Україні», що містяться у відкритому доступі на офіційному сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент»).

Згідно з висновком експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06 березня 2017 року, корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25 серпня 2009 року відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи. Умова патентоздатності «винахідницький рівень» до корисних моделей не застосовується.

Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 120/16 від 15 вересня 2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, у незалежному пункті формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 (власники - ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ) в інтервалі вмісту елементів (%мас): кальцій 18-30, титан 10-18, алюміній 51-65 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули 1 корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 (власник - ОСОБА_1 ).

До матеріалів справи долучений висновок Донецького НДІСЕ № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07 червня 2018 року, відповідно до якого встановлено, що у незалежному пункті формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_1 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 у редакції після 10 березня 2016 року.

Відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06 березня 2017 року, корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 від 25 серпня 2009 року відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи.

У матеріалах справи містяться: висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 06 вересня 2016 року № 18120/ЗУ/16, складений головним експертом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), за результатами якої встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 в обсязі формули, внесеної відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково та опублікованої 10 березня 2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеними для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 2 формули є промислово придатною та новою; висновок експертного дослідження № 139/17-27 за результатами проведення дослідження в сфері інтелектуальної власності від 11 вересня 2017 року, складений експертом Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції , відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності «новизна» відносно Європейського патенту № НОМЕР_10.

Позиція Верховного Суду

Щодо встановлення факту використання патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2

Для приватного права апріорі властивою є така засада, як розумність. Розумність характерна як для оцінки/врахування поведінки учасників цивільного обороту, тлумачення матеріальних приватно-правових норм, що здійснюється при вирішенні спорів, так і для тлумачення процесуальних норм (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 16 червня 2021 року у справі № 554/4741/19, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 квітня 2022 року у справі № 520/1185/16-ц, постанову Великої Палати Верховного Суду від 08 лютого 2022 року у справі № 209/3085/20).

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).

Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє приватне (цивільне) право повністю або частково. Для застосування того чи іншого способу захисту необхідно встановити, які ж приватні (цивільні) права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких приватних (цивільних) прав (інтересів) позивач звернувся до суду.

Відсутність порушеного, невизнаного або оспореного відповідачем приватного (цивільного) права (інтересу) позивача є самостійною підставою для відмови в позові (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 15 березня 2023 року в справі № 753/8671/21 (провадження № 61-550св22), постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 18 вересня 2023 року у справі № 582/18/21 (провадження № 61-20968сво21)).

Завданням цивільного судочинства є саме ефективний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Такий захист можливий за умови, що права, свободи чи інтереси позивача власне порушені, а учасники використовують цивільне судочинство для такого захисту (див., зокрема, постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 05 вересня 2019 року в справі № 638/2304/17 (провадження № 61-2417сво19)).

Спосіб захисту порушеного права повинен бути таким, що найефективніше захищає або відновляє порушене право позивача, тобто повинен бути належним. Належний спосіб захисту повинен гарантувати особі повне відновлення порушеного права та/або можливість отримання нею відповідного відшкодування (див. пункт 8.54 постанови Великої Палати Верховного Суду від 11 січня 2022 року всправі № 910/10784/16 (провадження № 12-30гс21)).

Спосіб захисту може бути визначений як концентрований вираз змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового результату. Спосіб захисту втілює безпосередню мету, якої прагне досягнути суб`єкт захисту (позивач), вважаючи, що таким чином буде припинене порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли у зв`язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав (див. пункт 49 постанови Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2018 року у справі № 905/2260/17).

Приватно-правовими нормами визначене обмежене коло підстав відмови у судовому захисті цивільного права та інтересу особи, зокрема, до них належать: необґрунтованість позовних вимог (встановлена судом відсутність порушеного права або охоронюваного законом інтересу позивача); зловживання матеріальними правами; обрання позивачем неналежного способу захисту його порушеного права/інтересу; сплив позовної давності (див., зокрема, постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 листопада 2023 року в справі № 761/42030/21 (провадження № 61-12101св23), постанову Верховного Суду в складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 11 грудня 2023 року в справі № 607/20787/19 (провадження № 61-11625сво22)).

Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором (частина перша статті 431 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власностівідповідно до статті 16 цього Кодексу.

У частині другій статті 432 ЦК України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин) передбачено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Будь-яке посягання на права, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати володільцю патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (стаття 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин).

Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку (частина перша статті 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин).

У частині другій статті 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних відносин) передбачено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);встановлення володільця патенту; порушення прав володільця патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користувача; компенсації.

Обміркувавши викладене касаційний суд зауважує, що:

у випадку порушення права інтелектуальної власності особа може скористатися відповідним способом захисту порушеного права;

обраний спосіб захисту повинен призводити до відновлення порушеного права інтелектуальної власності, тобто, забезпечувати усунення його порушення. Той чи інший спосіб захисту може не допускати або присікати порушення права інтелектуальної власності;

встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) чи визнання патенту залежним безпосередньо не відновлює порушене право інтелектуальної власності, чи присікає порушення права інтелектуальної власності, а може бути лише передумовою для застосування інших способів захисту (наприклад, компенсації чи припинення порушення);

задоволення вимоги про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) чи визнання патенту залежним не забезпечить відновлення порушеного праву інтелектуальної власності чи присікання або не допуск відповідного порушення.

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 06 лютого 2019 року у справі № 522/12901/17-ц (провадження № 14-503цс18) вказано, що «захист цивільних прав - це передбачені законом способи охорони цивільних прав у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення. Способи захисту суб`єктивних цивільних прав розуміють як закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав, як вплив на правопорушника. Загальний перелік таких способів захисту цивільних прав та інтересів дається в статті 16 ЦК України. Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права».

У пункті 88 постанови Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 19 лютого 2024 року у справі № 753/95/21 (провадження № 61-3800сво23) зроблено висновок, що: «ієрархія актів цивільного законодавства може базуватися на їх юридичній силі (вимір по вертикалі). Вона поширюється, по-перше, на співвідношення закону та підзаконних актів та, по-друге, на співвідношення Конституції та законів (як кодифікованих, так і інших (поточних)). Одночасно слід визнати існування ієрархії між ЦК як кодифікованим законом та іншими (поточними) законами, що регулюють цивільні відносини. Ця ієрархія базується на визнанні ЦК основним актом цивільного законодавства (вимір ієрархії по горизонталі). Стосовно виміру ієрархії актів цивільного законодавства по горизонталі, то в статті 4 ЦК України закріплюється пріоритет норм ЦК (як основного регулятора приватних відносин) над нормами інших законів. Такий спосіб вирішення колізії норм ЦК з нормами інших законів, із констатацією пріоритету норм ЦК над нормами інших законів, підтримувався, зокрема, Конституційним Судом України (див. рішення від 13 березня 2012 року у справі № 5-рп/2012), Верховним Судом України, Великою Палатою Верховного Суду, касаційними судами (див. постанову Верховного Суду України від 30 жовтня 2013 року у справі № 6-59цс13, постанову Верховного Суду України від 16 грудня 2015 року у справі № 6-2023цс15), постанову Великої Палати Верховного Суду від 22 червня 2021 року в справі № 334/3161/17 (провадження № 14-188 цс 20), постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 25 січня 2023 року в справі № 676/47/21 (провадження № 61-8014св22), постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 29 січня 2024 року в справі № 369/7921/21 (провадження № 61-5293 сво 23))».

У справі, що переглядається:

при зверненні із позовом ОСОБА_1 зазначав, що корисна модель на патент № НОМЕР_1 не відповідає умовам патентоздатності, оскільки не є новою. Станом на час подання відповідачами заявки на видачу патенту України № НОМЕР_1 відомості щодо кожної ознаки патенту № НОМЕР_2 ОСОБА_1 вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені у заявці позивача на одержання патенту № НОМЕР_2 . Обидві корисні моделі мають одні і ті ж ознаки, використовуються в одній і тій же сфері виробництва. Відповідачі до ОСОБА_1 за наданням дозволу не зверталися, чим порушують його права. Тому позивач просив, зокрема, встановити факт використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 ; визнати патент № НОМЕР_1 , власниками якого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_1 ;

поза увагою судів залишилось те, що встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) чи визнання патенту залежним безпосередньо не відновлює порушене право інтелектуальної власності, чи присікає порушення права інтелектуальної власності, а може бути лише передумовою для застосування інших способів захисту (наприклад, компенсації чи припинення порушення). Задоволення вимоги про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) чи визнання патенту залежним не забезпечить відновлення порушеного праву інтелектуальної власності чи присікання або не допуск відповідного порушення;

суди не врахували, що позовні вимоги ОСОБА_1 про встановлення факту використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 є неналежними способами захисту та не забезпечують усунення чи присікання порушень. Належною вимогою, яку може заявити ОСОБА_1 може бути, зокрема, вимога про компенсацію у зв`язку із порушенням його права.

За таких обставин суди зробили помилковий висновок про задоволення позовних вимог про встановлення факту використання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 . Тому судові рішення у цій частині належить скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Щодо зустрічного позову про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1»

Основною засадою (принципом) цивільного судочинства є, зокрема, диспозитивність (пункт 5 частини третьої статті 2 ЦПК України).

Диспозитивність - один з основних принципів судочинства, на підставі якого особа (зокрема, позивач чи відповідач), самостійно вирішує, зокрема, чи оскаржувати судові рішення в касаційному порядку та в яких межах (див. постанову Верховного Суду в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 листопада 2023 року в справі № 465/6549/16-ц (провадження № 61-11927св23), постанову Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 25 березня 2024 року в справі № 336/6023/20 (провадження № 61-11523сво23)).

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом (частина друга статті 12 ЦПК України).

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках (частина перша статті 13 ЦПК України).

При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду (частина четверта статті 263 ЦПК України).

У постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного цивільного суду від 14 червня 2021 року у справі № 308/8567/20 (провадження № 61-3480сво21) вказано, що:

«Об`єднана палата Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду відхиляє аргументи касаційної скарги в частині задоволених вимог заяви про забезпечення позову щодо інших відповідачів (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4), з таких мотивів. У пункті 5 частини третьої статті 2 ЦПК України вказано, що основною засадою (принципом) цивільного судочинства є, зокрема, диспозитивність. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом (частина друга статті 12 ЦПК України). Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках (частина перша статті 13 ЦПК України).

У справі, що переглядається, інші відповідачі (ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4) не реалізували своє право на подання касаційної скарги, приєднання до касаційної скарги. Така процесуальна поведінка інших відповідачів свідчить про повну згоду з оскарженими судовими рішеннями в частині задоволених вимог заяви про забезпечення позову щодо них».

У постанові Верховного Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 04 жовтня 2023 року в справі № 761/18365/20 (провадження № 61-9164св23) вказано, що:

«основною засадою (принципом) цивільного судочинства є, зокрема, диспозитивність (пункт 5 частини третьої статті 2 ЦПК України). У справі, що переглядається: в касаційних скаргах скарзі ОСОБА_1 та ОСОБА_2, просять скасувати постанову апеляційного суду як в частині задоволених позовних вимог до них, так і в частині задоволених позовних вимог до ОСОБА_3, ОСОБА_4; інші відповідачі (ОСОБА_3, ОСОБА_4) не скористалися своїм правом подачі касаційної скарги, приєднання до касаційної скарги.

Така процесуальна поведінка інших відповідачів (ОСОБА_3, ОСОБА_4) свідчить про їх повну згоду з постановою апеляційного суду в частині задоволених позовних вимог до них. Аналіз аргументів касаційних скарг свідчить, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, не навели переконливих доводів, яким чином судове рішення апеляційного суду порушує їх права та інтереси в частині задоволення позовних вимог ОСОБА_3, ОСОБА_4, за умови, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, не оскаржили постанову апеляційного суду, тобто погодилися з постановою апеляційного суду в частині позовних вимог до них. Тому оскаржену постанову апеляційного суду в частині задоволених позовних вимог до ОСОБА_3, ОСОБА_4 належить залишити без змін».

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 12 березня 2024 року у справі № 927/1206/21 (провадження № 12-31гс23) зазначено, що:

«131. У справі, що переглядається, прокурор пред`явив чотири вимоги: про скасування наказу ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області від 21.12.2018 до таких відповідачів: ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області та Плисківської сільської ради, про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку до Плисківської сільської ради та дві вимоги про визнання договорів оренди недійсними до Плисківської сільської ради та ТОВ «Івангородське».

132. З касаційною скаргою на судові рішення в цій справі звернулося лише ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області. Плисківська сільська рада як особа, за якою зареєстроване право власності на спірні земельні ділянки, та ТОВ «Івангородське» як їх орендар своїм правом на подання касаційної скарги, а так само приєднатися до касаційної скарги не скористалися. Така процесуальна поведінка відповідачів фактично підтверджує їх повну згоду з судовими рішеннями.

133. ГУ Держгеокадастру у Чернігівській області у касаційній скарзі не навело доводів з приводу незаконності та/або необґрунтованості судових рішень у частині задоволення позову в частині вимог про скасування рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та визнання договорів оренди землі недійсними, а також не зазначило, як задоволення зазначених вимог порушує його права та інтереси за умови, що відповідачі, до яких пред`явлені такі позовні вимоги, судові рішення не оскаржили».

У справі, що переглядається:

відповідач за первісним позовом ОСОБА_2 не погоджується з судовими рішеннями в частині відмови у задоволенні зустрічних позовних вимог приватного підприємства-фірма «Дарьял» про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

позивач за зустрічним позовом (приватне підприємство-фірма «Дарьял») не подав касаційну скаргу на судові рішення у частині відмови у задоволенні зустрічних позовних вимог. Така процесуальна поведінка позивача за зустрічним позовом приватного підприємства-фірма «Дарьял» свідчить про повну його згоду з судовими рішеннями в частині відмови у задоволенні зустрічних позовних вимог приватного підприємства-фірми «Дарьял» до ОСОБА_1 про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

аналіз аргументів касаційної скарги свідчить, що ОСОБА_2 не навела переконливих доводів, яким чином судові рішення в частині відмови у задоволенні зустрічних позовних вимог приватного підприємства-фірма «Дарьял» про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» порушують її права та інтереси, за умови, що позивач за зустрічним позовом приватне підприємство-фірма «Дарьял» не подало касаційної скарги, не скористалося правом приєднання до касаційної скарги, тобто, погодилося із цими судовими рішеннями;

тому оскаржені рішення в частині відмови у задоволенні зустрічних позовних вимог приватного підприємства-фірма «Дарьял» про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» належить залишити без змін.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Доводи касаційної скарги дають підстав для висновку, що оскаржені судові рішення частково ухвалені без додержання норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права. У зв`язку з наведеним, касаційний суд вважає, що касаційну скаргу необхідно задовольнити частково; оскаржені рішення у частині задоволення позовних вимог ОСОБА_1 про встановлення факту використання патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 скасувати та ухвалити у цій частині нове рішення про відмову у задоволенні зазначених позовних вимог; оскаржені рішення у частині відмови у задоволенні зустрічного позову приватного підприємства-фірми «Дарьял» про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» залишити без змін, а тому відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_1 , яке підписане представником ОСОБА_8 про закриття касаційного провадження.

ОСОБА_2 сплачено 4 384,80 грн судового збору за подання касаційної скарги. З урахуванням часткового задоволення касаційної скарги з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 належить стягнути 1 948,80 грн судового збору.

Керуючись статтями 141, 396, 400, 409, 410, 412, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 , яке підписане представником ОСОБА_8 , про закриття касаційного провадження відмовити.

Касаційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково.

Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року та постанову Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року у частині задоволення позовних вимог ОСОБА_1 про встановлення факту використання патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_1 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № НОМЕР_2 скасувати та ухвалити у цій частині нове рішення про відмову у задоволенні зазначених позовних вимог.

Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року та постанову Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року у частині відмови у задоволенні зустрічного позову приватного підприємства-фірми «Дарьял» про визнання недійсним патенту № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» залишити без змін.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 1 948,80 грн судового збору.

З моменту прийняття постанови суду касаційної інстанції рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року та постанова Запорізького апеляційного суду від 23 січня 2024 року у скасованих частинах втрачають законну силу.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий В. І. Крат

Судді: Д. А. Гудима

І. О. Дундар

Є. В. Коротенко

Є. В. Краснощоков