головуючий у суді І інстанції Козлов Р.Ю.
провадження № 22-ц/824/2536/2024
суддя-доповідач у суді ІІ інстанції Мостова Г.І.
ПОСТАНОВА

Іменем України

24 квітня 2024 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Мостової Г.І.,

суддів: Березовенко Р.В., Лапчевської О.Ф.,

за участі секретаря судового засідання: Лазоренко Л.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» на рішення Печерського районного суду міста Києва від 05 вересня 2022 року

у справі за позовом Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційні технології безпеки», Приватне підприємство «Аресконт-Гарант», Приватне підприємство «Аресконт» та Приватне підприємство «Агентство журналістських розслідувань», про визнання недійсним патенту та зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в :

У грудні 2018 року ДП «Ефорт-Гарант-17» звернулося до Печерського районного суду міста Києва із указаним позовом, у якому просило суд:

визнати недійсним патент України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу;

зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів на корисні моделі щодо визнання повність недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу.

Позов обґрунтовано тим, що 07 червня 2017 року відповідач ОСОБА_1 подав до Міністерства розвитку економіки, торгівлі України заявку № u20105624 на реєстрацію корисної моделі, об`єктом якої була «ІНФОРМАЦІЯ_1».

10 липня 2018 року на підставі наданих відповідачем заявки та документів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі України було видано патент № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1». Таким чином, відповідач Міністерство розвитку економіки, торгівлі України здійснив державну реєстрацію патенту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 .

У зв`язку з чим, зазначені обставини призвели до отримання ОСОБА_1 виключних прав на використання вищевказаної корисної моделі на свій розсуд.

Разом з тим, позивач вважає, що видача Міністерством розвитку економіки, торгівлі України та отримання ОСОБА_1 патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 здійснені із суттєвим порушенням чинного законодавства. На думку позивача, патент України на корисну модель № НОМЕР_1 виданий за результатами проведення лише формальної експертизи заявки, а корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» не відповідає умовам патентоздатності (не є новою).

В обґрунтування чого посилається також на експертні висновки, якими підтверджується невідповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 умові патентноздатності «новизна», а саме: висновок судового експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 4795 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 08 листопада 2018 року; висновок експертизи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 16825/ЗУ/18 від 22 червня 2018 року за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_2 від 10 серпня 2017 року щодо умов патентноздатності; висновок експертизи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 19523/ЗУ/18 від 11 липня 2018 року за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № № НОМЕР_2 від 10 серпня 2017 року щодо умов патентноздатності.

Наявність деклараційного патенту України НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» порушує охоронюваний законом інтерес позивача.

Позивач здійснює господарську діяльність з надання охоронних послуг на підставі ліцензії Міністерства внутрішніх справ України серії АЕ №642187 від 16 квітня 2015 року. У своїй господарській діяльності позивач використовує охоронну систему, тобто автоматизований комплекс скомбінованих пристроїв сигналізації та відеоспостереження з охорони різних об`єктів майна (в тому числі житлових чи нежитлових приміщень, прилеглих територій, окремих приміщень, автомобілів тощо), яка сформована на основі «Відомчих будівельних норм України «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення» ВБН В.2.5-78.01-2003, введених наказом МВС від 14 квітня 2003 року №361 та введених в дію 01 липня 2003 року і яка є загальновідомою у світі.

Охоронюваний законом інтерес, за захистом якого позивач звертається до суду, полягає в тому, що на думку позивача, корисна модель за оспорюваними деклараційним патентом на корисну модель НОМЕР_1 не є новою, оскільки сукупність її суттєвих ознак стала загальновідомою у світі до подання заявки відповідачем. Відтак, позивач має законні сподівання і прагнення вільно здійснювати своє суб`єктивне право користуватися охоронною системою, яку запатентував відповідач ОСОБА_1 і яка не є новою.

ОСОБА_1 , як власник оскаржуваного патенту, звинувачуючи позивача у порушенні його прав як власника патенту шляхом використання без його дозволу корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», неодноразово звертаючись у зв`язку з цим до державних та інших правоохоронних органів, створює позивачу перешкоди у здійсненні ним своєї законної охоронної діяльності.

Таким чином, позивач вважає, що патент України № НОМЕР_2 повинен бути визнаний повністю недійсним у судовому порядку, а Міністерство розвитку економіки, торгівлі України слід зобов`язати внести зміни до Державного реєстру патентів на корисні моделі щодо визнання повність недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 05 вересня 2022 року позов ДП «Ефорт-Гарант17» залишено без задоволення.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, ДП «Ефорт-Гарант17» подало апеляційну скаргу, у якій просить: скасувати рішення Печерського районного суду міста Києва від 05 вересня 2022 року та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позов.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що заявка відповідача ОСОБА_1 на видачу патенту на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» пройшла формальну експертизу та не пройшла кваліфікаційну експертизу.

Тому деклараційний патент України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», виданий за результатами проведення формальної експертизи заявки, не підтверджує того, що ця корисна модель була новою станом на дату видачі деклараційного патенту України № НОМЕР_1.

Позивач вказує, що ним на підтвердження своїх позовних вимог у цій справі було подано висновки експертів практично всіх експертних установ України, які проводять експертизи корисних моделей, а також висновки профільної установи, уповноваженої на складення висновків кваліфікаційної експертизи корисних моделей - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), якими підтверджується невідповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна».

Суд першої інстанції не врахував зазначені вище докази, подані позивачем, під час вирішення справи та ухвалення оскаржуваного рішення, а також жодним чином не мотивував у рішенні відхилення цих доказів.

На думку позивача, відповідність корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна», є недоведеними, з огляду на те, що в матеріалах справи відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження таких обставин.

Висновок експерта № 1257 від 15 березня 2019 року та висновок експерта № 1223 від 30 серпня 2018 року одержані з порушенням встановленого ЦПК України порядку отримання доказів та не відповідають вимогам, передбаченим ЦПК України для висновків експертів.

Так, висновок експерта № 1257 та висновок експерта № 1223, на порушення вимог, передбачених частиною 1 статті 106 ЦПК України, складено не на замовлення учасника справи № 757/63332/18-ц. У висновку експерта № 1257 не зазначено, що цей висновок підготовлено для подання його до суду, як того вимагає частина 5 статті 106 ЦПК України. До того ж, вищезазначені документи були підготовлені працівниками однієї і тієї ж установи - Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, що викликає сумніви у їх об`єктивності, неупередженості та незалежності один від одного.

Висновки, викладені у висновку експерта № 1257 та висновку експерта 1223 щодо відповідності корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна», жодним чином не узгоджуються з поданими позивачем належними, допустимими та достовірними доказами - двома висновками експертизи корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» на відповідність умовам патентоздатності, складеними Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), та п`ятьма висновками судових експертів, якими встановлено, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна».

Із висновку експерта № 214/20 не зрозуміло, матеріали якого саме провадження надійшли до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України для проведення експертизи. Адже, як зазначено у висновку експерта № 214/20, разом із листом надійшли матеріали кримінального провадження в 4-ох томах, а не матеріали цивільної справи № 757/63332/18-ц. Відтак, не зрозуміло, в межах яких саме матеріалів було проведено зазначену експертизу.

Висновок експерта № 214/20 містить численні неточності та помилки (зокрема, в номері патенту, в датах судових рішень), допущені експертом під час проведення експертизи, що ставить під сумнів достовірність та правильність Висновку експерта № 214/20 в цілому.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розгляду справи суду першої інстанції необхідно було отримати усні пояснення експертів, які склали ці висновки, проте суд першої інстанції безпідставно відмовив позивачу у задоволенні його заяви про виклик експертів для надання усних пояснень щодо висновків експертів.

Від відповідача ОСОБА_1 надійшов відзив на апеляційну скаргу, у якому він просить суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Печерського районного суду міста Києва від 05 вересня 2022 року - без змін.

Відзив обґрунтовано тим, що позивач в апеляційній скарзі посилається на те, що надані ним висновки експерта не взяті до уваги судом першої інстанції, однак на це питання судом першої інстанції надано обґрунтоване і повне роз`яснення, що висновки, надані сторонами, підготовлені працівниками однієї і тієї ж установи та різні за своїм змістом, що викликало обґрунтовані сумніви у їх об`єктивності, неупередженості та незалежності один від одного, тому судом задоволено клопотання представника відповідача та призначено незалежну судову експертизу. За результатами проведення призначеної судом експертизи надано висновок експерта № 214/20 від 21 травня 2021 року.

Позивач оскаржував ухвалу Печерського районного суду міста Києва про призначення судової експертизи з підстав того, що вже існують декілька експертних висновків і потреби в ще одній позивач не вбачає. Проте постановою Київського апеляційного суду від 05 жовтня 2020 року ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 16 липня 2020 року залишено без змін.

Щодо твердження позивача про те, що заявка на корисну модель пройшла тільки формальну експертизу та не пройшла кваліфікаційну експертизу, в ході якої перевіряється відповідність корисної моделі умовам патентоздатності (зокрема, умові «новизни»), то це, на думку ОСОБА_1 , також не відповідає дійсності, адже хоч і не в процесі видачі патенту, але саме у межах судового розгляду була призначена судова експертиза (а.с. 196-199 т. 6).

Від відповідача Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» надійшов відзив на апеляційну скаргу, у якому він просить суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Печерського районного суду міста Києва від 05 вересня 2022 року - без змін.

Відзив обґрунтовано тим, що доводи позивача про те, що надані ним висновки експерта не взяті до уваги судом першої інстанції, спростовуються тим, що судом першої інстанції на це питання надано обґрунтоване і повне роз`яснення та у зв`язку з тим, що висновки, надані сторонами, підготовлені працівниками однієї і тієї ж установи та різні за своїм змістом, судом першої інстанції задоволено клопотання представника відповідача та призначено незалежну судову експертизу. За результатами проведення призначеної судом експертизи надано висновок експерта № 214/20 від 21 травня 2021 року (а.с. 91-98 т. 7).

До Київського апеляційного суду надійшла заява позивача ДП «Ефорт-Гарант17» про залучення до участі у справі правонаступника ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), а саме: Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Заява мотивована тим, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р суб`єктом, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, визначено Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

З огляду на зазначене, позивач вважає, що за поданим ним позовом повинна відповідати особа, на яку покладено виконання відповідних функцій, тому первісного відповідача слід замінити належним відповідачем у цій справі (а.с. 190-193 т. 6).

Ухвалою Київського апеляційного суду від 15 березня 2023 року замінено у цивільній справі 757/63332/18-ц первісного відповідача - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» належним відповідачем - Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (а.с. 83-86 т. 7).

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19 липня 2023 року клопотання позивача Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» про виклик у судове засідання експертів задоволено. Викликано у судове засідання Київського апеляційного суду у справі № 757/63332/18-ц:

експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Струка І.О. для надання усних пояснень щодо Висновку судового експерта № 4795 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за результатами проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності від 08 листопада 2018 року;

експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Захарця Д.В. для надання усних пояснень щодо Висновку судового експерта № 4795 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за результатами проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності від 08 листопада 2018 року;

експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Давидченка В.В.;

експерта Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (попереднє найменування - Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України) Томачинського С.М. для надання усних пояснень щодо Висновку експерта № 214/20 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 травня 2021 року (а.с. 134-137 т. 7).

Колегія апеляційного суду, вислухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, вивчивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги та відзиву на неї, дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з абзацу 4 частини 2 Постанови пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 263 ЦПК України визначено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим та має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеного цим Кодексом. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Однак, колегія апеляційного суду вважає, що оскаржуване рішення суду першої інстанції вказаним вимогам не відповідає з огляду на таке.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з того, що за результатами проведеної на підставі ухвали суду судової експертизи у сфері інтелектуальної власності було надано висновок експерта №214/20 від 21 травня 2021 року, що складений експертом Томачинським С.М., де вказано, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року згідно з наданих документів відповідала умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року.

Відповідно до матеріалів справи суд першої інстанції дійшов висновку про те, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_3 відповідає умові патентоздатності «новизна».

Також, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що позовні вимоги про зобов`язання відповідача внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_1 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», є похідними від основної вимоги про визнання патенту недійсним, а тому не можуть бути задоволені.

В основу оскаржуваного судового рішення судом першої інстанції покладено Висновок експерта №214/20 від 21 травня 2021 року Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що складений судовим експертом Томачинським С.М. за результатами проведення судової експертизи, що призначена судом першої інстанції у цій справі, де вказано, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року згідно з наданих документів відповідала умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року.

Водночас, переглядаючи судове рішення в апеляційному провадженні, апеляційний суд встановив, що позивачем надано до матеріалів справи 9 (дев`ять) експертних висновків, в яких вказано, що корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року згідно з наданих документів не відповідала умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року.

Ухвалюючи оскаржуване судове рішення на основі висновку експерта за результатами проведення судової експертизи, що призначена судом першої інстанції у цій справі, судом першої інстанції не враховано, що:

експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду (частина 6 статті 106 ЦПК України);

висновки експертів надані до матеріалів справи з дотриманням статей 102,104,106,107 ЦПК України, не мають заздалегідь встановленої сили та оцінюються судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 ЦПК України.

Як вбачається з оскаржуваного судового рішення мотивів відхилення по суті 9-ти висновків експертів, складених на замовлення позивача, суд першої інстанції не зазначив та вказані експертні висновки не оцінювалися судом на предмет їх належності, допустимості, достовірності та достатності.

Так, відповідно до приписів частини 1 статті 33 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» №3687-XII від 15 грудня 1993 року зі змінами та доповненнями станом на день подання заявки (надалі - Закон №3687-XII) патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно з приписами статті 7 вказаного Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Надання правової охорони корисній моделі відбувається в порядку, встановленому Законом №3687-XII та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №578 від 14 червня 2011 року (надалі - Правила).

Питання щодо відсутності патентоздатності корисної моделі повинно вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені вказаними Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Висновок щодо відповідності корисної моделі умовам патентоздатності не може суперечити приписам цих правил.

Проте, судом першої інстанції при вирішенні спору як не підтверджено, так і не спростовано відповідності здійсненої перевірки формули винаходу кожного з експертних висновків у справі при вирішенні питання щодо наявності/відсутності новизни корисної моделі, - визначеному порядку; змісту експертних висновків не досліджено та по суті такі висновки не оцінено.

З огляду на наведене обґрунтованим є довід апелянта про те, що при вирішенні цієї справи суд першої інстанції не дотримався вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 1 статті 367 ЦПК України визначено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Враховуючи викладене, рішення Печерського районного суду міста Києва від 05 вересня 2022 року підлягає скасуванню з ухваленням нового судового рішення, під час ухвалення якого, колегія апеляційного суду вирішуватиме такі питання:

чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження;

які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Як вбачається з матеріалів справи, 07 червня 2017 року відповідач ОСОБА_1 подав до Міністерства розвитку економіки, торгівлі України заявку № u20105624 на реєстрацію корисної моделі, об`єктом якої була «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до частин 1,4 статті 12 Закону №3687-XII особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі).

Заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну модель); опис винаходу (корисної моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на них є посилання в описі); реферат.

У заяві про видачу патенту (деклараційного патенту) необхідно вказати заявника (заявників) і його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання (частини 5-8,11 статті 12 Закону №3687-XII).

Відповідно до статті 16 Закону №3687-XII експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності (частина 1 статті 16 Закону №3687-XII).

Під час проведення формальної експертизи:

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 цього Закону;

визначається, чи належить об`єкт, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, та чи не відноситься він до об`єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону;

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності;

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам (частина 9 статті 16 Закону №3687-XII).

Відповідно до Висновку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи від 03 липня 2017 року №16313/ЗУ/17, затвердженого Міністерством розвитку економіки, торгівлі України 03 липня 2017 року, за результатами формальної експертизи, проведеної відділом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» відповідно до частини 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що заявка відповідає вимогам статті 12 цього Закону. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі (а.с. 17 т. 1).

На підставі наданих відповідачем заявки та документів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі України було видано патент № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Як вбачає з матеріалів справи, позивач здійснює господарську діяльність з надання охоронних послуг на підставі ліцензії Міністерства внутрішніх справ України серії АЕ №642187 від 16 квітня 2015 року (а.с. 28 т. 1).

Як зазначено у позовній заяві, позивач використовує у своїй господарській діяльності охоронну систему, - автоматизований комплекс скомбінованих пристроїв сигналізації та відео спостереження з охорони різних об`єктів майна (в тому числі житлових чи нежитлових приміщень, прилеглих територій, окремих приміщень, автомобілів тощо), яка сформована на основі «Відомчих будівельних норм України «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення» ВБН В.2.5-78.01-2003, введених наказом МВС від 14 квітня 2003 року №361 та введених в дію 01 липня 2003 року і яка є загальновідомою у світі.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства України, наказом МВС України від 10 липня 2018 року № 592 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства внутрішніх справ України» визнано такими, що втратили чинність, деякі накази Міністерства внутрішніх справ України згідно з переліком, що додається.

Як вбачається з додатку до цього наказу - наказ МВС України від 14 квітня 2003 року №361 «Про затвердження відомчих будівельних норм ВБН В.2.5-78.11.01-2003 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення» - визнано таким, що втратив чинність.

Відповідно до частини 1 статті 28 Закону №3687-XII права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів (абзац 1 частини 2 цієї статті).

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (частина 5 цієї статті ).

Відповідно до частини 1 статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Відповідно до пункту «а» частини 1 статті 33 Закону №3687-XII патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Патент визнаний недійсним вважається таким, що не набрав чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (частини 4 цієї статті).

Звертаючись до суду з цим позовом та обґрунтовуючи порушення своїх прав та охоронюваного законом інтересу позивач посилається на наявну невідповідність корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 такій умові патентоздатності, як новизна, оскільки сукупність її суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки відповідачем до відповідної установи.

Отже, з урахуванням матеріально-правового обґрунтування цього позову суду необхідно встановити, чи відповідає корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» та чи порушуються права та охоронювані законом інтереси позивача у зв`язку з отриманням відповідачем ОСОБА_1 виключних прав на використання вищевказаної корисної моделі. Вказані питання належать до предмету доказування у справі.

Ухвалюючи судове рішення по суті спору, суд має зазначити про застосування положень цивільного процесуального законодавства щодо змагальності сторін та диспозитивності цивільного судочинства.

Так приписами частин 1-4 статті 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

В свою чергу приписами частин 1,2 статті 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Приписами частин 1,6 статті 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Як вбачається з матеріалів справи питання: «Чи відповідає корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» було постановлено на розгляд експертних установ України учасниками справи та судом першої інстанції та отримано наступні висновки:

1. Висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) №16825/ЗУ/18 від 22 червня 2018 року, експерт Вихованець І.В. (а.с. 157-161 т. 2);

2. Висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 19523/ЗУ/18 від 11 липня 2018 року, експерт Вихованець І.В. (а.с. 18-20 т. 1);

3. Висновок експерта №1223 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 30 серпня 2018 року Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт Дорошенко О.Ф. (а.с. 164-178 т. 1);

4. Висновок судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О. (а.с. 21-27 т. 1);

5. Висновок експерта № 1257 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 15 березня 2019 року Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт Жихарев О.С. (а.с. 131-163 т. 1);

6. Висновок експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року, складений судовим експертом Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Жирко В.В. за результатами проведення експертизи корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 (а.с. 213 -229 т. 2);

7. Висновок експерта №223/19 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 листопада 2019 року, складений судовим експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Фоя О.А. (а.с. 16-31 т. 3);

8. Висновок експерта №227/19 ч. 1 за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності від 03 січня 2020 року Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, складений експертом Чабанець Т.М. (а.с. 154-192 т. 3);

9. Висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності №249/20-27 від 13 лютого 2020 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. (Кропивницького відділення), складений судовим експертом Давидченко В.В. (а.с. 2-26 т. 4);

10. Висновок експерта №214/20 від 21 травня 2021 року Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, складений судовим експертом Томачинським С.М. за результатами проведення судової експертизи призначеної судом першої інстанції (а.с. 194-235 т. 4).

11. Висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 03 червня 2021 року №1761/1762, складений судовими експертами Лушниковою Т.М. , Питель О.Б. (а.с. 30-45 т. 5);

Відповідно до частини 1 статті 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Частиною 6 статті 106 ЦПК України зазначено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. У висновку експерта повинно бути зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок (частина 5 цієї статті).

Зі змісту частин 1, 2 статті 107 ЦПК України вбачається, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи.

Оцінивши вказані вище висновки експертів на предмет дотриманні вимог статті 106, частин 1, 2 статті 107 ЦПК України, колегія апеляційного суду не приймає у якості належних та допустимих доказів такі висновки експертів з наступних причин:

експерт склав висновок за не зверненням учасника справи, у висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок

1. Висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) №16825/ЗУ/18 від 22 червня 2018 року, експерт Вихованець І.В. (а.с.157-161 т. 2).

Експертиза проведена за клопотанням ОСОБА_6 (а.с. 157 т. 2), яка вказана у Висновку Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи від 03 липня 2017 року №16313/ЗУ/17 як представник ОСОБА_1 у справах інтелектуальної власності (а.с. 17 т. 1).

Так дійсно, з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності (частина 2 статті 33 Закону №3687-XII).

Разом з тим, докази, що підтверджують повноваження ОСОБА_6 як представника відповідача ОСОБА_1 у цій справі відповідно до статей 60,62 ЦПК України, у матеріалах цивільної справі - відсутні.

У висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

2. Висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 19523/ЗУ/18 від 11 липня 2018 року, експерт Вихованець І.В. (а.с.18-20 т. 1). Експертиза проведена за клопотанням ОСОБА_7 (а.с. 18 т. 1).

Разом з тим, докази, що підтверджують повноваження ОСОБА_7 у цій справі як представника сторін відповідно до статей 60,62 ЦПК України, у матеріалах цивільної справі - відсутні.

У висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

експерт склав висновок за не зверненням учасника справи, у висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду

3. Висновок експерта №1223 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 30 серпня 2018 року Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт Дорошенко О.Ф. (а.с. 164-178 т. 1).

Експертиза проведена за листом ФОП ОСОБА_8 (а.с. 164, 164 зворот т. 1). Разом з тим, докази, що підтверджують повноваження ФОП ОСОБА_8 як представника сторін відповідно до статей 60,62 ЦПК України, у матеріалах цивільної справі - відсутні.

У висновку експерта не зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду.

4. Висновок експерта № 1257 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 15 березня 2019 року Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, судовий експерт Жихарев О.С. (а.с. 131-163 т. 1).

Експертиза проведена за листом адвоката Герелюка Т.Б. від 25 лютого 2019 року (а.с. 131 т. 1).

Разом з тим, докази, що підтверджують повноваження адвоката Герелюка Т.Б. як представника відповідача ОСОБА_1 у цій справі відповідно до статей 60,62 ЦПК України станом на день звернення до експертної установи 25 лютого 2019 року, у матеріалах цивільної справі - відсутні. А згідно з відзиву представника відповідача ОСОБА_1 - адвоката Герелюка Т.Б. (а.с. 124 т. 1) договір про надання правової допомоги укладений між відповідачем ОСОБА_1 та адвокатом Герелюком Т.Б. - 05 березня 2019 року №05/03/2019.

Відповідно до статті 107 ЦПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи (частина 1). Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи (частина 2). При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів (частина 3).

Відповідно до частини 1 статті 104 ЦПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до частини 6 статті 102 ЦПК України у висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім`я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав.

Оцінивши вказані вище висновки експертів на предмет дотриманні вимог статей 102, 104, 107 ЦПК України, колегія апеляційного суду не приймає у якості належних та допустимих доказів такі висновки експертів з наступних причин:

5. Висновок експерта №227/19 ч. 1 за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності від 03 січня 2020 року Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, складений експертом Чабанець Т.М. (а.с. 154-192 т. 3).

Як зазначено у Висновку експерта разом з листом до експертної експертизи надійшли ухвала про проведення комплексної судової економічної експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності від 30 серпня 2019 року, матеріали кримінального провадження (а.с. 154 т. 3). Вказана ухвала в матеріалах справи відсутня, тому не можливо встановити чи вказані джерела інформації, які можуть містити відомості про об`єкти дослідження, які стали загальновідомими до дати подачі заявки до Установи, а саме 07 червня 2017 року.

Для відповіді на поставлене перед експертом питання №10 «Чи відповідає винахід за патентом № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи?», експертом було досліджено матеріали кримінального провадження стосовно джерел інформації, які можуть містити відомості про об`єкт дослідження, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, а саме: до 07 червня 2017 року.

За результатами такого дослідження експертом встановлено, що матеріали кримінального провадження не містять джерел інформації, які можуть містити відомості про об`єкт дослідження, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, а саме: до 07 червня 2017 року. Таким чином, корисна модель за патентом № НОМЕР_1 відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи (а.с. 192 т. 3)

Оскільки, експерт склав висновок за відсутності джерел інформації, які можуть містити відомості про об`єкт дослідження, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до Установи, а саме: до 07 червня 2017 року, вказаний експертний висновок не приймається апеляційним судом у якості доказу з огляду на те, що експертне дослідження по цьому питанню експертом не проводилося у зв`язку з відсутністю джерел інформації.

6. Висновок експерта №214/20 від 21 травня 2021 року Науково-дослідного центра судової експертизи з питань інтелектуальної власності, складений судовим експертом Томачинським С.М. за результатами проведення судової експертизи призначеної судом першої інстанції (а.с. 194-235 т. 4).

Призначаючи у цій справі судову експертизу з питань інтелектуальної власності, суд першої інстанції в ухвалі від 16 липня 2020 року:

поставив на вирішення експерта (експертів питання: «Чи відповідає корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи №757/63332/18-ц?» та

направив у розпорядження експертної установи матеріали цивільної справи №757/63332/18-ц та

вказав, що висновок скласти на підставі наявних в матеріалах справи даних (а.с.59-61 т. 4).

Відповідно до пункту 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року (зі змінами та доповненнями станом на день проведення судових експертиз) експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Як вбачається з матеріалів справи експерт з клопотанням про надання йому додаткових матеріалів і зразків до суду не звертався (стаття 72 ЦПК України).

Підсумовуючи вищевикладене, зі змісту вказаного висновку експерта №214/20 від 21 травня 2021 року вбачається, що судовим експертом Томачинським С.М. самостійно вибрані вихідні дані для проведення судової експертизи, оскільки перелік об`єктів, що підлягають дослідженню, їх коротке найменування та основні характеристики, в ухвалі суду першої інстанції не визначено.

А як вбачається з матеріалів справи, охоронні документи, що містять описані технічні рішення на корисну модель з метою виявлення серед них патенту на корисну модель аналогічну тій, що охороняється патентом України № НОМЕР_1 - в матеріалах справи також відсутні.

Щодо інших висновків експертів, що надані до матеріалів справи з дотриманням положень статей 102,104,106,107 ЦПК України, то колегія апеляційного суду враховує, що вони не мають заздалегідь встановленої сили та оцінюються апеляційним судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 ЦПК України, а саме:

1. Висновок судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О .

Разом з заявою надані:

копія опису до деклараційного патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 10 серпня 2017 pоку;

заявка на видачу патенту US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року;

заявка на видачу патенту KR 4 А, 24 листопада 2016 року;

заявка на видачу патенту US 2013/0215903 А1, 22 серпня 2013 року;

патент US 7023913 В1 .04 березня 2006 року;

заявка на видачу патенту US 1 А1, 04 грудня 2014 року.

На вирішення експертизи поставлене наступне питання:

«Чи відповідала корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер деклараційного патенту НОМЕР_1) умові патентоздатності «Новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно наданих документів?»

Проведення експертизи доручено комісії судових експертів у складі:

Захарця Д.В., судового експерта інтелектуальної власності Львівського НДІ судових експертиз, який має повну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю «інтелектуальна власність», повну вищу освіту за спеціальністю «менеджер-економіст», повну вищу освіту за спеціальністю «перекладач-викладач англійської та німецької мов», кваліфікацію судового експерта з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво судового експерта № 307 видане ЕКК ЛНДІСЕ від 01 листопада 2016 року, дійсне до 01 листопада 2021 року) та стаж експертної роботи з 2015 року;

Струка І.О. , завідувача лабораторії дослідження об`єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності Львівського НДІ судових експертиз, який має повну вищу освіту за спеціальністю «радіофізика та електроніка» (кваліфікація «радіофізик»), кваліфікацію судового експерта вищого кваліфікаційного класу з правом проведення судових експертиз, в тому числі за експертною спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 352 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане ЕКК ЛНДІСЕ 12 грудня 2017 року і дійсне до 12 грудня 2022 року) та стаж експертної роботи з 1977 року.

Даний висновок судових експертів підготовлений для подання до суду Експерти обізнані про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України (а.с. 21-27 т. 1).

2. Висновок експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, складений судовим експертом Жирко В.В. за результатами проведення експертизи корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 .

Проведення експертизи доручено старшому судовому експерту відділу товарознавчих та гемологічних досліджень лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Дніпропетровського НДЕКЦ МВС Жирку В.В., який має повну вищу юридичну освіту, повну вишу освіту в сфері інтелектуальної власності, повну вищу економічну освіту, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності за експертною спеціальністю 13.3 (дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями, свідоцтво № 12585, видане ЕКК МВС України 12 березня 2014 року, підтвердження кваліфікації судового експерта за рішенням ЕКК МВС України від 29 березня 2019 року № 1943), стаж експертної роботи - з 2005 року.

При проведені експертизи, за згодою замовника проведення експертизи та з дозволу директора експертної установи, була присутня судовий експерт відділу досліджень у сфері інформаційних технологій Дніпропетровського НДЕКЦ МВС Шелупець Маргарита Володимирівна, яка має повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (російська і англійська)» і кваліфікацію філолога, вчителя російської та англійської мови і зарубіжної літератури, для надання експертові допомоги у роботі з англомовними документами.

Відповідно до статей 1,7-1 Закону України «Про судову експертизу» та статті 106 Цивільного процесуального кодексу України експертизу проведено на підставі договору і висновок експерта підготовлено для подання до суду.

Даний висновок судових експертів підготовлений для подання до суду Експерти обізнані про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

На експертизу надано (в копіях):

ухвалу Печерського районного суду міста Києва про відкриття провадження у справі № 757/63332/18-ц від 28 січня 2019 року;

Опис до деклараційного патенту НОМЕР_1 на корисну модель ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №u201705624 від 07 червня 2017 року;

заявка на видачу патенту US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року;

заявка на видачу патенту KR 4 А, 24 листопада 2016 року;

заявка на видачу патенту US 2013/0215903 А1, 22 серпня 2013 року;

патент US 7023913 В1 , 04 березня 2006 року;

заявка на видачу патенту US 1 А1, 04 грудня 2014 року.

На вирішення експертизи поставлене наступне питання:

«Чи відповідала корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер деклараційного патенту НОМЕР_1) умові патентоздатності «Новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно наданих документів?» (а.с. 213 -229 т. 2).

3. Висновок експерта №223/19 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 листопада 2019 року Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України складений судовим експертом Фоя О.А.

На експертизу надано (в копіях):

ухвалу Печерського районного суду міста Києва про відкриття провадження у справі № 757/63332/18-ц від 28 січня 2019 року;

Опис до деклараційного патенту НОМЕР_1 на корисну модель ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №u201705624 від 07 червня 2017 року;

заявка на видачу патенту US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року;

заявка на видачу патенту KR 4 А, 24 листопада 2016 року;

заявка на видачу патенту US 2013/0215903 А1, 22 серпня 2013 року;

патент US 7023913 В1 , 04 березня 2006 року;

заявка на видачу патенту US 1 А1, 04 грудня 2014 року.

На вирішення експертизи поставлене наступне питання:

«Чи відповідала корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер деклараційного патенту НОМЕР_1) умові патентоздатності «Новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно наданих документів?»

Проведення експертного дослідження доручено:

Фої О.А. судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, яка має базову вищу технічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень -бакалавр), вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо- кваліфікаційний рівень - спеціаліст) та юридичну освіту (освітньо- кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями» (свідоцтво № 41 від 12 травня 2016 року, видане ЕКК Науково- дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, термін дії до 12 травня 2021 року). Стаж експертної роботи з 2016 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

Даний висновок складений особисто експертом Фоєю O.A. , при його складанні була присутня тільки Фоя O.A .

Висновок підготовлено для подання до Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/63332/18 .

Експерт обізнаний про кримінальну відповідальність, за завідомо неправдивий висновок, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України (а.с. 16-31 т. 3).

4. Висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності №249/20-27 від 13 лютого 2020 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. (Кропивницького відділення), складений судовим експертом Давидченко В.В.

На експертизу надано:

копія ухвали Печерського районного суду міста Києва про відкриття провадження у справі № 757/63332/18 від 28 січня 2019 року на 1 арк.;

Опис до деклараційного патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №u201705624 від 07 червня 2017 року на 9 арк.;

копія документу US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року на 47 арк.;

копія документу KR 4 А, 24 листопада 2016 року на 15 арк.;

копія документу US 2013/0215903 А1, 22 серпня 2013 року на 10 арк.;

копія документу US 7023913 В1, 04 березня 2006 року на 22 арк.;

копія документу US 1 А1, 04 грудня 2014 року на 52 арк.

Проведення експертизи доручено експерту Давидченко В.В., провідному судовому експерту КВ КНДІСЕ, судовому експерту другого кваліфікаційного класу, який має вищу технічну освіту другого рівня за ступенем магістра та вишу освіту в сфері інтелектуальної власності другого рівня за ступенем магістра, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 «Дослідження пов`язані з винаходами та корисними моделями», стаж експертної роботи з 2009 року, свідоцтво № 651-17 від 02 серпня 2017 року, видане ЕКК КНДІСЕ, дійсне 02 серпня 2022 року.

Висновок експерта складено для подання до Печерського районного суду Києва у цивільній справі № 757/63332/18-ц .

Експерт про кримінальну відповідальність за статтею 384 КК України за надання завідомо неправдивого висновку та за статтею 385 КК України за відмову від надання висновку обізнаний.

На вирішення експертизи поставлене наступне питання:

«Чи відповідала корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер деклараційного патенту НОМЕР_1) умові патентоздатності «Новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно наданих документів?» (а.с. 2-26 т. 4).

5. Висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 03 червня 2021 року №1761/1762, складений судовими експертами Лушниковою Т.М. , Питель О.Б .

Разом із заявою надійшли наступні матеріали:

копія ухвали Печерського районного суду міста Києва про відкриття провадження у справі № 757/63332/18 від 28 січня 2019 року;

Опис до деклараційного патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №u201705624 від 07 червня 2017 року на 9 арк.;

US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року;

KR 4 А, 24 листопада 2016 року;

US 2013/0215903 А1, 22 серпня 2013 року;

US 7023913 В1, 04 березня 2006 року; US 1 А1, 04 грудня 2014 року.

На вирішення експертизи поставлене наступне питання:

«Чи відповідала корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер деклараційного патенту НОМЕР_1) умові патентоздатності «Новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно наданих документів?»

Проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності доручено Лушниковій Т.М. , провідному судовому експерту ЛДОІТШВ Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, яка має повну вищу технічну освіту, спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і моделями», перший кваліфікаційний клас, свідоцтво про присвоєння кваліфікації від 25 травня 2020 року № 6-Д, видане Центральною експертно-кваліфікаційною при Міністерстві юстиції України, дійсне до 25 травня 2023 року; стаж експертної з 1998 року.

Проведення експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів доручено судовому експерту Питель О.Б. , який працює на посаді старшого судового експерта лабораторії досліджень об`єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності, має повну вишу освіту за спеціальністю «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» (освітній рівень «Магістр»), кваліфікацію судового експерта четвертого кваліфікаційного класу з правом проведення судових експертиз за експертною спеціальністю 10.17 «Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів» (свідоцтво про присвоєння кваліфікації №457 від 29 січня 2020 року, видане ЛНДІСЕ; термін дії до 29 січня 2025 року) та стаж експертної роботи з 2019 року.

Відповідно до чинного законодавства експерти попереджені про дальність за завідомо неправдивий висновок за статтею 385 КК України (а.с. 30-45 т. 5).

З урахуванням принципу змагальності цивільного судочинства, апеляційний суд оцінює в сукупності як вищевказані висновки експертів так і рецензії на вказані висновки, що надані представником відповідача ОСОБА_1 - адвокатом Герелюком Т.Б., а саме: рецензії від 03 лютого 2020 року на:

висновок судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О. (а.с. 136-152 т. 3);

висновок експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, складений судовим експертом Жирко В.В. за результатами проведення експертизи корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 (а.с. 79-94 т. 3).

висновок експерта №223/19 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 листопада 2019 року Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, складений судовим експертом Фоя О.А. (а.с. 95-107 т. 3);

висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) №16825/ЗУ/18 від 22 червня 2018 року, експерт Вихованець І.В. (а.с. 108-121 т. 3);

висновок експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) № 19523/ЗУ/18 від 11 липня 2018 року, експерт Вихованець І.В. (а.с. 122-135 т. 3);

З огляду на те, що висновки експертизи щодо умов патентоздатності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) №16825/ЗУ/18 від 22 червня 2018 року та № 19523/ЗУ/18 від 11 липня 2018 року, експерт Вихованець І.В. , визнані апеляційним судом неналежними доказами та не досліджуються в межах цієї справи, тому і рецензії на вказані експертні висновки не досліджуються судом в межах цієї справи.

Вказані рецензії від 03 лютого 2020 року, які досліджуються апеляційним судом, підготовлені патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим- Лукіним Г.В. , який має вищу юридичну освіту, вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, вищий кваліфікаційний клас судового експерта та кваліфікацію судового експерта зокрема за спеціальностями 13.3 Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями, 13.8 Дослідження, пов`язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями, загальний стаж роботи 30 років, стаж експертної роботи у галузі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності - з 1998 року.

Прохоров- Лукін Г.В. обізнаний про те, що дана ліцензія буде подана до матеріалів судової справи, а також обізнаний про відповідальність (у тому числі кримінальну) за надання завідомо неправдивих показань.

Також при оцінці доказів апеляційний суд враховує таке.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19 липня 2023 року клопотання позивача Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» про виклик у судове засідання експертів задоволено. Викликано у судове засідання Київського апеляційного суду у справі № 757/63332/18-ц експертів Струка І.О., Захарця Д.В. , Давидченка В.В. , Томачинського С.М. для надання усних пояснень щодо складених ними висновків.

Експерт Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (попереднє найменування - Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України) Томачинський С.М. для надання усних пояснень щодо Висновку експерта № 214/20 за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21 травня 2021 року в судове засідання апеляційного суду не з`явився у зв`язку з мобілізацією до ЗСУ (а.с. 141 т. 7).

Експерт Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Захарець Д.В. для надання усних пояснень щодо Висновку судового експерта № 4795 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за результатами проведення експертизи об?єктів інтелектуальної власності від 08 листопада 2018 року в судове засідання апеляційного суду не з`явився у зв`язку зі звільненням з посади експерта (а.с. 191 т. 7).

В судовому засіданні апеляційного суду 13 грудня 2023 року був допитаний експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Давидченко В.В. та експерт Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Струк І.О. (а.с. 227-230 т. 7)

Досліджуючи зміст вказаних вище експертних висновків на дотримання здійсненої перевірки формули винаходу при вирішенні питання щодо наявності/відсутності новизни корисної моделі, - визначеному порядку та Закону №3687-XII, разом з рецензіями на них, та враховуючи пояснення допитаних експертів, апеляційний суд встановив таке.

На вирішення всіх експертиз було поставлене наступне питання:

«Чи відповідала корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер деклараційного патенту НОМЕР_1) умові патентоздатності «Новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно наданих документів?»

На експертизу позивачем надано:

Опис до деклараційного патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №u201705624 від 07 червня 2017 року на 9 арк.;

копія документу US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року на 47 арк.;

копія документу KR 4 А, 24 листопада 2016 року на 15 арк.;

копія документу US 2013/0215903 А1, 22 серпня 2013 року на 10 арк.;

копія документу US 7023913 В1, 04 березня 2006 року на 22 арк.;

копія документу US 1 А1, 04 грудня 2014 року на 52 арк.

У цій справі об`єктом винаходу (корисної моделі) є пристрій, а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року.

Пристрій як матеріальний об`єкт характеризується наявністю конструктивних елементів (деталей, вузлів тощо), з`єднаних між собою певним чином для одержання потрібного технічного результату при його застосуванні.

Для ідентифікації об`єкта винаходу (корисної моделі), можливості відрізнити його від інших (аналогічних, схожих) об`єктів, цей об`єкт повинен формально характеризуватися множиною певних ознак. Зокрема, для пристрою такими ознаками можуть бути: наявність відсутність конструктивного (конструктивних) елемента (елементів); наявність зв`язків між елементами; взаємне розташування елементів; форма виконання елемента (елементів) або пристрою в цілому; форма виконання зв`язків між елементами; параметри та інші характеристики елемента (елементів) та їх взаємозв`язок; матеріал, з якого виготовлено елемент (елементи), або пристрій в цілому, середовище, що виконує функцію елемента.

Багатоланкова формула, що характеризує один винахід (корисну модель), має один незалежний пункт і наступний (наступні) за ним залежний (залежні) пункт (пункти).

Формула винаходу (корисної моделі) складається з обмежувальної та відмінної частин. Відомі ознаки, властиві прототипу корисної моделі, розміщують у першій (обмежувальній) частині формули, а нові, створені винахідником, - у наступній, відмінній (або відмітній) частині. Тобто, в обмежувальній частині наводяться ознаки винаходу (корисної моделі), які співпадають з ознаками найближчого аналога, відомого з рівня техніки (прототипу), а у відмінній - суттєві ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від прототипу.

Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються одна від одної виразом «який (яка, яке) відрізняється тим, що...».

Суттєвими називаються ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом - достатні для досягнення технічного результату. Іншими словами, ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, тобто перебувають з ним у причинно-наслідковому зв`язку.

Тлумачення формули винаходу здійснюється в межах опису і креслень, якщо такі згадуються в описі.

Відповідно до Опису до патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» вказано, що в існуючих джерелах патентної та науково-технічної інформації не виявлено охоронних систем, що мали б заявлену сукупність суттєвих ознак. Запропонована корисна модель, не містить у своєму складі жодних конструктивних елементів чи матеріалів, які неможливо відтворити на сучасному етапі розвитку техніки в умовах промислового виробництва.

Опублікована формула запатентованої корисної моделі містить один незалежний пункт за номером 1 та чотири залежних пункти за номерами 2-5:

1. Охоронна система, що містить встановлений на щонайменше одному охоронюваному об`єкті 10 щонайменше один пристрій відеоспостереження, виконаний з можливістю передачі даних відеоспостереження та з`єднаний з відеореєстратором, виконаним з можливістю здійснення відеозапису та збереження даних відеоспостереження, щонайменше один засіб відображення даних відеоспостереження, пульт охоронної структури із базою даних користувачів системи, яка відрізняється тим, що включає встановлений на щонайменше одному охоронюваному об`єкті щонайменше один сигналізаційний датчик, з`єднаний із сигналізаційним електронним пристроєм, виконаним із можливістю збереження даних щонайменше одного сигналізаційного датчика та відображення даних щодо спрацьовування щонайменше одного сигналізаційного датчика, перетворення даних щонайменше одного сигналізаційного датчика в електронний сигнал та відправки електронного сигналу до пульта охоронної структури, датчик живлення щонайменше одного пристрою відеоспостереження та відеореєстратора, з`єднаний з сигналізаційним електронним пристроєм та виконаний з можливістю передачі даних про стан живлення щонайменше одного пристрою відеоспостереження та відеореєстратора через сигналізаційний електронний пристрій до пульта охоронної структури, також система включає спостережений пункт користувача системи, з`єднаний з відеореєстратором, а відеореєстратор та щонайменше один засіб відображення даних відеоспостереження розташовані на спостережному пункті користувача системи, при цьому сигналізаційний електронний пристрій з щонайменше одним сигналізаційним датчиком оснащено одним джерелом живлення, а відеореєстратор з щонайменше одним пристроєм відеоспостереження - іншим джерелом живлення.

2. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що відеореєстратором є відеореєстратор NVRабо відеореєстратор HDVR, або інші.

3. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що щонайменше одним сигналізаційним датчиком є датчик руху та/або температури, та/або вологи, та/або тиску, та/або звуку, та/або інфрачервоного випромінювання, та/або інший.

4. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що датчик живлення щонайменше одного пристрою відеоспостереження та відеореєстратора вбудований у сигналізаційний електронний пристрій.

5. Охоронна система за п. 1, яка відрізняється тим, що спостережний пункт користувача системи включає пристрій для передачі тривожного сигналу на пульт охоронної структури (а.с. 12-16 т. 1).

Технічний результат корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1»за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року згідно з Опису до патенту полягає у наступному: «Технічним результатом запропонованої корисної моделі є підвищення ефективності та надійності охоронної системи, розширення її функціональних можливостей, прямий доступ 40 користувачів системи до даних про стан охоронюваних об`єктів із пришвидшенням реагування на тривожні події, зменшення витрат на технічне обслуговування та програмне забезпечення системи та, відповідно зниження вартості обслуговування системи.»

На підставі аналізу незалежного пункту формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року експертами виділено із всієї сукупності її ознак суттєві ознаки незалежного пункту, що визначають обсяг правової охорони корисної моделі:

судовими експертами Захарець Д.В. та Струк І.О. (висновок судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України) виділено 22 суттєві ознаки незалежного пункту (таблиця №1 а.с. 23,23 зворот т. 1);

судовим експертом Жирко В.В. (висновок експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України) виділено 22 суттєві ознаки незалежного пункту (таблиця №1 а.с. 220 т. 2);

судовим експертом Фоя О.А. (висновок експерта №223/19 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 листопада 2019 року Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України) виділено 15 суттєвих ознак незалежного пункту (таблиця №1 а.с. 23,24 т. 3);

судовим експертом Давидченко В.В. (висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності №249/20-27 від 13 лютого 2020 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (Кропивницького відділення), виділено 17 суттєвих ознак незалежного пункту (таблиця №1 а.с. 11,12 т. 4);

судовими експертами Лушниковою Т.М., Питель О.Б. (висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 03 червня 2021 року №1761/1762) виділено 13 суттєвих ознак незалежного пункту (таблиця №1 а.с. 36 т. 5).

Судові експерти також встановили час на який визначається новизна корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року, а саме на 07 червня 2017 року.

Перевірка новизни корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року здійснювалася експертами через порівняння сукупності її ознак із сукупністю ознак об`єктів, вказаних позивачем і які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на вказану корисну модель.

При цьому виявляють подібні ознаки, тобто ознаки, що ідентичні чи еквівалентні одна одній.

Ідентичними називають ознаки, що збігаються за функцією, що вони виконують, і за формою їх виконання, еквівалентними - ознаки, що збігаються за функцією, що вони виконують і за результатом, якого досягають при використанні заявленого винаходу.

Винахід (корисна модель) не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо в рівні техніки виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні чи еквівалентні всім ознакам, які є в запропонованій формулі винаходу (корисної моделі).

Якщо заявлений винахід відповідає умові новизни в незалежному (незалежних) пункті (пунктах) формули, аналіз рівня техніки щодо відповідних залежних пунктів формули не проводять.

Отже за умови існування в рівні техніки до дати подання заявки на видачу деклараційного патенту України № НОМЕР_1 або дати пріоритету технічного рішення, якому притаманні суттєві ознаки об`єкта зазначеної корисної моделі та підтверджено відомість на зазначену дату його застосування для досягнення визначеного для корисної моделі за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 технічного результату, корисна модель визнається такою, що не відповідає умові охороноспроможності «новизна».

Здійснивши перевірку новизни корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року шляхом порівняння сукупності її ознак із сукупністю ознак найбільш близького аналогу (прототипу):

судовими експертами Захарець Д.В. та Струк І.О. встановлено, що найбільш повно викладення ознак із рівня техніки стосується документу US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року, який взято як найближчий прототип до рішення корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року.

Об`єктом заявки на патент «ІНФОРМАЦІЯ_1» є пристрій «Охоронно-спостережна система» у різних варіантах виконання.

Формула містить 30 пунктів. Технічний результат забезпечується шляхом розробки системи контролю за домом та/або об`єктами, що забезпечувала б максимальний рівень охоплення (нагляду) за рахунок мінімізації технічних проблем, що виникають у відомих рішеннях (мінімізація дротового з`єднання; покращення автономності роботи елементів системи, енергозбереження тощо). Порівняльний аналіз суттєвих ознак згаданих об`єктів міститься у Таблиці 3 додатку 1 (а.с. 26,27 т. 1).

З огляду на наявність серед наданих на дослідження матеріалів із рівня техніки об`єкту, що містить всю сукупність суттєвих ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року, можна зробити висновок про невідповідність рішення критерію «новизна» за незалежним пунктом на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року.

Відповідно Висновку судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О. - корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року згідно з наданих документів не відповідала умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року (а.с. 21-27 т. 1).

судовим експертом Жирко В.В. встановлено, що найбільш повно викладення ознак із рівня техніки стосується документу US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року, який взято як найближчий прототип до рішення корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року.

Об`єктом заявки на патент «ІНФОРМАЦІЯ_1» є пристрій «Охоронно-спостережна система» у різних варіантах виконання.

Формула містить 30 пунктів. Технічний результат забезпечується шляхом розробки системи контролю за домом та/або об`єктами, що забезпечувала б максимальний рівень охоплення (нагляду) за рахунок мінімізації технічних проблем, що виникають у відомих рішеннях (мінімізація дротового з`єднання; покращення автономності роботи елементів системи, енергозбереження тощо). Результати порівняльного аналізу суттєвих ознак згаданих об`єктів наведено у Таблиці 3 (а.с. 224-228 т. 1).

У висновку вказано, що сукупність ознак, наведених у незалежному пунктові формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року розкрита у документі рівня техніки - заявці на патент US 2009/0167862 А1 від 02 липня 2009 року. Отже, новизну цієї моделі спростовують відомості, які містяться у наданих документах.

Відповідно до Висновку експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України судовий експерт Жирко В.В. за результатами проведення експертизи корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 - корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно з наданих документів (а.с. 213-229 т. 2).

судовим експертом Фоя О.А. встановлено, що найбільш близьким за сукупністю суттєвих ознак є джерело Д1 заявка на патент US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року.

Порівняльний аналіз ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року із ознаками охоронної системи за заявкою US 2009/0167862 наведено у таблиці 2 (а.с. 27-29 т. 3).

У висновку вказано, що виходячи з результатів порівняння таблиці 2, охоронна система за заявкою US 2009/0167862 містить всю сукупність суттєвих ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом НОМЕР_1, стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», а саме до 07 червня 2017 року.

Отже, відомості, які містяться в матеріалах наданих на дослідження, що були загальнодоступними у світі до 07 червня 2017 року спростовують новизну корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 .

Відповідно до Висновку експерта №223/19 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 листопада 2019 року Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України судовий експерт Фоя О.А. - корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року згідно з наданих документів (а.с.16-31 т. 3);

судовим експертом Давидченко В.В. встановлено, що найбільш близьким до корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року за сукупністю суттєвих ознак є джерело Д1 - заявка на патент US 2009/0167862 А1,02 липня 2009 року.

Порівняльний аналіз ознак корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за деклараційним патентом № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року із ознаками інтегрованої системи безпеки за заявкою на патент US 2009/0167862 А1, наведено у таблиці 3 (а.с. 16-20 т. 4).

У висновку вказано, що виходячи з результатів порівняння наведених у таблиці 3 всі ознаки за незалежним пунктом формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1»» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року були відомі на дату подання заявки на винахід, а саме на 07 червня 2017 року, тобто корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1»» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року не відповідала умові патентоздатності «новизна» та не була новою на дату подання заявки відповідно до матеріалів наданих на дослідження.

Відповідно до п. 24.3.2 оскільки корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1»» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року не є новою за незалежним пунктом формули, тому корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1»» за деклараційним патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року в цілому не є новою.

Відповідно до Висновку експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності №249/20-27 від 13 лютого 2020 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. (Кропивницького відділення) судовий експерт Давидченко В.В. - корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року відповідно до наданих документів (а.с. 2-26 т. 4).

судовими експертами Лушниковою Т.М. , Питель О.Б. в результаті аналізу даних, наведених в таблиці 2, встановлено наступне:

корисна модель за патентом України НОМЕР_1 і Заявка на патент США US 2009/0167862 А1 (МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ З ПРОГРАМОВАНИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ) збігаються в галузі використання;

корисна модель за патентом України НОМЕР_1 і Заявка на патент СІЛА US 2009/0167862 А1 (МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ З ПРОГРАМОВАНИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ) співпадають за ознаками 1, 5-6, 10-11;

ознаки 2-4, 7-9, 12-13 корисної моделі за патентом України НОМЕР_1 є еквівалентними з ознаками 2-4, 7-9, 12-13 Заявки на патент США US 2009/0167862 А1 (МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ З ПРОГРАМОВАНИМ ПДОБРАЖЕННЯМ).

Встановлене при дослідженні, співпадіння корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 і Заявки на патент США US 2009/0167862 А1 (МОНІТОРИНГ ЕЗПЕКИ 3 ПРОГРАМОВАНИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ) в галузі використання, співпадіння за ознаками 1, 5-6, 10-11 і еквівалентність ознак 2-4, 7-9, 12-13, свідчать про те, що на дату подання заявки на корисну модель, а саме на 07 червня 2017 року, суть об`єкта була розкрита для невизначеного кола осіб в обсязі, що дає можливість здійснити його і обумовлює те, що на дату подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер патенту № НОМЕР_1 ) не умові патентоздатності «новизна».

У зв`язку з тим, що при дослідженні встановлено невідповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» (номер патенту № НОМЕР_1 ) на дату подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року умові патентоздатності «новизна», дослідження інших наданих документів KR 4 А, 24 листопада 2016 року; US 2013/0215903 А1, 22 серпня 2013 року; US 7023913 В1, 04 березня 2006 року; US 1 А1, 04 грудня 2014 року відповідно до Методики не проводилось.

Результати зіставлення ознак незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 та ознак заявки на патент США US 2009/0167862 А1 наведено у таблиці 2 (а.с. 41-44 т. 5).

Відповідно до Висновку експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 03 червня 2021 року №1761/1762, судові експерти Лушникова Т.М. , Питель О.Б. - згідно наданих на дослідження документів, на дату подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 не відповідала умові патентоздатності «новизна» за причин, викладених в дослідницький частині висновку (а.с. 30-45 т. 5).

Оцінюючи рецензії від 03 лютого 2020 року підготовлені патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим- Лукіним Г.В. апеляційний суд встановив таке.

Рецензентом патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим- Лукіним Г.В. зазначено, що

при складанні вступної частини висновку судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О. , та висновку експерта №223/19 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 листопада 2019 року Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, судовий експерт Фоя О.А., були порушені вимоги пункту 4.14 Інструкції про порядок проведення та оформлення експертних досліджень, затверджена наказом ДНДЕКЦ МВС України від 31 жовтня 2013 року №19/1-272н (надалі по тексту - Інструкція) (а.с. 98, 139 т. 3),

при складанні вступної частини висновку експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, судовий експерт Жирко В.В., були порушені вимоги пункту 3.2. Інструкції (а.с. 82 т. 3);

Порівняльний аналіз суттєвих ознак згаданих об`єктів свідчить про те, що в ній (таблиці) наведені лише ознаки формули корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 та ознаки з формули (опису) винаходу за заявкою US 2009/0167862 А1 та висновки про спів падіння відповідних ознак формули корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 . Опис порівняльних досліджень у таблиці 3 чи інших частинах дослідницької частини висновку - відсутній, що є грубим методичним порушенням. Ряд ознак формули (опису) винаходу за заявкою US 2009/0167862 А1 сформульовані самостійно експертами та не знаходять підтвердження у формулі та описі зазначеного висновку. Крім того, інтерпретація експертом багатьох ознак формули (опису) винаходу за заявкою US 2009/0167862 А1 викликає сумніви у правильності, що може бути пояснено відсутністю у експертів фахової підготовки у галузі патентних перекладів з англійської або наданням експертам (хоча цей не зазначено у вступній частині висновку) неякісного перекладу заявки US 2009/0167862 А1. Отже, новизну корисної моделі не можна вважати спростованою (а.с. 151 т.3 висновку судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О. , а.с. 107 т. 3 висновку судового експерта №223/19 від 06 листопада 2019 року судовий експерт Фоя О.А. , а.с. 93-94 т. 3 висновку судового експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року судовий експерт Жирко В.В.).

За результатами дослідження експертом зроблено висновок який є категорично негативним та за формою відповідає поставленому питанню.

Висновки за результатами рецензування.

Експертиза у сфері інтелектуальної власності, за результатами якої складений висновок експерта проведена неповно та не об`єктивно, з порушенням вимог Інструкції та методичними порушеннями, а зроблені в результаті дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження, визначених статтею 3 Закону України «Про судову експертизу», цей висновок викликає сумніви у його правильності та на переконання експерта, не може вважатися джерелом доказів (а.с. 152 т.3 висновку судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О. , а.с. 107 т. 3 висновку судового експерта №223/19від 06 листопада 2019 року судовий експерт Фоя О.А. , а.с. 94 т. 3 висновку судового експерта №15/13.3/127від 07 жовтня 2019 року судовий експерт Жирко В.В.).

Оцінюючи рецензії від 03 лютого 2020 року, що підготовлені патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим- Лукіним Г.В. апеляційний суд враховує таке.

Питання рецензування висновків судових експертів врегульовано Порядком проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженим наказом № 775/5 від 25 травня 2015 року та зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 травня 2015 року за № 605/27050 (в редакції, що діяла на дату надання рецензії надалі по тексту - Порядок № 775/5).

Відповідно до пунктів 1,2,7-9 Порядку цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень (далі - висновки експертів), складених судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ) і судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Метою рецензування висновків є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків.

Аналізу рецензента підлягають вступна, дослідницька та заключна частини висновку:

1) у вступній частині підлягають аналізу:

повнота і чіткість опису об`єктів, що надійшли для дослідження;

відповідність питань, поставлених перед експертом у документі про призначення експертизи (залучення експерта), а також питань, що вирішувались з ініціативи експерта, редакції, зазначеній у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5);

повнота даних, що стосуються особи експерта та його кваліфікації;

обґрунтованість клопотань про надання додаткових матеріалів;

2) у дослідницькій частині підлягають аналізу:

правильність та обґрунтованість вибору схеми дослідження, методів і методик дослідження, послідовність застосування методів, відповідність сучасному стану методичного забезпечення певного виду судової експертизи;

логічна послідовність викладення, взаємозв`язок між окремими етапами дослідження; дотримання термінологічної точності в описуванні ходу та результатів дослідження;

повнота дослідження (достатність встановлених ознак для формулювання висновку);

наявність та обґрунтованість експертної оцінки результатів дослідження;

якість, наглядовість та переконливість наявних ілюстрацій;

3) у заключній частині підлягають аналізу:

аргументованість та обґрунтованість висновків, відповідність результатам дослідження та поставленим питанням.

Якщо рецензентом встановлено, що висновок експерта містить недоліки, у рецензії зазначаються положення нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз (методичних рекомендацій), яких не дотримано експертом під час складання висновку. За результатами рецензування рецензентом надаються рекомендації щодо удосконалення роботи експерта та підвищення рівня його професійних знань.

При оцінці рецензій на висновки експертів, апеляційний суд враховує, що рецензія на висновок експерта по своїй суті не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази. Експерт, який надає рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку.

З огляду на викладене, апеляційний суд не застосовує до рецензії на висновок експерта ті вимоги, які передбачені ЦПК України для висновку експерта (висновок, викладений у постанові Верховного Суду від 14 січня 2021 року у справі № 922/2216/18).

Як вбачається з матеріалів справи вказані рецензії залучені до матеріалів справи 05 лютого 2020 року, а тому учасникам справи були відомі наведені у них недоліки вказаних вище висновків судового експерта.

Відповідно до частини 11 статті 83 ЦПК України у разі подання заяви про те, що доданий до справи документ викликає сумнів з приводу його достовірності, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачами заява про те, що додані до матеріалів справи:

висновок судового експерта № 4795 від 08 листопада 2018 року судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, судові експерти Захарець Д.В. та Струк І.О. (а.с. 136-152 т. 3),

висновок експерта №15/13.3/127 від 07 жовтня 2019 року Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, судовий експерт Жирко В.В. (а.с. 79-94 т. 3),

висновок експерта №223/19 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06 листопада 2019 року Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України судовий експерт Фоя О.А. (а.с. 95-107 т. 3)

викликають сумніви у відповідачів з приводу їх достовірності, враховуючи недоліки наведені у рецензіях від 03 лютого 2020 року, не подавалася.

З огляду на встановлене, у апеляційного суду відсутні підстави не враховувати вказані вище висновки у якості доказів при ухвалені судового рішення.

А також, апеляційний суд звертає увагу на те, що рецензія на висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності №249/20-27 від 13 лютого 2020 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. (Кропивницького відділення), складений судовим експертом Давидченко В.В. та на висновок експерта за результатами проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності і телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 03 червня 2021 року №1761/1762, складений судовими експертами Лушниковою Т.М. , Питель О.Б. - до суду не надавалася.

Допитаний у судовому засіданні апеляційного суду експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Давидченко В.В. підтримав свій висновок.

Допитаний у судовому засіданні апеляційного суду експерт Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Струк І.О. підтримав свій висновок.

Відповідно до положень Цивільного кодексу України:

корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частини 1,2 статті 460);

набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі (частини 1,2 статті 462);

суб`єктами права інтелектуальної власності на корисну модель є: винахідник; інші особи, які набули прав на корисну модель за договором чи законом (стаття 463);

права інтелектуальної власності на корисну модель визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (стаття 469).

За приписами Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» №3687-XII від 15 грудня 1993 року:

корисна модель - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (стаття 1);

правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності; об`єктом корисної моделі, правова охорона якій надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу; Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою корисної моделі. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису корисної моделі та відповідних креслень; дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом (частини 1,2,5,6 статті 6);

корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною; корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо; рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині 4 цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати; на визнання корисної моделі патентоздатною не впливає розкриття інформації про неї винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов`язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини (частини 2-6 статті 7);

патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованої корисної моделі умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; наявності у формулі корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог частини 2 статті 37 цього Закону; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (стаття 33).

Оцінивши додані позивачем висновки експертів, які встановили, що «корисна модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 не відповідає умові патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року відповідно до наданих документів» в сукупності з іншими доказами у справі за правилами статті 89 ЦПК України, апеляційний суд встановив невідповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_1 умовам патентоздатності «новизна» на момент подання заявки №u201705624 від 07 червня 2017 року.

Щодо порушення прав позивача, то апеляційний суд встановив таке.

Звертаючись до суду з цим позовом та обґрунтовуючи порушення своїх прав та охоронюваного законом інтересу позивач посилається на наявну невідповідність корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 такій умові патентоздатності, як новизна, оскільки сукупність її суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки відповідачем до відповідної установи.

Як було встановлено вище, позивач здійснює господарську діяльність з надання охоронних послуг на підставі ліцензії Міністерства внутрішніх справ України серії АЕ №642187 від 16 квітня 2015 року (а.с. 28 т. 1).

Як зазначено у позовній заяві, позивач використовує у своїй господарській діяльності охоронну систему, - автоматизований комплекс скомбінованих пристроїв сигналізації та відео спостереження з охорони різних об`єктів майна (в тому числі житлових чи нежитлових приміщень, прилеглих територій, окремих приміщень, автомобілів тощо), яка сформована на основі «Відомчих будівельних норм України «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення» ВБН В.2.5-78.01-2003, введених наказом МВС від 14 квітня 2003 року №361 та введених в дію 01 липня 2003 року і яка є загальновідомою у світі.

Як вбачається з матеріалів справи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001787 від 04 жовтня 2017 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 176 КК України директору позивача ДП «Ефорт-Гарант17» вручено повістку для участі у допиті (а.с. 29 т. 1).

Відповідач ОСОБА_1 , як власник оскаржуваного патенту, звернувся до Управління ліцензування МВС України зі скаргою від 26 січня 2018 року на порушення позивачем ДП «Ефорт-Гарант17» ліцензійних умов за патентом України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 30 т. 1).

МВС України за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню складений Акт №24/3-241 від 06 березня 2018 року щодо позивача ДП «Ефорт-Гарант17», де встановлено порушення п.п. 8 пункту 13 постанови КМУ №960 у частині: вчиняти дії, що посягають на права та власність фізичних осіб, а саме використання кожної ознаки незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № НОМЕР_1 або ознаки еквівалентної їй, без дозволу на використання моделі власника патенту ОСОБА_1 (а.с. 31-37 т. 1).

Розпорядження МВС України від 14 березня 2018 року №3350/07/24-2018 вирішено у строк до 13 квітня 2018 року усунути зазначене вище порушення

Ліцензійних умов та подати в цей самий строк у письмовій формі інформацію про його усунення (а.с. 37 т. 1).

З огляду на встановлене, апеляційний суд вважає, що позивачем доведено наявність порушення прав його прав у зв`язку з тим, що відповідач ОСОБА_1 , як власник оскаржуваного патенту, звинувачуючи позивача у порушенні його прав як власника патенту шляхом використання без його дозволу корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», неодноразово звертався у зв`язку з цим до правоохоронних органів, що створює позивачу перешкоди у здійсненні ним своєї законної охоронної діяльності.

Підсумовуючи вищевказане, апеляційний суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог про визнання патенту недійсним.

Вирішуючи питання стосовно позовної вимоги про зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру патентів на корисні моделі щодо визнання повність недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу, апеляційний суд враховує таке.

Відповідно до частини 1 статті 23 Закону №3687-XІІ одночасно з державною реєстрацією патенту (деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (деклараційного патенту).

Згідно статті 1 наведеного Закону термін «Установа» вживається у значенні центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 3 Закону №3687-XІІ Установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на винаходи і корисні моделі, для чого забезпечує опублікування офіційних відомостей про винаходи і корисні моделі;

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації Національного органу інтелектуальної власності» від 28 жовтня 2022 року № 943-р Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» виконує функції Національного органу інтелектуальної власності з 08 листопада 2022 року.

Таким чином на даний час органом, відповідальним за опублікування офіційних відомостей про патенти у Офіційному бюлетені, є вказана вище державна організація (відповідач 2).

На підставі наведених положень закону, апеляційний суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, позовну вимогу щодо зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру патентів на корисні моделі щодо визнання повність недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» від дати публікації відомостей про його видачу.

Щодо судових витрат

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 382 ЦПК України у резолютивній частині постанови суду апеляційної інстанції зазначається новий розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування судового рішення, та розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.

Оскільки оскаржуване судове рішення скасовано та ухвалене нове рішення про задоволення позовних вимог, судові витрати підлягають стягненню з позивача на користь відповідача.

Керуючись статтями 367, 369, 374, 375, 381-384 ЦПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» задовольнити.

Рішення Печерського районного суду міста Києва від 05 вересня 2022 року скасувати з ухваленням нового судового рішення.

Позов Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» задовольнити.

Визнати повністю недійсним патент України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований на ім`я ОСОБА_1 .

Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі щодо визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого на ім`я ОСОБА_1 .

Зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» опублікувати відомості про визнання повністю недійсним патенту України № НОМЕР_1 від 10 серпня 2017 року на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованого на ім`я ОСОБА_1 , в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути із ОСОБА_1 на користь Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» судовий збір у розмірі 2 643 грн за подання позовної заяви та у розмірі 3 964 грн 50 коп. за подання апеляційної скарги, витрати за проведення експертиз у розмірі 53 052 грн 60 коп. та витрати на правову допомогу у розмірі 48 007 грн.

Стягнути із Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» на користь Дочірнього підприємства «Ефорт-Гарант17» судовий збір у розмірі 2 643 грн за подання позовної заяви та у розмірі 3 964 грн 50 коп. за подання апеляційної скарги, витрати за проведення експертиз у розмірі 53 052 грн 60 коп. та витрати на правову допомогу у розмірі 48 007 грн.

Інформація про боржника: ОСОБА_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Інформація про боржника: Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», адреса: вулиця Годзенка Дмитра, 1, місто Київ, 01601, .

Інформація про стягувача: Дочірнє підприємство «Ефорт-Гарант17», вулиця Героїв УПА, 72, місто Львів, 79018, .

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення 05 серпня 2024 року.

Головуючий Г.І. Мостова

Судді Р.В. Березовенко

О.Ф. Лапчевська