У Х В А Л А

15 липня 2024 року м. Київ

Справа №757/74669/17-ц

Апеляційне провадження №22-ц/824/4020/2024

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача: Соколової В.В.

суддів: Поліщук Н.В., Шкоріної О.І.

за участю секретаря Федорчук Я.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Білицького Пилипа Вікторовича про призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 , свідоцтв на знаки для товарів та послуг НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 та зобов`язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В

У грудні 2017 року ОСОБА_2 звернувся до з вищевказаним позовом, в якому просив визнати недійсним Патент на промисловий зразок НОМЕР_7, визнати недійсними Свідоцтва на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_4, № НОМЕР_2 , зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним свідоцтв № НОМЕР_4, та № НОМЕР_2 до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, щодо визнання повністю недійсними Патенту НОМЕР_7 та опублікувати ці данні в офіційному бюлетені. Також позивач просив стягнути з ОСОБА_1 на його користь судові витрати.

Вказаний позов мотивований тим, що патент № НОМЕР_1 від 28 серпня 2017 року не відповідає умовам патентоспроможності, а свідоцтва на знаки для товарів та послуг № НОМЕР_4, та № НОМЕР_2 не відповідають умовам надання правової охорони.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 31 травня 2023 року позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 , свідоцтв на знаки для товарів та послуг НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 та зобов'язання вчинити дії - задоволено.

Визнано недійсним повністю Свідоцтво України на знак для товарів та послуг НОМЕР_6 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований від дати публікації відомостей про його видачу.

Визнано недійсним повністю Свідоцтво України на знак для товарів та послуг НОМЕР_8 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований від дати публікації відомостей про його видачу.

Визнано недійсним Патент на промисловий зразок НОМЕР_7.

Зобов`язано Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у зв`язку із визнанням недійсним повністю свідоцтв України НОМЕР_6 та НОМЕР_8, а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зобов`язано Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, щодо визнання повністю недійсним Патенту НОМЕР_7 та опублікувати ці данні в офіційному бюлетені, а також опублікувати інформацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 судові витрати у розмірі 33160,40 грн.

Не погодився із вказаним рішенням суду ОСОБА_1 , його представником - адвокатом Білицьким П.В. подано апеляційну скаргу, в якій він просив скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги залишити без задоволення.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Білицький П. В. подав до суду апеляційної інстанції клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що згідно висновку експерта №189/18 від 30 листопада 2018 року зареєстровані знаки для товарів за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 визнанні схожими настільки, що їх можна сплутати з позначенням, що заявлено ОСОБА_2 більш ранньою датою.

В рецензії від 18 січня 2019 року на висновок судової експертизи №189/18від 30 листопада 2018 року вказано на те, дослідження проведено неповно, необ`єктивно, з методичними порушеннями та порушеннями приписів Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, а зроблені на його основі висновки є необ`єктивними та необгрунтованими, що свідчить про порушення принципів законності, об`єктивності і повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу», а також вимог ч. 3 ст. 72 ЦПК України, згідно яких експерт зобов`язаний дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання, цей висновок викликає обґрунтовані та серйозні сумніви у його правильності, а тому, на погляд рецензента, цей висновок не може прийматися до уваги при розгляді судової справи.

Разом з цим, у висновку експертизи № 178 від 03 грудня 2019, складеного атестованим судовим експертом Жилою Б.В., зазначено протилежні висновки у порівнянні з висновком судової експертизи № 189/18, складеного судовою експертом Ковальовою Н.М., а саме:

«Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 не є схожими зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 (позначення за заявкою №ш201621312) настільки, що їх можна сплутати. Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та№ НОМЕР_2 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи Позивача, який здійснює діяльність з використанням знака за свідоцтвом України № НОМЕР_3 (позначення за заявкою №т201621312)».

Вказує, що неузгодженість між висновком судової експертизи № 189/18, складеного судовою експертом Ковальовою Н.М. та висновком експертизи № 178 від 03 грудня 2019, складеного атестованим судовим експертом Жилою Б.В., головним чином полягає у тому, що експерт Ковальова Н.М. помилково вважала, що сильним (домінуючим) елементом знаків за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 виступає зображувальний елементу вигляді зодіакального кола, який, на її думку, не зважаючи на його оригінальне кольорове та графічне виконання у знаках апелянта, є схожим із орнаментоподібним чорно-білим графічним зображенням зодіакального кола за заявкою позивача №іп201621312.

На противагу вказаному необгрунтованому висновку, судовий експерт Жила Б.В. ґрунтовно розкрив суть сильних (домінуючих) елементів позначень, якими у першу чергу слід визнавати саме словесні позначення, що використовуються як оригінальна назва товару. Враховуючи, що в знаках за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 наявний оригінальний словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розміщений на передньому плані та який використовується споживачами під час вербальних комунікацій, зокрема у всіх випадках купівлі відповідних товарів апелянта, судовий експерт Жила Б.В. обґрунтовано визнав його сильним (домінуючим) елементом знаків апелянта.

Отже, на переконання представника ОСОБА_1 , для остаточного усунення суперечностей між висновком судової експертизи № 189/18 та іншими матеріалами справи, а також для повного та правильного встановлення обставин цієї справи встановлення яких погребує спеціальних знань у інших галузях науки ніж право, необхідно провести повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуалі власності, проведення якої доручити комісії із двох експертів та на вирішення експертів поставити наступні питання: чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 схожими із позначенням за заявкою № т201621312 настільки, що його можна сплутати? Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача?

Представник відповідача ОСОБА_1 - адвокат Білицький П.В. підтримав в судовому засіданні клопотання про призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та просив його задовольнити.

Представник позивача - адвокат Шаповалов Р.Ю. заперечував щодо задоволення клопотання.

Представник відповідача УРНОІВІ - Фінагіна В.Б. не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Вирішуючи клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Білицького П. В. про призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, суд апеляційної інстанції виходить з такого.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Пунктами 6, 7 ч. 2 ст. 356 ЦПК України передбачено, що в апеляційній скарзі мають бути зазначені, зокрема нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції, клопотання особи, яка подала скаргу.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього.

Як визначено ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1)письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

У відповідності до ч.ч. 1, 5 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ч.ч.9,10 ст.83 ЦПК України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

У відповідності до положень ст. 111 ЦПК України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.

Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.

Частиною 2 ст. 113 ЦПК України визначено, що якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

В пункті 1.2.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (далі Інструкція) визначено, що згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи.

Відповідно до пункту 3.6 Інструкції, у разі призначення експертизи (залучення експерта) для проведення додаткової або повторної експертизи, крім матеріалів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, до експертної установи (експертові) надаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками (фотознімками, порівняльними зразками тощо), а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку. У разі необхідності проведення додаткової або повторної експертизи у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначаються мотиви та підстави для її призначення.

Згідно висновків, викладених у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8, судова експертиза, як один зі засобів доказування, сприяє всебічному, повному й об`єктивному дослідженню обставин справи, по встановленню законних та обґрунтованих рішень.

Верховний Суд у постанові від 28 лютого 2024 року у справі № 761/20710/21 вказав на те, що рецензія не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази, це прерогатива суду. Експерт, який надавав рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. Отже, до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта (див. постанову Верховного Суду від 14 січня 2021 року у справі № 922/2216/18).

З наведених обставин справи вбачається, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2018 року було задоволено клопотання представника позивача ОСОБА_2 - Шаповалова Р.Ю. про призначення у справі експертизи у сфері інтелектуальної власності /т.2 а.с. 195195-197/.

За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності експертом Ковальовою Н.М. було складено висновок №189/18 від 30 листопада 2018 року, відповідно до якого знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 (дата подачі заявки 20.02.2017) є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням за заявкою №m201621312 (дата подачі заявки 28.09.2016 року). Знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (дата подачі заявки 20.02.2017) є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням за заявкою №m201621312 (дата подачі заявки 28.09.2016 року). Знаки для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача, який здійснює діяльність з використанням позначення за заявкою №m201621312.

В мотивувальній частині висновку експертом вказано, що всі три досліджувані позначення як зображувальне, так і комбіновані містять спільний домінуючий елемент - зодіакальне коло, а отже має місце збіг одного з елементів позначення, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення та подібність закладених у позначення понять, ідей.

Викладене вище дало змогу експерту констатувати семантичну схожість досліджуваних позначень.

Експерт зазначає, що при візуальному сприйнятті позначень споживач одночасно намагається усвідомити семантику елементів, що входять до позначення, у тому числі за рахунок певних асоціацій чи згадок, що виникають у нього в процесі сприйняття позначень. Смислова схожість, на відміну від графічної, може виступати як самостійний критерій.

Отже різниця в графічному виконанні не впливає на загальне вираження схожості від позначень.

Графічно вказані елементи відрізняються між собою однак цей факт не впливає на їхню впізнаваність з точки зору пересічних споживачів.

Також експерт зазначає наступне:

По-перше: позначення 1 (позивача) не містить словесних елементів на відміну від позначень 2 та 3 (відповідача);

По-друге: позначення 1 (позивача) містить схожий домінуючий зображувальний елемент;

По-третє: при визначенні ступеня схожості варто звертати увагу саме на схожі елементи, а не на розбіжності між позначеннями /т.3 а.с.6-23/.

Після відновлення провадження у справі після проведення судової експертизи представником відповідача ОСОБА_1 - адвокатом Павленко А.Л. 21 січня 2019 року було подано клопотання про призначення повторної експертизи. Підставою призначення повторної експертизи була визначена Рецензія на висновок експерта №189/18 від 30 листопада 2018 року, складена патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук Прохоровим-Лукіним Г.В.. Зокрема щодо наведених висновків експерта вказано наступне: «Логічний наголос - це особливе виділення голосом слова в реченні з метою підкреслити важливість його в смисловій структурі речення. Яким чином за допомогою логічного наголосу можна виділити зображення експерт у висновку не пояснює. Не пояснено експертом також чому «зодіакальне коло» має самостійне значення та у чому воно полягає, а також які «подібні» поняття та ідеї закладені у «позначення». Отже висновок про семантичну схожість «позначень» є необґрунтованим і викликає сумніви у його правильності.

Висновки про те, що «різниця в графічному виконанні не впливає на загальне вираження схожості від позначень» та «Графічно вказані елементи відрізняються між собою однак цей факт не впливає не впливає на їхню впізнаваність з точки зору пересічних споживачів» є необґрунтованими оскільки експерт не провів повного та об`єктивного дослідження всіх графічних ознак досліджуваних об`єктів та не надав їм оцінку з точки зору їх впливу на «впізнаваність» цих об`єктів. «Точка зору пересічних споживачів» жодним чином не представлена у висновку отже думка експерта про те, що різниця ознак графічних елементів протиставлених об`єктів «не впливає на загальне враження схожості від позначень» не підтверджується описом проведених досліджень.

У висновках в рецензії вказано наступне: «Експертне дослідження, за результатами якого складено висновок експерта № 189/18 від 30 листопада 2018 року за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі 757/74669/17-ц, проведено неповно, не об`єктивно, з методичними порушеннями та порушеннями приписів Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства, юстиції України 08.10.1998 № 53/5, а зроблені на його основі висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що свідчить про порушення принципів законності, об`єктивності і повноти дослідження, визначених ст. 3 Закону України «Про судову експертизу», а також вимог ч. 3 ст.72 Цивільного процесуального кодексу України, згідно яких експерт зобов`язаний дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання, цей висновок викликає обґрунтовані та серйозні сумніви у його правильності, а тому, на погляд рецензента, цей висновок не може прийматися до уваги при розгляді судової справи» /т. 3 а.с. 44-57/.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18 лютого 2019 року було задоволено клопотання представника відповідача ОСОБА_1 та призначено у справі повторну експертизу у сфері інтелектуальної власності /т.3 а.с.86-88/.

Постановою Київського апеляційного суду від 12 серпня 2019 року ухвала Печерського районного суду м. Києва від 18 лютого 2019 року була скасована, а справа направлена для продовження розгляду. Підставою скасування визначено недодержання вимог процесуального закону щодо призначення повторної експертизи, а саме вказано на відсутність виклику експерта в судове засідання для надання пояснень щодо змісту складеного висновку /т.3 а.с.157-158/.

З матеріалів справи вбачається, що в суді першої інстанції стороною відповідача були викладені у письмовому вигляді запитання експерту /т.4 а.с.138-148/.

На запит суду першої інстанції Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України були надані в письмовому вигляді відповіді експерта Ковальової Н.М. щодо висновку №189/18. Зокрема експертом вказано на те, що під час встановлення ступеню схожості зображувальних і об`ємних позначень, що складаються з двох і більше елементів, вирішальним є тотожність чи схожість: домінуючих елементів; елементів, на яких найбільше фіксується увага споживачів (до таких елементів відносяться, у першу чергу, зображення людей, тварин, рослин, і інших об`єктів, що оточують людину, а також зображення букв, цифр); елементів, що краще запам`ятовуються споживачами (наприклад, симетричні елементи, елементи, що являють собою зображення конкретних, а не абстрактних об`єктів). Далі експертом вказано, що словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» у композиції етикеток, зареєстрованих за свідоцтвами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , взагалі не привертає ніякої уваги споживачів. Але на питання «Чи може споживач відрізнити відповідні товари також за допомогою словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» у композиції етикеток, зареєстрованих за свідоцтвами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , незважаючи на місце розташування та розмір цього словесного елемента?» надана відповідь «Ні, не може. Під час встановлення схожості позначення, що порівнюються, повинні розглядатися в цілому, без поділення на окремі елементи. При цьому перше зорове сприйняття будь-якого об`єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам`ятовується і позначення /т.4 а.с.163-170,202-209/.

29 березня 2023 року стороною відповідача ОСОБА_1 через канцелярію суду, про що свідчить штамп суду, повторно подано клопотання про проведення повторної судової експертизи з обґрунтуванням та з урахуванням відповідей експерта Ковальової Н.М . В додатках до цього клопотання значаться: оригінал висновку експерта № 178 від 03 грудня 2019 року, складеного судовим експертом Жилою Б.В.; докази направлення цього документу іншим учасникам справи /т.4 а.с.172-176/.

У Висновку експерта №178 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03 грудня 2019 року, складеного експертом Жилою Б.В. за заявою представника ОСОБА_1 , експерт вказав на те, що знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 не є схожими зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 (позначення за заявкою №m201621312) настільки, що їх можна сплутати. Знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 не є такими, що можуть ввести в оману щодо особи Позивача, який здійснює діяльність з використанням знаку за свідоцтвом України НОМЕР_3 /т.4 а.с.179-199/.

Також стороною відповідача ОСОБА_1 були надані докази направлення цього висновку учасникам справи засобами поштового зв`язку /т.4 а.с.176-177/.

Згідно з протоколом судового засідання від 29 березня 2023 року за результатами обговорення клопотання суд першої інстанції видалився до нарадчої кімнати, однак після виходу з нарадчої кімнати суд продовжив розгляд справи з метою з`ясування обставин справи на стадії клопотань та оголосив перерву в судовому засіданні /т.4 а.с.211-213/.

Згідно з довідками суду першої інстанції від 08 травня 023 року та від 31 травня 2023 року Висновок експерта Жили Б.В. №178 від 03 грудня 2019 року через канцелярію суду не надходив і не надався в судовому засіданні /т. 5 а.с.1,5/.

Згідно з протоколом судового засідання від 31 травня 2023 року на стадії дослідження доказів у справі вказано про дослідження доказів, зокрема, у т.4 а.с.179-199, тобто Висновку експерта №178 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 03 грудня 2019 року, також мав місце коментар представника позивача щодо цього висновку. Ухвалою суду занесеною до протоколу даного судового засідання, клопотання про призначення повторної судової експертизи відхилено /т.5 а.с.7-13/. Мотиви відхилення клопотання наведені судом першої інстанції в рішенні, а саме вказано на необґрунтованість такого клопотання, достатності зібраних матеріалів справи й відсутності суперечок чи сумнівів в правильності висновку експертизи 189/18. Крім того, основою для призначення повторної експертизи відповідач зазначив наявність висновка експертизи № 178 від 03 грудня 2019 року складений експертом Жилою Б.В. й рецензії на висновок судової експертизи №189/18. Проте, вказаного висновку експертизи не було надіслано до суду та не долучено до матеріалів справи у відповідності до процесуальних вимог щодо збирання доказів. Матеріали справи також не містять доказів надсилання такого висновку, а відповідач не надав доказів, які би підтверджували зворотнє. Що стосується рецензії, то суд зазначив, що рецензія на висновок судового експерта не може виступати альтернативним висновком до вже існуючого висновку судового експерта в порушення вимог норм ЦПК України.

Проте погодитись в з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів не вбачає за можливе з огляду на наступне.

Як вже вказано вище, висновок експертизи № 178 від 03 грудня 2019 року був поданий разом з повторним клопотанням про призначення експертизи, про що зазначено в додатках, і був поданий через канцелярію суду, про що свідчить штамп суду. Цей висновок (в оригіналі) наявний в матеріалах справи і був досліджений судом першої інстанції на стадії дослідження доказів. Також в матеріалах справи наявні докази направлення його іншим учасникам справи.

Слід погодитись з висновком суду першої інстанції про те, що рецензія на висновок судового експерта не може виступати альтернативним висновком до вже існуючого висновку судового експерта. Проте вона підлягає оцінці судом, що судом першої інстанції здійснено не було.

В судове засідання апеляційного суду був викликаний експерт Ковальова Н.М. для надання пояснень щодо змісту складеного висновку, також нею були надані відповіді на питання поставлені стороною відповідача ОСОБА_1 та стороною відповідача УКРНОІВІ. Експерт Ковальова Н.М. стверджувала, що домінуючими елементами торгівельних марок є зображувальні позначення у вигляді зодіакальних кіл, а інші елементи графічного позначення, а також словесні позначення наявні у знаках відповідача не враховувались.

Експертом Жилою Б.В. також були надані відповіді на питання поставлені стороною відповідача ОСОБА_1 та стороною відповідача УКРНОІВІ. Із змісту відповідей вбачається, що експерт виходив з того, що торгівельні марки позивача і відповідача належать до різних типів, а саме зображувальний знак та комбіновані знаки, а схожість визначалась з урахуванням значущості розташування основних зображувальних елементів у складі комбінованих знаків, та їх впливу на сприйняття знаків. Також вбачається врахування експертом словесних елементів, які сприймаються в якості оригінальних назв товарів /т.5 а.с.206-215/.

З наведених обставин справи вбачається, що предметом спору у справі є питання схожості торгівельних марок, настільки, що їх можна сплутати і питання введення в оману щодо особи виробника. При цьому ключовим питанням є питання визначення домінуючого елемента і саме від його визначення залежить результат. Крім того, при проведенні судової експертизи експерт не провів повного та об`єктивного дослідження всіх графічних ознак досліджуваних об`єктів та не надав їм оцінку з точки зору їх впливу на впізнаваність цих об`єктів.

Вказані обставини є такими, що мають значення для повного, всебічного і правильного вирішення справи, є необхідними і без яких встановити відповідні обставини неможливо, вказане потребує спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, а наявні в матеріалах справи висновки експертів, з урахуванням наявності неповноти та суперечностей, викликають сумніви щодо їх правильності.

Виходячи з положень ЦПК України якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Таким чином, враховуючи підстави та предмет цього позову, наявність у матеріалах справи висновків експертів, які суперечать один одному та не узгоджуються з іншими матеріалами справи, суд апеляційної інстанції з метою повного з`ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення справи вважає, що наявні підстави для призначення у справі повторної комісійної експертизи. А тому клопотання представника ОСОБА_1 підлягає до задоволення.

Питання визначені стороною відповідача в цілому відповідають Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичним рекомендаціям з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

А отже на вирішення експертів слід поставити наступні питання:

Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 схожими із позначенням за заявкою № т201621312 настільки, що його можна сплутати?

Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача?

Суд вважає за необхідне доручити проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити комісії із двох судових експертів, атестованих за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». географічними зазначеннями»:

- Дорошенко Олександру Федоровичу (свідоцтво експерта № 933 з терміном дії безстроково), директору НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, тел.: НОМЕР_9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3;

- Мінченко Наталії Володимирівні (свідоцтво експерта № 1849 з терміном дії до кінця дії в Україні воєнного стану та 3 місяці після припинення чи скасування воєнного стану на підставі пунктів 4-5 Наказу Міністерства юстиції України від 14.03.2022 №1138/5 «Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану», оскільки строк дії свідоцтва № 1849 мав закінчитися у період дії воєнного стану - 10.02.2023), науковому співробітнику НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. тел.: НОМЕР_9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Стороною позивача обґрунтованих заперечень щодо осіб експертів суду надано не було, їх повноваження перевірені апеляційним судом, а тому підстав для їх відхилення не має.

Враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 139 ЦПК України суми, що підлягають виплаті залученому судом експерту, спеціалісту, перекладачу або особі, яка надала доказ на вимогу суду, сплачуються особою, на яку суд поклав такий обов'язок, враховуючи клопотання представника ОСОБА_1 про проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, суд вважає за необхідно покласти витрати на проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності на ОСОБА_1 .

Так як, призначення експертизи унеможливлює провадження в цивільній справі на час її проведення в зв`язку з необхідністю надання експертам матеріалів справи, судова колегія вважає необхідним зупинити провадження у справі на строк проведення експертизи, що передбачено п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України.

Керуючись ст. ст. 103, 104, 107, 108, 112, 113 ЦПК України, суд апеляційної інстанції

У Х В А Л И В

Клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Білицького Пилипа Вікторовича про призначення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності - задовольнити.

Призначити у справі повторну комісійну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити комісії із двох судових експертів, атестованих за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». географічними зазначеннями»:

- Дорошенко Олександру Федоровичу (свідоцтво експерта № 933 з терміном дії безстроково), директору НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, тел.: НОМЕР_9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3:

- Мінченко Наталії Володимирівні (свідоцтво експерта № 1849 з терміном дії до кінця дії в Україні воєнного стану та 3 місяці після припинення чи скасування воєнного стану на підставі пунктів 4-5 Наказу Міністерства юстиції України від 14.03.2022 №1138/5 «Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану», оскільки строк дії свідоцтва № 1849 мав закінчитися у період дії воєнного стану - 10.02.2023), науковому співробітнику НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. тел.: НОМЕР_9, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3.

На вирішення експертів поставити питання:

Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 схожими із позначенням за заявкою № т201621312 настільки, що його можна сплутати?

Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 такими, що можуть ввести в оману щодо особи позивача?

Для проведення експертизи в розпорядження експертів надати матеріали цивільної справи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384,385 КК України.

Витрати на проведення повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності покласти на ОСОБА_1 (представник - адвокат Білицький П.В., НОМЕР_10, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття, може бути оскаржена до Верховного суду протягом тридцяти днів.

Суддя-доповідач: В.В. Соколова

Судді: Н.В. Поліщук

О.І. Шкоріна

Повний текст ухвали виготовлений 29 липня 2024 року.