Справа №:755/1820/22
Провадження №: 2/755/1755/24
УХВАЛА

про призначення експертизи

"12" березня 2024 р. Дніпровський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого судді - Хромової О.О.

при секретарі - Бовкун М.В.

за участі:

представника позивача

в режимі відеоконференції - Моргуна А.О.

представника відповідача - Ярмоли А.Ю.

розглянувши в підготовчому засіданні клопотання представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Моргуна Артема Олександровича, про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в межах розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд», за участю третіх осіб: Київської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_2 , про визнання товару контрафактним, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, заборону здійснювати використання об`єкту прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за участю третьої особи - Київської митниці Державної митної служби України, про визнання права попереднього користування,

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 25 січня 2024 року справу прийнято до провадження судді Хромової О.О. Розгляд справи постановлено здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

06 березня 2024 року від представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Моргуна А.О., до суду надійшло клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в межах розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Сільпо-Фуд», за участю третіх осіб: Київської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_2 , про визнання товару контрафактним, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, заборону здійснювати використання об`єкту прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, та за зустрічним позовом ТОВ «Сільпо-Фуд» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за участю третьої особи - Київської митниці Державної митної служби України, про визнання права попереднього користування.

Клопотання обґрунтоване тим, що у матеріалах цивільної справи містяться висновки представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) ОСОБА_3 від 10 червня 2023 року № 2023/10-06/1 та від 29 лютого 2024 року № 2024/02-29/1 за результатами проведення незалежного експертного дослідження об`єкту інтелектуальної власності за свідоцтвом України на торговельну марку від 25 березня 2020 року № 273720 та матеріалів Київської митниці Державної митної служби України про знищення товару: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск

3 бар або більше при температурі 20С, «Grand Imperial», рожеве, в скляній пляшці місткістю

0,75л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171.

Висновком від 10 червня 2023 року № 2023/10-06/1 встановлено, що: «Словесний елемент «Grand Imperial» має розрізняльну здатність для товарів 33 класу МКТП, що підтверджено наявністю зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720. Позначення (словесний елемент) «Grand Imperial» є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з зареєстрованою в Україні торговельною маркою за свідоцтвом України

від 25 березня 2020 року № 273720 стосовно товарів 33 класу МКТП. Позначення (словесний елемент) «Grand Imperial» є таким, що може ввести в оману щодо товарів 33 класу МКТП, що виробляються власниками торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720 та ввести в оману щодо особи - власників торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року

№ 273720, які виробляють товари 33 класу МКТП. Надані на дослідження матеріали не містять відомості про те, що ТОВ «Сільпо-Фуд» (місцезнаходження: Україна, 02090, місто Київ, вулиця Бутлерова, будинок 1; ), в інтересах своєї діяльності, добросовісно використовувало торговельну марку за свідоцтвом України на торговельну марку від 25 березня

2020 року № 273720, або здійснювало значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання заявки на торговельну марку від 25 березня 2020 року № 273720, а саме до 06 березня

2019 року».

Згідно із висновком від 29 лютого 2024 року № 2024/02-29/1 позначення (словесний елемент) «Grand Imperial», яким марковано знищений товар, його упаковка, етикетка, бірка: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20С, «Grand Imperial», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75л, концентрація спирту 12,0 %, у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720, для товарів 33 класу МКТП, згідно матеріалів наданих Київською митницею Державної митної служби України про знищення товару.

З огляду на заявлені позовні вимоги та враховуючи їх обґрунтування, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для справи та стосуються специфічної галузі знаків товарів і послуг (їх розрізнення) необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, представник позивача просить суд постановити ухвалу про призначення по справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Проведення експертизи просить доручити Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

12 березня 2024 року представник позивача ОСОБА_1 - адвокат Моргун А.О., в підготовчому засіданні в режимі відеоконференції підтримав заявлене клопотання, надав пояснення, аналогічні викладеним, просив клопотання задовольнити.

12 березня 2024 року представник відповідача ТОВ «Сільпо-Фуд» - адвокат Ярмола А.Ю., в судовому засіданні проти призначення експертизи об`єктів інтелектуальної власності заперечував, посилався, що відповідач не спростовує факту використання спірного позначення, однак зазначив, що у випадку задоволення клопотання позивача, наполягає на включенні до переліку питань, які ставляться на вирішення експерта, додаткового питання, яке ним буде оплачено.

Також при вирішенні питання про визначення експертної установи, представник відповідача просив доручити її проведення державній спеціалізованій установі Міністерства юстиції України, а саме: Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (вул. Грушевського, буд. 28/2, м. Київ, 01021, Н/П № 43).

Представник позивача проти включення додаткового питання заперечував, вважає, що відповідачем не дотримано форми звернення із пропозицією про включення до переліку додаткового питання, запропоноване питання не відповідає виду експертизи. Наполягає на проведенні екпсретизи саме Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Інші учасники справи у підготовче засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представників сторін, вивчивши матеріали справи, приходить до такого.

Відповідно до частини першої статті 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо. Сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно із частиною п`ятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Позивач зазначає, що йому належать виключні майнові права на торговельну марку за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720 стосовно товарів 33 класу МКТП. Відповідач імпортує (постачає) в Україну та продає (розповсюджує) в магазинах «Сільпо» вино з позначенням «Grand Imperial» без згоди правовласників торговельної марки, зареєстрованої в Україні за свідоцтвом на торговельну марку від 25 березня 2020 року № 273720, що підтверджується матеріалами Київської митниці Держмитслужби, а саме: повідомлення від 23 грудня 2021 року № 100/п про те, що під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів виявлено та призупинено митне оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, а саме: прав на торговельну марку за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720.

Позивач також зазначає про схожіть позначення та зареєстрованого знаку внаслідок використання якого відповідачем ці позначення і знак можна сплутати. Вважає, що позначення відповідача схоже із зареєстрованим знаком, стосовно одних і тих же товарів, внаслідок чого можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а ці позначення і знак можна сплутати.

Отже, при розгляді даної справи необхідні спеціальні знання для з`ясування обставин схожості спірного позначення та зареєстрованого знаку та можливості їх сплутування при його використанні відповідачем. Також необхідно встановити обставини можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари при використанні відповідачем спірного позначення, а також обставини можливості сплутування спірного позначення і знака внаслідок використання відповідачем позначення, стосовно товарів, споріднених з наведеними у свідоцтві.

При цьому, в матеріалах справи наявні висновки представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) ОСОБА_3 від 10 червня 2023 року № 2023/10-06/1 та від 29 лютого 2024 року № 2024/02-29/1 за результатами проведення незалежного експертного дослідження об`єкту інтелектуальної власності за свідоцтвом України на торговельну марку від 25 березня 2020 року

№ 273720 та матеріалів Київської митниці Державної митної служби України про знищення товару: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20С, «Grand Imperial», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171.

Всупереч встановленим статтею 102 ЦПК України вимогам до висновку експерта, у вказаних висновках відсутня інформація про те, що експерт попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (частина сьома статті 102 ЦПК України).

Згідно із статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

З метою встановлення правомірності заявлених позовних вимог, для всебічного, повного та об`єктивного розгляду спору й вирішення питань, що потребують спеціальних знань, суд вважає за необхідне призначити проведення у справі судової експертизи з питань об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до частини третьої статті 103 ЦПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Як вбачається зі змісту клопотання, представник позивача просить доручити проведення експертизи Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф.

М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-А), однак представником відповідача заявлено пропозицію доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (вул. Грушевського, буд. 28/2, м. Київ, 01021, Н/П № 43).

З урахуванням позицій сторін, доводів представника відповідача про значне навантаження Національного наукового центру ««Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», частих ворожих атак та обстрілів міста Харкова у зв`язку із збройною агресією та введенням на території України воєнного стану, спеціалізації експертної установи Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а також розумних строків розгляду справи судом, суд вважає за можливе доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Отже, дослідивши вказане клопотання та матеріали справи, а також доводи представників сторін, суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Моргуна А.О., про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в межах розгляду цивільної справи № 755/1820/22.

Оплату вартості проведення експертизи стосовно спільно заявлених сторонами питань суд покладає на позивача та відповідача пропорційно до кількості запропонованих питань.

В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Дульський проти України» (Заява

№ 61679/00) від 01 червня 2006 року зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід`ємну частину судової процедури.

Керуючись статтями 3, 104, 107, 108, 109, 197, 198, 252, 258-261 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Моргуна Артема Олександровича, про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в межах розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд», за участю третіх осіб: Київської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_2 , про визнання товару контрафактним, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, заборону здійснювати використання об`єкту прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за участю третьої особи - Київської митниці Державної митної служби України, про визнання права попереднього користування - задовольнити.

Призначити у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд», за участю третіх осіб: Київської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_2 , про визнання товару контрафактним, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, заборону здійснювати використання об`єкту прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за участю третьої особи - Київської митниці Державної митної служби України, про визнання права попереднього користування, судову експертизу з питань інтелектуальної власності, виконання якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (вул. Грушевського, буд. 28/2, м. Київ,

01021, Н/П № 43).

На вирішення експерта (експертів) поставити питання:

1)Чи є позначення (словесний елемент) «Grand Imperial», яким марковано знищений товар, його упаковка, етикетка, бірка: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20С, «Grand Imperial», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720, для товарів

33 класу МКТП, згідно матеріалів наданих Київською митницею Державної митної служби України про знищення товару?

2)Чи є позначення (словесний елемент) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким марковано знищений товар, його упаковка, етикетка, бірка: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20С, «Grand Imperial», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171 таким, що може ввести в оману щодо товарів 33 класу МКТП, що виробляються власниками торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720 та ввести в оману щодо особи - власників торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № 273720, які виробляють товари 33 класу МКТП?

3)Чи містять надані для проведення дослідження матеріали відомості про те, що застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» позначення «Grand Imperial» було добросовісним використанням торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо наведених у свідоцтві або споріднених товарів до 06 березня 2019 року - дати подання заявки

№ m 201905307, на підставі якої було видано вказане свідоцтво?

У розпорядження експертної установи надати матеріали цивільної справи № 755/1820/22 у п`яти томах.

Оплату за проведення експертизи покласти на позивача ОСОБА_1 та відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд», пропорційно до кількості запропонованих на вирішення експертові питань.

Оплату за проведення експертизи стосовно питань № 1, № 2 ухвали покласти на позивача ОСОБА_1 .

Оплату за проведення експертизи стосовно питання № 3 ухвали покласти на відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд».

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України.

Роз`яснити учасникам справи наслідки частини першої статті 109 ЦПК України згідно із якою у разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з`ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

Висновок необхідно направити до Дніпровського районного суду міста Києва (м. Київ, вул. Пластова, буд. 3, каб. 6).

Провадження по справі на час проведення експертизи зупинити до отримання висновку експерта.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 ЦПК України.

Повний текст ухвали виготовлено 18 березня 2024 року.

Суддя О.О. Хромова