справа № 755/1820/22
головуючий у суді І інстанції Хромова О.О.
суддя-доповідач у суді ІІ інстанції Мостова Г.І.
ПОСТАНОВА

Іменем України

07 серпня 2024року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого судді: Мостової Г.І.,

суддів: Березовенко Р.В., Лапчевської О.Ф.,

за участі секретаря судового засідання Лазоренко Л.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою представника ОСОБА_1 - адвоката Моргуна Артема Олександровича ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 12 березня 2024 року

у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд», за участю третіх осіб: Київської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_2 , про визнання товару контрафактним, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, заборону здійснювати використання об`єкту прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , за участю третьої особи - Київської митниці Державної митної служби України, про визнання права попереднього користування, -

в с т а н о в и в :

У лютому 2022 року ОСОБА_3 звернувся до Дніпровського районного суду міста Києва із позовом до ТОВ «Сільпо-Фуд», у якому просив суд:

визнати товар, поданий до митного оформлення за митною декларацією № UА100350/2021/111171 від 22 грудня 2021 року, контрафактними, тобто виготовленими з порушенням прав власника на торговельну марку;

вилучити з цивільного обороту контрафактний товар за митною декларацією №UА100350/2021/111171 від 22 грудня 2021 року, а саме: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20С: «ІНФОРМАЦІЯ_1», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75 л, концентрація спирту 12,0% - 4536 шт. декларант - ТОВ «Сільпо-ФУД», власник та одержувач - ТОВ «Сільпо-ФУД»;

знищити контрафактний товар за митною декларацією № UА100350/2021/111171 від 22 грудня 2021 року, а саме: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20С: «ІНФОРМАЦІЯ_1», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75 л, концентрація спирту 12,0% - 4536 шт. декларант - ТОВ «Сільпо-ФУД», власник та одержувач - ТОВ «Сільпо-ФУД»;

заборонити ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» здійснювати використання об`єкту прав інтелектуальної власності на торговельну марку за Свідоцтвом України на торговельну марку № НОМЕР_1 від 25 березня 2020 року, майнові права на яку належать ОСОБА_1 , шляхом імпорту (ввезення) в Україну товарів: вина ігристі, купажовані в асортименті «ІНФОРМАЦІЯ_1» виробництва компанії Соmpagnie Francaise des Grands Vins, Cave de Wissembourg Alle des Peupliers - BP 65 67162 Wissembourg Cedex, FR.

08 червня 2022 року ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» звернулося до Дніпровського районного суду міста Києва із зустрічним позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , у якому просило суд визнати за ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» право попереднього користувача на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 25 березня 2020 року № НОМЕР_1 (а.с. 172-172в т. 1).

До зустрічного позову додано копії митних декларацій про поставку товару (а.с. 174л-219 т.1).

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2022 року прийнято до спільного розгляду з первісним позовом ОСОБА_1 до ТОВ «Сільпо-ФУД», за участю третіх осіб: Київської митниці Державної митної служби України, ОСОБА_2 , про визнання товару контрафактним, вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, заборону здійснювати використання об`єкту прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, зустрічну позовну заяву ТОВ «Сільпо-ФУД» до ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , за участю третьої особи Київської митниці Державної митної служби України, про визнання права попереднього користування, об`єднавши їх в одне провадження.

06 березня 2024 року від представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Моргуна А.О. до суду надійшло клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити питання:

1) Чи є позначення (словесний елемент) «ІНФОРМАЦІЯ_1», яким марковано знищений товар, його упаковка, етикетка, бірка: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20С, «ІНФОРМАЦІЯ_1», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № НОМЕР_1, для товарів 33 класу МКТП, згідно матеріалів наданих Київською митницею Державної митної служби України про знищення товару?

2) Чи є позначення (словесний елемент) «ІНФОРМАЦІЯ_1», яким марковано знищений товар, його упаковка, етикетка, бірка: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20 С, «ІНФОРМАЦІЯ_1», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171 таким, що може ввести в оману щодо товарів 33 класу МКТП, що виробляються власниками торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № НОМЕР_1 та ввести в оману щодо особи - власників торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № НОМЕР_1, які виробляють товари 33 класу МКТП?

Клопотання обґрунтоване тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи та стосуються специфічної галузі знаків товарів і послуг (їх розрізнення) необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Проведення експертизи представник позивача просив доручити Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, посилаючись на те, що у цій експертній установі наявні фахівці із відповідною експертною спеціальністю.

Від представника відповідача ТОВ «Сільпо-Фуд» - адвоката Ярмола А.Ю. надійшли письмові пояснення, у яких він заперечував проти призначення експертизи, однак, якщо суд визнає доцільним її проведення, просив на вирішення експертам також поставити питання:

Чи містять надані для проведення дослідження матеріали відомості про те, що застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було добросовісним використанням торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо наведених у свідоцтві або споріднених товарів до 06 березня 2019 року - дати подання заявки № m 201905307, на підставі якої було видано вказане свідоцтво?

Також при вирішенні питання про визначення експертної установи, представник ТОВ «Сільпо-Фуд» просив доручити її проведення державній спеціалізованій установі Міністерства юстиції України, а саме: Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (вул. Грушевського, буд. 28/2, м. Київ, 01021, Н/П № 43).

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 12 березня 2024 року задоволено клопотання представника ОСОБА_1 - адвоката Моргуна А.О., про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, виконання якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (вулиця Грушевського, будинок 28/2, місто Київ, 01021, Н/П № 43).

На вирішення експерта (експертів) поставлено питання:

1) Чи є позначення (словесний елемент) «ІНФОРМАЦІЯ_1», яким марковано знищений товар, його упаковка, етикетка, бірка: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20 С, «ІНФОРМАЦІЯ_1», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75 л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № НОМЕР_1, для товарів 33 класу МКТП, згідно матеріалів наданих Київською митницею Державної митної служби України про знищення товару?

2) Чи є позначення (словесний елемент) «ІНФОРМАЦІЯ_1», яким марковано знищений товар, його упаковка, етикетка, бірка: «вина ігристі, купажовані, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20 С, «ІНФОРМАЦІЯ_1», рожеве, в скляній пляшці місткістю 0,75 л, концентрація спирту 12,0 %» у кількості 4 536 шт., заявлений за митною декларацією «ІМ 40 ДЕ» від 22 грудня 2021 року № UA100350/2021/111171 таким, що може ввести в оману щодо товарів 33 класу МКТП, що виробляються власниками торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № НОМЕР_1 та ввести в оману щодо особи - власників торговельної марки за свідоцтвом України від 25 березня 2020 року № НОМЕР_1, які виробляють товари 33 класу МКТП?

3) Чи містять надані для проведення дослідження матеріали відомості про те, що застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Сільпо-Фуд» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було добросовісним використанням торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо наведених у свідоцтві або споріднених товарів до 06 березня 2019 року - дати подання заявки № m 201905307, на підставі якої було видано вказане свідоцтво?

У розпорядження експертної установи надано матеріали цивільної справи № 755/1820/22 у п`яти томах.

Оплату за проведення експертизи покладено на позивача ОСОБА_1 та відповідача - ТОВ «Сільпо-Фуд», пропорційно до кількості запропонованих на вирішення експертові питань.

Оплату за проведення експертизи стосовно питань № 1, № 2 ухвали покладено на позивача ОСОБА_1 .

Оплату за проведення експертизи стосовно питання № 3 ухвали покладено на відповідача - ТОВ «Сільпо-Фуд».

Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, представник ОСОБА_1 - адвокат Моргун А.О. подав апеляційну скаргу, у якій просить скасувати ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 12 березня 2024 року в частині:

виконання проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України;

поставлення питання: 3) Чи містять надані для проведення дослідження матеріали відомості про те, що застосування ТОВ «Сільпо-Фуд» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було добросовісним використанням торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо наведених у свідоцтві або споріднених товарів до 06 березня2019 року - дати подання заявки № m 201905307, на підставі якої було видано вказане свідоцтво?;

покладення обов`язку оплати за проведення експертизи стосовно питання № 3 на відповідача - ТОВ «Сільпо-Фуд».

Проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності доручити Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

В іншій частині ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 12 березня 2024 року залишити без змін.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що ТОВ «Сільпо-Фуд» до суду не подавались клопотання чи заяви з приводу призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у цій справі, тому, задовольняючи клопотання позивача, суд першої інстанції безпідставно поставив на вирішення експертів питання № 3, яке запропоноване ТОВ «Сільпо-Фуд» у письмових запереченнях проти призначення експертизи.

Відповідач не був позбавлений права на подання клопотання про призначення експертизи під час розгляду справи в суді першої інстанції, однак відповідач своїм правом не скористався.

Вказує, що позивачем не заявлялося про доручення проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На думку апелянта, суд першої інстанції повинен був запропонувати відповідачу надати до суду відповідне клопотання про призначення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у цивільній справі № 755/1820/22 з визначенням питань, експертних установ на проведення експертизи, аргументацій необхідності.

Зазначає, що суд першої інстанції безпідставно вніс не заявлені позивачем питання та визначив не заявлену позивачем експертну установу.

Зазначає, що питання № 3, поставлене судом першої інстанції на вирішення експертам, не стосується досліджень об`єктів інтелектуальної власності.

На думку позивача, вказане питання може бути встановлені не експертизою об`єктів інтелектуальної власності, а іншими галузевим експертизами: економічної, товарознавчою, експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій.

Також апелянт вказує, що судом першої інстанції визначено експертну установу, яка не заявлялась позивачем за питаннями № 1 та № 2 та не доручено проведення експертиз кільком різним за галузевою належністю експертам.

Інші учасники справи, повідомлені належним чином про розгляд справи у суді апеляційної інстанції, не скористалися своїм процесуальним правом на подання відзиву на апеляційну скаргу, заперечень щодо змісту та вимог апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції не направили.

Представник відповідача - ТОВ «Сільпо-Фуд» адвокат Туз Я.В. у судовому засіданні заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу суду першої інстанції без змін.

Представник ОСОБА_1 - адвокат Моргун А.О. у судове засідання не з`явився, надіслав клопотання про відкладення розгляду справи, у якому посилався на те, що 02 серпня 2024 року ним отримано відзив представника ТОВ «Сільпо-Фуд» на апеляційну скаргу, у зв`язку з чим у нього виникла необхідність у підготовці відповіді на відзив.

Вирішуючи указане клопотання про відкладення розгляду справи, апеляційний суд враховує, що до указаного клопотання представником позивача не надано доказів на підтвердження обставин, на які він посилається, а саме: отримання відзиву на апеляційну скаргу 02 серпня 2024 року. Крім того, апеляційний суд враховує, що відзив на апеляційну скаргу не був поданий відповідачем до апеляційного суду. Враховуючи викладене, апеляційний суд не вбачає обґрунтованих підстав для відкладення розгляду справи.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Виходячи з положень статті 13 ЦПК України кожна сторона розпоряджається своїми правами на власний розсуд, у т. ч. правом визначити свою участь в судовому засіданні, а з огляду на положення статті 372 ЦПК України явка до суду апеляційної інстанції не є обов`язковою.

Зважаючи на вимоги частини 9 статті 128, частини 5 статті 130, частини 2 статті 372 ЦПК України колегія суддів визнала повідомлення належним, а неявку такою, що не перешкоджає апеляційному розгляду справи.

Колегія апеляційного суду, вислухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, вивчивши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, дійшла висновку про таке.

Відповідно до статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. До основних засад (принципів) цивільного судочинства відносяться, зокрема, змагальність сторін та диспозитивність.

Відповідно частин 1, 2, 4, 5 статті 103 ЦПК України суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до частини 2 статті 102 ЦПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Питання № 3, поставлене судом першої інстанції на вирішення експертам, стосується того, чи містять надані для проведення дослідження матеріали відомості про те, що застосування ТОВ «Сільпо-Фуд» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було добросовісним використанням торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо наведених у свідоцтві або споріднених товарів до 06 березня2019 року - дати подання заявки № m 201905307, на підставі якої було видано вказане свідоцтво?

Частиною 1 статті 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Таким чином оцінка доказів та дослідження матеріалів справи є обов`язком суду, який не може бути перекладений на експерта.

Підсумовуючи викладене, колегія апеляційного суду дійшла висновку, що для з`ясування обставин, що зазначені у питанні № 3, яке поставлено на вирішення експерта судом першої інстанції, спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, - не вимагаються.

І саме суд, має надати правову оцінку доказам та дійти правового висновку про наявність чи відсутність підстав для задоволення позову.

Щодо доводів апеляційної скарги про визначення експертної установи, апеляційний суд враховує таке.

Частиною 3 статті 103 ЦПК України визначено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

Представник ТОВ «Сільпо-Фуд» просив доручити проведення експертизи державній спеціалізованій установі Міністерства юстиції України, а саме: Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Представник ОСОБА_1 просив доручити проведення експертизи Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України.

Таким чином сторони не досягли згоди у виборі експертної установи.

У зв`язку з цим суд першої інстанції відповідно до вимог частиною 3 статті 103 ЦПК України правомірно самостійно обрав експертну установу, яка має відповідних експертів, які можуть провести судову експертизу на надати відповіді на поставлені оскаржуваною ухвалою питання, а тому ухвала суду першої інстанції в частині визначення експертної установи підлягає залишенню без змін.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 379 ЦПК України підставами для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції порушення норм процесуального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково, а ухвалу суду першої інстанції скасувати в частині поставлення на вирішення експерта питання № 3 та покладення обов`язку оплати за проведення експертизи стосовно цього питання на ТОВ «Сільпо-Фуд», та направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Питання щодо стягнення судового збору за подачу апеляційної скарги на цій стадії апеляційним судом не вирішується, оскільки розглядається лише процесуальне питання, а не вирішується справа по суті.

Керуючись статтями 367, 369, 374, 375, 381-384 ЦПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_1 - адвоката Моргуна Артема Олександровича задовольнити частково.

Ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 12 березня 2024 року скасувати в частині

поставлення на вирішення експерта питання № 3) Чи містять надані для проведення дослідження матеріали відомості про те, що застосування ТОВ «Сільпо-Фуд» позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» було добросовісним використанням торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 щодо наведених у свідоцтві або споріднених товарів до 06 березня2019 року - дати подання заявки № m 201905307, на підставі якої було видано вказане свідоцтво?;

покладення обов`язку оплати за проведення експертизи стосовно питання № 3 на відповідача - ТОВ «Сільпо-Фуд»;

Ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 12 березня 2024 року в частині доручення виконання проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (вулиця Грушевського, будинок 28/2, місто Київ, 01021, Н/П № 43) - залишити без змін.

Справу направити до суду першої інстанції для продовження судового розгляду.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення 09 вересня 2024 року.

Головуючий Г.І. Мостова

Судді Р.В. Березовенко

О.Ф. Лапчевська