ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року

м. Київ

справа № 757/38872/18

провадження № 61-18091св23

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: Сакари Н. Ю. (суддя-доповідач), Білоконь О. В., Осіяна О. М.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідачі: Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_2 ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - товариство з обмеженою відповідальністю «Серджио»,

розглянув у попередньому судовому засіданні у порядку письмового провадження касаційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 на рішення Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2023 року у складі судді Козлова Р. Ю. та постанову Київського апеляційного суду від 07 листопада 2023 року у складі колегії суддів: Мазурик О. Ф., Желепи О. В., Немировської О. В.,

Короткий зміст позовних вимог

1. У серпні 2018 року ОСОБА_1 звернулась до суду із позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_2 , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - товариство з обмеженою відповідальністю «Серджио» (далі - ТОВ «Серджио»), про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель та зобов`язання вчинити дії.

2. Позов обґрунтовано тим, що вона є виробником кондитерських виробів, які реалізуються на території України.

3. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03 травня 2018 року у справі № 904/55/18 задоволені позовні вимоги ТОВ «Серджіо», яке діяло на підставі ліцензійних договорів № 11/01-1 та 11/01-2 від 11 січня 2017 року, укладених останнім з ОСОБА_2 , на право використання корисних моделей за патентами України № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4, заборонено ОСОБА_1 виготовляти кондитерські вироби з використанням корисних моделей, які охороняються зазначеними патентами.

4. Вивчивши відповідність корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка охороняється патентом України № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року, нею було виявлено, що ця корисна модель не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки не є промислово придатною.

5. За твердженням позивачки відсутність промислової придатності корисної моделі, патент на яку оспорюється, доводиться наявними в загальному доступі джерелами, висновком ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 29 травня 2018 року № 13903/ЗУ/18, висновком судового експерта ОСОБА_4 від 26 липня 2018 року № 31/13.3/173/.

6. На думку позивачки, реалізація запатентованої корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року (дата подання заявки 17 березня 2015 року) є неможливою, а отже означена корисна модель не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

7. Враховуючи вищевикладене ОСОБА_1 просила суд визнати недійсним патент України від 25 травня 2015 року № НОМЕР_3 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2», власником якого є ОСОБА_2 ; зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2», засвідчених вказаним патентом, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетні «Промислова власність».

Короткий зміст судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій

8. Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2023 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 07 листопада 2023 року, позов задоволено.

9. Визнано повністю недійсними права інтелектуальної власності на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2», засвідчені патентом України від 25 травня 2015 року № НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_2 .

10. Зобов`язано Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості про визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2», засвідчених вказаним патентом, та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

11. Здійснено розподіл судових витрат.

12. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновком якого погодився й апеляційний суд, виходив із того, що надані позивачем докази, висновки судових експертів, у тому числі, висновки судових експертиз, проведених відповідно до ухвал суду, свідчать, що корисна модель по патенту України № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року «ІНФОРМАЦІЯ_2» (заявка від 17 березня 2015 року) не відповідає умові патентоздатності «промислова придатність».

Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції

13. У грудні 2023 року до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду надійшла касаційна скарга представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 .

14. Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду від 15 лютого 2024 року відкрито касаційне провадження у справі, витребувано цивільну справу і надано строк для подання відзиву на касаційну скаргу.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

15. У касаційній скарзі представник ОСОБА_2 - ОСОБА_3 , посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права і порушення норм процесуального права, просить скасувати оскаржувані судові рішення та відмовити в задоволенні позовних вимог.

16. Підставою касаційного оскарження заявник зазначає застосування норм права без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 03 травня 2018 року у справі № 404/251/17, від 05 червня 2018 року у справі № 338/180/17, від 11 вересня 2018 року у справі № 905/1926/16, від 30 січня 2019 року у справі № 569/17272/15-ц, від 04 червня 2019 року у справі № 910/6642/18, від 02 липня 2018 року у справі № 48/340, від 08 липня 2020 року у справі № 569/9220/17 (пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України).

17. Касаційна скарга мотивована тим, що в судових рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій відсутні будь-які посилання щодо обрання позивачкою належного способу захисту.

18. Подаючи позов, ОСОБА_1 зазначила такі підстави: наявність рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 05 травня 2018 року у справі № 904/55/18 про заборону фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 використовувати корисну модель за патентом України № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року; власне припущення ОСОБА_1 щодо невідповідності корисної моделі за патентом України від 25 травня 2015 року № НОМЕР_3 умовам патентоздатності; наявність патенту російської федерації № НОМЕР_1 .

19. Разом із тим, судами не вказано, яке саме право фізичної особи ОСОБА_1 порушила, не визнала або оспорила фізична особа ОСОБА_5 у березні - травні 2015 року шляхом подання заявки та отримання патенту України № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року.

20. Суди попередніх інстанцій не врахували встановлення у справі № 904/55/18 факту виготовлення продукту на підставі патенту № НОМЕР_2 та факт недобросовісної конкуренції з боку ОСОБА_1 при порушенні нею патенту № НОМЕР_2 .

21. Також заявник посилається на те, що суд першої інстанції самостійно змінив предмет позову, на що суд апеляційної інстанції під час перегляду рішення місцевого суду в апеляційному порядку не звернув уваги.

Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу

22. У березні 2024 року до Верховного Суду надійшов відзив на касаційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 від представника ОСОБА_1 - ОСОБА_6 , у якому вказано, що судові рішення судів першої та апеляційної інстанції ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, доводи касаційної скарги висновків судів не спростовують.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

23. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за результатами формальної експертизи поданої 17 березня 2015 року заявки № u2015 02401, проведеної Державним підприємством «Український інститут промислової власності», видало ОСОБА_2 патент України № НОМЕР_3 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2».

24. Відповідно до інформації щодо патенту України № НОМЕР_3 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2», заявка № u2015 02401 на видачу патенту на вказану корисну модель була подана17 березня 2015 року, публікація про видачу патенту була здійснена 25 травня 2015 року, Бюлетень № 10. Формула корисної моделі за патентом України № НОМЕР_3 складається з одного незалежного пункту та трьох залежних пунктів, які викладені наступним чином:

- «1. Спосіб виробництва листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі в вигляді скрученого рулету або листкового пирога, при якому у виробах використовують щонайменше один формоутворюючий ягідно-фруктовий пласт, приготування якого включає такі етапи: підготовку ягідно-фруктової сировини, тушкування компонентів сировини (за необхідності), видалення кісточок, подрібнення з додаванням цукру до утворення однорідної маси, розливання підготовленої маси для сушіння, її сушіння, охолодження підсушеного пласта, формування скрученого рулету або щонайменше двошарового листкового пирога, різання в розмір, обсипання цукровою пудрою і запаковування для подальшого зберігання та/або реалізації, який відрізняється тим, що для приготування формоутворюючих пластів ягіднофруктову сировину сортують на групи за вмістом яблук при наступному співвідношенні компонентів:

- яблука - 0-10 %, полуниці або груші, або абрикоси, або персики, або сливи, або алича - решта;

- яблука - 30-50 %, мандарини або апельсини, або смородина, або порічки, або малина, або вишня, або чорниця, або ожина, або морква, або гарбуз - решта;

- яблука - більше 60 %, лимони, калина, дерен, обліпиха, журавлина, брусниця - решта,

- а для виготовлення формоутворюючих пластів підготовлену ягідно-фруктову масу розливають на листи для запікання шаром від 5 мм до 10 мм і сушіння здійснюють в сушильних камерах при температурі 50-65 °C протягом 4-10 годин до залишкової вологості, яка не перевищує 45 %.

- 2. Спосіб за пп. 1-2, який відрізняється тим, що подрібнення ягідно-фруктової сировини здійснюють з додаванням натуральних цукрозамінників.

- 3. Спосіб за пп. 1-3, який відрізняється тим, що подрібнення ягідно-фруктової сировини здійснюють з додаванням натуральних прянощів та/або ароматичних та/або смакових речовин.

- 4. Спосіб за пп. 1-4, який відрізняється тим, що сушіння підготовленого пласта здійснюють в сушильних камерах з застосуванням конвекційного методу сушіння в поєднанні з інфрачервоними випромінювачами.

Позиція Верховного Суду

25. Згідно з частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

26. Так, частиною другою статті 389 ЦПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.

27. Судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим (частина перша статті 263 ЦПК України).

28. Відповідно до частини першої статті 400 ЦПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановленні в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

29. Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення.

Мотиви, з яких виходив Верховний Суд, та застосовані норми права

Щодо доводів касаційної скарги про обрання позивачем неналежного способу захисту порушеного права

30. Згідно зі статтею 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

31. Статтею 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

32. Крім того, пунктом 9.3 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197, встановлено, що експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до патенту.

33. З урахуванням викладеного, колегія суддів погоджується з висновком апеляційного суду про те, що будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності та звернутися до суду із відповідним позовом.

34. Таким чином, доводи заявника про обрання позивачем неналежного способу захисту є помилковими та спростовуються вищенаведеним.

35. Схожих висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 04 листопада 2019 року у справі № 760/6508/16-ц.

Щодо не врахування обставин, встановлених у справі № 904/55/18

36. Так, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 03 травня 2018 року у справі № 904/55/18, залишеним без змін постановою Дніпровського апеляційного господарського суду від 12 липня 2018 року та постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 06 листопада 2018 року, позов ТОВ «Серджіо» до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про заборону використання корисних моделей задоволено.

Заборонено фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 в будь-який спосіб використовувати в Україні запатентовану корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» (патент на корисну модель № НОМЕР_4 від 10 березня 2016 року) та використовувати спосіб (процес), що охороняється патентом на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» (патент на корисну модель № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року).

37. Обґрунтовуючи позовні вимоги у вказаній справі, ТОВ «Серджіо» вказувало, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 порушує права інтелектуальної власності власника патентів, оскільки виготовляє фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси під найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_3» («ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7» та «ІНФОРМАЦІЯ_8») із застосуванням запатентованої корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» (патент на корисну модель № НОМЕР_4 від 10 березня 2016 року) та із застосуванням процесу, що охороняється патентом на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» (патент на корисну модель № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року).

38. Ухвалюючи судові рішення про задоволення позовних вимог у справі № 940/55/18, суди виходили із того, що фізична особа-підприємець виготовляє фруктові цукерки - плодово-ягідні мікси під найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_3» («ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7» та «ІНФОРМАЦІЯ_8») із застосуванням запатентованої корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» (патент на корисну модель № НОМЕР_4 від 10 березня 2016 року) та із застосуванням процесу, що охороняється патентом на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» (патент на корисну модель № НОМЕР_3 від 25 травня 2015 року), що підтверджено висновком № 551 експертного дослідження об`єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності від 13 липня 2017 року.

39. Отже, правовідносини у справі № 904/55/18 виникли між двома суб`єктами, а саме між ТОВ «Серджіо», який був ліцензіатом корисної моделі за патентом № НОМЕР_4 та способу (процесу), що охороняється патентом на корисну модель № НОМЕР_3, власником та ліцензіаром яких була фізична особа ОСОБА_2 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 з приводу заборони останній використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_4 та способу (процесу), що охороняється патентом на корисну модель № НОМЕР_3, правова охорона яким надана за результатами формальної експертизи.

40. При цьому у справі № 904/55/18 питання невідповідності оспорюваної корисної моделі умовам патентоздатності не вирішувалось.

41. Разом із тим, спір у справі, яка переглядається, виник між фізичною особою ОСОБА_1 та фізичною особою ОСОБА_2 як власником корисної моделі «Спосіб виготовлення листкових солодощів на ягідно-фруктовій основі», що охороняється патентом України № НОМЕР_3 , стосовно невідповідності даної корисної моделі такій умові патентоздатності як промислова придатність.

42. Враховуючи те, що у справі № 904/55/18 не вирішувалось питання щодо невідповідності оспорюваної корисної моделі умовам патентоздатності, колегія суддів відхиляє посилання заявника на неврахування судами обставин, встановлених у справі № 904/55/18.

43. Крім того, враховуючи, що правовідносини у справі, яка переглядається, та у справі № 904/55/18 є різними, відсутні підстави вважати, що суди, ухвалюючи рішення, порушили принцип правової визначеності (res judicata).

44. Вказані, а також інші доводи, наведені в обґрунтування касаційної скарги, не можуть бути підставами для скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій, оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи, ґрунтуються на неправильному тлумаченні заявником норм матеріального і процесуального права й зводяться до переоцінки судом доказів, що у силу вимог статті 400 ЦПК України не входить до компетенції суду касаційної інстанції.

45. Відповідно до частини третьої статті 401 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судових рішень.

46. Враховуючи наведене, колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін, оскільки доводи касаційної скарги висновків судів не спростовують.

Керуючись статтями 400, 401, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 залишити без задоволення.

2. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2023 року та постанову Київського апеляційного суду від 07 листопада 2023 року залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді: Н. Ю. Сакара

О. В. Білоконь

О. М. Осіян