Провадження № 2/522/462/24
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року Приморський районний суд м. Одеси в складі:

головуючого - судді Абухіна Р.Д.,

за участю секретаря судового засідання Кріцької Д.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій про визнання недійсним свідоцтва України на знак товарів і послуг № 80356,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2020 до року Приморський районний суд м. Одеси надійшла позовна заява ОСОБА_1 , згідно вимог якої позивач просить суд:

Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак товарів і послуг № 80356 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких воно було зареєстровано;

-Зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності ( Укрпатент)» внести відомості до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені « Промислова власність»;

-Судові витрати покласти на відповідачів.

Мотивуючі позовні вимоги, позивач вказує, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.08.2007 відтворює об`єкти авторського права Графічне зображення Логотип «Енергія» та логотип «Energia», який було створено ОСОБА_3 15 лютого 2003 року та 12 лютого 2004 року .

Позивачем зазначено, що згоди на використання його творів Відповідачу він не надавав, відтак реєстрація оспорюваного знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 відбулась з порушенням прав позивача, а тому зазначенне свідоцтво, у відповідності до ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» може бути визнано недійсними у судовому порядку

16.11.2021 року ухвалою судді позовну заяву залишено без руху для усунення недоліків.

03.12.2021 року ухвалою судді відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду у порядку загального позовного провадження

31.01.2022 до суду надійшов відзив Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», в якому представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

15.02.2022 до суду надійшов відзив ОСОБА_2 , в якому його представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

13.07.2022 до суду надійшла відповідь ОСОБА_1 на відзив ОСОБА_2 , в якій представник Позивача наполягав на задоволенні позовних вимог.

01.03.2022 до суду надійшла відповідь ОСОБА_1 на відзив Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», в якій представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог.

14.09.2022 до суду надійшло заперечення ОСОБА_2 на відповідь на Відзив ОСОБА_1 , в якому представник Відповідача просив відмовити у задоволенні позовних вимог

До суду надійшло клопотання представника позивача про заміну неналежного відповідача 2 - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

Ухвалою суду задоволено клопотання позивача та замінено неналежного відповідача Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601, ) на Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) (вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601, ).

06.03.2023 до суду надійшов відзив Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), в якому представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

Представником позивача Хабібуллах Вахіда - адвокатом було подано клопотання про зупинення провадження. Представник Відповідача заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши на його необґрунтованість.

16.08.2023 ухвалою суду в задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 - адвоката Борисенко В.А. про зупинення провадження у справі відмовлено.

16.08.2021 ухвалою суду закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до розгляду по суті у відкритому судовому засіданні.

Представник відповідача Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ)до суду не з`явився. Тому, суд розглянув справу за його відсутності, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін.

За вказаних обставин суд визнав за можливе розглянути справу у відсутність нез`явившихся осіб на підставі наявних у матеріалах справи доказах.

Суд, на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин цієї справи, на які позивач послався як на підставу своїх вимог, що викладені у позовній заяві та підтверджені доданими до неї доказами, які були досліджені судом, за відсутності заперечень відповідача, на засадах верховенства права, відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права, прийшов до висновку про можливість постановлення по справі рішення.

За приписами ч. 3 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 218 ЦПК України, судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду, яке проголошується негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно.

Рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права.

Відповідно до частини п`ятої статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Статтею 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Вказані принципи знайшли своє втілення і в нормах цивільного процесуального законодавства.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Частиною 1 статті 4 Цивільного процесуального кодексу України, визначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (далі - Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Судом встановлено, що 15 березня 2016 року між Позивачем та ОСОБА_3 було укладено авторський договір, відповідно до якого ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_5 набув всі належні ОСОБА_6 майнові права на твори графічне зображення Логотип «Енергія» та логотип «Energia».

Згідно Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 у справі № 1-10/2004 за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв`язку з поняттям "права", необхідно розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Таким чином, в силу ст. 4 ЦПК України позивач має право на звернення до суду з даним позовом на захист своїх оспорюваних прав чи охоронюваним законом інтересу.

Так, Позивач вказує на те, що свідоцтво України на торговельну марку № 80356 від 10.08.2007 в силу п. б ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підлягає скасуванню, оскільки подання заявки на вищезазначену торговельну марку відбулось із порушенням його авторського права.

У відзиві Укрпатенту відповідач заперечує проти позовних вимог тим, що за заявкою на реєстрацію знака для товарів і послуг №m20051594 на видачу свідоцтва України була проведена формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та встановлених на його основі Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, за результатами яких було прийнято рішення №14555/1 від 30.05.2007 про відповідність знака «енергія » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони .

Також Укрпатент заперечує наявність підстав для застосування до спірних правовідносин приписів пункту б частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо порушення авторських прав позивача, оскільки на дату подання заявок на реєстрацію торговельної марки та проведення кваліфікаційної експертизи за спірним свідоцтвом, твори графічне зображення Логотип «Енергія» та логотип «Energia» не були відомими в України та стійко асоціювались з їх автором.

У поданому до суду відзиві ОСОБА_2 заперечує проти позовних вимог посилаючись на відсутність підстав застосування до спірних правовідносин пункту б частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з огляду на те, що Хабібуллах Вахід на дату подання заявки на знак для товарів і послуг №m200515943 в подальшому, на підставі якої було зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №80356 Позивач не володів жодними авторськими правами, оскільки авторський договір було укладено через дев`ять років потому у 2016 році.

У відзиві представник Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) заперечує проти позовних вимог тим, що за заявкою на реєстрацію знака для товарів і послуг №m20051594 на видачу свідоцтва України була проведена формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та встановлених на його основі Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, за результатами яких було прийнято рішення №14555/1 від 30.05.2007 про відповідність знака «енергія » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони. Також представником Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) зазначено про неналежність висновку експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ в якості доказу, з причин дослідження обставин, які не є предметом розгляду даної справи.

Також, Відповідачем зазначено, що він є автором об`єкту авторського права « Графічне зображення «Логотип Енергія» , який було створено 23 листопада 2005 року згідно з свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір « Графічне зображення «Логотип Енергія» № НОМЕР_2 зареєстрованого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.06.2020р. Також, обставини створення об`єкту авторського права « Графічне зображення «Логотип Енергія» Відповідачем, підтверджуються поданням 23 грудня 2005 року заявки на знак для товарів і послуг №m200515943 до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в якій в якості позначення було відтворено « Графічне зображення «Логотип Енергія», автором якого є Відповідач.

З урахуванням зазначеного, суд дійшов до наступних висновків.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Спірні правовідносини, які виникли між сторонами даної справи, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин.

У відповідності до ч. 2 ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

За ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» порушенням авторського права і (або) суміжних прав, що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового, є, зокрема, вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб`єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їх майнові права, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 цього Закону, з урахуванням передбачених статтями 21-25, 42 і 43 цього Закону обмежень майнових прав.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» первинним суб`єктом, якому належить авторське право, є автор твору. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Крім того, відповідно до ст. 15 цього Закону до майнових прав автора належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права.

Як встановлено судом , Позивач набув 15 березня 2016 року майнові права на твори графічне зображення Логотип «Енергія» та логотип «Energia» відповідно до укладеного авторського договору.

Також, судом встановлено, що згідно з свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір « Графічне зображення «Логотип Енергія» № НОМЕР_2 зареєстрованого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 03.06.2020р. ОСОБА_2 є автором об`єкту авторського права « Графічне зображення «Логотип Енергія» , який було створено 23 листопада 2005 року. Також, обставини створення об`єкту авторського права « Графічне зображення «Логотип Енергія» позивачем, підтверджуються поданням 23 грудня 2005 року заявки на знак для товарів і послуг №m200515943 до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в якій в якості позначення було відтворено « Графічне зображення «Логотип Енергія», автором якого є Відповідач. В подальшому, на підставі зазначеної заяви було зареєстровано, як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з офіційною публікацією в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12/2007 з датою публікації від 10.08.2007.

Разом з тим, позивачем у позовній заяві зазначено про те, що ним не було надано будь-яким особам, в тому числі відповідачу ОСОБА_2 прав на використання твору графічне зображення Логотип «Енергія» та логотип «Energia» відповідно до укладеного авторського договору, в тому числі не надав право на переробку та використання для реєстрації його в якості знаків для товарів і послуг.

Суд критично відноситься до викладення даної обставини з огляду на наступне.

ОСОБА_2 23 грудня 2005 було подано заявку на знак для товарів і послуг №m200515943, на підставі якої, було зареєстровано спірний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 з офіційною публікацією в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12/2007 з датою публікації від 10.08.2007.

Позивач набув 15 березня 2016 року майнові права на твори графічне зображення Логотип «Енергія» та логотип «Energia» відповідно до укладеного авторського договору

В силу ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» до майнових прав автора належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб`єктом авторського права.

Отже, на дату подання заявки на знак для товарів і послуг №m200515943, а саме 23 грудня 2005 Позивач не володів майновим правами на твори графічне зображення Логотип «Енергія» та логотип «Energia» а отже і не міг забороняти будь-кому використовувати вищезазначені твори.

За ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Користуючись правом передбаченим наведеною нормою, Позивачем було подано висновок експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ за результатами проведення комп`ютерно -технічного дослідження від 31.05.2021, який було надано представником Хабібуллах Вахіда.

Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

З приводу наданого висновку зазначає наступне.

Відповідно до ч.7 ст. 102 ЦПК України, у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 106 ЦПК України, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Проте висновок експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ за результатами проведення комп`ютерно - технічного дослідження від 31.05.2021 не містить ні зазначення про те, що висновок підготовлений для подання до суду із зазначенням номеру справи, ані попередження експерта про кримінальну відповідальність. Отже висновок експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ за результатами проведення комп`ютерно - технічного дослідження від 31.05.2021 не можна вважати висновком експерта у розумінні ЦПК України .

Дане твердження також викладене у постанові від 18 грудня 2019 року Великої Палати Верховного Суду в рамках справи № 522/1029/18, провадження № 14-270цс19.

Більш того, відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Предметом доказування даній справі є порушення авторських прав Хабібуллах Вахіда при поданні заявки на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .

На вирішення експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ за результатами проведення комп`ютерно - технічного дослідження від 31.05.2021 було поставлено питання - «Яка збережена дата створення файлів, а саме : «energia.cdr» «energia_ua. сdr», які знаходяться на наданому на дослідження диску для лазерних систем зчитування?

Отже об`єктами експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ є файли «energia.cdr» та «energia_ua. сdr», які знаходяться на диску для лазерних систем зчитування серійними номерами «B3125YB14135839LA» та «C3125YB14140847LA».

Тобто, позначення енергія, зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та твір образотворчого мистецтва «графічне зображення логотипу «Енергія», авторські права на який належать ОСОБА_2 не є об`єктами експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ за результатами проведення комп`ютерно - технічного дослідження від 31.05.2021.

Також, судом встановлено, що матеріали цивільної справи не містять дисків для лазерних систем зчитування серійними номерами «B3125YB14135839LA» та «C3125YB14140847LA», які були об`єктами дослідження експертного висновку №ЕД-19/104-21/16691-КТ .

Отже, надані відповіді у експертному дослідженні № ЕД-19/104-21/16691-КТ за результатами проведення комп`ютерно - технічного дослідження від 31.05.2021. не підтверджують заявлені позовні вимоги та не заперечують їх. А матеріали справи не містять дисків для лазерних систем зчитування серійними номерами «B3125YB14135839LA» та «C3125YB14140847LA» щодо яких проводилось експертне дослідження.

Таким чином висновок експертного дослідження №ЕД-19/104-21/16691-КТ за результатами проведення комп`ютерно - технічного дослідження від 31.05.2021 є таким, що не відповідає вимогам процесуального законодавства та є таким, на підставі якого не можна встановити дійсні обставини справи.

Отже не є такими, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи у розумінні ст.79 ЦПК України.

З урахуванням встановлених обставин та наданих доказів, суд не вбачає в реєстрації знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 порушення прав Позивача, а відтак, відмовляє у задоволені позову.

Відповідно до положень ст. 144 Цивільного - процесуального кодексу України судові витрати позивача по сплаті судового збору покладаються на позивача у зв`язку з відмовою в позові.

Керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст. 6 10, 16, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволені позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій про визнання недійсним свідоцтва України на знак товарів і послуг № 80356 відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 04.06.2024.

Суддя Р.Д. Абухін

28.05.24