ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року місто Київ

Справа № 363/3593/23

Апеляційне провадження № 22-ц/824/16870/2024

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: головуючого судді: Желепи О.В., суддів: Мазурик О.Ф., Немировської О.В.

за участю секретаря судового засідання Вєтчінової О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за апеляційною скаргою Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на рішення Вишгородського районного суду Київської області від 6 серпня 2024 року (ухвалено у складі судді Рудюка О.Д., інформація щодо дати складання повного тексту рішення відсутня)

у справі за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр Інтернет-Імен України» про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ

Короткий зміст вимог і підстав позову

У липні 2023 року Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - АТ КБ «ПриватБанк») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов`язання вчинити дії.

Позов мотивувало тим, що позивач з 2010 року є власником виключних прав на торговельну марку «ПБ» за свідоцтвом України № 132562 щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фінансова діяльність, кредитно-грошові одиниці, банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі інтернет. 03 січня 2011 року банк також зареєстрував за собою доменне ім`я «рb.uа», яке використовується для переадресації на офіційний веб-сайт ПриватБанку за адресою: https://privatbank.ua.

Позивач наголошує, що виключно йому належить право на використання ТМ «ПБ» (стосовно наведених у свідоцтві послуг) в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах та на веб-сторінках. Водночас відповідно до даних вебархіву (web.archive.org) і бази даних WhoIs в березні 2001 року зареєстровано доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1, яке містить позначення «рb», що є подібним до TМ «ПБ» та схожими настільки, що їх можна сплутати.

Банк зазначав, що у різні роки зазначене доменне ім`я використовувалося у рекламних цілях та з метою надання банківських послуг, що підтверджується історією використання доменного імені. В кінці 2021 року позивач виявив, що з доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, починаючи з 24 січня 2018 року, періодично здійснювалась переадресація на вебсайт monobаnк.uа, на якому також пропонуються кредитно-грошові операції; банківські операції; банківські послуги та інші фінансові послуги для товарів 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, що свідчить про факт незаконного комерційного використання ТМ «ПБ». Тобто вебадреса https://pb.соm.uа/ позиціонує себе як вебсайт https://monobank.ua, що очевидно призводить до введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, а для позивача, як власника ТМ, має негативні наслідки.

Вказує, що первісно реєстратором вищевказаного доменного імені була фізична особа-підприємець ОСОБА_2 10 січня 2022 року банк отримав відповідь на запит, за змістом якої вбачається, що реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та платником за послугу реєстрації доменного імені є фізична особа ОСОБА_1 .

Позивач зазначає, що використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 з переадресацією на іншу банківську установу є порушенням права власника свідоцтва № 132562 від 10 грудня 2010 року, оскільки використання позначення «пб», «рb», що є об`єктом ТМ, в мережі Інтернет в першу чергу буде пов`язуватися із діяльністю ПриватБанку. Тому використання іншими особами даних позначень як частини доменного імені може вводити в оману споживачів щодо дійсного зв`язку між вебсайтом та особою - правовласником ТМ, а у разі переадресації (редиректу) на вебсайт https://monobank.ua - вводити в оману споживачів стосовно особи, яка є власником вебсайту та особи, яка реалізує споріднені товари і надає споріднені послуги. Використання позначень «пб», «рb» в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» також призводить до змішування із ТМ за свідоцтвом України № 132562 , дозвіл на використання якого позивач не надавав.

На підставі вищенаведеного АТ КБ «ПриватБанк» просило суд ухвалити рішення, яким:

- визнати дії ОСОБА_1 з використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконними та такими, що порушують право інтелектуальної власності та виключні майнові права акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на торговельну марку за свідоцтвом України № 132562 ;

- заборонити ОСОБА_1 використовувати торговельну марку «ПБ» за свідоцтвом України № 132562 , у тому числі позначення «рb» та «пб», а також схожі або тотожні позначення у будь-якій формі та спосіб, зокрема шляхом застосування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах, в тому числі у назвах доменних імен;

- визнати за позивачем право на користування доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема шляхом реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 за АТ КБ «ПриватБанк»;

- зобов`язати ТОВ «Центр інтернет-імен України» змінити власника доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 зі ОСОБА_1 на АТ КБ «ПриватБанк».

В ході судового розгляду 08 квітня 2024 року банк подав до суду заяву про зміну предмета позову, в якій зазначає, що за час перебування справи в суді відбулась зміна деяких обставин, зокрема: період реєстрації домену ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчився; домен був видалений з реєстру та повторно зареєстрований новим реєстратором ТОВ «Реджері Україна». Банком ініційовано трансфер доменного імені на реєстратора ТОВ «Інтернет Інвест». 07 березня 2024 року трансфер доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 успішно завершено та зареєстровано за АТ КБ «Приватбанк».

За таких обставин в остаточній редакції позову АТ КБ «ПриватБанк» просив суд ухвалити судове рішення, яким:

- визнати дії ОСОБА_1 з використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконними та такими, що порушують право інтелектуальної власності та виключні майнові права акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на торговельну марку за свідоцтвом України № 132562;

- заборонити ОСОБА_1 використовувати торговельну марку «ПБ» за свідоцтвом України № 132562 , у тому числі позначення «рb» та «пб», а також схожі або тотожні позначення у будь-якій формі та спосіб, зокрема шляхом застосування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах, в тому числі у назвах доменних імен.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Вишгородського районного суду Київської області від 6 серпня 2024 року у задоволенні позову відмовлено.

Рішення суду мотивовано тим, що критерієм для порівняння схожості знаків є не перелік класів, за якими торговельний знак зареєстровано, а така «схожість», що призводить до сплутування.

Суд установив, що позивач згідно свідоцтва № 132562 зареєстрував торговельну марку, яка складається з поєднання двох літер «ПБ». На підставі свідоцтва зареєстрував за собою доменне ім`я «pb.ua». У свою чергу домен ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано за реєстрантом-відповідачем ОСОБА_1 .

Оскільки в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 розрізняльною частиною є словесне позначення «рb», тобто має місце лише одне спільне слово «рb», що не може трактуватися як використання відповідачем торговельної марки позивача, суд першої інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

Короткий зміст вимог апеляційної скарги

Не погодившись з таким рішенням, АТ КБ «ПриватБанк» подало апеляційну скаргу, у якій просить оскаржуване рішення скасувати та ухвалити нове, яким позов задовольнити.

Узагальненні доводи особи, яка подала апеляційну скаргу

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції при ухвалені оскаржуваного рішення неповно з`ясував всі обставини справи та не надав належної оцінки доказам, що мають значення для справи.

Наполягає на тому, що використання відповідачем домену ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом здійснення переадресації на сайт monobank.ua, на якому пропонуються споріднені та/або ідентичні послуги, що й на сайті pb.ua, вводить в оману потенційного споживача банківських послуг щодо особи, яка такі послуги надаватиме, чим порушує права позивача, які захищені, зокрема, Свідоцтвом № 132562.

Зазначає, що висновок суду першої інстанції про те, що наявність лише одного спільного слова «рb» у відповідних доменних іменах не може трактуватися як використання відповідачем ТМ позивача, не є обґрунтованим з огляду на відсутність у місцевого суду спеціальних знань, необхідних для надання відповіді на ключове питання цієї справи. Вважає, що суд першої інстанції безпідставно відхилив наданий банком висновок експерта, який підтверджує обставини, викладені у позовній заяві.

Узагальнені доводи та заперечення інших учасників справи

Відзив на апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду не надходив.

Позиція учасників справи, які з`явилися в судове засідання

У судовому засіданні представник позивача ОСОБА_3 підтримав доводи апеляційної скарги. Відповідач та третя особа або їхні представники не прибули в судове засідання, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, причину неявки суду не повідомили.

Фактичні обставини справи, встановлені судом

Cудом установлено, що АТ КБ «Приватбанк» є власником виключних прав на торговельну марку «ПБ» відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 132562 від 10 грудня 2010 року щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фінансова діяльність, кредитно-грошові одиниці, банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі інтернет.

03 січня 2011 року позивач на підставі свідоцтва України № 132562 зареєстрував за собою доменне ім`я «рb.uа», яке використовується також для переадресації на офіційний веб-сайт ПриватБанку за адресою: https://privatbank.ua.

Відповідно до даних вебархіву (web.archive.org) і бази даних WhoІs в березні 2001 року зареєстровано доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1, яке містить позначення «рb», що використовувалось для веб-сайту позивача і є подібним до TМ «ПБ».

В кінці 2021 року позивач виявив, що з доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, починаючи з 24 січня 2018 року періодично здійснювалась переадресація на вебсайт monobаnк.uа, на якому також пропонуються кредитно-грошові операції; банківські операції; банківські послуги та інші фінансові послуги для товарів 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Згідно Звіту за результатами фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, наданого ДП «Центр компетенції адресного простору мережі інтернет Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» 17 січня 2022 року за № 8/2022-3В з використанням онлайн-сервісу Web-Fix, за результатами перевірки з використанням вебсайту web.archive.org підтверджується наявність редиректу (переадресації) з вебсторінки https://pb.com.ua. на вебсторінку https://monobank.ua. r/ АА .

Та ж обставина підтверджується Довідкою від 02 лютого 2022 року за № 35/2022-Д з відомостями про власника вебсайту або інформацією про його встановлення, підготовленою ДП «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес».

Згідно листа ТОВ «Центр інтернет-імен України» від 15 червня 2023 року домен ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться у товаристві на обслуговуванні з 19 грудня 2021 року та зареєстровано за ОСОБА_1 .

Позиція суду апеляційної інстанції

Заслухавши доповідь головуючого судді Желепи О. В., пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга має бути задоволена частково.

Мотиви, з яких виходить апеляційний суд, та застосовані норми права

За правилами частини першої статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до вимог статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Указаним вимогам рішення суду першої інстанції повною мірою не відповідає з огляду на наступне.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права лише у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).

Для застосування того чи іншого способу захисту необхідно встановити, які ж права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких прав (інтересів) позивач звернувся до суду. При оцінці обраного позивачем способу захисту потрібно враховувати його ефективність, тобто спосіб захисту має відповідати змісту порушеного права, характеру правопорушення, та забезпечити поновлення порушеного права.

Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє приватне (цивільне) право повністю або частково. Для застосування того чи іншого способу захисту необхідно встановити, які ж приватні (цивільні) права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких приватних (цивільних) прав (інтересів) позивач звернувся до суду.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (стаття 420 ЦК України).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).

Тобто, торговельна марка - це будь-яке позначення або їх комбінація, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги).

Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів та послуг. В цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється. Тобто, те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції виходив винятково з того, що наявність у доменах pb.ua та pb.com.ua «лише одного спільного слова "рb"» не може трактуватися як використання відповідачем зареєстрованої торговельної марки позивача.

Водночас у такому висновку суд першої інстанції не врахував, що доменне ім`я за змістом статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є ім`ям, що використовується для адресації комп`ютерів і ресурсів в Інтернеті. Фактично доменом є унікальне літерне позначення веб-сайту, що складається з комбінації латинських літер і цифр. Наявність доменного імені дозволяє ототожнювати веб-сайт (електронну сторінку) в мережі Інтернет з конкретною особою (фізичною чи юридичною).

Доменне ім`я складається з декількох рівнів. Перший рівень домену - це частина імені, яка розташована праворуч від останньої крапки. Перший рівень домену не є унікальним і завжди обирається із визначеного переліку (наприклад, .com, .net, .org, .biz, .info, .ua, .me).

Другий рівень домену є основним (материнським); це частина імені, яка розташована ліворуч від останньої крапки. За своє суттю саме другий рівень домену є тією розрізнювальною (унікальною) частиною імені, яка має на меті диференціювати власника веб-сайту від інших осіб в мережі Інтернет.

Третім рівнем домену є так званий субдомен чи піддомен; це частина імені, яка розташована ліворуч від передостанньої крапки. Субдомени (найчастіше - «www») використовують, коли хочуть присвоїти унікальну адресу різним розділам на сайті.

На прикладі доменних імен «pb.ua» та «pb.com.ua» колегія суддів зауважує, що саме частина «pb» є основним рівнем домену, який мав би диференціювати особи - власників таких веб-сайтів, оскільки «.ua» та «.com.ua» самі по собі не несуть змістовного навантаження, а лише констатують факт реєстрації домену на території України («.ua») та його використання на комерційній основі («.com»).

Відтак суд першої інстанції дійшов передчасного висновку про те, що використання домену pb.com.ua не може трактуватися як використання відповідачем зареєстрованої торговельної марки позивача.

Натомість у питанні того, чи були порушені права позивача, оцінці підлягає те, якими повноваженнями наділений банк як особа, за якою зареєстровано право на ТМ, та які саме послуги надавались користувачам веб-сайту pb.com.ua.

Так, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (частини перша та друга статті 494 ЦК України).

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом (частина третя статті 426 ЦК України).

Місцевий суд установив, що АТ КБ «Приватбанк» є власником виключних прав на торговельну марку «ПБ» відповідно до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 132562 від 10 грудня 2010 року щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фінансова діяльність, кредитно-грошові одиниці, банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі інтернет. Крім того, 03 січня 2011 року позивач на підставі свідоцтва України № 132562 зареєстрував за собою доменне ім`я «рb.uа», яке використовується також для переадресації на офіційний веб-сайт ПриватБанку за адресою: https://privatbank.ua.

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням прав на торговельні марки в Україні, врегульовані також Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно з частиною другою статті 6 цього Закону України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За змістом частини четвертої статті 16 цього Закону використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

- торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до частини п`ятої цієї ж статті свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону (частина перша статті 20 цього Закону).

Відповідно до статей 12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (стаття 89 ЦПК України).

Велика Палата Верховного Суду неодноразово наголошувала на необхідності застосування передбачених процесуальним законом стандартів доказування та зазначала, що принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Зокрема, цей принцип передбачає покладення тягаря доказування на сторони. Водночас цей принцип не створює для суду обов`язку вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона. Таку обставину треба доказувати таким чином, аби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим ніж протилежний. Тобто певна обставина не може вважатися доведеною, допоки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу принцип змагальності втрачає сенс (пункт 81 постанови Великої Палати Верховного Суду від 18 березня 2020 року у справі № 129/1033/13-ц).

На підтвердження обставин, викладених у позовній заяві, банк подав до суду звіт за результатами фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет, наданий ДП «Центр компетенції адресного простору мережі інтернет Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» 17 січня 2022 року за № 8/2022-3В з використанням онлайн-сервісу Web-Fix, згідно з яким за результатами перевірки з використанням вебсайту web.archive.org підтверджується наявність редиректу (переадресації) з вебсторінки https://pb.com.ua. на вебсторінку https://monobank.ua. r/ АА . Та ж обставина підтверджується Довідкою від 02 лютого 2022 року за № 35/2022-Д з відомостями про власника вебсайту або інформацією про його встановлення, підготовленою ДП «Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет» Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес».

Загальновідомою є та обставина, що monobank надає послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фінансова діяльність, кредитно-грошові одиниці, банківські операції; банківські послуги, в тому числі в мережі інтернет, тобто ті ж самі послуги, які надаються і позивачем.

Позивач зазначав, що домен pb.com.ua використовує назву торговельної марки, яка зареєстрована за АТ КБ «ПриватБанк» шляхом її транслітерації латиницею (ПБ -> pb) та широко використовується в його діяльності протягом багатьох років на території України.

Крім того, до позовної заяви доданий висновок експерта NoS-001-TTM/23 у сфері інтелектуальної власності від 30 травня 2023 року. Експертиза проведена за заявою представника позивача судовим експертом Ткачук Т. М. ТОВ «Центр Експертних Сервісів», яка повідомлена про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

У висновку зазначено, що:

1) позначення «pb», що застосовано у доменному імені «http://pb.com.ua/», є схожим настільки, що його можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельною маркою за свідоцтвом України № 132562 (також враховуючи наявність доменного імені http://pb.ua/, яке зареєстровано банком у 2011 році на основі вказаної торговельної марки).

2) позначення «pb», що застосовано у доменному імені «http://pb.com.ua/», є таким, що може ввести в оману щодо особи яка надає послуги, а саме щодо Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (власника торговельної марки за свідоцтвом України №132562 та враховуючи наявність доменного імені http://pb.ua/, яке зареєстровано банком у 2011 році на основі вказаної торговельної марки).

Свій висновок судовий експерт обґрунтувала тим, що позначення «pb», що є розрізняльною частиною доменного імені http://pb.com.ua/, та торговельна марка «ПБ» за свідоцтвом України No132562 є тотожними за фонетичними та смисловими (семантичними) ознаками. Торговельна марка «ПБ» за свідоцтвом України № 132562 може бути представлена у

доменному імені позначенням «pb», з яким позначення, що є розрізняльною частиною доменного імені http://pb.com.ua/ збігаються у всіх елементах, тобто є тотожними за фонетичними, графічними та семантичними ознаками. Послуги, які пропонуються на веб-сайтах за доменним іменем «http://pb.com.ua/» при переадресації (редирект) на веб-сторінку https://monobank.ua/r/AAdb є тими самими та в цілому спорідненими з послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку №132562. Використання вторинними господарюючими суб`єктами позначень, які тотожні або схожі із позначеннями, що є вже відомими та знайомими для споживачів, може породжувати асоціації з первинним виробником, що не відповідатимуть дійсності.

Відтак, на переконання колегії суддів, у ході розгляду справи знайшла підтвердження та обставина, що ОСОБА_1 без відповідного дозволу власника використав доменне ім`я « http://pb.com.ua/ », у якому використовується позначення торговельної марки №132562, шляхом здійснення редиректу на веб-сайт монобанку (https://monobank.ua), на якому пропонуються до продажу банківські послуги, що свідчить про порушення вказаними діями прав позивача як держателя свідоцтва.

Натомість суд першої інстанції на вказані обставини уваги не звернув і мотивів відхилення доказів, наданих позивачем, не навів, обмежившись посиланням на те, що в доменному імені pb.com.ua з торговельною маркою №132562 збігається лише частина «pb», не врахувавши, що саме ця частина є єдиною розрізняльною ознакою доменного імені в цьому випадку.

Колегія суддів зауважує, що в силу приписів частини шостої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Суд першої інстанції встановив, що домен pb.com.ua зареєстровано в 2001 році, тобто до подання позивачем заявки на реєстрацію торговельної марки.

Водночас апеляційний суд наголошує, що порушення своїх прав банк пов`язує не з самим існуванням цього домену чи його реєстрацією за ОСОБА_1 , а саме з його використанням шляхом здійснення редиректу на веб-сайт іншого банку, що мало місце, починаючи з 2018 року.

Дійсно, факт отримання АТ КБ «ПриватБанк» у 2010 році свідоцтва № 132562 про реєстрацію торговельної марки «ПБ» не має своїм наслідком заборону використання іншими особами домену pb.com.ua. Водночас з моменту реєстрації відповідної торговельної марки її назва в силу частини першої статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не підлягає використанню без згоди позивача в доменних іменах, якщо таке доменне ім`я пов`язується з наданням тотожних чи споріднених послуг до тих, які надає власник свідоцтва.

Оскільки домен pb.com.ua зареєстрований за ОСОБА_1 вже після отримання позивачем свідоцтва № 132562 і використання згаданого домену шляхом здійснення переадресації на сайт іншого банку теж відбувалося вже після реєстрації за позивачем торговельної марки «ПБ», то, на переконання апеляційного суду, такі дії відповідача кваліфікуються як порушення прав власника свідоцтва на зареєстровану торговельну марку.

Разом із тим, Велика Палата Верховного Суду неодноразово звертала увагу на те, що застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту права чи інтересу, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення, невизнання або оспорювання. Такі право чи інтерес мають бути захищені судом у спосіб, який є ефективним, тобто таким, що відповідає змісту відповідного права чи інтересу, характеру його порушення, невизнання або оспорювання та спричиненим цими діяннями наслідками.

У цій справі банк заявив дві позовні вимоги:

- визнати дії ОСОБА_1 з використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконними та такими, що порушують право інтелектуальної власності та виключні майнові права акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на торговельну марку за свідоцтвом України № 132562 ;

- заборонити ОСОБА_1 використовувати торговельну марку «ПБ» за свідоцтвом України № 132562 , у тому числі позначення «рb» та «пб», а також схожі або тотожні позначення у будь-якій формі та спосіб, зокрема шляхом застосування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, в тому числі у назвах доменних імен.

Апеляційний суд зауважує, що загальний перелік способів захисту порушених цивільних прав наведений у частині другій статті 16 ЦК України.

Серед указаного переліку в контексті справи, що переглядається, на увагу заслуговують такі способи захисту: припинення дії, яка порушує право (пункт 3), відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди (пункт 8), визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб (пункт 10).

Суд першої інстанції встановив, що в ході розгляду цієї справи період реєстрації домену ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчився, у зв`язку з чим позивач подав заяву на перереєстрацію (трансфер) цього доменного імені за ним, яка була задоволена. Тобто, на момент розгляду цієї справи судом дія, яка порушувала права АТ КБ «ПриватБанк» уже припинена, в зв`язку з чим позивач відмовився від позовних вимог про надання йому права користування доменом ІНФОРМАЦІЯ_1.

У той же час позивач продовжив підтримувати вимогу позову про визнання дій ОСОБА_1 протиправними (незаконними).

Апеляційний суд уважає, що така вимога задоволенню не підлягає з огляду на її невідповідність критеріям належності та ефективності, адже, по-перше, в силу пункту 10 частини другої статті 16 ЦК України неправомірними (незаконними) можуть бути визнані дії органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб та, по-друге, задоволення цієї вимоги не призведе до відновлення порушених прав банку, оскільки спонукатиме до виникнення нових судових спорів.

На переконання колегії суддів, неправомірність дій ОСОБА_1 може бути підставою позову у справі із застосуванням належного та ефективного способу захисту порушеного права, а не самостійною позовною вимогою.

Визначаючи ефективний та належний спосіб захисту порушеного права АТ КБ «ПриватБанк», апеляційний суд знову звертається до частини другої статті 16 ЦК України, яка як передбачає загальноприйнятий перелік способів захисту цивільних прав, так і відсилає до того, що такі способи можуть бути встановлені договором чи законом.

У частині другій статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Тобто спеціальним законом визначено, що способами захисту АТ КБ «ПриватБанк» як власника свідоцтва на зареєстровану торговельну марку в цій ситуації є вимоги про: припинення дії, яка порушує право (пункт 3 частини другої статті 16 ЦК України) та відшкодування майнової шкоди (пункт 8 частини другої статті 16 ЦК України) у випадку її заподіяння, а не вимоги про визнання дій протиправними.

Водночас, як уже зазначалося, вимога про припинення дії, яка порушує право, за встановлених фактичних обставин справи не застосовна, а вимогу про відшкодування збитків, заподіяних позивачу в зв`язку з перенаправленням їх потенційних клієнтів до іншого банку, АТ КБ «ПриватБанк» у межах цієї справи не пред`являло.

Тому в задоволенні вимоги позову про визнання дій ОСОБА_1 з використання доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконними та такими, що порушують право інтелектуальної власності позивача, належить відмовити.

Щодо вимоги про заборону відповідачу використовувати торговельну марку «ПБ» за свідоцтвом України № 132562 , у тому числі позначення «рb» та «пб», а також схожі або тотожні позначення у будь-якій формі та спосіб, зокрема шляхом застосування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах, в тому числі у назвах доменних імен, то апеляційний суд зазначає, що позначення «рb» та «пб» ОСОБА_1 у домені ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент розгляду справи вже не використовується з огляду на закінчення строку реєстрації домену, а інших випадків порушення відповідачем права інтелектуальної власності АТ КБ «ПриватБанк» судом не встановлено.

При цьому цивільні права підлягають судовому захисту лише у разі їх порушення, невизнання або оспорювання. Превентивний захист судом прав на майбутнє законом не передбачений.

Тому наведена позовна вимога задоволенню теж не підлягає.

Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити у відповідній частині нове рішення або змінити рішення.

Згідно зі статтею 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи, порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права.

Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частин (частина четверта статті 376 ЦПК України).

Оскільки суд першої інстанції дійшов правильного висновку про відмову в задоволенні позову, проте помилився щодо мотивів такої відмови, то судове рішення підлягає зміні з викладенням його мотивувальної частини в редакції цієї постанови.

Судові витрати

Відповідно до частини тринадцятої статті 141 ЦПК України якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Водночас з урахуванням того, що оскаржуване судове рішення змінюється лише в частині мотивів його ухвалення, то новий розподіл судових витрат судом апеляційної інстанції не здійснюється.

Керуючись статтями 141, 259, 263, 268, 367, 374, 376, 381-384 ЦПК України, суд

ПОСТАНОВИВ

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» задовольнити частково.

Рішення Вишгородського районного суду Київської області від 6 серпня 2024 року змінити, виклавши його мотивувальну частину в редакції цієї постанови.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 14 листопада 2024 року.

Головуючий О.В. Желепа
Судді: О. Ф. Мазурик
О. В. Немировська