КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року місто Київ.

Справа № 758/5570/20

Апеляційне провадження № 22-ц/824/16260/2024

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ

Головуючого судді (судді-доповідача) Желепи О.В.,

суддів: Мазурик О.Ф., Немировська О.В.

за участю секретаря судового засідання Терехової О.Ю.

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Подільського районного суду міста Києвавід 17 квітня 2024 року (ухвалено у складі судді Захарчук С. С., інформація щодо дати складання повного тексту відсутня)

та за апеляційною скаргою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на додаткове рішення Подільського районного суду міста Києвавід 25 липня 2024 року (ухвалено у складі судді Захарчук С. С., повний текст додаткового рішення 25.07.24. року)

у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2» про визнання дій незаконними, зобов`язання вчинити дії, стягнення суми та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , треті особи: державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2», про визнання недійсним права на корисну модель, засвідченого патентом, зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2» (далі - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2») про стягнення суми.

Зазначав, що він є власником патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Вказаний спосіб налаштування параметрів музичної композиції належить до засобів керування параметрами музичних композиції при їх створенні і може бути використаний у процесах їх обробки або аранжування.

Його права на корисну модель № НОМЕР_1 діють, починаючи з 25.10.2012 та захищаються відповідно до норм чинного законодавства.

З метою перевірки непорушності його прав власника патенту, 26.01.2017 між ним та ОСОБА_5 було укладено договір № і-26.01.17 про надання інформаційних послуг.

На виконання вищевказаного договору ОСОБА_5 було надано інформаційний продукт № 1 за вказаним договором, згідно вказаного інформаційного продукту було виявлено три музичні композиції гурту «ІНФОРМАЦІЯ_2»: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5», параметри яких відповідають вимогам п. 1.1. договору № і-26.01.17; встановлено авторів музичних композицій - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ; докази комерційного застосування музичних композицій та придбано у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» два ліцензійних компакт-диски «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_6», підписані та з автографами учасників гурту. На обкладинці компакт-дисків зазначаються автори вище згаданих музичних композицій.

Крім того, на його замовлення про проведення дослідження музичних композицій на предмет параметрів, ОСОБА_6 , який є спеціалістом в даній сфері, композитором, надано 16.05.2017 три висновки спеціаліста, щодо параметрів музичних композицій гурту «ІНФОРМАЦІЯ_2»: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Висновок спеціаліста підтвердив, що частота сильних та вимірювальних долей такту музичних композицій «ІНФОРМАЦІЯ_2»: «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5» відповідає частоті їх основного тону, як описано в патенті України на корисну модель № НОМЕР_1.

Відповідачі порушили його права, захищені патентом України на корисну модель № НОМЕР_1.

На сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 опубліковано типовий ліцензійний договір, який має укладатися з ліцензіатами для законного використання вказаної корисної моделі. За цим договором ціна ліцензій на налаштування однієї нециклічної композиції, або частини циклу, на одну тональність або один тональний план встановлюється 1 січня поточного року і діє протягом усього поточного року з такого розрахунку: зростає на 3 % відносно ціни минулого року. Початкова встановлена ціна в 2012 - $ 10 000 або еквівалент. Таким чином, ціна ліцензії в 2020 становить $ 12 670 або еквівалент. Відповідно ціна ліцензії в 2021 становитиме $ 13 050 або еквівалент. За курсом НБУ на час складання позовних вимог 15.05.2020 (1 долар США становить 26, 6792 грн.) $ 12 670 складає 338 025, 46 грн.

У зв`язку з тим, що відповідачами було здійснено комерційне застосування трьох музичних композицій з порушенням патенту України на корисну модель № НОМЕР_1, розмір неодержаного ним прибутку складає: 338 025, 46 грн. * 3 = 1 014 076, 39 грн.

В останній редакції позовної заяви ОСОБА_1 просив визнати незаконними дії відповідачів: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» щодо використання корисної моделі за патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 у виробництві та/або реалізації музичних композицій «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5», заборонити виготовлення, рекламу, виконання, застосування, реалізацію, пропонування для продажу, в тому числі через інтернет, продаж, імпорт та експорт (пропуск через митний кордон), та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях примірників контрафактних музичних композицій: «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5», вилучити з цивільного обороту та знищити примірники контрафактних музичних композицій: «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5», стягнути солідарно з відповідачів: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на його користь разове грошове стягнення (компенсацію), завдану порушенням патентного права, у розмірі показника неодержаного ним прибутку за типовим ліцензійним договором у доларах США на рік ухвалення рішення у справі, який у 2022р. складає $40350 USD, у 2023р. складає $41550 USD, у 2024р. складає $42750 USD, у 2025р. складає $44100 USD, у 2026р. складає $45450 USD, у 2027р. складає $46800 USD, у 2028р. складає $48150 USD, 2029р. складає $49650 USD, у 2030р. складає $51000 USD, у 2031р. складає $52050 USD, і курсом НБУ станом на момент ухвалення рішення у справі.

ОСОБА_2 звернувся до суду з зустрічним позовом до ОСОБА_1 , ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання недійсним права на корисну модель, засвідченого патентом, зобов`язання вчинити дії.

Вважає, що корисна модель № НОМЕР_1 «Спосіб налаштування музичної композиції за ОСОБА_1 » не є патентоздатною та немає жодних ознак нової у зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі була загальновідома у світі до дати подання заявки на її реєстрацію.

Дана корисна модель виявилась такою, що порушує права третіх осіб, а саме реальних винахідників і творців музичних композицій, зокрема його права та інтереси.

Аналіз формули корисної моделі свідчить про відсутність ознак технічного характеру. Корисна модель не відповідає умовам промислової придатності.

Посилаючись на зазначені обставини, позивач за зустрічним позовом просив визнати патент України на корисну модель № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_1 », реєстраційний номер заявки u 2012 07356 від 25.10.12 недійсним, зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до державного реєстру України на винаходи та корисні моделі шляхом виключення повністю патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_1 », реєстраційний номер заявки u 2012 07356 від 25.10.12 та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «промислова власність».

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 17 квітня 2024 року у задоволенні первісного позову відмовлено.

Зустрічний позов ОСОБА_2 до ОСОБА_1 , треті особи: державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2», про визнання недійсним права на корисну модель, засвідченого патентом, зобов`язання вчинити дії, задоволено частково.

Визнано повністю недійсним право на корисну модель № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_1 », засвідченого патентом на корисну модель № НОМЕР_1, який зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2012.

У задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 908 грн. судового збору.

Представник ОСОБА_2 , ОСОБА_3 - Куц Я.О. , звернувся до суду з заявою про розподіл судових витрат. Посилаючись на те, що питання про стягнення витрат на правову допомогу не вирішено, просив задовольнити його заяву, ухвалити додаткове рішення та стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 22 151 грн. 40 коп. витрат на професійну правничу допомогу адвоката, на користь ОСОБА_3 34 768 грн. 60 коп. витрат на професійну правничу допомогу адвоката.

Додатковим рішенням Подільського районного суду міста Києва від 25 липня 2024 року у задоволенні заяви відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням від 17 квітня 2024 року, ОСОБА_1 28 серпня 2024 року подав до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу, якою просить ухвалити нове рішення, яким у задоволенні зустрічного позову відмовити, та задовольнити вимоги первинного позову у повному обсязі.

Аргументуючи апеляційну скаргу, ОСОБА_1 зазначає, що висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи, судом здійснено вибіркову оцінку зібраним доказам.

Вказує, що висновок від 01.02.2019 року протирічить матеріалам справи, а саме двом висновкам державної експертизи Укрпатенту та роспатенту, міркуванням щодо відзиву Укрпатенту та додатковим поясненням, запереченням щодо висновку.

ОСОБА_1 вказує, що в рішенні суд ухилився від оцінки висновків, та не надав оцінку його доводам про не відповідність дійсності та нелогічність висновку експертизи від 01.02.19 р., який суперечить двом висновкам державної експертизи.

Зазначає, що порушення відповідачами патентного права на корисну модель підтверджується висновками спеціаліста, які позивач подавав до суду першої інстанції.

07.10.2024 року представник ОСОБА_2 - Лук`янець О.О. подала засобами поштового зв`язку до Київського апеляційного суду відзив, в якому заперечує проти апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Подільського районного суду м. Києва від 17.04.2024 року, просить залишити рішення без змін.

Зазначає, що отримавши патент на так звану корисну модель, яка завідомо не була новою, тобто не відповідала критеріям патентоздатності «винахідний рівень» і «новизна» ОСОБА_1 став зловживати своїм правом, як власника патенту на корисну модель, подаючи необґрунтовані позовні заяви.

Вказує, що обґрунтовуючи апеляційну скаргу висновками Укрпатенту та роспатенту, скаржником свідомо упускається визначення «формальна експертиза».

Вважає, що ОСОБА_1 запатентовано виключно давно відомі «закони фізики», які в його інтерпретації називаються «ІНФОРМАЦІЯ_1», які не мають ознак нової.

Вказує, що при створенні музичних композицій гурту «ІНФОРМАЦІЯ_2», ні свідомо, ні позасвідомо не використовувався «Спосіб налаштування параметрів композиції що визначений у патенті № НОМЕР_1 ». Жодних даних системи налаштування композиції у творчості гурту «ІНФОРМАЦІЯ_2» не існує і все відбувається «наживо», а не за допомогою «технічного оператора».

Не погоджуючись з додатковим рішенням суду, представник ОСОБА_2 , ОСОБА_3 - Лук`янець Олена Олександрівна 28 серпня 2024 року подала до Київського апеляційного суду апеляційну скаргу, якою просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове, яким задовольнити заяву.

Апеляційну скаргу обґрунтовує тим, що оскаржуване додаткове рішення є незаконним, необґрунтованим, таким що порушує права позивачів за зустрічним позовом.

Звертає увагу, що обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат. Проте ОСОБА_1 такого клопотання не подано.

Вказує, що до заяви про надання суду документів у підтвердження понесених витрат на правову допомогу та про стягнення судових витрат від 22.04.2024 року долучено копії актів приймання передачі виконаних робіт, в яких детально розписані надані послуги ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконані адвокатами Адвокатського об`єднання «А.ДВА.КА.Т»

Заслухавши доповідь судді, пояснення сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, обставини справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню, а апеляційна скарга ОСОБА_2 , ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Судом установлено, що 25.10.2012 в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі зареєстровано патент на корисну модель № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_1 » (далі - корисна модель № НОМЕР_1) (а.с. 5-7).

Опис патенту: номер заявки u 2012 07356, дата подання заявки 18.06.2012, дата, з якої є чинним права на корисну модель 25.10.2012, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_1 включає використання системи налаштування параметрів музичної композиції. Додатково використовується технічний оператор, який вносить дані музичного параметра: тональність або темп, після чого визначаються відповідні дані іншого музичного параметра: темпу або тональності, та виводяться технічному оператору.

Таким чином, ОСОБА_1 є власником зазначеного вище патенту на корисну модель № НОМЕР_1.

Так, відповідно до висновку ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) від 01.02.19 № 2522/ЗУ/19 за результатами експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 U, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі України, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктом (ами) 1, 2 формули не є промислово придатною, за пунктом (ами) 1, 2 формула не є новою (а.с. 141-148 т. 1).

Експертиза проведена відповідно до вимог п. 9.3. Правил розгляду в обсязі опублікованих формули і опису до патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 U із врахуванням Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22.

Експертиза була проведена начальником сектору ОСОБА_9 та затверджена директором з питань експертизи ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Петровою Н.Л.

Заперечуючи проти зазначеного висновку експертизи ОСОБА_1 вказав на те, що висновок ДП «Український інституту інтелектуальної власності» (Укрпатент) від 01.02.19 суперечить висновку формальної експертизи Укрпатенту за висновком якого заявка відповідає вимогам ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Крім того, висновок ДП «Український інституту інтелектуальної власності» (Укрпатент) від 01.02.19 не відповідає дійсності та є необґрунтованим.

ОСОБА_1 до справи надано лист-відповідь в.о. генерального директора ДП «Український інститут інтелектуальної власності» Петрової Н.Л. від 28.01.20 № 1236/2020 на його лист від 11.12.19 про скасування висновку щодо патенту на корисну модель № НОМЕР_1, з якого вбачається те, що заявку № u201207356 на корисну модель «Спосіб налаштування метрів музичної композиції за ОСОБА_1 » подано до Укрпатенту 18.06.2012, заявник ОСОБА_1 . 29.08.2012 Укрпатентом підготовлено висновок за результатами формальної експертизи, на підставі якого Установою прийнято рішення про видачу патенту на корисну модель за заявкою № u201207356.

16.07.2018 до Укрпатенту надійшло клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі за патентом на корисну модель НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1 за ОСОБА_1 » на відповідність умовам патентоздатності, подане адвокатом Я.О. Куц в інтересах ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

01.02.2019 за результатами експертизи прийнято висновок експертизи щодо умов патентоздатності, відповідно до якого корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, встановленим ч. 2 ст. 7 Закону, а саме за пунктами формули 1, 2 не є промислово придатною та пунктами формули 1, 2 не є новою.

Згідно з даним листом ОСОБА_1 відмолено у скасуванні одного з висновків експертизи - висновок від 29.08.12 або висновок № 2522/ЗУ/19 від 01.02.19, так як формальну експертизу заявки на корисну модель, так і експертизу запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проведено відповідно до Закону та Правил розгляду.

Задовольняючи зустрічний позов, суд першої інстанції дійшов висновку, що на дату подання заявки u 2012 07356 (18.06.2012) та дату, з якої є чинним права на корисну модель (25.10.2012), корисна модель не відповідала умовам надання правової охорони, встановленим ст. 7 Закону, а саме сукупність суттєвих ознак вказаної корисної моделі не була новою і промислово придатною.

З цих же підстав суд першої інстанції дійшов до висновку, що немає правових підстав для задоволення первісного позову ОСОБА_1 .

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції з огляду на наступне.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.418 ЦК України, право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу, позивач за первісним позовом не погоджувався з висновком експертизи, складеного ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 01.02.2019 року та вказував, що такий висновок суперечить матеріалам справи, а саме висновкам формальної експертизи Укрпатенту та роспатенту.

Згідно зі ст. ст. 12, 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Статтею 89 ЦПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Щодо висновку Укрпатенту за результатами формальної експертизи, на яку посилається позивач за первісним позовом, то колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з ч.1 ст.420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) визначає, що винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 6 Закону, об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Патент на корисну модель-це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель(абзац сімнадцятий статті 1 Закону № 3687-ХІІ).

Під час проведення формальної експертизи встановлюється: дата подання заявки на підставі статті 13 Закону; визначається, чи належить об`єкт, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 Закону, та чи не відноситься він до об`єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 Закону та правилам, встановлених на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. За належності об`єкта, що заявляється, до об`єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 Закону, відповідності документів заявки формальним вимогам до них статті 12 цього Закону та правил, встановлених на його основі Установою, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається за заявкою стосовно патенту на корисну модель рішення Установи про видачу патенту на корисну модель(частина дев`ята, чотирнадцята статті 16 Закону № 3687-ХІІ).

Тобто під час проведення формальної експертизи встановлюється лише відповідність заявки формальним вимогам Закону.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону № 3687-ХІІ на підставі рішення про видачу патенту здійснюється його державна реєстрація, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру (на сьогодні Державний реєстр України корисних моделей).

Одночасно з державною реєстрацією патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту (частина перша статті 23 Закону № 3687-ХІІ).

Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності (абзац третій частини першої статті 25 Закону № 3687-ХІІ).

Відповідно до п. а) ч. 1 ст. 33 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно ч. 2 ст. 33 Закону з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

Згідно частини 2 статті 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Відтак проведена Укрпатентом експертиза, за результатами якої 01.02.2019 року складено відповідний висновок, проведена в контексті перевірки спірної корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, а не лише формальним вимогам Закону, з огляду на що є більш ґрунтовною та вмотивованою.

З огляду на зазначене, формальна експертиза Укрпатенту не спростовує висновок, наданий позивачем за зустрічним позовом, про невідповідність спірної корисної моделі патентоздатності, оскільки вона є формальною і перевіряє заявку лише на відповідність формальним вимогам Закону, тоді як експертиза на відповідність умовам патентоздатності проводиться окремо в межах процедури, метою якої є визнання деклараційного патенту недійсним.

Висновок експерта є одним із видів доказів у справі, тому такі висновки оцінюються судом з урахуванням усіх обставин справи.

Відповідно до положень ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження (стаття 3 Закону України «Про судову експертизу»).

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Враховуючи, що судом першої інстанції перевірено висновок експертизи про невідповідність спірної корисної моделі умовам патентоздатності від 01.02.2019 року, відповідачем за зустрічним позовом не подано на спростування свій висновок експертизи, яка не є формальною, та не заявлено клопотання про призначення судової експертизи, апеляційний суд погоджується, що такий висновок є належним та достатнім доказом, а тому суд першої інстанції дійшов вірного висновку про задоволення зустрічного позову та визнання патенту на корисну модель недійсним.

Інші доводи апеляційної скарги не спростовують обґрунтованих висновків суду щодо наявності підстав для задоволення зустрічного позову та зводяться до викладення обставин справи із наданням особистих коментарів, особистим тлумаченням норм матеріального права, що має за мету задоволення апеляційної скарги, а не спростування висновків суду першої інстанції.

З урахуванням зазначеного, посилання позивача за первісним позовом на підтвердження порушення відповідачами патентного права на корисну модель висновками спеціалістів, не спростовує висновки суду першої інстанції.

Так само не впливає на обґрунтованість рішення місцевого суду й посилання в апеляційній скарзі на невідповідність висновків суду, які ґрунтувалися на оцінці експертизи Укрпатенту від 01.02.2019 року, висновку державної експертизи роспатенту щодо патенту рф на винахід № НОМЕР_2 , оскільки та обставина, які саме об`єкти російська федерація визнає на своїй території «винаходом», не стосується предмета доказування справи, яка переглядається, в межах якої встановленню та дослідженню судом підлягали винятково обставини використання відповідачами корисної моделі № НОМЕР_1, право на яку за українським законодавством зареєстровано за ОСОБА_1 .

На користь цього висновку свідчить і те, що спеціалісти у своїх висновках, на які в апеляційній скарзі посилається позивач, надавали пояснення та власні судження з приводу використання відповідачами корисної моделі, захищеної патентом України на корисну модель № НОМЕР_1, а не патентом рф на винахід № НОМЕР_2 .

Водночас органом, уповноваженим на вирішення спірних питань з приводу корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_1, є саме Укрпатент, який, як уже зазначалося, виснував про невідповідність зазначеної корисної моделі критеріям охороноздатності.

Рішення суду першої інстанції, щодо вирішення основного та зустрічного позову ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, а тому відповідно до ст. 375 ЦПК України апеляційна скарга ОСОБА_1 залишається без задоволення.

Щодо додаткового рішення Подільського районного суду міста Києвавід 25 липня 2024 року.

Відмовляючи у задоволенні заяви представника ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Куца Я. О. про розподіл судових витрат, суд першої інстанції виходив з того, що у порушення вимог ч.ч. 3, 4 ст. 137 ЦПК України заявником не надано суду обґрунтованого розрахунку витрат, пов`язаних з правничою допомогою адвоката, а саме: не подано детального опису робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, з зазначенням часу, витраченого адвокатом на виконання кожної роботи чи наданої послуги та обсягу наданих адвокатом послуг та виконаних робіт.

Колегія суддів не погоджується з зазначеним висновком суду першої інстанції з огляду на наступне.

Частиною 3 статті 133 ЦПК України визначено, що до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно положень частин першої-четвертої статті 137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами.

Частиною 8 статті 141 ЦПК України визначено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Як вбачається з матеріалів справи, до заяви про розподіл судових витрат додано: акт звірки взаєморозрахунків між адвокатським об`єднанням «А.ДВА.КА.Т» і ОСОБА_3 ; акт приймання-передачі виконаних робіт за квітень 2024 від 19.04.2024 відповідно до якого 17.04.2024 участь адвоката Лук`янець О.О. в судовому засіданні з 10 год. 45 хв. до 11 год. 37 хв. - 3960,37 грн., 19.04.2024 підготовка та направлення заяви про надання суду документів у підтвердження понесених витрат - 3960,37 грн.; акт приймання-передачі виконаних робіт за березень 2024 від 29.03.2024 відповідно до якого 12.03.2024 участь адвоката Куца Я.О. в судовому засіданні з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. 3922,14 грн., 12.03.2024 підготовка та подання письмових судових дебатів 7844,28 грн., 28.03.2024 участь адвоката Куца Я.О. в судовому засіданні з 10 год. 40 хв. до 11 год. 40 хв. 3922,14 грн., підготовка та направлення уточненої позовної заяви 3922,14 грн.; акт приймання-передачі виконаних робіт за лютий 2024 від 29.02.2024 відповідно до якого 20.02.2024 участь адвоката Куца Я.О. в судовому засіданні з 10 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. - 5731,05 грн.; акт приймання-передачі виконаних робіт за січень 2024 від 31.01.2024 відповідно до якого 25.01.2024 участь адвоката Куца Я.О. в судовому засіданні з 10 год. 20 хв. до 12 год. 50 хв. - 7574,80 грн.; акт приймання-передачі виконаних робіт за червень 2021 від 30.06.2021 відповідно до якого 11.06.2021 підготовка та направлення до суду клопотання про ознайомлення з матеріалами справи - 2760,40 грн., 16.06.2021 виїзд адвоката до суду, клопотання для ознайомлення з матеріалами справи - 1380,25 грн.; договір про надання правової допомоги від 02.09.2020 № 02/09/2020, укладений між адвокатським об`єднанням «А.ДВА.КА.Т» та ОСОБА_3 ; додаток № 1 до зазначеного договору; додаткова угода № 2 від 01.09.2023 до договору про надання правової допомоги від 02.09.2020 № 02/09/2020; акт звірки взаєморозрахунків між адвокатським об`єднанням «А.ДВА.КА.Т» і ОСОБА_2 ; акт приймання-передачі виконаних робіт за вересень 2021 від 30.09.2021 відповідно до якого 22.09.2021 підготовка відзиву на позов ОСОБА_1 - 5520,80 грн., 22.09.2021 участь адвоката у судовому засіданні - 2760,40, 22.09.2021 підготовка зустрічного позову - 5520,80 грн., 24.09.2021 підготовка клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи - 2760,40 грн.; акт приймання-передачі виконаних робіт за жовтень 2021 від 29.10.2021 відповідно до якого 12.10.2021 підготовка листа на виконання ухвали суду - 1932,20 грн.; акт приймання-передачі виконаних робіт за липень 2022 від 29.07.2022 відповідно до якого 15.07.2022 підготовка клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - 3656,80 грн.; договір про надання правової допомоги від 02.09.2020 № 02/09/2020/1, укладений між адвокатським об`єднанням «А.ДВА.КА.Т» та ОСОБА_2 ; додаток № 1 до зазначеного договору; додаткова угода № 2 від 01.09.2023 до договору про надання правової допомоги від 02.09.2020 № 02/09/2020/1.

Частиною 3 ст. 137 ЦПК України передбачено, що для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно правових висновків, викладених в постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року в справі № 922/1964/21, при зазначенні фіксованого розміру для виплати адвокатського гонорару не обчислюється фактична кількість часу, витраченого адвокатом при наданні послуг клієнту, і навпаки - підставою для виплати гонорару, який визначений у формі погодинної оплати, є кількість витрачених на надання послуги годин помножена на вартість такої (однієї) години того чи іншого адвоката в залежності від його кваліфікації, досвіду, складності справи та інших критеріїв. Оскільки до договору про надання правової допомоги застосовують загальні вимоги договірного права, то гонорар адвоката, хоч і визначається частиною першою статті 30 Закону № 5076-VI як «форма винагороди адвоката», але в розумінні ЦК України становить ціну такого договору. Фіксований розмір гонорару у цьому контексті означає, що у разі настання визначених таким договором умов платежу - конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

З договору про надання правової допомоги від 02.09.2020 № 02/09/2020, укладеного між адвокатським об`єднанням «А.ДВА.КА.Т» та ОСОБА_3 , додатком № 1 до зазначеного договору, договору про надання правової допомоги від 02.09.2020 № 02/09/2020/1, укладений між адвокатським об`єднанням «А.ДВА.КА.Т» та ОСОБА_2 та додатку № 1 до зазначеного договору вбачається, що вартість послуг, таких як підготовка процесуальних документів, обчислюється фіксованою сумою. Послуги ж з представництва адвокатом інтересів клієнта в судовому засіданні, визначені погодинною оплатою, разом з тим, як зазначено самим судом першої інстанції, в актах приймання-передачі виконаних робіт розписано час перебування представника в судових засіданнях.

З огляду на зазначене колегія суддів приходить до висновку про доведеність стороною відповідачів понесених ними витрат на правничу допомогу та надання належного, детального опису робіт.

За приписами ч. 4 ст. 137 ЦПК України розмір витрат розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 137 ЦПК України, у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правову допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 6 ст. 137 ЦПК України).

Верховний Суд в своїх постановах неодноразово наголошував на те, що зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають розподілу, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони щодо неспівмірності заявлених іншою стороною витрат із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Суд з огляду на принципи диспозитивності та змагальності не може вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи (постанови у справах №922/445/19, №922/3436/20, №910/7586/19 та №910/16803/19).

Крім того, у справі №755/9215/15-ц Велика Палата також вказала, що суд не може за власною ініціативою зменшити витрати на професійну правничу допомогу одній із сторін без відповідних дій з боку іншої, зацікавленої сторони.

Як вбачається з матеріалів справи, до заяви про надання суду документів у підтвердження понесених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 витрат на правову допомогу та про стягнення судових витрат, долучено докази надсилання ОСОБА_1 вказаної заяви (том 4, а. с. 45). Від позивача за первісним позовом не надходило заяви про зменшення розміру витрат на правничу допомогу, понесених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 під час розгляду справи судом першої інстанції.

З урахуванням наведеного колегія суддів вважає, що відсутні підстави для зменшення витрат на правничу допомогу, визначені ч. 5, ч. 6 ст. 137 ЦПК України.

Отже, під час перегляду справи апеляційним судом було встановлено неправильне застосування судом першої інстанції норм процесуального права в частині вирішення питання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, а відтак, доводи апеляційної скарги ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заслуговують на увагу, а додаткове рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню.

За вказаних обставин колегія суддів приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви про стягнення судових витрат та покладення на ОСОБА_1 понесених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 витрат на професійну правничу допомогу.

Керуючись статтями 367, 374, 375, 376, 381-384, 389 ЦПК України, Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати у цивільних справах, -

ПОСТАНОВИВ

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Рішення Подільського районного суду м. Києва від 17 квітня 2024 року - залишити без змін.

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 - задовольнити.

Додаткове рішення Подільського районного суду міста Києва від 25 липня 2024 року скасувати та ухвалити нове, яким задовольнити заяву представника ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення витрат на правничу допомогу.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 витрати на правничу допомогу у розмірі 22 151 грн. 40 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_3 витрати на правничу допомогу у розмірі 34 768 грн. 60 коп.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 28 листопада 2024 року.

Головуючий О.В. Желепа

Судді О.Ф. Мазурик

О.В. Немировська