Постанова

Іменем України

02 липня 2024 року

м. Київ

провадження №22-ц/824/12412/2024

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого судді - Мазурик О. Ф. (суддя-доповідач)

суддів: Желепи О. В., Немировської О. В.,

за участю секретаря Марченка М. С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства «Лано Солюшенз»

на рішення Печерського районного суду м. Києва

від 18 березня 2024 року

в складі судді Батрин О. В.

у цивільній справі №757/47439/21-ц Печерського районного суду м. Києва

за позовом Закритого акціонерного товариства «Лано Солюшенз»

до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», ОСОБА_1 , ОСОБА_2

про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії

У С Т А Н О В И В:

У вересні 2021 року позивач звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовом, в якому посилаючись на визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомою в Україні відносно позивача для послуг 35 та 38 класів МКТП, а також те, що спірні торговельні марки вводять в оману споживача, з підстав, передбачених абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 від 15.12.1993 № 3689-XII в редакції із змінами, внесеними Законом України від 21.05.2015 № 317-VIII (далі - Закон № 3689-XII), просив:

- визнати недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_4 від 10.07.2019, НОМЕР_5 від 10.07.2019, НОМЕР_6 від 10.07.2019, власником яких є ОСОБА_3 ;

- зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності та інновацій» УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг НОМЕР_4 від 10.07.2019, НОМЕР_5 від 10.07.2019, НОМЕР_6 від 10.07.2019;

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що є власником таких свідоцтв на знаки для товарів та послуг: «ІНФОРМАЦІЯ_1» (словесний); «ІНФОРМАЦІЯ_2» (словесний); «ІНФОРМАЦІЯ_1» (словесний); «ІНФОРМАЦІЯ_3» (словесний); «ІНФОРМАЦІЯ_4» (словесний); «ІНФОРМАЦІЯ_5» (словесний); «ІНФОРМАЦІЯ_5» (словесний); «ІНФОРМАЦІЯ_6» (словесний).

Позивач зазначає, що рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2020 року визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні відносно позивача для послуг 35 класу МКТП «рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн» та послуг 38 класу МКТП «послуги інформаційних агентств» станом на 01 січня 2019 року.

Використання вказаних знаків для товарів та послуг здійснюється позивачем в мережі Інтернет. Зокрема з 29 січня 2015 року ЗАТ «Лано Солюшенз» є власником доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_10. За адресою вказаних доменів знаходиться однойменний веб-сайт - «ІНФОРМАЦІЯ_3» (українська, російська, англійська версії сайту), на якому розміщено визнаний добре відомим в Україні «ІНФОРМАЦІЯ_3» та інші знаки для товарів та послуг, що належать ЗАТ «Лано Солюшенз».

У свою чергу ОСОБА_3 , правонаступниками якого є ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зареєстровано знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4 від 10.07.2019 - «ІНФОРМАЦІЯ_7», НОМЕР_5 від 10.07.2019 - «ІНФОРМАЦІЯ_3», НОМЕР_6 від 10.07.2019 - «ІНФОРМАЦІЯ_8», які діють для послуг 38, 42 класів МКТП.

Позивач вважає, що зареєстровані ОСОБА_3 свідоцтва на знак для товарів та «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_8», які діють для послуг 38, 42 класів МКТП, підлягають визнанню недійсними повністю з підстав, передбачених абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6 Закон № 3689-XII у редакції закону, чинного на дату реєстрації оспорюваних свідоцтв, бо є такими, що вводять в оману та схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, визнаними добре відомими в Україні.

Так, позивач на підтвердження підстав та обставин поданої позовної заяви посилається на висновок експерта №68-01 за результатами проведення експертизи інтелектуальної власності, згідно з яким знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_8» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, а також є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3», що визнаний добре відомим в Україні, згідно з рішенням апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України від 15.07.2020 року.

Відповідач - ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (наразі - УКНОІВІ), заперечуючи проти позовної заяви, подавав відзив на позовну заяву, в якій посилаючись на необґрунтованість доводів позовної заяви, просив відмовити у задоволенні позову.

В обґрунтування відзиву вказувалось, що рішення установи для проведення експертизи заявок закладом експертизи - ДП «Український інститут інтелектуальної власності» прийняті на підставі Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 21.05.2015 та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими Наказом Держпатенту України від 28.07. 1995 року № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за №276/812, з дотриманням процедури його прийняття, в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією України та законодавства у сфері правової охорони знаків для товарів і послуг.

У відзиві також зазначалось, що на дату подання заявок m 2017 18062, m 2017 18063, m 2017 18066 (15.08.2017) та на дату прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг за цими заявками (04.03.2019) факт визнання знака позивача добре відомим в Україні не було встановлено у визначений законодавством спосіб, тому були відсутні підстави для відмови у наданні правової охорони спірним позначенням на підставі абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 21.05.2015 року.

Відповідач ОСОБА_4 також подавав відзив на позовну заяву, в якій посилаючись на необґрунтованість доводів позовної заяви, просив відмовити у задоволенні позову.

Зазначав, що у висновку експерта, наданому позивачем, питання щодо того, з якою саме особою у споживача асоціюється надання послуг під знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також яких саме послуг перед експертом не ставилось, тому, як і у випадку з Апеляційною палатою, питання асоціації послуг під знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3» з особою ЗАТ «Лано Солюшенз» не досліджувалося. Крім того, в рамках даного експертного дослідження не з`ясовувалось ким раніше позивачем чи відповідачем набуті права на спірні знаки для товарів та послуг. Зазначає, що експертний висновок № 68-01 від 21 квітня 2021 року підтверджує лише факт можливості сплутати знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» та знаки, свідоцтвами на які він володіє, що є оспорюваним у даній справі.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 18 березня 2024 року у задоволенні позову відмовлено .

Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, позивач звернувся до суду з апеляційною скаргою, посилаючись на те, що рішення суду ухвалене з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, без повного з`ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

В обґрунтування апеляційної скарги вказував, що судом першої інстанції не враховано, що відсутність заперечень проти заявок ОСОБА_4 та висновок уповноваженого органу за результатами кваліфікаційної експертизи не можуть бути безапеляційними твердженнями для спростування доводів про невідповідність таких торговельних марок умовам надання правової охорони у межах розгляду справи.

Судом проігноровано висновок експерта та не застосовано норми матеріального права, які підлягали застосуванню, а саме які стосуються неможливості реєстрації торговельних марок, які є тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками загальновідомими в Україні.

Зазначав, що суд вийшов за межі позовних вимог, установивши обставини правомірності рішення державного органу про реєстрацію оспорюваний торговельних марок.

Судом не враховано, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» визнано добре відомим в Україні, 01.01.2019 і на дату видачі свідоцтв ОСОБА_3 10.07.2019 вже існувала добра відомість торговельної марки.

За вказаних обставин, просив скасувати рішення Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2024 та ухвалити нове судове рішення, яким позов задовольнити у повному обсязі.

Відповідач - ДО «УКРНОІВІ», скориставшись наданим правом, подав відзив на апеляційну скаргу, в якій посилався на необґрунтованість доводів апеляційної скарги, з огляду на те, що на дату подання заявок ОСОБА_3 на реєстрацію оспорюваних торговельних марок, знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» ще не було визнано добре відомим в Україні, а тому відсутні підстави для визнання недійсними свідоцтв.

За вказаних обставин просив відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення Печерського районного суду м. Києва від 18.3.2024 залишити без змін.

Представник позивача - ОСОБА_5 в судовому засіданні надала пояснення тотожні, зазначеним в апеляційній скарзі, підтримала її та просила задовольнити з підстав, наведених в ній. Також пояснила, що на дату отримання свідоцтв на спірні торговельні марки за ОСОБА_3 , а саме 10.07.2019, торговельні марки позивача були визнані добре відомими в Україні, а тому ОСОБА_3 фактично отримав свідоцтво на торговельну марку, яка фактично є тотожною до ступеня змішування з добре відомою маркою позивача та вводить споживача в оману.

Представник відповідачів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - ОСОБА_6 в судовому засіданні надав пояснення та заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Представник ДО «УКРНОІВІ» - Козелецька Н. О. в судовому засіданні надала пояснення та заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, просила залишити в силі рішення суду першої інстанції. Пояснила, що правова охорона торговельним маркам надається не з моменту видачі свідоцтва, а з моменту подання заявки. Оскільки заявки на реєстрацію спріних знаків для товарів та послуг були подання ОСОБА_3 у 2017 році то визнання добре відомими торговельних марок за позивачем станом на 01.01.2019 року не може слугувати підставою для визнання їх недійсними.

Колегія суддів вислухала доповідь судді-доповідача, пояснення представника ЗАТ «Лано Солюшенз» - Осовітньої Л. В., пояснення представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - ОСОБА_6 , пояснення представника ДО «УКРНОІВІ» - Козелецької Н. О. , дослідила матеріали справи, перевірила законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, що заявлялися у суді першої інстанції, дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом приписів ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Судом встановлено, що ЗАТ «Лано Солюшенз» є власником таких свідоцтв на знаки для товарів та послуг:

-«ІНФОРМАЦІЯ_1» (словесний) за свідоцтвом № НОМЕР_7 від 10.12.2015, заявка № m 2015 12931 від 07.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП;

-«ІНФОРМАЦІЯ_2» (словесний) за свідоцтвом № НОМЕР_8 від 10.12.2015, заявка № m 2015 12930 від 07.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП;

-«ІНФОРМАЦІЯ_1» (словесний) за свідоцтвом № НОМЕР_9 від 12.01.2016, заявка № m 2015 13666 від 18.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП;

-«ІНФОРМАЦІЯ_3» (словесний) за свідоцтвом № НОМЕР_10 від 12.01.2016, заявка № m 2015 13668 від 18.08.2015, діє для послуг 38, 42 класів МКТП;

-«ІНФОРМАЦІЯ_4» (словесний) за свідоцтвом № НОМЕР_11 від 12.09.2016, заявка № m 201606957 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП;

-«ІНФОРМАЦІЯ_5» (словесний) за свідоцтвом НОМЕР_12 від 12.09.2016, заявка № m 201606958 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП;

-«ІНФОРМАЦІЯ_5» (словесний) за свідоцтвом № НОМЕР_13 від 12.09.2016, заявка № m 201606959 від 01.04.2016, діє для послуг 35, 38, 41, 42 класів МКТП;

-«ІНФОРМАЦІЯ_6» (словесний) за свідоцтвом № НОМЕР_14 від 10.04.2017, заявка № m 201606960 від 01.04.2016, діє для послуг 38, 42 класів МКТП (т. 2 а.с. 18-42)

Використання зазначених знаків для товарів і послуг здійснюється позивачем в мережі Інтернет. Зокрема, з 29 січня 2015 року ЗАТ «Лано Солюшенз» є власником доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_10. За адресою вказаних доменів знаходиться однойменний веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_3», на якому розміщені визнаний добре відомим в Україні знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» та інші знаки для товарі і послуг, що належать ЗАТ «Лано Солюшенз».

Зокрема на підставі договору від 01.01.2015 та акту до нього, а також договору № 0101-16 від 01.01.2016 та акту до нього, укладених між ЗАТ «Лано Солюшенз» та ГО «Агентство вільної інформації» право наповнення веб-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_3», що знаходиться за адресою в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 надано останньому. Згідно з договором № 01/2015 від 01.01.2015, акту та додаткової угоди № 2 від 28.12.2015 до нього, а також договору № 020117-1 від 02.01.2017 та акту до нього, укладеного між ЗАТ «Лано Солюшенз» та ТОВ «Рекламний центр «Технологія» останньому надано у користування площу сайту, що знаходиться в мережі інтренет ІНФОРМАЦІЯ_9. (т. 1 а. с. 43-46).

Водночас, правонаступники ОСОБА_3 - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є власниками низки свідоцтв на знаки для товарів та послуг у класах 35, 41 МКТП, зокрема:

- Словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_11», свідоцтво № НОМЕР_1 від 10.07.2019 року, заявка № m201718062 від 15.08.2017.

- Словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_3», свідоцтво № 261276 від 10.07.2019 року, заявка № m201718063 від 15.08.2017.

- Словесний знак «ІНФОРМАЦІЯ_8», свідоцтво № НОМЕР_2 від 10.07.2019 року,заявка № m201718066 від 15.08.2017 (т. 2 а.с. 121-138).

Мотивуючи свої вимоги Позивач стверджував, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_11» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_8» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, а також є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3», який визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.07.2020, затвердженим наказом зазначеного міністерства від 03.09.2020 № 1708 відносно ЗАТ «Лано Солюшенз» для послуг 35 класу МКТП: «рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн» та послуг 38 класу МКТП: «послуги інформаційних агентств» станом на 01 січня 2019 року. Відтак, вказані свідоцтва мають бути визнані недійсними у судовому порядку, оскільки вони не відповідають умовам надання правової охорони, визначених абзацом п`ятим пункту 2 та абзацом третім пункту 3 статті 6 вказаного Закону.

Частиною третьою статті 3 ЦПК України встановлено, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до пункту 3 постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. № 3771-XII: відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки; свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявок № m 2017 18062, m 2017 18063, m 2017 18066 за оскаржуваними свідоцтвами України є 15.08.2017. Станом на дату подання заявок діяв Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII в редакції із змінами, внесеними Законом України від 21.05.2015 № 317-VIII (далі - Закон № 3689-XII).

Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону № 3689-XII права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися виходячи з дати подання відповідної заявки.

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, що виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Пунктом 10.7.2 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 №91 (із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08) визначено, що узагальнюючи такі поняття, як «неправда» (брехня), «омана», «судження» можна визначити, що оманливі позначення (знаки) - це позначення або його елементи, які містять відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом, вони не потребують доказів або пояснень.

Позначення, що може ввести в оману споживачів - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер.

Таким чином, підстава стосовно оманливості або можливості введення в оману стосується лише: виду, властивостей, характеру або якості товарів або послуг; географічного походження товарів або послуг; виробника товарів або надавача послуг.

Підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг, передбачена абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII, відноситься до «абсолютних» підстав для відмови, спрямованих на захист публічного (суспільного) інтересу, а не приватних прав та інтересів третіх осіб.

«Абсолютні» підстави для відмови в наданні правової охорони дозволяють без зіставлення з іншими об`єктами оцінити сутність заявленого на реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції торговельної марки, зокрема основну функцію - розрізняльну. «Відносні» підстави для відмови дають відповідь на питання, чи не буде заявлене позначення у разі його реєстрації, порушувати права та інтереси третіх осіб на інші об`єкти, зокрема, на знаки для товарів і послуг, які вже охороняються. «Абсолютні» підстави містяться у пунктах 1, 2, а «відносні» - у пунктах 3, 4 статті 6 Закону № 3689-XII.

Зокрема, у справі №910/13822/16 Верховний Суд, залишаючи без змін рішення попередніх судових інстанцій про відмову в задоволенні позову, зазначив наступне: «…Обґрунтовуючи позов, позивач посилався на приписи абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, чинній на момент подання заявки - 23.05.2013), згідно з якими не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Припис абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 зазначеного Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується лише змісту заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення «вода» для горілчаних виробів; «французьке вино» на етикетці товару українського виробника), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 цього Закону».

Відтак, визнання свідоцтв НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 недійсними з підстав, передбачених абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII відноситься до дискреційних повноважень УКРНОВІ, який під час реєстрації перевіряє «Абсолютні» підстави для відмови в наданні правової охорони, і з огляду на те, що судом встановлено, що знаки для товарів і послуг за заявками № m 2017 18062, m 2017 18063, m 2017 18066 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, що виробляє товар або надає послугу, висновок суду про те, що спірні свідоцтва на знаки для товарів та послуг не підлягають визнанню недійсними за даною підставою є правомірним.

Також позивач, просив визнати недійсними свідоцтва № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 з підстави передбаченої абзацом 3 п. 3 ст. 6 Закону № 3689-XII.

На підставі абзацу третього пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Указана стаття визначає, що країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до пунктів 1 та 4 статті 25 Закону №3689-XII охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв`язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Зазначена норма Закону повністю відповідає вимогам частини третьої статті 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності 8 (TRIPS), яка визначає, що стаття 6 bis Паризької Конвенції (1967) застосовується mutatis mutandis щодо товарів або послуг, які не подібні до тих, стосовно яких зареєстровано торговий знак, за умови, що використання цього торгового знака стосовно таких товарів або послуг вказувало би на зв`язок між такими товарами або послугами та власником зареєстрованого торгового знака за умови, що інтересам власника зареєстрованого торгового знака, можливо, буде завдано шкоди в результаті такого використання.

Як вже вказувалось вище, рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2020 року визнано знак «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні відносно позивача для послуг 35 класу МКТП «рекламування через комп`ютерну мережу в режимі онлайн» та послуг 38 класу МКТП «послуги інформаційних агентств» станом на 01 січня 2019 року.

Не погоджуючись з вказаним рішенням ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про визнання його недійсним. Рішенням вказаного суду від 22.07.2021 у справі № 757/10002/20-ц, зокрема, у задоволенні позову ОСОБА_3 до Укрпатенту (нині - УКРНОІВІ), ЗАТ «Лано Солюшенз» про визнання недійсним рішення Апеляційної палати Мінекономіки від 15.07.2020 про визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні та наказу від 03.09.2020 № 1708, зобов`язання вчинити дії відмовлено. На даний час рішення суду не набрало законної сили.

Разом з тим, суд першої інстанції правомірно звернув увагу на те, що як на дату подання ОСОБА_3 заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтвами так і на дату прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг, факт визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні відносно ЗАТ «Лано Солюшенз» не було встановлено у визначений чинним законодавством спосіб, тому в Укрпатенту (нині - УКРНОІВІ) були відсутні підстави для відмови у наданні правової охорони спірним позначенням, з підстав, передбачених абзацом 3 ч. 3 ст. 6 Закону № 3689-XII.

Скаржник зазначав, що судом неправомірно застосовано норму статті 198 Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифіковану Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (далі - Угода про асоціацію).

Так частиною другою статті 198 «Підстави для анулювання», на яку посилається суд у Рішенні, визначено, що торговельна марка також підлягає анулюванню, якщо після дати її реєстрації: a) внаслідок дій або бездіяльності власника вона стала загальновживаною як позначення в обігу товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована; b) внаслідок використання торговельної марки її власником або з його дозволу для товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, є ймовірність введення в оману споживача, особливо щодо характеру, якості або географічного походження цих товарів чи послуг.

Отже, зважаючи на підстави позову у даній справі, застосування судом першої інстанції положень частини другої статті 198 Угоди про асоціацію є цілком правомірним, а цитування у Рішенні положень частини першої вказаної статті (встановлює підстави щодо анулювання реєстрації торговельної марки у зв`язку з її невикористанням), не свідчить про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права та не є підставою для скасування судового рішення.

Посилання скаржника на те, що не підлягала застосуванню у цій справі норма пункту 8 статті 10 Закону № 3689-XII не приймаються до уваги колегії суддів, оскільки зазначені приписи стосуються стадії розгляду та експертизи заявки, які Позивачем не оскаржуються.

Як вже зазначалося вище, згідно з пунктом 1 статті 16 Закону № 3689-XII права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Таким чином, відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися виходячи з дати подання відповідної заявки. Така відповідність встановлюється під час проведення кваліфікаційної експертизи поданих на реєстрацію заявок на знаки для товарів і послуг.

Експертиза вказаних заявок проводилась уповноваженою установою для розгляду і проведення експертизи заявок закладом експертизи - Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). Відповідно до Закону № 3689-XII та Правил, були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи зазначених заявок. Заявлені на реєстрацію позначення перевірялися на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом № 3689-XII.

Відповідно до пункту 8 статті 10 Закону № 3689-XII будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим Законом. Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою. Результати розгляду заперечення відображаються у рішенні Установи за заявкою.

Заперечень, передбачених Законом № 3689-XII, до закладу експертизи не надходило. Зважаючи на приписи вказаної статті Закону № 3689-XII суд правомірно вказав у Рішенні на обставину, що жодних заперечень проти заявок ОСОБА_3 до закладу експертизи не надходило, тому в подальшому, згідно зі встановленою процедурою та на підставі висновку про відповідність позначення умовам правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, прийняті рішення про реєстрацію спірних знаків для товарів і послуг. Встановлення у рішенні зазначеної обставини не є підставою для скасування судового рішення у зв`язку з неправильним застосуванням норм матеріального права.

Скаржник також зазначав, що судом не застосовано норми абзацу третього пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII та п. 4.3.2.1 Правил, не враховано, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» визнаний добре відомим в Україні відносно Позивача станом на 01 січня 2019 року, тобто на дату видачі спірних свідоцтв - 10.07.2019, вже існувала добра відомість цього знака. Вказане рішення є чинним, а загальнодоступні відомості про що наявні на сайті УКРНОІВІ.

Однак колегія суддів вважає такі доводи скаржника не обґрунтованими, з огляду на наступне.

У своїй постанові від 17.04.2024 Велика Палата Верховного Суду у справі № 910/13988/20 (далі - Постанова) висловила свою позицію стосовно визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї та їх захисту. Зокрема, у пункті 8.21 Постанови Велика Палата Верховного Суду зазначила, що обов`язковість рішення Апеляційної палати для Укрпатенту забезпечується таким чином: торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в Україні, вноситься до Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, що ведеться Укрпатентом, та відомості про торговельну марку, яка за рішенням Апеляційної палати визнана добре відомою в Україні, опубліковуються в електронному офіційному бюлетені «Промислова власність». До Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в Україні, вносяться дані щодо: дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що торговельна марка стала добре відомою в Україні; дати, на яку торговельна марка стала добре відомою в Україні; імені (повного найменування), місця проживання (місцезнаходження) власника добре відомої торговельної марки в Україні; зображення торговельної марки; переліку товарів і/або послуг, для яких торговельну марку визнано добре відомою в Україні (п. 4 розділу IX Регламенту).

Цей процедурний механізм дозволяв надалі Укрпатенту ефективно не допускати реєстрації як торговельних марок позначень, які на дату подання заявки (або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету) є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з добре відомою маркою (абзаци третій та четвертий пункту 3 статті 6 Закону). Отже, Апеляційна палата у процедурі, яка не має характеру змагального процесу, встановлює ex officio обставини, які за прийнятими нею критеріями дозволяють встановити юридичний факт у минулому, а саме те, що з певного дня марка стала добре відомою в Україні. З огляду на це Велика Палата Верховного Суду доходить висновку, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї (пункти 8.22, 8.23, 8.24 Постанови).

Окремо Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що згідно з частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному вебсайті НОІВ. Отже, внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку (пункти 8.50, 8.51 Постанови).

У пункті 8.53 Постанови Велика Палата Верховного Суду виснувала, що з огляду на те, що набуття права на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII), інформуванням НОІВ про визнання марки добре відомою та внесенням відповідних відомостей до Переліку досягається поінформованість НОІВ про добре відомі марки і практична можливість для НОІВ не допустити реєстрацію торговельної марки, тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з відповідною добре відомою маркою.

Колегія суддів також зауважує, що заявки m 2017 18062, m 2017 18063, m 2017 18066 за оскаржуваними свідоцтвами подані 15.08.2017, рішення про відповідність позначень за вказаними заявками прийняті Укрпатентом 04.03.2019, тобто до дати прийняття рішення стосовно визнання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг.

Разом з тим, суд першої інстанції правомірно дійшов висновку в Рішенні про те, що як на дату подання заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтвами так і на дату прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг, факт визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні відносно ЗАТ «Лано Солюшенз» не було встановлено у визначений чинним законодавством спосіб, тому в Укрпатенту були відсутні підстави для відмови у наданні правової охорони спірним позначенням.

Зазначена позиція суду першої інстанції повністю корелюється з нормами пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII, положеннями статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та правовими висновками Великої Палати Верховного Суду, висловленими у Постанові.

З огляду на те, що на дату подання заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за спірними свідоцтвами так і на дату прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг, факт визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні відносно ЗАТ «Лано Солюшенз» не було встановлено у визначений чинним законодавством спосіб, наданий позивачем Висновок експерта від 21.04.2021 №68-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (зокрема, встановлює обставину введення в оману знаками за спірними свідоцтвами України № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 щодо особи, яка надає послуги, відносно власника знака «ІНФОРМАЦІЯ_3», що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2019), не спростовують висновків суду першої інстанції зазначених в рішенні.

Дійсно, у висновку експерта від 21.04.2021 №68-01 встановлено обставини, що торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_11» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_8» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, а також є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3», який визнаний добре відомим в Україні, однак за обставин установлених судом, що на дату подання ОСОБА_3 заявок на торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_8» 15.08.2017, тобто до дати визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні відносно ЗАТ «Лано Солюшенз» висновок суду щодо відсутності правових підстав для задоволення позову є обґрунтованим.

Позивач мотивував позов тим, що оспорювані свідоцтва мають бути визнані недійсними у судовому порядку на підставі пп. «а» п 1 ст. 19 Закону № 3689-XII, тобто з підстав їх невідповідності умовам надання правової охорони визначених абзацом п`ятим пункту 2 ст. 6 вказаного Закону (є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, що виробляє товар або надає послугу) та абзацом третім пункту 3 статті 6 вказаного Закону (є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками інших осіб, якщо ці визнані добре відомими).

Таким чином, суд першої інстанції розглянув справу в межах заявлених позовних вимог, дійшов вірного висновку про недоведеність позивачем невідповідності спірних свідоцтв на торговельні марки визначених абзацом п`ятим пункту 2 ст. 6 Закону № 3689-XII та дійшов вірного висновку про відмову у задоволенні позову.

Як вбачається з матеріалів справи з інших підстав, передбачених ст. 19 Закону № 3689-XII, зокрема п. «в» ч. 1 позивач не звертався, а тому відсутні підстави для скасування рішення суду першої інстанції.

З цих же підстав, колегія суддів не приймає доводи апеляційної скарги, про те, що суд вийшов за межі позовних вимог, установивши обставини правомірності уповноваженого державного органу про реєстрацію торговельних марок, адже за заявлених підстав підлягав факт перевірки відповідності умовам надання правової охорони торговельним маркам, а не перевірки обставин порушення прав третіх осіб, під час реєстрації спірних торговельних марок.

Відповідно до ч. 1 ст. 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Оскільки позивач як на підставу визнання недійсними спірних свідоцтв на знаки для товарів та послуг посилався на абзац 5 ч. 2 ст. 6 Закону № 3689-XII та абзац 3 частини 3 ст. 6 Закону № 3689-XII, однак не довів, що спірні торговельні марки є оманливими щодо виду, властивостей, характеру або якості товарів або послуг; географічного походження товарів або послуг; виробника товарів або надавача послуг, так само не довів, що на дату прийняття рішення про реєстрацію знаків для товарів і послуг, факт визнання знака «ІНФОРМАЦІЯ_3» добре відомим в Україні відносно ЗАТ «Лано Солюшенз» не було встановлено у визначений чинним законодавством спосіб, то висновок суду першої інстанції про відсутнісь правових підстав для задоволення позову є обґрунтованим.

Таким чином, доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів апеляційної скарги та їх відображення в оскаржуваному рішенні, питання вичерпності висновків суду першої інстанції, колегія суддів виходить з того, що у справі, яка переглядається, судове рішення відповідає вимогам законності та вмотивованості.

Наведені в апеляційній скарзі доводи не спростовують висновків суду та не дають підстав вважати, що судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права, про що зазначає в апеляційній скарзі позивач.

З урахуванням наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову відповідає фактичним обставинам справи, ґрунтується на наявних у справі доказах, ухвалене з додержанням норм матеріального і процесуального права та не може бути скасоване з підстав, викладених в апеляційній скарзі.

Відповідно до статті 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За вказаних обставин, колегія суддів приходить до висновку про залишення рішення суду без змін, а скарги без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 268, 374, 375, 383, 384, 389 ЦПК України

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства «Лано Солюшенз» - залишити без задоволення.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 18 березня 2024 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня проголошення шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до цього суду.

Повний текст постанови складено 03 липня 2024 року.

Головуючий О. Ф. Мазурик

Судді О. В. Желепа

О. В. Немировська