КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
№ справи: 755/3412/2022-ц
№ апеляційного провадження: 22-ц/824/3653/2024
Головуючий у суді першої інстанції: Галаган В.І.
Доповідач у суді апеляційної інстанції: Немировська О.В.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року Київський апеляційний суд в складі колегії суддів:

головуючий - Немировська О.В.,

судді - Желепа О.В., Мазурик О.Ф.

секретар - Черняк Д.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд», третя особа: ОСОБА_2 про захист прав на знак для товарів та послуг,

за апеляційною скаргою представника товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд» - Школяра Андрія Вячеславовича на рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року,

встановив:

у квітні 2022 року позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив: заборонити будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) відповідачем знаку для товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 .

Також позивач просив заборонити пропуск через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється відповідачем та іншими юридичними особами і фізичними особами-підприємцями з порушенням права його інтелектуальної власності.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 02 травня 2022 року було відмовлено у відкритті провадження по справі.

Постановою Київського апеляційного суду від 27 червня 2022 року ухвалу суду першої інстанції було скасовано, направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 08 серпня 2022 року позовні вимоги було задоволено частково - заборонено будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) ТОВ «Ніка-Трейд» знаку для товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 241321 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Заборонено пропуск через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 241321 від 10 травня 2018 року, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд» з порушенням права інтелектуальної власності ОСОБА_1 .

В іншій частині позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено. Стягнуто з відповідача на користь позивача суму сплаченого судового збору.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, представник відповідача - Школяр А.В. подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити по справі нове судове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, посилаючись на порушення норм процесуального права, неправильне застосування норм матеріального права, невідповідність висновків суду обставинам справи.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача - ОСОБА_4 просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Постановою Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року рішення Дніпровського районного суду було залишено без змін.

Постановою Верховного Суду в складі колегії судді Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 08 листопада 2023 постанову Київського апеляційного суду від 23 січня 2023 року було скасовано та направлено справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Заслухавши доповідь судді Немировської О.В., пояснення представника відповідача - Школяра А.В. , представника позивача - ОСОБА_4 , дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач вказував, що відповідно до свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, він та ОСОБА_2 набули права власності на торговельну марку «FUSION» для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. У травні 2021 року йому стало відомо, що відповідач - ТОВ «Ніка-Трейд» завозить з-за кордону та реалізує на території України товари з ідентичним логотипом «FUSION», зокрема, моторне масло. Також відповідна продукція розміщена на сайті компанії ТОВ «Ніка-Трейд». Його представник подав адвокатський запит в Київську митницю Держмитслужби і у відповідь підтверджено факт митного оформлення даного товару відповідачем в кількості 20 242,664 кілограм. Після цього ним було подано до Антимонопольного комітету України заяву про порушення відповідачем законодавства про захист від недобросовісної конкуренції від 27.06.2021 та додаткову до неї заяву з виправленими недоліками від 13.08.2021. Використання відповідачем торговельної марки «FUSION» було підтверджено Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України у своїй відповіді від 28 жовтня 2021 року за розглядом заяви позивача. Свого дозволу на використання відповідачем торговельної марки «FUSION» він не надавав. Відповідач стверджує, що має ліцензію від ОСОБА_2 , однак в ході кримінального провадження № 0001133 від 18.05.2021 встановлено, що такої ліцензії не існує. Засновники ТОВ «Ніка-Трейд» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та посадові особи ТОВ «Ніка-Трейд» є фігурантами вищезазначеного кримінального провадження за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг «FUSION»), де він є потерпілим. Оскільки угода між співвласниками торговельної марки відсутня, то ОСОБА_2 не мала права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання торговельної марки та передавати право на торговельну марку іншій особі без згоди позивача, а тому відповідач не має права використовувати спірну торговельну марку, однак відповідач реалізує товари марковані даним знаком та отримує від цього дохід, що може завдати та завдає позивачу збитків у вигляді упущеної вигоди, тому позивач вимушений звернутись з даним позовом до суду.

Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 08 серпня 2022 року позовні вимоги було задоволено частково - заборонено будь-яке використання (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) ТОВ «Ніка-Трейд» знаку для товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також інших позначень, схожих до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 . Заборонено пропуск через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється Товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд» з порушенням права інтелектуальної власності ОСОБА_1 .

В іншій частині позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено. Стягнуто з відповідача на користь позивача суму сплаченого судового збору.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 набув право власності на оспорюваний торговельний знак «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг. Оскільки в матеріалах справи відсутні докази наявності угоди про використання знака для товарів і послуг «FUSION» між позивачем ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як співвласниками знаку, відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» кожен з вищевказаних власників свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію), укладати ліцензійний договір на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Однак, всупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», без згоди позивача ОСОБА_1 , як одного із власників свідоцтва на спірний знак для товарів і послуг, відповідач ТОВ «Ніка-Трейд» використовував знак способами, передбаченими частиною четвертою статті 16 вказаного Закону, тому позивач має право заборонити відповідачу використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, враховуючи, що внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відмовляючи в задоволенні іншої частини вимог - заборони пропуску через митний кордон України товарів віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг «FUSION» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, імпорт яких здійснюється іншими юридичними особами і фізичними особами-підприємцями з порушенням права інтелектуальної власності позивача, суд першої інстанції вказав, що позивачем не конкретизовано назви «інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», що позбавляє суд можливості надати оцінку порушенню прав позивача такими особами.

Висновок суду першої інстанції не можна визнати законним та обґрунтованим, оскільки він не відповідає встановленим по справі обставинам та судом було неправильно застосовано норми матеріального права.

В ч. 1 ст. 2 ЦПК України передбачено, що завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до частин 1-3 та 5 ст. 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Спірні правовідносини регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон (в редакції станом на час виникнення спірних правовідносин), главами 35, 44, 75 ЦК України.

В пунктах 3-9 ст. 16 вказаного Закону зазначалось, що взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв`язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю і видачу ліцензії на використання знака, а також запропонованих стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії сплачуються збори.

У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім`я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

Як видно з матеріалів справи, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 на підставі Свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10 травня 2018 року, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України набули права власності на торговельну марку «FUSION» для товарів і послуг, віднесених до 1, 4 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» 01.06.2018 уклали Ліцензійний договір на використання торгівельної марки «FUSION» у підприємницькій діяльності ліцензіата на умовах простої (невиключної) ліцензії з правом видачі субліцензії. Торговельна марка може бути використана ліцензіатом у будь-який спосіб, який не заборонений чинним законодавством.

01 червня 2018 року між ОСОБА_2 (ліцензіар) та ТОВ «Ніка-Трейд» (ліцензіат) було укладено Ліцензійний договір на використання торговельної марки, за умовами якого ліцензіар надає за плату ліцензіату дозвіл на використання торговельної марки у підприємницькій діяльності ліцензіата на наступних умовах: проста (невиключна) ліцензія з правом видачі субліцензії. Під торговельною маркою є торговельна марка «FUSION» (знак для товарів та послуг), номер свідоцтва на торговельну марку 241321, номер заявки m201617301. Індекси міжнародної класифікації товарів і послуг: кл.1, кл. 4.

На підставі Свідоцтв на знак для товарів і послуг № 293393 та № 293551 від 10.03.2021, виданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_2 набула права власності на торговельну марку «FUSION» для товарів і послуг, віднесених до класів товарів 7, 11 та 12, які не є тотожними до торгової марки, з приводу використання якої виник спір. 16.06.2021 ОСОБА_2 передала право власності на торговельну марку за Свідоцтвом № НОМЕР_2 ОСОБА_5

12.03.2021 між ОСОБА_5 та ТОВ «Ніка-Трейд» укладено Ліцензійний договір на передачу прав на використання торговельної марки «FUSION». ОСОБА_5 та ОСОБА_8 є засновниками ТОВ «Ніка-Трейд».

Між ТОВ «Ніка-Трейд» та іноземними суб`єктами господарювання були укладені договори, за якими продавці поставляють ТОВ «Ніка-Трейд» продукцію під торговельною маркою «FUSION» - автомобільні фільтри, охолоджуючі рідини, автомобільні приводні ремні, автомобільні фільтри, автомобільні та промислові мастила, рідини для каталізаторів, автомобільні лампи.

27.06.2021 ОСОБА_1 звернувся до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України із заявою про порушення ТОВ «Ніка-Трейд» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ «Ніка-Трейд» торговельної марки «FUSION» без дозволу заявника.

13.08.2021 ПП «Компанія Аверс», керівником та єдиним власником якої є ОСОБА_1 , звернувся до Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України із заявою з виправленими недоліками про порушення ТОВ «Ніка-Трейд» законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, вказуючи на неправомірне використання ТОВ «Ніка-Трейд» торговельної марки «FUSION» без дозволу заявника, що свідчить про порушення вимог ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», яке призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання, позначення, яке використовує відповідач, або цілком ідентичне, або ж таке, що можна легко сплутати з оригіналом, що призводить до того, що покупці не можуть визначити оригінальність товару. Крім того, товар, який реалізує ТОВ «Ніка-Трейд» під спірним позначенням без дозволу власника має сумнівну якість, що негативно впливає на імідж торговельної марки, власником якої є ОСОБА_1 , а сама реалізація товару відповідачем приносить великі збитки заявнику.

У відповідь на звернення позивача 28.10.2021 Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України Листом № 60-02/7992 повідомлено, що за результатами аналізу у сукупності повідомлених заявником ПП «Компанія Аверс» обставин, а також наданих заявником і відповідачем ТОВ «Ніка-Трейд» документів та інформації, у діях ТОВ «Ніка-Трейд» не виявлено ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, використання відповідачем спірного позначення в Україні здійснюється відповідно до укладених між Товариством та власниками/співвласниками ТМ «FUSION» відповідних ліцензійних договорів. Відповідач використовує спірне позначення у власній господарській діяльності на підставі дозволів осіб, які мають право на використання ТМ «FUSION» та право забороняти використання вказаної торговельної марки іншим особам. ПП «Компанія «Аверс», як і ТОВ «Ніка-Трейд», здійснює імпорт та реалізацію в Україні автомобільної продукції, маркованої ТМ «FUSION» на підставі відповідних контрактів (договорів поставки), укладених з іноземними суб`єктами господарювання, які є постачальниками (виробниками та/або продавцями) продукції, маркованої ТМ «FUSION».

Заявник не надав документів та матеріалів (агентських договорів, виключних ліцензій, ліцензійних договорів), які б свідчили про те, що саме ПП «Компанія «Аверс», імпортуючи на територію України автомобільну продукцію ТМ «FUSION», є офіційним представником постачальників продукції на ринку автомобільної продукції в Україні, в тому числі особою, уповноваженою від імені постачальників продукції ТМ «FUSION» забороняти імпорт та подальшу реалізацію на території України автомобільної продукції ТМ «FUSION» іншим суб`єктам господарювання. Заявником не надано підтверджуючої інформації та документів про те, що ПП «Компанія «Аверс» набуло відповідної ділової репутації та впізнаваності під час використання спірного позначення на ринку виробництва та/або реалізації автомобільної продукції. У зв`язку з викладеним відмовлено у початку розгляду справи за вказаними у заяві обставинами.

За заявою ОСОБА_1 18.05.2021 було відкрито кримінальне провадження № 0001133 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг «FUSION»), в якому його визнано потерпілим. 19.04.2022 Дніпровським УП НП м. Києві було прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0001133 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 ЦК України основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу. Таким чином норми ЦК України, зокрема, ст. 428 цього Кодексу має пріоритет над положеннями пункту 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

За положеннями ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності, або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), віднесені в ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності.

Суб`єктами права інтелектуальної власності є творець об`єкта інтелектуальної власності, та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору. Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором (стст. 421, 422 ЦК України).

В ст. 424 ЦК України закріплено, що особистими майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб`єктів цих прав.

За положеннями ст. 427 ЦК України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Згідно ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може здійснюватись за договором між ними. У разі відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам, здійснюється спільно.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам (ст. 493 ЦК України).

За положення частин 1 та 2 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

В ст. 495 ЦК України закріплено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно ст. 1107 ЦК України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких правочинів:

1) ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійний договір;

3) договір про створення за замовленням і використання об`єкта права інтелектуальної власності;

4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) інший правочин щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно.

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону ( ч. 1 ст. 1109 ЦК України в редакції станом на час виникнення спірних правовідносин).

Згідно ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

В ЦК України закріплений підхід, при якому оспорюваність правочину конструюється як загальне правило. Навпаки, нікчемність правочину має місце тільки у разі, коли існує пряма вказівка закону про кваліфікацію того або іншого правочину як нікчемного.

Оспорюваний правочин визнається недійсним судом, якщо одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом (частина третя статті 215 ЦК України). Правочин, недійсність якого не встановлена законом (оспорюваний правочин), породжує правові наслідки (набуття, зміну або припинення прав та обов`язків), на які він був направлений до моменту визнання його недійсним на підставі рішення суду. Оспорювання правочину відбувається тільки за ініціативою його сторони або іншої заінтересованої особи шляхом пред`явлення вимог про визнання правочину недійсним (позов про оспорювання правочину).

Натомість нікчемним є той правочин, недійсність якого встановлена законом і для визнання його недійсним не вимагається рішення суду (частина друга статті 215 ЦК України). Нікчемність правочину конструюється за допомогою «текстуальної» недійсності, оскільки вона існує тільки у разі прямої вказівки закону. Така пряма вказівка може втілюватися, зокрема, в термінах «нікчемний», «є недійсним». Нікчемний правочин, на відміну від оспорюваного, не створює юридичних наслідків, тобто, не «породжує» (змінює чи припиняє) цивільних прав та обов`язків.

Заперечуючи проти доводів відповідача, представник позивача вказував, що ліцензійний договір між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд» не укладався, що було встановлено в ході кримінального провадження № 0001133.

Однак в додатках до відзиву на апеляційну скаргу представник позивача - ОСОБА_4 посилається на пояснення третьої особи по справі - ОСОБА_2 , які були направлені нею на адресу Дніпровського районного суду міста Києва 05.08.2022, однак надійшли до суду 09.08.2022 після ухвалення рішення судом першої інстанції. У вказаних поясненнях ОСОБА_2 вказувала, що умовою підписання нею 01.06.20218 з ТОВ «Ніка-Трейд» ліцензійного договору на використання торгової марки «FUSION» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 ) було запевнення її з боку засновника ТОВ «Ніка-Трейд» ОСОБА_5 про те, що з іншими співвласниками торгової марки «FUSION» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 ) ОСОБА_1 також досягнуто домовленості щодо використання зазначеної торгової марки і що таке використання буде відбуватись в межах правового поля.

Отже законом передбачена підстава для визнання ліцензійного договору нікчемним тільки при недодержанні письмової форми. Законом не передбачено визнання ліцензійного договору нікчемним в разі вчинення його одним із співсуб`єктів права на торговельну марку.

Оскільки позивач не заявляв вимог про визнання ліцензійного договору між ОСОБА_2 та ТОВ «Ніка-Трейд», який був укладений 01.06.2018, недійсним, він є правомірним до моменту спростування презумпції правомірності. В зв`язку з цим відсутні підстави для задоволення позовних вимог.

В п. 3 ч. 1 ст. 376 ЦПК України закріплено, що підставою для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення, є невідповідність висновків суду, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи.

Враховуючи викладене вище, рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням по справі нового судового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.

Також з позивача на користь відповідача підлягає стягненню судовий збір за подачу апеляційної скарги відповідно до вимог статті 141 ЦПК України.

Керуючись ст.ст. 367, 368, 374, 376, 382 ЦПК України, суд

постановив:

апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд» - Школяра Андрія Вячеславовича задовольнити.

Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 08 серпня 2022 року скасувати та ухвалити по справі нове судове рішення, яким в задоволенні позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд», третя особа: ОСОБА_2 про захист прав на знак для товарів та послуг відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка-Трейд» судовий збір в сумі 7 690 грн. 60 коп.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів в касаційному порядку.

Повний текст постанови виготовлено 11 березня 2024 року.

Головуючий

Судді