Дата документу 23.01.2024 Справа № 331/6402/15-ц
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний № 331/6402/15-ц
Провадження №22-ц/807/49/24
Головуючий в 1-й інстанції Світлицька В.М.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року місто Запоріжжя

Запорізький апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого, судді-доповідачаКухаря С.В.,
суддів:Крилової О.В., Полякова О.З.,
секретарБєлова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за апеляційними скаргами Приватного підприємства-фірми «Дарьял», ОСОБА_1 на рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року, ухвалене у м. Запоріжжі у справі за первісним позовом ОСОБА_2 до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту та за зустрічним позовом Приватного підприємства-фірма «Дарьял» до ОСОБА_2 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу»,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_2 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з первісним позовом до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту. В обґрунтування первісного позову ОСОБА_2 зазначено, що в провадженні Господарського суду Запорізької області знаходиться справа № 908/549/14 за позовом ТОВ «Фірма «Унікон» до ПАТ «Завод «Універсальне обладнання», ТОВ «Мелітопольский ливарний завод», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод». Предметом спору є питання про встановлення факту використання корисної моделі, захищеної патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу». ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» у своєму відзиві від 13.03.2014 р. на позовну заяву зазначив, що має законне право на виробництво та реалізацію порошкового дроту, оскільки виробництво проводить на підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10.01.2012 на право використання корисної моделі за патентом UA№ 54480 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» з ПП-фірмою «Дарьял». ПП-фірма «Дарьял» має ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA № 54480 від 25.10.2010 з фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Згідно публікацій в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25.11.2010 р. Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31.05.2010 р. зареєстрував на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» та видав патент України № 54880. ОСОБА_2 вважає, що корисна модель на патент № НОМЕР_1 не відповідає умовам «патентоздатності», оскільки не є новою в зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на її реалізацію, це вбачається з бібліографічних даних двох патентів. До того ж обидві корисні моделі мають тотожні незалежні формули, в корисній моделі відповідачів є ті ж самі ознаки, які є в корисній моделі позивача. Станом на час подання відповідачами заявки на видачу патенту України № 54880 відомості щодо кожної ознаки патенту № 45938 позивача вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені у заявці позивача на одержання патенту № НОМЕР_2 . При порівнянні двох корисних моделей видно, що обидві мають одні і ті ж ознаки, використовуються в одній і тій же сфері виробництва. Відповідачі до позивача, як власника патенту № НОМЕР_2 , за наданням дозволу не зверталися, чим порушують його права. Посилаючись на зазначені обставини, з урахуванням відмови від частини вимог, позивач просив суд встановити факт використання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_2 за патентом № НОМЕР_2 ; визнати патент № НОМЕР_1 , власниками якого ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_2 ; зобов`язати Приватне підприємство-фірму «Дарьял» припинити використання у будь-який спосіб корисну модель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_2 і охороняється патентом України № 45938; заборонити Приватному підприємству-фірмі «Дарьял» здійснювати використання у будь-який спосіб корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», яка належить ОСОБА_2 і охороняється патентом України № 45938; у разі встановлення факту порушення виключного права за патентом № 45938 зобов`язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № 45938 та зміст судового рішення в офіційному бюлетні «Промислова власність»; зобов`язати ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_2 на право використання корисної моделі № 54880 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № НОМЕР_2 .

30.09.2015 року представник відповідача за первісним позовом ПП-фірми «Дарьял» звернувся до суду з зустрічною позовною заявою до ОСОБА_2 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу». В обґрунтування зустрічного позову зазначено, що в патенті ОСОБА_2 № НОМЕР_2 заявлена корисна модель на використання хімічних елементів кальцій, титан, алюміній при виплавці чорних металів. Дата подання заявки 25.08.2009 р., дата публікації ІНФОРМАЦІЯ_2 . В той же час на використання кальцію, титану, алюмінію при виплавці чорних металів, у тому числі на їх використання у складі наповнювачів порошкових дротів, призначених для обробки металургійних розплавів, були видані патенти, що передують патенту № НОМЕР_2 : патент на винахід № НОМЕР_3 «Плакований порошковий модифікатор»; патент на винахід № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; патент на корисну модель № НОМЕР_5 «Дріт для обробки рідких металів кальцієм». Зазначене доводить, що корисна модель за патентом № НОМЕР_2 не є новою, є частиною рівня техніки, тобто патент № НОМЕР_2 не відповідає умовам патентоздатності. Посилаючись на зазначені обставини, позивач просив суд визнати недійсним патент на корисну модель № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

РішеннямЖовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року, первісний позов ОСОБА_2 до Приватного підприємства-фірма «Дарьял», ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третя особа Державна служба інтелектуальної власності України про встановлення факту порушення прав за патентом та припинення порушення прав власника патенту - задоволено частково.

Встановлено факт використання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_2 за патентом № НОМЕР_2 .

Визнано патент № НОМЕР_1 , власниками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № 45938, власником якого був ОСОБА_2 .

В іншій частині первісного позову відмовлено.

В задоволенні зустрічного позову Приватного підприємства-фірма «Дарьял» до ОСОБА_2 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» - відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням суду, Приватне підприємство-фірма «Дарьял», ОСОБА_1 подали апеляційні скарги, в яких посилаючись на невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення судом норм матеріального та процесуального права, просили рішення суду скасувати в частині задоволення вимог первісного позову і відмови у задоволенні вимог зустрічного позову та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні вимог первісного позову та задоволення вимог зустрічного позову.

Узагальненими доводами апеляційних скарг є те, що використання пізніше виданого патенту може порушувати раніше виданий патент тільки в тому випадку, якщо корисна модель, за пізніше виданим патентом не відповідає умовам патентоздатності не є новою і не є промислово придатною. В матеріалах справи відсутні докази, що патент НОМЕР_1 не є новим та не є промислово придатним, а тому він відповідає умовам патентоздатності і відсутні підстави для визнання його недійсним. У справі, що розглядається повинна досліджуватися формула корисної моделі патенту № НОМЕР_2 , діюча з 10.03.2016р. У матеріалах справи відсутні докази, що патент НОМЕР_1 призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги над патентом 45938. Позивачем ОСОБА_2 пропущено строк позовної давності. На підтвердження вимог за зустрічним позовом було надано клопотання про призначення експертизи, яке необґрунтовано не було задоволено.

Відповідно до відзиву на апеляційні скарги ОСОБА_2 в особі представника, адвоката Бабенко Г.О., зазначає, що під час розгляду справи судом першої інстанції надано належну правову оцінку правовідносинам, що склалися між сторонами у справі, з`ясовано їх правову природу та як наслідок винесено обґрунтоване та законне рішення, а доводи апеляційної скарги є безпідставними та необґрунтованими. В зв`язку з наведеним, просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Заслухавши у засіданні апеляційного суду суддю - доповідача, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції та обставини справи в межах доводів апеляційних скарг і вимог, заявлених в суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

За вимогами п.1 ч. 1 ст. 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення.

Відповідно до вимог ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням вимог матеріального і процесуального права.

Судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА_2 є власником патенту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виданий Державним департаментом інтелектуальної власності України на підставі заявки №u200908844 від 25.08.2009 р. згідно публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25.11.2009 р.

Згідно публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25.11.2010 р. Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № u201006644 від 31.05.2010 р. зареєстрував на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» та видав патент № НОМЕР_1 .

25.11.2010 року між фізичними особами, власниками патенту UA № 54880 на корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ПП-фірмою «Дарьял» було укладено ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом UA№ 54880.

Так, незалежна формула корисної моделі за патентом України № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» є наступною: 1.Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта; 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

Сутність корисної моделі за патентом № 45938 полягає в тому, що в порошковому дроті для обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, до складу наповнювача додатково введений титановмісний матеріал. Визначено оптимальне співвідношення провідних елементів в наповнювачі, мас.%: кальцій 15-30; титан 10-30; алюміній решта.

Загальними з прототипом істотними ознаками є: - металева оболонка; - наповнювач з алюмінію і кальцію. Відмітними від прототипу істотними ознаками є: - додатковий вміст в наповнювачі титановмісного матеріалу; - співвідношення між провідними елементами в наповнювачі, мас.%: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта.

Додатковими істотними ознаками є: - алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; - титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші в будь-якому співвідношенні.

Приведені істотні ознаки є необхідними і достатніми для всіх випадків, на які поширюється сфера застосування корисної моделі.

Корисна модель за патентом № 45938 відноситься до чорної металургії, а саме до позапічної обробки сталі.

Незалежна формула корисної моделі за патентом України № 54880 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» є наступною: Дріт для позапічної обробки рідких металів, який складається зі сталевої оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, який відрізняється тим, що заповнювач дроту додатково містить титан та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній - 51-65; кальцій - 18-31; титан - 8-18; залізо - решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

З наведених формул вбачається що формула корисної моделі за патентом № 54880 повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом № 45938, а саме: алюміній, кальцій, титан та залізо.

Крім того, в описі до патенту № НОМЕР_1 зафіксована інформація щодо процесу реалізації патенту: «Готують порошковий дріт наступним чином. Сталеву стрічку профілюють в жолобоподібну оболонку. Дозованими порціями з різних бункерів заповнюють оболонку порошками металевих кальцію, алюмінію та феротитану в необхідній кількості».

Сутність корисної моделі за патентом № 54880 полягає в тому, що в дроті для позапічної обробки рідких металів, який складається з сталевої оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, заповнювач дроту додатково містить титан та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній 51-65; кальцій 18-31; титан 8-18; залізо решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

Загальними з прототипом суттєвими ознаками є: - сталева оболонка; порошковий заповнювач, що містить алюміній та кальцій.

Суттєвими ознаками, що відрізняються від прототипу, є: - співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній 51-65; кальцій 18-31; титан 8-18; залізо решта; - відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

Наведені вище ознаки є необхідними й достатніми для всіх випадків, на які розповсюджується область застосування корисної моделі.

Корисна модель відноситься до чорної металургії, а саме до позапічної обробки металургійних розплавів порошковими реагентами.

Права ОСОБА_2 , що випливають з патенту № НОМЕР_2 діють з 25.11.2009 року.

ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 є власниками патенту № НОМЕР_1 на корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» (дата подання заявки 31.05.2010 р., дата публікації відомостей про видачу патенту та дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.11.2010 р.).

Виходячи з наведених обставин, станом на час подання ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 заявки на видачу патенту № 54880 відомості щодо кожної ознаки патенту № 45938 вже стали загальнодоступними у світі, оскільки на один рік раніше були викладені в заявці ОСОБА_2 на одержання патенту № НОМЕР_2 .

Станом на дату відкриття провадження у справі № 331/6402/15-ц, а саме на 16.09.2015 р., була чинною наступна редакція патенту на корисну модель № НОМЕР_2 : 1.Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній - решта. 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію. 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

Згідно з Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5 10.03.2016 р. було опубліковано повідомлення про припинення дії патенту № НОМЕР_2 на підставі заяви власника частково з 10.03.2016 р. Формула корисної моделі, яка охороняється патентом № 45938, з 10.03.2016 року має наступну редакцію: 1. Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта, при цьому титан в наповнювачі знаходиться у вигляду феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції. 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію (т.2, а.с. 70).

Автор (власник) патенту на підставі прав, наданих ст. 32 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», звузив свої права згідно з цим патентом - щодо того, що «титан у наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану».

Згідно з Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 19 10.10.2018 р. було здійснено публікацію щодо внесення відомостей про власника патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 внаслідок передачі прав власності ПП-фірма «Дарьял» (т. 4, а.с. 218). Тобто, з 10.10.2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не є власниками патенту України № 54880, водночас вказані особи продовжують залишатися винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази «Винаходи (корисні моделі) в Україні», що містяться у відкритому доступі на офіційному сайті Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент») (т. 5, а.с. 9).

Суд першої інстанції вважав, що передання (відчуження) ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 своїх прав за патентом України № 54880 ПП-фірмі «Дарьял» вже під час розгляду цієї справи в суді не впливає на обставини, що підлягають доказуванню по цій справі, за позовом, поданим у 2015 році.

Згідно з висновком експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06.03.2017 року, корисна модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 від 25.08.2009 р. відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи. Умова патентоздатності «винахідницький рівень» до корисних моделей не застосовується (т.3, а.с. 16-20).

Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 120/16 від 15.09.2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України № 54880 (власники ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ) в інтервалі вмісту елементів (%мас): кальцій 18-30, титан 10-18, алюміній 51-65 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули 1 корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 (власник ОСОБА_2 ) (т.2, а.с. 118-140).

До матеріалів справи також долучений висновок Донецького НДІСЕ № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 року, відповідно до якого встановлено, що у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України № 54880 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 у редакції після 10.03.2016 року (т. 4, а.с. 159-174).

Виходячи з вищезазначених положень та наявних у справі доказів, факт використання відповідачами за первісним позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_2 за патентом № НОМЕР_2 , а також корисної моделі, захищеної патентом № 45938, суд першої інстанції вважав підтвердженим, зокрема, укладанням відповідачами Ліцензійного договору №1 від 25.11.2010 р. (т. 1, а.с.32), згідно якого автори патенту № НОМЕР_6 передають право його використання. При цьому, оскільки формула корисної моделі, захищеної патентом № 54880, повторює кожну ознаку формули корисної моделі, захищеної патентом №45938, використання патенту № НОМЕР_1 , як і використання корисної моделі за цим патентом без відповідного дозволу власника раніше виданого патенту, порушує його права.

Щодо позовної вимоги за первісним позовом про визнання патенту № НОМЕР_1 , власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , залежним від патенту № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_2 , суд першої інстанції виходив з того, що з 10.10.2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 не є власниками патенту України № 54880, у зв`язку з передання (відчуженням) виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель за патентом України № НОМЕР_6 до нового власника ПП-фірми «Дарьял», але вони є винахідниками (авторами) вказаної корисної моделі згідно Спеціалізованої бази «Винаходи (корисні моделі) в Україні». Беручи до уваги неправомірність використання відповідачами за первісним позовом патенту № НОМЕР_2 та корисної моделі, захищеної ним, без дозволу його власника ОСОБА_2 , є підстави для визнання патенту № НОМЕР_1 на корисну модель залежним від патенту № НОМЕР_2 на корисну модель незважаючи на відсутність передбачених законом підстав для видачі примусової ліцензії (через тотожність мети призначення обох корисних моделей за патентами України № 45938 та № 54880 і відсутність доказів наявності у корисної моделі за патентом № 54880 значних техніко-економічних переваг перед корисною моделлю за патентом № 45938).

В ході розгляду справи знайшло підтвердження наявними у справі доказами використання ПП-фірмою «Дарьял» корисної моделі, захищеної патентом № 45938, зокрема, це: лист ПП-фірми «Дарьял» № 772-1111 від 11.11.2011 р. (т. 4, а.с. 13); лист ПП-фірми «Дарьял» № 803-3011 від 30.11.2011 р. (т. 4, а.с. 14); паспорт якості №01/02-12 від 13.03.2012 р., наданим ПП-фірмою «Дарьял», у якому зазначено склад наповнювача порошкового дроту та вага продукції, яка була реалізована (т.4, а.с.15); субліцензійний договір №01-54880 від 10.01.2012 р. на використання корисної моделі за патентом UA № 54880 (т. 1, а.с. 31); акт відбору проб (зразків) №О-4742 від 11.04.2019 р. (т. 6, а.с. 109-110); клопотання ПП-фірми «Дарьял» від 12.04.2019 р. про долучення до матеріалів справи №905/1492/15 об`єкта експертного дослідження, відібраного на виконання ухвал господарського суду Запорізької області від 21.03.2019 р., від 04.04.2019р. (т. 6, а.с. 107-108); висновок № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 року (стр. 24 висновку), відповідно якого також підтверджуються факти виготовлення ПП-фірмою «Дарьял» та поставки на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» порошкового дроту зі складом алюмінію, кальцію та титановмісного матеріалу, в тому числі у 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках (т. 4, а.с. 159-174). Також на підставі субліцензійного договору № 01-54880 від 10.01.2012 р. на право використання корисної моделі за патентом UA №54480 «Дріт для позапічної обробки рідких металів», укладеного між ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» та ПП-фірмою «Дарьял» відбувалося виготовлення та продаж продукту, що підтверджується сертифікатом якості № 5620 від 11.04.2012 року (т. 1, а.с. 23), договором № 187-П/12 від 29.03.2012 р. з додатком №1 до договору від 29.03.2012 р. № 187-П/12 специфікація № 1 (т. 1, а.с. 24-25), рахунком про сплату № 124 від 12.04.2012 р. (т. 1, а.с. 26), видатковою накладною № 106 від 12.04.2012 р. (т. 1, а.с. 27), податковою накладною № 1 від 03.04.2012 р. (т. 1, а.с. 28), банківською випискою № 58 від 03.04.2012 р. (т. 1, а.с. 29).

Крім того, факт використання відповідачами за первісним позовом патенту № 54880 з порушенням прав ОСОБА_2 за патентом № 45938, а також використання корисної моделі, захищеної патентом №45938 також підтверджується наявними у справі висновками експертиз, зокрема, вже дослідженими у справі: висновком № 120/16 від 15.09.2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, складеним експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; висновком Донецького НДІСЕ № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 року.

Позовні вимоги ОСОБА_2 за первісним позовом про встановлення факту використання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_2 за патентом № НОМЕР_2 та визнання патенту № НОМЕР_1 залежним від патенту № 45938 знайшли своє підтвердження, а тому задоволені в цій частині.

Згідно публікації від 25.09.2019 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 за 2019 рік патент України № 45938 на корисну модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» припинив чинність 25.08.2019 року у зв`язку із закінченням строку дії (т. 6, а.с. 58-60). Так само 31.05.2020 року припинив свою чинність і патент України № 54880 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» у зв`язку із закінченням строку дії (публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12 за 2020 рік, що перебуває у вільному доступі).

Враховуючи зазначені обставини, у ОСОБА_2 відсутнє право забороняти чи дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, а тому позовні вимоги за первісним позовом щодо зобов`язання ПП-фірми «Дарьял» припинити використання у будь-який спосіб корисну модель «Порошковий дріт для кінцевої обробки рідкого металу», яка належить ОСОБА_2 і охороняється патентом України № 45938, заборони ПП-фірма «Дарьял» здійснювати використання у будь-який спосіб корисну модель «Порошковий дріт для кінцевої обробки рідкого металу», яка належить ОСОБА_2 і охороняється патентом України № 45938, зобов`язання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 укласти ліцензійну угоду з ОСОБА_2 на право використання корисної моделі № 54880 без порушення прав на корисну модель раніше виданого патенту № 45938, не підлягають задоволенню в цій частині, у зв`язку з припиненням чинності обох патентів.

При цьому, не підлягає також задоволенню позовна вимога за первісним позовом про зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати відомості про порушення прав за патентом № 45938 та зміст судового рішення в офіційному бюлетені «Промислова власність», оскільки з 25.04.2019 року припинено юридичну особу в результаті її ліквідації.

Щодо зустрічної позовної заяви ПП-фірми «Дарьял» до ОСОБА_2 про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», суд першої інстанції зазначав наступне.

Відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц від 06.03.2017 року, корисна модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 від 25.08.2009 р. відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи. (т.3, а.с. 16-20).

Крім того, в матеріалах справи містяться: висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 06.09.2016 року № 18120/ЗУ/16, складений головним експертом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), за результатами якої встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 в обсязі формули, внесеної відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви власника частково та опублікованої 10.03.2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеними для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 2 формули є промислово придатною та новою (т. 2, а. с. 201-202); висновок експертного дослідження № 139/17-27 за результатами проведення дослідження в сфері інтелектуальної власності від 11.09.2017 року, складений експертом Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції , відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України № 45938 відповідає умові патентоздатності «новизна» відносно Європейського патенту № НОМЕР_7 (т. 4, а.с.153-158).

Будь-яких належних доказів на спростування зазначених висновків стороною позивача за зустрічним позовом суду не надано, і надані висновки не суперечать іншим матеріалам справи.

За таких обставин, вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання недійсним патенту № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» не знайшли свого підтвердження належними доказами, а тому суд першої інстанції дійшов до висновку про відмову в їх задоволенні.

З вказаними висновками суду першої інстанції, колегія суддів апеляційного суду погоджується виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частиною 1 ст. 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на звернення до суду за захистом свого права інтелектуальної власності, при цьому способи захисту прав регламентовані статтею 16 цього кодексу.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на положення про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановленим договором або законом.

Згідно ст. 2 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" законодавство України про охорону прав на винаходи (корисні моделі) базується на Конституції України і складається із цього Закону, Цивільного кодексу України, Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" будь-яке посягання на права, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу володільця патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати володільцю патенту завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду. Вимагати поновлення порушених прав володільця патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (абз. 1,5 ч.2 ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі).

Згідно ст. 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється в судовому та іншому встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 462 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Згідно ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» в редакції, що діяла на час виникнення спірних відносин (далі - Закон), було визначено, що винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, об`єктом якої є продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо). Обсяг правової охорони, що надасться, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

Положеннями ч. 2 ст. 28 Закону визначено, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Незалежна формула корисної моделі за патентом України № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» є наступною: 1.Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, який відрізняється тим, що наповнювач додатково містить титановмісний матеріал при наступному співвідношенні провідних елементів, % мас.: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта; 2. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; 3. Порошковий дріт за п.1, який відрізняється тим, що титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші будь-якої пропорції.

Сутність корисної моделі за патентом № 45938 полягає в тому, що в порошковому дроті для обробки рідкого металу, що складається з металевої оболонки і наповнювача у вигляді механічної суміші алюмінію і кальцію заданого фракціонованого виду, до складу наповнювача додатково введений титановмісний матеріал. Визначено оптимальне співвідношення провідних елементів в наповнювачі, мас.%: кальцій 15-30; титан 10-30; алюміній решта.

Загальними з прототипом істотними ознаками є: - металева оболонка; - наповнювач з алюмінію і кальцію. Відмітними від прототипу істотними ознаками є: - додатковий вміст в наповнювачі титановмісного матеріалу; - співвідношення між провідними елементами в наповнювачі, мас.%: кальцій - 15-30; титан - 10-30; алюміній решта.

Додатковими істотними ознаками є: - алюміній в наповнювачі знаходиться у вигляді сплавів алюмінію; - титан в наповнювачі знаходиться у вигляді феротитану, титану губчастого окремо або їх суміші в будь-якому співвідношенні.

Приведені істотні ознаки є необхідними і достатніми для всіх випадків, на які поширюється сфера застосування корисної моделі.

Корисна модель за патентом № 45938 відноситься до чорної металургії, а саме до позапічної обробки сталі.

Незалежна формула корисної моделі за патентом України № 54880 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» є наступною: Дріт для позапічної обробки рідких металів, який складається зі сталевої оболонки та порошкового заповнювача, що містить алюміній та кальцій, який відрізняється тим, що заповнювач дроту додатково містить титан та залізо, при цьому співвідношення між інгредієнтами заповнювача встановлено наступним, мас. %: алюміній - 51-65; кальцій - 18-31; титан - 8-18; залізо - решта, а відношення між вмістом алюмінію в заповнювачі і вмістом самого заповнювача в дроті складає величину 1,0-1,5.

З наведених формул вбачається що формула корисної моделі за патентом № 54880 повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом № 45938, а саме: алюміній, кальцій, титан та залізо.

Відповідно до висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 120/16 від 15.09.2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України № 54880 (власники ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ) в інтервалі вмісту елементів (%мас): кальцій 18-30, титан 10-18, алюміній 51-65 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули 1 корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 (власник ОСОБА_2 ) (т.2, а.с. 118-140).

Доводи апеляційної скарги з приводу того, що використання пізніше виданого патенту може порушувати раніше виданий патент тільки в тому випадку, якщо корисна модель за пізніше виданим патентом не відповідає умовам патентоздатності - не є новою та не є промислово придатною, є хибними, оскільки, у випадку, якщо корисна модель за патентом не відповідає умовам патентоздатності, то це, на підставі ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» може бути підставою для визнання в судовому порядку патенту недійсним повністю або частково. У свою чергу, обставини відповідності патенту № 54880 умовам патентоздатності не входили до предмету доказування по справі, адже предметом позову не було визнання недійсним патенту № 54880, тому і твердження апелянтів про відсутність у наявних у справі висновках експертів питань перевірки патенту 54880 щодо його патентоздатності - є недоречними, оскільки ці питання знаходяться за межами предмету цього спору.

Факт використання Відповідачами патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_2 за патентом № НОМЕР_2 підтверджується, зокрема, укладанням ними Ліцензійного договору від 25.11.2010 р., згідно якого автори патенту № НОМЕР_1 передають право його використання ПП-фірмі «Дарьял» (власниками якої є ці ж особи), при цьому оскільки у формулі корисної моделі, захищеної патентом №54880, наявні всі ознаки формули корисної моделі, захищеної патентом № 45938, то використання патенту № НОМЕР_1 неможливе без порушення прав ОСОБА_2 .

Факт використання ПП-фірмою «Дарьял» корисної моделі, захищеної патентом № 45938, підтвердився також рішенням господарського суду Запорізької області від 11.01.2022 року у справі № 905/1492/15, що залишено в силі постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.06.2023 р. та постановою Верховного суду від 21.09.2023 року.

Доводи апеляційної скарги з приводу відсутності у ОСОБА_2 права на захист у зв`язку із звуженням права за патентом № 45938 від 10.03.2016 року, є необґрунтованими, враховуючи, щоправа ОСОБА_2 було порушено з боку Відповідачів ще до того часу, як ОСОБА_2 скористався наданим законом правом на звуження своїх прав за патентом, і за захистом своїх порушених прав останній звернувся також до зазначених подій.

Крім того, судом першої інстанції при вирішення спору враховано висновок Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 1818 від 07.06.2018, яким встановлено:

" 1. У представлених на дослідження Змінах № 2 ТУ У 27.3-1:2010 від 18.03.2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач АІ+Са+FеТі (60:23:17) та у Змінах № 3 ТУ У 27.3-1:2010 від 18.03.2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Аl+Са+Ті+Fе) (60:23:12:5), розроблених ПП-фірмою "Дарьял", використані всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованому 25.11.2009 у Державному Реєстрі патентів України на корисні моделі.

2. У порошковому дроті, з наповнювачем, до складу якого входить алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, який було виготовлено ПП-фірмою "Дарьял" та поставлено на ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" згідно наступних наданих матеріалів, а саме:

- копій специфікацій 3-5 до договору поставки товару № 0153-сн від 03.02.2010;

- копій специфікацій 2-4 до договору поставки товару № 0925-сн від 20.12.2010;

- копій специфікацій 1-2 до договору поставки товару № 0275-СН від 13.04.2012;

- копій специфікації 1 до № 0685-СН від 21.12.2012;

- копій специфікації 1 до договору поставки товару № 0670-СН від 11.12.2013;

- копій специфікації 1 до договору поставки товару № 0102-СН від 10.11.2016;

- копій видаткової накладної № РН-0000333 від 05.08.2013, транспортної накладної № 05081 від 05.08.2013;

- копій видаткової накладної № РН-0000575 від 08.02.2014, транспортної накладної №08021 від 08.02.2014, паспорту якості № 18/02-14 від 08.02.2014;

- копій податкової накладної № 1041 від 02.10.2017, транспортної накладної № 02101 від 02.10.2017, сертифікату якості № 10/19-17 від 02.10.2017,

використано кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу», зареєстрованому 25.11.2009 у Державному Реєстрі патентів України на корисні моделі у редакції патенту до 10.03.2016 та після 10.03.2016.

3. У незалежному пункті формули корисної моделі "Дріт для позапічної обробки рідких металів" за патентом України № 54880 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 у редакції після 10.03.2016".

Таким чином, факт використання Відповідачами патенту № НОМЕР_1 з порушенням виключного права ОСОБА_2 за патентом №45938 підтверджується, як в редакції до 10.03.2016 р., так і після.

Щодо доводів апеляційної скарги з приводу недопустимості, як доказу висновку Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 1818 від 07.06.2018 року, то слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 76 ЦПК України передбачено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Положеннями ч 1 ст. 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно положень ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини. що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Положеннями ст. 78 ЦПК України встановлено вимоги щодо допустимості доказів, а саме: суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Положеннями ч. 1 ст. 102 ЦПК України передбачено, що висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обгрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи (ч. 3 ст. 102 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 106 ЦПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 106 ЦПК України).

Частиною 6 статті 106 ЦПК України також передбачено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов`язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Судом першої інстанції встановлено, що у висновку Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 1818 від 07.06.2018 міститься посилання на те, що експерта Лушникова Т.М. попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України. Отже, з урахуванням попередження експерта про кримінальну відповідальність та питань, на які експертом було надано відповідь, судом першої інстанції визнано цей висновок належним доказом у справі, на підставі якого можна встановити обставини, що входять до предмету доказування, і колегія суддів апеляційного суду погоджується з такими висновками.

Також за замістом апеляційної скарги зазначено про невірне застосуванням судом першої інстанції в мотивувальній частині рішення ч. 2 ст. 30 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Так, за приписами частини другої статті 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту зобов`язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

Вищезазначена норма визначає випадки видачі примусових ліцензій, а не випадки, за яких патент визнається залежним від іншого патенту. Вказане положення говорить не лише про можливість існування залежності одного патенту від іншого, але й передбачає випадки, коли при існуючій залежності патентів власник домінуючого зобов`язаний видати ліцензію власнику залежного патенту - тільки якщо залежний патент був призначений для досягнення іншої мети, ніж домінуючий патент, або становив собою істотне технічне поліпшення в порівнянні з винаходом, заявленим у домінуючому патенті.

Що стосується доводів апеляційної скарги з приводу пропуску строку позовної давності, то слід зазначити наступне.

Згідно ч.1 ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Статтею 257 ЦК України передбачено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

У відповідності до ч.1 ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Сам факт публікації відомостей про патенти не може вважатися початком відліку строку позовної давності, адже особа не знає і не може знати, скільки людей в Україні та у світі одночасно є винахідниками чи авторами корисних моделей та займається розробками в технічній сфері, зокрема, у сфері металургії та реєструє патенти на корисні моделі навіть з порушеннями прав інших власників, і чи буде в подальшому зареєстрований патент використовуватися та порушувати права певної особи.

Опублікування відомостей про видачу оспорюваного патенту та наявність права на ознайомлення з відомостями Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи не може бути підставою для встановлення пропуску строку позовної давності (вказана позиція підтримана Верховним Судом у постанові від 09.04.2019р. справі №910/17205/17).

Як зазначає сам ОСОБА_2 , він дізнався про факт порушення свого права під час розгляду справи №908/549/14 в Господарському суді Запорізької області за позовом ТОВ «Фірма «Унікон» до ПАТ «Завод «Універсальне обладнання», ТОВ «Мелітопольский ливарний завод», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» про встановлення факту використання корисної моделі, захищеної патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу».Учасник справи - ПАТ «Завод «Універсальне обладнання» у своєму відзиві на позовну заяву від 13.03.2014 р. зазначив, що має законне право на виробництво та реалізацію порошкового дроту, оскільки виробництво проводить на підставі субліцензійного договору №01-54880 від 10.01.2012 р. на право використання корисної моделі за патентом UA № 54480 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» з ПП- фірмою «Дарьял». Виходячи з наведеного, Позивач звернувся до суду з цим позовом в межах передбаченого законом строку позовної давності.

Приватне підприємство фірма «Дарьял» у своїх пояснення зазначає, що у провадженні господарського суду Донецької області перебувала справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» до відповідачів:Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», Приватного підприємства - фірми «Дарьял» про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі захищеної патентом на корисну модель №45938. Позов прийнято до провадження 17.04.2012 року, що вказує на обізнаність позивача у справі про порушення свого права і про пропуск позовної давності у цій справі.

Колегія суддів зважує на те, що порушення права інтелектуальної власності юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон», захист якого реалізовано з подачею позову до відповідачів:Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», Приватного підприємства - фірми «Дарьял» про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі захищеної патентом на корисну модель №45938, не є тотожним із відповідним порушенням права фізичної особи ОСОБА_2 , а тому відсутні підстави стверджувати про обізнаність позивача у справі про порушення свого права саме з 17.04.2012 року. При цьому інших доказів на спростування доводів позивача з приводу строку позовної давності апелянтами у справі не надано.

Що стосується вимог за зустрічним позовом, то слід зазначити наступне.

Відповідно до п.п. «а» п. 1 ст. 33 Закону, на яку посилалася ПП-фірма «Дарьял» як на підставу для задоволення зустрічного позову, передбачено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Так, згідно положень ст. 7 Закону визначено, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Тобто Законом визначено чіткі обов`язкові та одночасні умови, відповідність яким визначає патентоздатність корисної моделі. При цьому, згідно цієї ж норми, корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Так, в матеріалах справи міститься Висновок експертизи щодо умов

патентоздатності від 06.09.2016 року № 18120/ЗУ/16, відповідно до якого визначено, що

запатентована корисна модель за патентом України № 45938 в обсязі формули, внесеної

відповідно до відомостей про припинення дій патенту на корисну модель на підставі заяви

власника частково та опублікованої 10.03.2016 року, відповідає умовам патентоздатності

корисної моделі, визначеними для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктами 1, 2 формули є

промислово придатною та новою (Том 2, а. с. 201-202).

У висновку експертизи № 6205 від року Львівського НДІСЕ (Том 3, а.с. 16-20), вказано, що «Корисна модель «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України ЛЬ 45938 відповідає умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів справи».

У висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності № 139/17-27 від 11.09.2017 року Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України 45938 відповідає умові патентоздатності «новизна» відносно Європейського патенту № НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку з приводу недоведеності вимог за зустрічним позовом

Доводи апеляційної скарги з приводу порушення судом першої інстанції ст. 103 ЦПК України, а саме відсутність вирішення клопотання ПП-фірми «Дарьял» від 07.09.2018 року щодо призначення повторної судової експертизи, на висновки суду не впливають, враховуючи, також ту обставину, що скаржник не був позбавлений права заявити аналогічне клопотання під час апеляційного розгляду, між тим таким своїм правом не скористався.

Ухвалюючи рішення у справі, суд першої інстанції, правильно визначився з характером спірних правовідносин та нормами матеріального права, які підлягають застосуванню, повно та всебічно дослідивши наявні у справі докази і надавши їм належну оцінку, дійшов правильного висновку про те, що вимоги первісного позову підлягають частковому задоволенню, а вимоги зустрічного позову не підлягають задоволенню.

Доводи апеляційної скарги не спростовують висновків суду першої інстанції, обґрунтовано викладених в мотивувальній частині оскаржуваного рішення та не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, які призвели або могли призвести до неправильного вирішення справи.

Частиною четвертою статті 10 ЦПК України передбачено, що суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до статей 1 та 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують як джерело права при розгляді справ положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а також практику Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини.

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" встановлює, що правосуддя в Україні здійснюється на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів та спрямоване на забезпечення права кожного на справедливий суд.

Суд враховує положення Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень (пункти 32-41), в якому, серед іншого, звертається увага на те, що усі судові рішення повинні бути обґрунтованими, зрозумілими, викладеними чіткою і простою мовою і це є необхідною передумовою розуміння рішення сторонами та громадськістю; у викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на доречні аргументи та доводи сторін, здатні вплинути на вирішення спору; виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням ухваленого рішення; обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент заявника на підтримку кожної підстави захисту; обсяг цього обов`язку суду може змінюватися залежно від характеру рішення.

Суд також враховує позицію Європейського суду з прав людини (в аспекті оцінки аргументів учасників справи у апеляційному провадженні), сформовану, зокрема у справах "Салов проти України" (заява № 65518/01; від 6 вересня 2005 року; пункт 89), "Проніна проти України" (заява № 63566/00; 18 липня 2006 року; пункт 23) та "Серявін та інші проти України" (заява № 4909/04; від 10 лютого 2010 року; пункт 58): принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, передбачає, що у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються; хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент; міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) серія A. 303-A; 09 грудня 1994 року, пункт 29).

Керуючись ст.ст. 367, 374, 381-383 ЦПК України, апеляційний суд у складі колегії суддів,-

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства-фірми «Дарьял», ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 24 січня 2023 року у цій справі залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, проте може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повної постанови.

Повна постанова складена 30 січня 2024 року.

Судді: С.В. Кухар

О.В. Крилова

О.З. Поляков