Номер провадження 2/754/738/24
РІШЕННЯ

Іменем України

31 січня 2024 року Деснянський районний суд міста Києва у складі:

головуючого-судді - Панченко О.М.

з секретарем судових засідань - Сарнавським М.О.

за участі представника позивача - адвокат Климків Л.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві за правилами загального позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Клумба. У.А." до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , треті особи: ОСОБА_3 , Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест", Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 про витребування майна з чужого незаконного володіння, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Клумба.УА» (далі - ТОВ «Клумба.УА») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Позов мотивований тим, що 10 червня 2010 року ОСОБА_3 отримала свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2». Одночасно з цим ОСОБА_3 зареєструвала домен ІНФОРМАЦІЯ_1. 23 вересня 2010 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з однієї сторони, та ОСОБА_3 та її чоловіком ОСОБА_7 з іншої сторони, укладений Меморандум (Угода про співпрацю). Згідно з умовами Меморандуму сторони домовилися спільно розвивати інтернет-ресурси з метою додаткового залучення рекламодавців та отримання додаткового прибутку. Згідно з пунктом 3.1.2 Меморандуму ОСОБА_3 та ОСОБА_7 зобов`язані у строк до 20 жовтня 2010 року переоформити спірну торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_2» в Державній службі інтелектуальної власності на створене ТОВ «Клумба.УА». Відповідно до пункту 3.1.3 Меморандуму ОСОБА_3 та ОСОБА_7 зобов`язані переоформити на створене товариство доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 у реєстратора доменних імен - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Інвест» (далі - ТОВ «Інтернет Інвест»). На виконання вказаного пункту 3.1.1 Меморандуму було створене ТОВ «Клумба.УА».

08 жовтня 2010 року на виконання пункту 3.1.2 Меморандуму між ОСОБА_3 та позивачем укладений договір № 007 про оплатне передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одночасно з передачею прав на торговельну марку, на виконання вказаного пункту 3.1.3 Меморандуму доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 перереєстровано з ОСОБА_3 на позивача.

У листопаді 2013 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 були неправомірно виключені зі складу ТОВ «Клумба УА». Одразу після цього інші засновники ТОВ ( ОСОБА_3 і ОСОБА_7 ) прийняли рішення про зміну директора товариства. Неправомірність виключення та звільнення директора були встановлені господарським судом Запорізької області від 02 вересня 2014 року у справі № 908/1460/14. Вказане рішення залишене без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 18 березня 2015 року.

У листопаді 2013 року ОСОБА_7 подав позов до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про визнання недійсним Договору № 007 у зв`язку з тим, що він не надавав своєї згоди на укладення його дружиною ОСОБА_3 цього договору, а майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку, передані позивачу, є спільною власністю подружжя, оскільки були набуті під час шлюбу ОСОБА_7 та ОСОБА_3 . Внаслідок неправомірного виключення двох засновників зі складу Товариства, інші засновники отримали змогу діяти всупереч інтересів товариства, і це дало їм змогу ініціювати судовий процес про повернення торговельної марки до третьої особи та виграти його. Після прийняття рішення Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська про визнання договору № 007 недійсним ОСОБА_3 передала свої права на торговельну марку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 , що підтверджується інформацією з реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Крім того, 11 листопада, за 14 днів до прийняття вказаного судового рішення, ОСОБА_3 подала заявку на реєстрацію аналогічної торговельної марки «Клумба», однак в іншому класі Міжнародної класифікації товарів і послуг - у класі 25. Права за цією торговельною маркою ОСОБА_3 передала ОСОБА_2 . Згідно з даними сервісу пошуку інформації про доменні імені WHOIS реєстрантом доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_2 . Тобто доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 за невідомих обставин перейшло від ОСОБА_3 до ОСОБА_2 .

Оскільки рішення судів про визнання договору № 007 недійсним скасовані ухвалою Верховного Суду України від 22 червня 2017 року, права на торговельну марку № НОМЕР_1, а також права на доменне ім`я, нерозривно пов`язане з нею, вибули із законного володіння позивача та перейшло до відповідачів, позивач вважає, що має право на витребування майнових прав на торговельну марку № НОМЕР_1 та доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки відповідачі володіють цим майном без правової підстави.

З урахуванням уточнень позову, ТОВ «Клумба.УА» просило:

-витребувати майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку № НОМЕР_1 у ОСОБА_1 та повернути їх позивачу;

-зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести запис у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг про володіння позивачем торговельною маркою № НОМЕР_1;

-витребувати права на користування доменом ІНФОРМАЦІЯ_1 у ОСОБА_2 та повернути їх позивачу;

-зобов`язати ОСОБА_4 подати заявку до ТОВ «Хостмайстер» на заміну реєстранта домену ІНФОРМАЦІЯ_1 з ім`я ОСОБА_2 на ім`я позивача;

-зобов`язати ОСОБА_4 створити обліковий запис та панель управління позивача відповідно до даних, наданих для цього позивачем;

-зобов`язати ОСОБА_4 перевести управління доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить позивачу, відповідно до даних, наданих для цього позивачем.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 20 серпня 2019 року, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 24 червня 2020 року, у задоволенні позову ТОВ «Клумба.УА» відмовлено.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 13 вересня 2023 року касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Клумба. У.А." задоволено частково.

Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 20 серпня 2019 року та постанову Київського апеляційного суду від 24 червня 2020 року в частині відмови у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Клумба. У.А." до ОСОБА_1 про витребування майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку НОМЕР_1 скасовано та справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 20 серпня 2019 року та постанову Київського апеляційного суду від 24 червня 2020 року в частині відмови у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Клумба. У.А." до ОСОБА_2 про витребування права на користування доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_1 та ухвалено в цій частині нове рішення про задоволення позовних вимог. Витребувано у ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Клумба. У.А." права на користування доменним ім`ям "ІНФОРМАЦІЯ_1". В іншій частині рішення Деснянського районного суду міста Києва від 20 серпня 2019 року та постанову Київського апеляційного суду від 24 червня 2020 року змінено, викладено їх мотивувальні частини в редакції цієї постанови.

Верховний Суд розяснив, що суди попередніх інстанцій невірно встановили фактичні обставини справи:

- суд першої інстанції помилково аналізував правомірність реєстрації торговельної марки № 184376, суб`єктом прав на яку є Відповідач 2 ОСОБА_2 , оскільки предметом спору у цій справі є витребування майнових прав на торговельну марку № НОМЕР_1 від ОСОБА_1 ;

- апеляційний суд не врахував, що факт скасування судових рішень у справі № 201/14163/13-ц підтверджує обставину, що право на торговельну марку № НОМЕР_1 вибуло з володіння позивача поза його волею на користь ОСОБА_3 , на момент такого скасування ОСОБА_3 передала права на торговельну марку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 , і питання їх повернення (витребування) не було предметом спору у наведеній справі;

- оскільки майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку № НОМЕР_1 вибули від позивача поза його волею, то за змістом статті 388 ЦК України такі права можуть бути витребувані у останнього набувача, у тому числі добросовісного.

Верховний Суд роз"яснив, що під час нового розгляду суд першої інстанції повинен з"ясувати чи є чинними відповідні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Від з`ясування цього питання залежить висновок чи можуть бути витребувані майнові права на торговельну марку за допомогою віндикаційного позову.

28.09.2023 ухвалою Деснянського районного суду м.Києва прийнято до провадження дану цивільну справу.

25.10.2023 позивач надав додаткові пояснення з врахуванням висновків, викладених Верховним Судом у даній справі.

Ухвалою Деснянського районного суду м.Києва від 11.12.2023 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Представник позивача у судовому засіданні просила позовні вимоги задовольнити

Відповідачі та представники третіх осіб в судові засідання не з`явилялися, повідомлялися про розгляд справи належним чином.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, проаналізувавши надані докази, суд приходить до наступного.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (частина перша статті 15, частина перша статті 16 ЦК України).

Порушення права пов`язане з позбавленням його суб`єкта можливості здійснити (реалізувати) своє приватне (цивільне) право повністю або частково.

Для застосування того чи іншого способу захисту, необхідно встановити які ж приватні (цивільні) права (інтереси) позивача порушені, невизнані або оспорені відповідачем і за захистом яких приватних (цивільних) прав (інтересів) позивач звернувся до суду.

Право власника витребувати своє майно у всіх випадках і без будь-яких обмежень при володінні цим майном набувачем без правових підстав, тобто недобросовісним набувачем, передбачено статтею 387 ЦК України, а право власника витребувати своє майно від добросовісного набувача передбачено у статті 388 ЦК України і є обмеженим.

Виникнення права власності у добросовісного набувача відбувається за таких умов: факт відчуження майна; майно відчужене особою, яка не мала на це права; відчужене майно придбав добросовісний набувач; відповідно до статті 388 ЦК України, майно, відчужене особою, яка не мала на це право, не може бути витребуване у добросовісного набувача.

Правила частини першої статті 388 ЦК України стосуються випадків, коли набувач за відплатним договором придбав майно в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач). У такому випадку власник має право витребувати це майно від набувача в разі, якщо майно, зокрема вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках (частина третя статті 388 ЦК України).

Майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами (стаття 190 ЦК України).

Відповідно до статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений прав інтелектуальної власності чи обмежений в його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з частиною першою статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (частина перша статті 420 ЦК України).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (частини перша та друга статті 494 ЦК України).

На підставі зібраних доказів суд встановив наступні обставини.

ТОВ «Клумба.УА» просить суд витребувати майнові права на торговельну марку № НОМЕР_1 у ОСОБА_1 та посилалось на те, що рішення судів у справі № 201/14163/13-ц про визнання договору № 007 недійсним, на підставі якого права на торговельну марку № НОМЕР_1 зареєстрованої в 38 класі товарів і послуг та пов`язане з нею доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_1 вибули їх суб`єкта (позивача) із та у подальшому майнові права перейшли до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , скасовані постановою Верховного Суду України від 22 червня 2017 року

10.06.2010 ОСОБА_3 отримала свідоцтво № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.10.2010 ОСОБА_3 та Товариство (позивач) уклали Договір № 007 про оплатне передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на дану ТМ (т.1, арк. 17-23).

Чоловік ОСОБА_3 , ОСОБА_7 в судовому порядку оскаржив цей договір. Після прийняття рішення Жовтневим районним судом міста Дніпропетровська про визнання Договору № 007 недійсним (т.1, арк. 58-62), ОСОБА_3 передала свої права на Торговельну марку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 .

У подальшому Верховний Суд України скасував рішення у цій справі, а апеляційний суд під час нового розгляду залишив в силі рішення першої інстанції, яким суд відмовив у задоволенні позовних вимог про визнання Договору № 007 недійсним.

Відповідно до ст. 82 ЦПК України, ці обставини не потребують доведення, адже на час розгляду справи рішення у справі № 201/14163/13-ц набрало законної сили.

Факт скасування судових рішень у справі № 201/14163/13-ц підтверджує обставину, що право на торговельну марку № НОМЕР_1 вибуло з володіння позивача поза його волею на корись ОСОБА_3 , на момент такого скасування ОСОБА_3 передала права на торговельну марку № НОМЕР_2 ОСОБА_1 .

Захист порушених прав особи, що вважає себе власником майна, яке було неодноразово відчужене, можливий шляхом пред`явлення віндикаційного позову до останнього набувача цього майна з підстав, передбачених статтями 387 та 388 ЦК України. Для витребування майна оспорювання рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, ланцюга договорів, інших правочинів щодо спірного майна і документів, що посвідчують відповідне право, визнання права власності на спірне майно не є ефективним способом захисту (пункти 10.7 10.10 постанови ВП ВС від 30.06.2020 у справі № 19/028 10/13, провадження № 12 158гс19))

Відтак, підстави, на яких ОСОБА_3 передала свої права на Торговельну марку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 не мають правового значення у даній справі. Позивач має право на витребування майна у навіть у випадку, якщо відповідач набули майно за відплатними договорами та не знали і не могли знати про те майно передавалося без правових підстав на таке передання, тобто були добросовісними набувачами.

Отже той факт, що на момент передачі ОСОБА_3 своїх прав на Торговельну марку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 , існувало рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська яким було визнано Договір № 007 недійсним (тобто за реституцією права від ТОВ повернулися до ОСОБА_3 ), ніяк не впливає на добросовісність ОСОБА_3 чи ОСОБА_1 . Навпаки, передача прав на ТМ за всіх обставин цієї справи є ознаками очевидного використання приватноправового інструментарію всупереч його призначенню (вживання права на зло).

Вказані обставини, рішення судів про недійсність Договору № 007, а також факт скасування цих рішень Верховним Судом України свідчить про те, що майнові права на Торговельну марку № НОМЕР_1 вибули із законного володіння Позивача поза його волею та перейшли до Відповідача 1 ОСОБА_1 відповідно, яка зараз володіє ними без достатньої правової підстави.

Оскільки майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку № НОМЕР_1 вибули від позивача поза його волею, то за змістом статті 388 ЦК України такі права можуть бути витребувані у останнього набувача, у тому числі добросовісного.

Суд дійшов висновку про доведеність та обґрунтованість позовної вимоги про витребування майнових прав на торговельну марку № НОМЕР_1 у ОСОБА_1 .

Відповідно до листа УКРНОІВІ від 13.10.2023 за №Вих-11103/2023, станом на 12.10.2023 в Реєстрі відсутні відомості про припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 та дані про публікацію зазначених відомостей в Бюлетені «Промислова власність».

Відповідно суд дійшов до висновку про чинність свідоцтва України № НОМЕР_1 на час вирішення спору.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат між сторонами, суд прийшов до наступного висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. У випадку, якщо судом касаційної інстанції скасовано судові рішення з передачею справи на розгляд до суду першої/апеляційної інстанції, то розподіл суми судових витрат здійснюється тим судом, який ухвалює остаточне рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.Аналогічної позиції дотримується і Велика Палата Верховного Суду (постанови від 27.11.2019 у справі № 242/4741/16-ц та від 04.12.2019 у справі № 917/1739/17).

Отже, розподіл судових витрат, у тому числі понесених у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, має здійснюватися за наслідками вирішення усіх позовних вимог тим судом, який ухвалює (ухвалив) остаточне рішення у справі, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Позивач поніс наступні судові витрати: 9 600.00 грн за подання позову до суду, 14 400 грн. судового збору за подання апеляційної скарги, 19 200 грн. судового збору за подання касаційної скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст. 386, 387, 388, 1212, 1213 Цивільного кодексу України, а також ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Витребувати майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку № НОМЕР_1 у ОСОБА_1 та повернути їх Товариству з обмеженою відповідальністю «Клумба.УА».

Зобов`язати Державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій внести запис у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг про володіння Товариством з обмеженою відповідальністю «Клумба.УА» торговельною маркою № НОМЕР_1.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Клумба. У.А." судові витрати у розмірі 21 600.00 грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Клумба. У.А." судові витрати у розмірі 21 600.00 грн.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Головуючий О.М. Панченко