ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року

м. Київ

справа № 761/20710/21

провадження № 61-13035св23

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Луспеника Д. Д.

суддів: Гулейкова І. Ю., Гулька Б. І., Коломієць Г. В., Лідовця Р. А. (суддя-доповідач),

учасники справи:

позивач -ОСОБА_1 ,

відповідачі: Приватне акціонерне товариство «Галіція Дистилері», Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»,

треті особи:Приватне акціонерне товариство «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_2

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_1 , яка подана його представником - адвокатом Євстратенко Світланою Юріївною, на постанову Київського апеляційного суду від 17 липня 2023 рокуу складі колегії суддів: Шкоріної О. І., Поліщук Н. В., Соколової В. В.,

ВСТАНОВИВ:

1. Описова частина

Короткий зміст позовних вимог

У червні 2021 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Приватного акціонерного товариства «Галіція Дистилері» (далі - ПрАТ «Галіція Дистилері»), Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності»), треті особи: Приватне акціонерне товариство «Львівський лікеро-горілчаний завод» (далі - ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»), ОСОБА_2 , про визнання недійсним свідоцтва про право на знак для товарів і послуг, заборону використання знаку для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.

Позовна заява мотивована тим, що він є власником знаку для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_1» на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року, та договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року.

Згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України, власником знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для товарів класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) на момент видачі такого свідоцтва був ОСОБА_2 , який реалізував своє право на розпорядження правами інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, уклав з ним договір № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року.

Відповідно до пункту 1.1 договору власник передає правонаступнику право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , у повному обсязі, у тому числі, всі виключні майнові права, а правонаступник приймає право власності на знак у повному обсязі, у тому числі, всі виключні майнові права, від власника у порядку, передбаченому цим договором. У результаті передачі прав за цим договором власником знака стає ОСОБА_1 ..

Пунктом 1.2 договору визначено, що передача права власності на знак поширюється для всіх вказаних у свідоцтві для товарів і послуг, класифікованих згідно МКТП - кл. 16,30, 33, 34, 37, 39 та 45.

Між ним («ліцензіар») та ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» 01 вересня 2015 року укладено ліцензійний договір № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.1.1 якого, беручи до уваги, що ліцензіар володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 на підставі договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року, ліцензіар надає ліцензіату на строк дії свідоцтва за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для товарів класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45 МКТП.

ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) - клас 33 згідно МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП «Львівстандартметрологія».

Вказував, що він дізнався про порушення своїх інтелектуальних прав на торговельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у торговельній мережі здійснюється продаж алкогольних напоїв - коньяку під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1», який виробляє та реалізовує ПрАТ «Галіція Дистилері».

Йому стало відомо, що зазначену торговельну марку відповідач використовує на підставі свідоцтва на знак № НОМЕР_2 , виданого Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2016 року. Відповідно до зазначеного свідоцтва відповідачем було зареєстровано право інтелектуальної власності на знак « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для товарів 33 класу МКТП.

Оскільки знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1», який використовує ПрАТ «Галіція Дистилері», є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1», право власності на який зареєстровано за ним раніше і який використовується для аналогічних товарів - алкогольних напоїв (крім пива) - 33 клас МКТП, це може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє в Україні товар класу 33 МКТП під торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Така діяльність відповідача порушує його виключні права, як власника об`єкта інтелектуальної власності.

Ураховуючи наведене, ОСОБА_1 просив суд: визнати недійсним свідоцтво України № НОМЕР_2 ; заборонити ПрАТ «Галіція Дистилері» використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 33 класу за МКТП.

Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2022 року у складі судді Мальцева Д. О. позов ОСОБА_1 задоволено.

Визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1», яке видане ПрАТ «Галіція Дистилері» Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2016 року.

Заборонено ПрАТ «Галіція Дистилері» використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки) № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 33 класу за МКТП, у тому числі, нанесення його на будь-який товар 33 класу МКТП, упаковку в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та мережі Інтернет.

Зобов`язано ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1», яке видане ПрАТ «Галіція Дистилері» Державною службою інтелектуальної власності України 25 листопада 2016 року та здійснити публікацію про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Рішення районного суду мотивовано тим, що знаки за свідоцтвом № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати та що пересічний споживач, у зв`язку зі схожістю даних знаків, може бути введений в оману щодо виробника продукції.

Суд першої інстанції взяв до уваги висновок експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, що був складений у іншій справі, та відхилив висновок експерта Сопової К. А. № 130-12/21 від 03 грудня 2021 року, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, з посиланням на висновки рецензії від 18 січня 2022 року, підготовленої судовим експертом вищого кваліфікаційного класу Прохоровим-Лукіним Г. В., відповідно до яких експертиза об`єктів інтелектуальної власності, за результатами якої складено висновок експерта від 03 грудня 2021 року № 130-12/21 проведена неповно та необ`єктивно, з виходом експерта за межі його компетенції, а зроблені в результаті цього експертного дослідження висновки є необ`єктивними та необґрунтованими, що є наслідком порушення принципів об`єктивності та повноти дослідження щодо обов`язку експерта провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а також стосовно докладного опису проведених експертом досліджень, зроблених у результаті цих висновків та обґрунтованості відповідей на поставлені питання.

Суд першої інстанції вважав, що позивачем не пропущено строк на звернення до суду за захистом свого порушеного права, оскільки про порушення свого права позивач дізнався у листопаді 2019 року, а з зазначеним позовом до суду звернувся у червні 2021 року.

Короткий зміст судового рішення суду апеляційної інстанції

Постановою Київського апеляційного суду від 17 липня 2023 року апеляційну скаргу ПрАТ «Галіція Дистилері» задоволено.

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2022 року скасовано та ухвалено нове судове рішення.

У задоволенні позову ОСОБА_1 відмовлено.

Вирішено питання щодо розподілу судових витрат.

Судове рішення апеляційного суду мотивовано тим, що позивач не довів своїх позовних вимог, а саме схожості торгових знаків настільки, що їх можна сплутати.

Суд взяв до уваги висновок експерта Сопової К. А., якою проведено дослідження та складено висновок від 03 грудня 2021 року № 130-12/21 про те, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Цей висновок експерта на відміну від інших є повним, об`єктивним, досліджував всі оригінальні графічні елементи спірних знаків. Суд послався на практику Верховного Суду.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

У касаційній скарзі, поданій у вересні 2023 року до Верховного Суду, ОСОБА_1 , посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права, просить постанову Київського апеляційного суду від 17 липня 2023 року скасувати та залишити в силі рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 16 травня 2022 року.

Крім того, заявив клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Аргументи учасників справи

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про відмову у задоволенні позову, оскільки можливість сплутати торгівельні знаки сторін доведена беззаперечним доказом - висновком комісійної експертизи від 26 червня 2020 року № 035/20.

Вказує, що його торгівельний знак та торгівельний знак ПрАТ «Галіція Дистилері» обидва містять однакове слово - «ІНФОРМАЦІЯ_1», що, на його думку, саме по собі беззаперечно підтверджує існування можливості їх сплутати.

Вважає, що суд апеляційної інстанції без належного обґрунтування надав перевагу одному експертному висновку над іншим, не навівши належних мотивів відхилення одного з висновків.

Зазначає, що апеляційний суд помилково застосував Порядок проведення рецензування висновків судових експертів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03 лютого 2020 року № 335/5, оскільки він стосується виключно підвищення кваліфікації експертів та підготовки експертів до атестації, тому не має відношення до оцінки висновків експертиз для потреб судочинства.

Мотивуючи підстави для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, вказує, що існує виключна правова проблема, яка полягає в різному розумінні судами юридичної природи «рецензії на висновок експерта», а також можливості віднесення рецензії до джерела доказів у справі, що створює різну судову практику з цього питання.

Доводи особи, яка подала відзив на касаційну скаргу

У листопаді 2023 року ДП «Український інститут інтелектуальної власності» подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу, в якому вказує, що викладені в ній доводи є безпідставними та не впливають на правильність вирішення спору судом апеляційної інстанції, який забезпечив повний та всебічний розгляд справи, зробивши законні та обґрунтовані висновки, тому просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.

У листопаді 2023 року ПрАТ «Галіція Дистилері» подало до Верховного Суду відзив на касаційну скаргу,в якому вказує, що доводи позивача є безпідставними, торгові знаки не є подібними настільки, що їх можливо сплутати. Суд апеляційної інстанції правильно дослідив обставини справи, ухваливши законне та обґрунтоване судове рішення, тому просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.

Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду від 05 жовтня 2023 року відкрито касаційне провадження у цій справі та витребувано цивільну справу із суду першої інстанції.

26 жовтня 2023 року справа надійшла до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду від 19 лютого 2024 року справу призначено до розгляду.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

Згідно з договором № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року власник ОСОБА_2 передав правонаступнику ОСОБА_1 право власності на знак для товарів і послуг, що належить йому відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що видане Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року, у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, а правонаступник прийняв право власності на знак у повному обсязі, в тому числі всі виключні майнові права, від власника, в порядку передбаченому цим Договором. Передача права власності на Знак поширюється на всі вказані у свідоцтві товари і послуги, кваліфіковані згідно МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.

У результаті передачі прав за цим договором власником знака став ОСОБА_1 .

Із рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 03 вересня 2015 року вбачається, що Державна служба інтелектуальної власності України розглянула заяву правонаступника власника свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1, та прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені Промислова власність та внести до Державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для товарів і послуг класів 16, 30, 33, 34, 37, 39, 45, на які зареєстровано знак, свідоцтво України № НОМЕР_1 , передається власником свідоцтва ОСОБА_2 - ОСОБА_1 .

Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25 вересня 2015 року вбачається, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг (торговельної марки) «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відповідно до Ліцензійного договору № 1/15 на право користування знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» від 01 вересня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 та ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», ОСОБА_1 володіє виключним правом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, на підставі свідоцтва виданого Державною службою інтелектуальної власності України 27 січня 2014 року та Договору № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 06 липня 2015 року, ОСОБА_1 надає ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» на строк дії свідоцтва від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 за винагороду невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно товарів і послуг класифікованих згідно МКТП - класів 16, 30, 33, 34, 37, 39 та 45.

ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» виробляє лікеро-горілчані вироби та використовує знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для позначення відповідних алкогольних напоїв (горілки) клас 33 згідно МКТП, що підтверджується сертифікатами відповідності, виданими ДП «Львівстандартметрологія».

25 листопада 2016 року Державною службою інтелектуальної власності України, ПрАТ Галіція Дистилері видано свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із висновку експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, наданого ОСОБА_1 , вбачається, що: 1) знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України від 25 листопада 2016 року № НОМЕР_2 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1 щодо товарів 33 класу МКТП; 2) знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за свідоцтвом України від 25 листопада 2016 року № НОМЕР_2 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє в Україні товари 33 класу МКТП під знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України від 27 січня 2014 року № НОМЕР_1.

На підставі проведених досліджень експертами зроблені висновки про те, що досліджувані знаки для товарів і послуг за наявністю близьких до співпадіння звуків, розташуванням близьких звуків і звукосполучень по відношенню один до одного та за рахунок повного входження знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» у складі знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожими за фонетичною ознакою.

При дослідженні семантичних позначень спірних знаків для товарів і послуг, експертами виявлено подібність закладених і у позначеннях понять, ідей (стара назва міста України), а також збіг одного з елементів позначень, на який припадає логічний наголос і який має самостійне значення (слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», іменник) та зроблено висновок про схожість знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі знаком для товарі і послуг № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» за семантичними ознаками.

Також, шляхом зіставлення графічних (візуальних) ознак знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 , експертами зроблено висновок про схожість таких знаків за графічними ознаками.

Відповідно до висновку експерта Сопової К. А., якою проведено дослідження та складено висновок від 03 грудня 2021 року № 130-12/21, на упакуванні товару - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не використано торгівельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У результаті порівняльного дослідження, експертом встановлено, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 за індивідуально-характерним комплексом ознак, а саме: відсутність у позначенні зображувального елементу у вигляді реалістичного зображення монети (у позначенні на товарі горілка виробництва відповідача - комбінований елемент зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр); додавання у позначенні комбінованого елементу зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр; відсутність словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_1». На підставі викладеного, експертом зроблено висновок, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Назви «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» часто застосовуються у складі торговельних марок різними власниками, про що свідчать дані реєстру, тому споживач звик до використання таких елементів різними власниками і не буде звертати увагу на них, як на дистинктивні (розрізняльні) елементи знака. Для будь-якого товару давня назв міста Львів - «ІНФОРМАЦІЯ_1» є елементом з низькою розрізняльною здатністю, оскільки часто використовується і зареєстрована у складі торговельних марок різних власників для різних товарів і послуг.

Експертом зроблено висновок, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за фонетичними (звуковими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими за семантичними (смисловими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за візуальними (графічними) ознаками. Досліджувані торговельні марки не є схожими в цілому за візуальними (графічними) ознаками.

Експерт дійшов висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

2. Мотивувальна частина

Позиція Верховного Суду

Підстави касаційного оскарження судових рішень визначені у частині другій статті 389 ЦПК України.

Підставою касаційного оскарження зазначеного судового рішення ОСОБА_1 вказує неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, а саме застосування судом норм права без урахування висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 15 січня 2019 року у справі № 910/11735/17, від 20 лютого 2020 року у справі № 910/20650/17, від 14 січня 2021 року у справі № 922/2216/18 та від 30 червня 2022 року у справі № 641/8187/17, що передбачено пунктом 1 частини другої статті 389 ЦПК України.

Касаційна скарга представника ОСОБА_1 , яка подана його представником - адвокатом Євстратенко С. Ю., задоволенню не підлягає.

Мотиви, з яких виходить Верховний Суд, та застосовані норми права

Відповідно до вимог частини першої статті 400 ЦПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Згідно із частиною першою статті 402 ЦПК України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 400 цього Кодексу.

Судове рішення суду апеляційної інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального й процесуального права, а доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують.

Відповідно до частин першої, другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно із частинами першою-п`ятою статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в надання правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесенного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до абзацу п`ятого частини першої, абзацу другого частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно із частинами другою, п`ятою статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом; зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Вимоги до заявки, правила подання та процедура розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначені Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1995 року за № 276/812 (далі - Правила).

У пункті 4.3.2.1 Правил зазначено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону (прим. Закон Україн «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених, зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів. Коло споживачів.

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пунктом 4.3.1.9 Правил передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до положень частини третьої статті 12, частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частиною шостою статті 81 ЦПК України передбачено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Згідно із частиною першою статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (частина перша статті 77 ЦПК України).

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (стаття 79 ЦПК України).

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (частина перша статті 80 ЦПК України).

У частині першій статті 89 ЦПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до статті 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Повно та всебічно встановивши обставини справи, дослідивши та надавши оцінку всім зібраним у справі доказам за своїм внутрішнім переконанням, зокрема, висновку експерта від 26 червня 2020 року № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та висновку експерта від 03 грудня 2021 року № 130-12/21, складеному за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_2 та заборони ПрАТ «Галіція Дистилері» використання знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 33 класу за МКТП.

Доводи касаційної скарги про те, що суд апеляційної інстанції безпідставно надав перевагу одному висновку експерта над іншим, не навівши мотивів відхилення одного з них, є безпідставними.

Судом апеляційної інстанції було досліджено обидва висновки та дана їм правова оцінка, як доказу у сукупності з іншими доказами.

Так, судом було встановлено, що на замовлення представника ПрАТ «Галіція Дистилері» експертом Соповою К. А. проведено дослідження та складено висновок від 03 грудня 2021 року № 130-12/21. У висновку зазначено, що висновок підготовлено для подання до суду, експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно зі статтею 384 КК України. Висновок складений щодо питань, які входять до предмета доказування у цій справі.

Відповідно до висновку експерта Сопової К. А., на упакуванні товару - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не використано торгівельну марку за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 . Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У результаті порівняльного дослідження, експертом встановлено, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ «Львівскьий лікеро-горілчаний завод», відрізняється від торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 за індивідуально-характерним комплексом ознак, а саме: відсутність у позначенні зображувального елементу у вигляді реалістичного зображення монети (у позначенні на товарі горілка виробництва відповідача - комбінований елемент зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр); додавання у позначенні комбінованого елементу зі стилізованим зображенням лева та комбінацією букв та цифр; відсутність словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_1». На підставі викладеного, експертом зроблено висновок, що позначення на товарі - горілка, виробництва ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», не є тотожним з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1

Назви «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» часто застосовуються у складі торговельних марок різними власниками, про що свідчать дані реєстру, тому споживач звик до використання таких елементів різними власниками і не буде звертати увагу на них як на дистинктивні (розрізняльні) елементи знака. Для будь-якого товару давня назв міста Львів - «ІНФОРМАЦІЯ_1» є елементом з низкою розрізняльною здатністю, оскільки часто використовується і зареєстрована у складі торговельних марок різних власників для різних товарів і послуг.

Експертом зроблено висновок, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент « ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за фонетичними (звуковими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є схожими за семантичними (смисловими) ознаками; торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та домінуючий словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожими за візуальними (графічними) ознаками. Досліджувані торговельні марки не є схожими в цілому за візуальними (графічними) ознаками.

Крім того, експерт дійшов висновку, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

ОСОБА_1 , як доказ на підтвердження своїх доводів, до позовної заяви надав висновок експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року.

Верховний Суд у постанові від 15 грудня 2020 року у справі № 914/1667/18 зазначив, що наявність у знака оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається за цим знаком. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елементу достатньо щоб виключити схожість. Ступінь фонетичної схожості у деяких випадках є менш важливим фактом, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товар. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

Експертом Соповою К. А. встановлено розбіжність торговельних марок за загальним зоровим враженням, кількістю та графічним виконанням словесних елементів, їх розташуванням, а також через різницю їх зображувальних елементів.

Торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 містить зображувальний елемент - реалістичне зображення аверсу монети часів Австро-Угорщини з портретом імператора, словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» виконані оригінальним видом шрифту у два рядки. У той час як торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не містить зображувальних елементів, словесні елементи «ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_1» виконані друкованими буквами без відмітних графічних ознак.

При цьому, у висновку експертів № 035/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 26 червня 2020 року, взагалі не досліджено питання щодо наявності у торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зображувального елементу - зображення аверсу монети часів Австро-Угорщини з портретом імператора.

За наслідком порівняльного аналізу вказаних висновків експертів, з урахуванням практики Верховного Суду та за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що саме висновок судового експерта Сопової К. А. має бути покладений в основу судового рішення, як більш повний, який містить відповіді на питання, що входять до предмета доказування у цій справі, і такий висновок спростовує твердження позивача щодо схожості знака ПрАТ «Галіція Дистилері» настільки, що його можна сплутати зі знаком ОСОБА_1 .

При цьому, суд дав оцінку рецензії на висновок експерта, відхиливши його, у тому числі, з підстав суб`єкта його складання. При цьому, Верховний Суд зазначає, що рецензія не є повторною чи додатковою експертизою, у ній не оцінюються докази, це прерогатива суду. Експерт, який надавав рецензію, оцінює, зокрема, методи і повноту дослідження, логіку висновку. Отже, до рецензії не можуть бути застосовані ті вимоги, які передбачені для висновку експерта (див. Постанову Верховного Суду від 14 січня 2021 року у справі № 922/2216/18).

З урахуванням принципу змагальності цивільного судочинства, апеляційний суд і оцінив рецензії на висновок експертизи.

Отже, апеляційним судом мотивовано відхилення наданого позивачем висновку експертизи у порядку статті 110 ЦПК України.

Вказані, а також інші доводи касаційної скарги не можуть бути підставами для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції, оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи, ґрунтуються на неправильному тлумаченні заявником норм матеріального права й зводяться до необхідності переоцінки судом доказів, що відповідно до вимог статті 400 ЦПК України не входить до компетенції суду касаційної інстанції.

Наведені у касаційній скарзі заявника доводи були предметом дослідження у суді апеляційної інстанції з наданням відповідної правової оцінки всім фактичним обставинам справи, яка ґрунтується на вимогах закону, і з якою погоджується суд касаційної інстанції.

Щодо передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду

Верховний Суд не вбачає підстав для передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки позивач не обґрунтував наявність виключної правової проблеми при вирішенні зазначеної категорії справ щодо правового значення терміну «рецензія на висновок експерта», а наведені заявником розбіжності при розгляді таких справ різними судами та різними суддями полягають виключно в неоднаковості встановлених обставин справ, а також оцінці зібраних у кожній справі доказів та не стосується різного підходу до тлумачення судами норм права. Ці питання вирішуються судами, у тому числі касаційним судом.

Згідно із частиною першою статті 410 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо рішення, переглянуте в передбачених статтею 400 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Оскільки доводи касаційної скарги висновків апеляційного суду не спростовують, на законність та обґрунтованість його судового рішення не впливають, то колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову - без змін.

Керуючись статтями 400, 402, 409, 410, 416, 419 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_1 , яке подана його представником - адвокатом Євстратенко Світланою Юріївною, про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду відмовити.

Касаційну скаргу ОСОБА_1 , яка подана його представником - адвокатом Євстратенко Світланою Юріївною, залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного суду від 17 липня 2023 року залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий Судді:Д. Д. Луспеник І. Ю. Гулейков Б. І. Гулько Г. В. Коломієць Р. А. Лідовець