П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2024 року місто Київ

справа № №753/10303/22

провадження№22-ц/824/4700/2024

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача - Шкоріної О.І., суддів Поліщук Н.В., Соколової В.В., за участю секретаря судового засідання - Онопрієнко К.С.

сторони:

позивач - ОСОБА_1

відповідач - ОСОБА_2

відповідач - Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 ,

на рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18 травня 2023 року, ухвалене у складі судді Сирбул О.Ф.,

у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державної організації «Український національний офіс Інтелектуальної власності та інновацій», третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна фірма «Київський лакофарбовий завод» про скасування рішення, визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

У вересні 2022 року позивачка ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» ,Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-торгівельна фірма «Київський лакофарбовий завод» про скасування рішення, визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити певні дії.

Позов обґрунтовано тим, що ОСОБА_2 , є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 від 11 травня 2022 року на комбіновану торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстровану для товарів 2 класу МКТП, а саме: «Азбестові фарби; алізаринові барвники; алюмінієві порошки дія фарбування; алюмінієві фарби; анілінові барвники; аннато (забарвлювальна речовина); антикорозійні препарати; антикорозійні стрічки; аурамін; бактерицидні фарби; барвники для взуття фарба для вичиненої шкіри; барвники з деревини; барвники; барвні екстракти деревини; бітумні лаки; бронзовий порошок для художньо-декоративних робіт; вогнетривкі фарби; глазурі (фарби, політури); ґрунтовки; діоксид титану (пігмент); емалеві фарби; емалі (лаки); емалі для фарбування; емульсії срібла (пігменти); забарвлювальні маркери для відновлювання меблів; загусники для фарб; захисні покриття для шасі транспортних засобів; захисні препарати для металів; зв`язувальні речовини для фарб; індиго (забарвлювальна речовина); керамічні фарби; клейові фарби; лаки для бронзування; лаки; маркувальна фарба для тварин; масла проти іржавіння; мастики (природні смоли); мастила проти іржавіння: фольга для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт металева; метали у формі порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; морилки для деревини; необростаючі фарби; оксид кобальту (забарвлювальна речовина); оксид цинку (пігмент); пігменти; покриття (фарби); покриття для деревини (фарби); покриття для руберойду (фарби); покриття для толю (фарби); покриття, що запобігають нанесенню графіті (фарби); політури; порошки для сріблення; препарати проти іржавіння; препарати, що запобігають тьмянінню металів; розріджувачі для фарб; розчини для білення; сажа (забарвлювальна речовина); сандарак; свинцеве білило; свинцевий глет; свинцевий сурик; сикативи (сушильні препарати) для фарб; сієна; скипидар (розріджувач для фарб); аглютинуючі речовини для фарб; срібна паста; фіксативи (лаки)».

Позивачка вважає, що свідоцтво від 11 травня 2022 року № НОМЕР_1, видане Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», відповідачу ОСОБА_2 має бути визнано недійсним повністю, оскільки торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за зазначеним свідоцтвом не відповідає умовам надання правової охорони, а саме абз. 6 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), тобто є такою що може ввести в оману, щодо особи виробника, а саме щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Київський лакофарбовий завод», яке асоціюється з Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо - торгівельна фірма «Київський лакофарбовий завод». Крім того, ОСОБА_2 звернувся ДП «Український інститут інтелектуальної власності» з заявкою про реєстрацію марки, не дочекавшись спливу дворічного терміну, передбаченого діючи в Україні законодавством для пролонгації Торгової марки попереднім власником: позивачем.

Позивачка була власником свідоцтва № НОМЕР_2 , дата реєстрації 10 червня 2010 року, на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що була зареєстрована для товарів 2 класу МКТП: «фарби, політури, лаки та інше».

20 жовтня 2014 року між позивачем та ТОВ "ВТФ "Київський лакофарбовий завод" укладено ліцензійний договір №1 про надання ТОВ "ВТФ Київський лакофарбовий завод" права на використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом № НОМЕР_2 . Оскільки позивачка станом на дату подання позову вже не є власником Торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно вона не може забезпечити ТОВ «ВТФ «Київський лакофарбовий завод» правом на вільне володіння та користування Торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно договір на право користування торговою маркою позивач не може укласти із ТОВ «ВТФ «Київський лакофарбовий завод».

Дію свідоцтва № НОМЕР_2 припинено 8 травня 2019 року на підставі п.2 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а саме через несплату збору за продовження строку його дії.

Разом з тим, позивач є засновником та керівником ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Київський лакофарбовий завод», що зареєстровано 14 серпня 2014 року. ТОВ «ВТФ «Київський лакофарбовий завод» не перебуває в процесі припинення та продовжує активно здійснювати господарську діяльність та використовувати з 2014 року торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, що є доволі відомою серед споживачів.

Тому торговельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом № НОМЕР_1 , власником якої є відповідач ОСОБА_2 , вводить в оману споживачів щодо особи виробника, а саме щодо ТОВ "ВТФ "Київський лакофарбовий завод", оскільки породжують у свідомості споживача асоціації пов`язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Заявка № m202105547 від 11 березня 2021 року за свідоцтвом № НОМЕР_1 була подана з порушенням прав позивачки, а саме п. 1, 2 ст. 18 Закону (зареєстровано товарний знак за особою, котра ще не набула права реєстрації, до завершення 2-х річного строку на звернення із заявою про реєстрацію, наданого попередньому власнику).

Посилаючись на зазначені обставини, позивачка просила: скасувати рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 14 квітня 2022 року за № 71984/ЗМ/22 про видачу свідоцтва України № НОМЕР_1 та визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 на торговельну марку для всіх товарів 2 класу МКТП; зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 на торговельну марку для всіх товарів 2 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені; визнати недійсним рішення Укрпатенту від 12.05.2022 вих. № 88981/ЗМ/22, прийнятим на підставі висновку від 12.05.2022 № 88978/ЗМ/22, про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № m202114922 від 18.06.2021; зобов`язати Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» повторно провести кваліфікаційну експертизу за заявкою № m202114922 від 18.06.2021 та прийняти рішення про реєстрацію в Україні на користь ОСОБА_1 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» у якості торговельної марки для товарів 2 класу; визнати за ОСОБА_1 право попереднього користування торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зображення якої відтворено у Свідоцтві на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 , зареєстрованому в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 11 травня 2022 року та продовжити ОСОБА_1 право на безоплатне використання цієї торговельної марки.

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 18 травня 2023 року відмовлено у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ДП "Український інститут інтелектуальної власності", ДО "Український Національний Офіс Інтелектуальної Власності та Інновацій", третя особа: ТОВ "Виробничо-торгівельна фірма " Київський лакофарбовий завод" про скасування рішення, визнання недійсним свідоцтва та зобов`язання вчинити певні дії.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, позивачка ОСОБА_1 14 липня 2023 року подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове судове рішення, яким задовільнити позовні вимоги повністю. Вважає, що оскаржуване рішення є необґрунтованим, незаконним та підлягає скасуванню, оскільки суд першої інстанції неповно з`ясував обставини справи, неправильно застосував норми матеріального права та порушив норми процесуального права.

Зокрема зазначає, що суд першої інстанції не застосував закон, який підлягав застосуванню, а саме: ч.3 ст. 6, ст. 22, п. в) ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яким передбачено, що протягом двох років після припинення дії свідоцтва (про набуття права на торгівельну марку) ніхто інший, крім колишнього власника не може зареєструвати торгівельну марку, яка є тотожною або схожою настільки, що їх можна сплутати (асоціювати) щодо торгівельної марки припиненого свідоцтва. Така реєстрація на ім`я іншої особи має наслідком визнання свідоцтва недійсним у судовому порядку. Дія свідоцтва № НОМЕР_2 на торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке належало позивачці, припинено 08 травня 2019 року, а 11 березня 2021 року (тобто до спливу двох років) відповідачем ОСОБА_2 передчасно подано до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" заявку на отримання свідоцтва на тотожну торгівельну марку.

Разом з тим, у повідомленні ДП "Український інститут інтелектуальної власності" до ОСОБА_2 було вказано, що зазначене комбіноване позначення може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо ТОВ «ВТФ "Київський лакофарбовий завод", на що ОСОБА_2 було надано відповідь із завідомо неправдивими відомостями, а саме: дані щодо виробника (ТОВ ВП "Київський лакофарбовий завод"), що не охоплювались заявкою № m202105547, не спростовано тотожність заявленої торгівельної марки із торгівельною маркою згідно свідоцтва № НОМЕР_2 , яке належало позивачці. У даному випадку суд першої інстанції не застосував ч.2 ст.6, ч. 1 ст.5 п. а) ч. 1 ст. Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та п. п. 4.5.1, 4.5.3, 4.5.6 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116, який підлягав застосуванню.

Крім того, апелянт посилається на те, що судом першої інстанції не повно з`ясовано обставини справи та не призначено судову експертизу щодо встановлення тотожності поданих на реєстрацію позивачкою та відповідачем ОСОБА_2 торгівельних марок. Суд помилково прийшов до висновку, що торгівельну марку за заявкою № m202114922 (заявка відповідача) не можна вважати тотожною до торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (яке належало позивачці).

У відзиві на апеляційну скаргу представник ОСОБА_2 адвокат Мінченко В.М. просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін.

У відзиві на апеляційну скаргу представник ДО «УкрНОІВІ» Саламов О.В. просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Позивачка ОСОБА_1 та її представник адвокат Іванов І.О. апеляційну скаргу підтримали і просили її задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати, ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_2 адвокат Мінченко В.М. проти доводів апеляційної скарги заперечував і просив рішення суду першої інстанції як законне і обґрунтоване залишити без змін.

Представник ДО «УкрНОІВІ» Саламов О.В. проти доводів апеляційної скарги заперечував і просив рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Представник третьої особи: ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Київський лакофарбовий завод» в судове засідання не з`явився, товариство було повідомлено шляхом направлення судового повідомлення на електронну адресу, що підтверджується звітом про доставку вихідної кореспонденції Київського апеляційного суду, причини своєї неявки суду не повідомив, у зв`язку з чим колегія суддів вважала за можливе розглянути справу у їх відсутність відповідно до вимог ч.2 ст.372 ЦПК України.

Заслухавши доповідь судді Шкоріної О.І., пояснення осіб, які з`явилися в судове засідання, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого у справі судового рішення, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом установлено, що позивачка ОСОБА_1 була власником свідоцтва № НОМЕР_2 , дата реєстрації 10 червня 2010 року, на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, що була зареєстрована для товарів 2 класу МКТП: «фарби, політури, лаки та інше».

20 жовтня 2014 року між ОСОБА_1 та ТОВ "ВТФ "Київський лакофарбовий завод" укладено ліцензійний договір №1 про надання ТОВ "ВТФ Київський лакофарбовий завод" права на використання знаку для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом № НОМЕР_2 .

Позивачка ОСОБА_1 є засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна фірма "Київський лакофарбовий завод" (далі ТОВ "ВТФ "Київський лакофарбовий завод") , що зареєстровано 14 серпня 2014 року.

Дію свідоцтва № НОМЕР_2 припинено 08 травня 2019 року на підставі пункту 2 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з підстав несплати збору за продовження дії строку свідоцтва. На підставі того, що свідоцтво України № НОМЕР_2 видане 10 червня 2010 року припинено з 08 травня 2019 року, договір № 1 про використання знаку для товарів і послуг від 20 жовтня 2014 року, станом на 08 травня 2019 року також є припиненим.

Крім того, судом установлено, що позивачкою ОСОБА_1 18 червня 2021 року подана заявка № m202114922 з пропуском строків, передбачених ст. ст. 18, 22 «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Відповідно до матеріалів заявки № m202114922 заявлене позначення було зроблено у кольоровій гаммі, а саме: синього, червоного, чорного кольору для товарів 02 класу МКТП .Відповідно до даних Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки, позивачка була власником свідоцтва України № НОМЕР_2 на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке було заявлено без зазначення кольорів для товарів 02 класу МКТП: «Фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини; барвники; протрави; азбестові фарби; алюмінієві фарби; барвники для деревини; білило цинкове (оливи); білі фарби чи барвники; вогнетривкі фарби; ґрунтовання; захисні олії для деревини; емалеві фарби; емалі (політури); згусники для фарб; клейові фарби: мастила густі протикорозійні; мастила рідкі протикорозійні; пігменти; поливи (фарби, лаки); протибрудові фарби; протрави (закріплювачі барвників); розріджувачі для лаків, фарб; розчини для білення; свинцеве білило; сині фарби чи барвники; фарба срібна для кераміки; фарби бактерицидні; фіксатори (політури); чорні фарби чи барвники».

Разом з тим, відповідачем ОСОБА_2 подано заявку № m202105547 від 11 березня 2021 року на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1». В ході проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m202105547 відповідачу ОСОБА_2 було направлене повідомлення від 20 січня 2022 року вих. 15325/3M/22 про можливу відмову в реєстрації торговельної марки за заявкою відносно усього переліку товарів МКТП. 15 лютого 2022 року відповідач на підставі п. 4.5.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1998 року № 116, надав мотивовану відповідь на вказане повідомлення з якого випливає, що заявник не згоден з доводами закладу експертизи щодо заявленого позначення. 3 урахуванням доводів заявника, за результатами проведення експертизи заявки № m202105547 Укрпатентом було виготовлено Висновок про відповідність умовам надання правової охорони заявленого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно заявлених товарів 02 класу МКТП. На підставі висновку закладу експертизи про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи Укрпатентом (НОІВ) було прийняте Рішення № 71984/ЗМ/22 від 14.04.2022 про реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» відносно заявленого переліку товарів 02 класу МКТП та видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на торговельну марку.

Таким чином, відповідач ОСОБА_2 є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 від 11 травня 2022 року на комбіновану торговельну марку зареєстровану для товарів 2 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позовної заяви суд першої інстанції виходив із того, що свідоцтво України № НОМЕР_3 від 11 травня 2022 року, власником якого є відповідач ОСОБА_2 , було видане в межах та у спосіб, передбачених законом. Крім того, суд першої інстанції зазначив про те, що оскільки заявка № m202114922 подана позивачкою ОСОБА_1 18 червня 2021 року з пропуском строків, передбачених ст.ст.18, 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» , тому така заявка вважається такою, що подана на загальних підставах. Крім того, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», за заявкою № m202114922 від 18 червня 2021 року, заявлене ОСОБА_1 у кольоровій гамі та для більш широкого переліку товарів 02 класу МКТП, що на відміну від торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , яка заявлена у чорно-білому кольорі та звуженого переліку 02 класу МКТП, не можна вважати тотожними торговельними марками.

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст.492 ЦК України товарний знак - це позначення, за яким товари (послуги) одних осіб відрізняються від товарів (послуг) інших осіб.

Згідно з ч.2 ст.494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до п.п «а», «в» п.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в надання правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Вимоги до заявки, правила подання та процедура розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначені Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 року № 116, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 року а № 276/812.

У пункті 4.3.2.1 Правил зазначено, що згідно з п.3 ст.6 Закону не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Згідно з п.4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених, зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товарі або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів. Коло споживачів.

Згідно з п.4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Пунктом 4.3.1.9 Правил передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знаку не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до ч.5 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Системний аналіз вказаних норм законодавства щодо правової охорони знаків для товарів і послуг чітко визначає умови, за яких реєстрація торгівельних знаків/позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг забороняється. Тобто мова йде про вже зареєстрований торгівельний знак.

Як вбачається з матеріалів справи та підтверджується в апеляційній скарзі позивачкою, дія свідоцтва № НОМЕР_2 , дата реєстрації 10 червня 2010 року, на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що була зареєстрована для товарів 2 класу МКТП: «фарби, політури, лаки та інше», припинена 08 травня 2019 року на підставі пункту 2 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», з підстав несплати збору за продовження дії строку свідоцтва.

Згідно з ч. 2 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Клопотання про продовження дії свідоцтва та збір за кожне продовження строку дії свідоцтва мають надійти до НОІВ до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом шести останніх його місяців. Збір за продовження дії свідоцтва може бути сплачено, а клопотання про продовження дії свідоцтва - надійти до НОІВ протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50 відсотків. Дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено. У матеріалах справи відсутні докази подання такого клопотання ОСОБА_1 .

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Заявку на отримання свідоцтва України на торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_4 подано позивачкою 18 червня 2021 року (а не у травні 2021), тобто з пропуском строків, передбачених ст. ст. 18, 22 Закону (в редакції від 14 грудня 2020 року).

Враховуючи наведене, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, про втрату позивачкою першочергового права на повторну реєстрацію торговельної марки в межах двох років, а тому зазначена заявка вважається такою, що подана на загальних підставах.

В той же час відповідачем ОСОБА_2 також подано заявку про реєстрацію знаку для товарів і послуг на торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» № m202105547 від 11 березня 2021 року (на 3 місяці раніше ніж позивачка).

Згідно з ст. 10 Закону (в редакції чинній на час подачі заявки від 14.10.2020) проводиться експертиза. Експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться НОІВ відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його НОІВ.

На підставі такого висновку за заявкою НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення НОІВ за заявкою надсилається заявнику.

На підставі рішення про реєстрацію торгівельної марки та за наявності підтвердження сплати державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва в офіційному бюлетені здійснюється публікація відомостей про видачу свідоцтва. Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва УкрНОІВ здійснює державну реєстрацію торгівельної марки та вносить до Реєстру відповідні відомості.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m202105547 ОСОБА_2 . Укрпатентом було направлено повідомлення щодо можливої відмови у реєстрації торгівельної марки за вказаною заявкою відносно усього переліку товарів МКТП. Відповідно п. 4.5.3. Правил заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення. Відповідач таким правом скористався та надав мотивовану відповідь. В результаті Укрпатентом було підготовлено висновок про відповідність умовам надання правової охорони заявленого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» у чорному, білому, червоному, синьому та жовтому кольорі відносно заявлених товарів 02 класу МКТП, а саме: азбестові фарби; алізаринові барвники; алюмінієві порошки для фарбування; алюмінієві фарби; аналінові барвники; аннато (забарвлювальна речовина); антикорозійні препарати; антикорозійні стрічки; аурамін; бактерицидні фарби; барвники для взуття; фарба для вичиненої шкіри; барвники з деревини; барвники; барвні екстракти деревини; бітумні лаки; бронзовий порошок для художньо-декоративних робіт; вогнетривкі фарби; глазурі (фарби, політури); ґрунтовки; діоксид титану (пігмент); емалеві фарби; емалі (лаки); емалі для фарбування; емульсії срібла (пігменти); забарвлювальні маркери для відновлювання меблів; загусники для фарб; захисні покриття для шасі транспортних засобів; захисні препарати для металів; зв?язувальні речовини для фарб; індиго (забарвлювальна речовина); керамічні фарби; клейові фарби; лаки для бронзування; лаки; маркувальна фарба для тварин; масла проти іржавіння; мастики (природні смоли); мастила проти іржавіння; фольга для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт металева; метали у формі порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; морилки для деревини; необростаючі фарби; оксид кобальту (забарвлювальна речовина); оксид цинку (пігмент); пігменти; покриття для толю (фарби); покриття, що запобігають нанесенню графіті (фарби); політури; порошки для сріблення; препарати проти іржавіння; препарати, що запобігають тьмянінню металів; розріджувачі для фарб; розчини для білення; сажа (забарвлювальна речовина); сандарак; свинцеве білило; свинцевий глет; свинцевий сурик; сикативи (сушильні препарати) для фарб; сієна; скипидар (розріджувач для фарб); аглютинуючі речовини для фарб; срібна паста; фіксативи (лаки).

За результатом проведення кваліфікаційної експертизи поданої позивачкою 18.06.2021 заявки № m202114922 на отримання свідоцтва України на торгівельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» у синьому, червоному та чорному кольорі для товарів 02 класу МКТП (аглютинуючі речовини для фарб; азбестові фарби; акварельні фарби для художніх робіт; алізаринові барвники; алюмінієві порошки для фарбування; алюмінієві фарби; анілінові барвники; аннато (забарвлювальна речовина); антикорозійні препарати; антикорозійні стрічки; аурамін; бактерицидні фарби; барвники для взуття; барвники з деревини; барвники; барвні екстракти деревини; бітумні лаки; бронзовий порошок для художньо-декоративних робіт; вогнетривкі фарби; глазурі фарби, політури); ґрунтовки; гумігут для фарбування; друкарські пасти (фарби); друкарські фарби; емалеві фарби; емалі (лаки); емалі для фарбування; емульсії срібла (пігменти); забарвлювальні маркери для відновлювання меблів; забарвлювальні речовини для лікерів; забарвлювальні речовини для масла; забарвлювальні речовини; загусники для фарб; захисні препарати для металів; зв?язувальні речовини для фарб; керамічні фарби; клейові фарби; копаловий лак; кошеніль-кармін; куркума (забарвлювальна речовина); лаки для бронзування; лаки; лакофарбові покриття для дерев?яних підлог; маркувальна фарба для тварин; масла проти іржавіння; мастила проти іржавіння; метали у формі порошку для фарбування, декорування, друкування та художніх робіт; морилки для деревини необростаючі фарби; оксид кобальту (забарвлювальна речовина); оксид цинку (пігмент); олійні фарби для художніх робіт; пігменти; покриття (фарби); покриття (фарби) для рулонного покрівельного матеріалу; покриття для деревини (фарби покриття, що запобігають нанесенню графіті (фарби); порошки для сріблення, препарати проти іржавіння; препарати, що запобігають тьмянінню металів; протрави для вичиненої шкіри; протрави для деревини; протрави; розріджувачі для політур; розріджувачі для фарб; розчини для білення; сажа (забарвлювальна речовина), сажа газова (пігмент); сажа лампова (пігмент); сандарак; свинцеве білило; свинцевий глет; свинцевий сурик; сикативи (сушильні препарати) для фарб; сієна; скипидар (розріджувач для фарб); срібна паста; сумах для лаків; темперні фарби; фарба для вичененої шкіри; фарби для виготовлення гравюр; фарби сечовідштовхувальні; фарби; фарбові латки переміщувальні; фіксативи для (лаки); фіксативи для акварельних фарб; фустин (забарвлювальна речовина); шафран (забарвлювальна речовина); шелак; японський лак) Укрпатентом також було направлено повідомлення щодо можливої відмови у реєстрації знака. Позивачка своїм правом скористалася та надала відповідь.

Згідно з п. 4.5.5 Правил, якщо доводи надані заявником, визнаються Відомством як обґрунтовані, то приймається рішення про реєстрацію знака. Рішенням Укрпатенту від 12 травня 2022 року № 88981/ЗМ/22 ОСОБА_1 відмовлено в реєстрації торгівельної марки, а рішенням від 14 квітня 2022 року № 71984/ ЗМ/22 зареєстровано торгівельну марку № m202105547 на ім`я ОСОБА_2 .

Відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Встановивши, що дія свідоцтва України № НОМЕР_2 , виданого 10 червня 2010 року на ім`я ОСОБА_1 , припинилася 08 травня 2019 року на підставі пункту 2 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивач протягом двох років з клопотанням про продовження дії свідоцтва не зверталась, - відповідно позивачка ОСОБА_1 втратила першочергове право на повторну реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Оскільки торгівельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою № НОМЕР_5 , поданою ОСОБА_2 11 березня 2021 року, зареєстрована 11 травня 2022 року, тому не можна вважати , що реєстрація торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на ім'я відповідача ОСОБА_2 протягом двох років після припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_2 .

За таких обставин відсутні підстави для визнання свідоцтва України № НОМЕР_1 від 11 травня 2022 року недійсним.

Доводи апеляційної скарги щодо тотожності позначень за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 та за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , не заслуговують на увагу, оскільки дія свідоцтва України № НОМЕР_2 припинила свою дію, підстави порівнювати позначення за цим свідоцтвом та оспорюваним позивачем свідоцтвом відсутні.

За таких обставин, наданий позивачем до апеляційної скарги висновок експерта №СЕ-19-23/58228-ІВ від 20 жовтня 2023 року, відповідно до якого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно свідоцтва України № НОМЕР_1 , є схожим до ступеню сплутування з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» згідно зі свідоцтвом України № НОМЕР_2 щодо товарів 2 класу МКТП, не має правового значення.

Що стосується висновку експерта про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 11 травня 2022 року є тотожним з комерційним найменуванням ТОВ «ВТФ Київський лакофарбовий завод» станом на дату подання заявки на знак для товарів і послуг - 11 березня 2021 року, то і в цій частині колегія суддів відхиляє такий висновок як доказ у цій справі, оскільки таке питання виходить за підстави і предмет позову у цій справі.

Інші доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують і не впливають на їх правильність.

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що розглядаючи спір, суд першої інстанції в межах доводів позову повно та всебічно дослідив обставини спору, дав належну оцінку зібраним по справі доказам, правильно визначив юридичну природу спірних правовідносин і закон, який їх регулює і у відповідності з вимогами закону прийшов до правильного висновку про те, що позов не підлягає задоволенню, про що ухвалив відповідне рішення. Рішення суду ухвалене з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

За змістом ст.375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції ухвалено з дотриманням норм матеріального і процесуального права, доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують, що відповідно до ст.375 ЦПК України є підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Керуючись ст. т. 259, 268, 367, 374, 375, 381-384, 390 ЦПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 18 травня 2023 року залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повної постанови шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.

Постанова складена 22 лютого 2024 року.

Суддя- доповідач: О.І. Шкоріна

Судді: Н.В. Поліщук

В.В. Соколова