ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 22-ц/803/6856/23 Справа № 216/314/17 Суддя у 1-й інстанції - КУЗНЕЦОВ Р.О. Суддя у 2-й інстанції - Остапенко В. О.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м.Кривий Ріг

справа № 216/314/17

Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого судді Остапенко В.О.,

суддів Бондар Я.М., Зубакової В.П.,

секретар судового засідання Шумило І.В.

сторони:

позивач ОСОБА_1

відповідач ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції, у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, в порядку спрощеного позовного провадження, апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 19 квітня 2023 року, яке ухвалено суддею Кузнецовим Р.О. у м. Кривому Розі Дніпропетровської області та повне судове рішення складено 28 квітня 2023 року, та додаткове рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28 квітня 2023 року, яке ухвалено суддею Кузнецовим Р.О. у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, відомостей щодо дати складання повного тексту додаткового рішення суду матеріали справи не містять,

УСТАНОВИВ:

У січні 2017 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про захист патентного права, виплату компенсації та стягнення моральної шкоди.

В обґрунтування позову позивачем зазначено, що він є власником патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції».

Вказаний спосіб налаштування параметрів музичної композиції належить до засобів керування параметрами музичних композицій при їх створенні і може бути використаний в процесах складання композицій чи у процесах їх оброб?и або аранжування. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий спосіб налаштування параметрів музичної композиції, що дозволив би гармонійно узгодити темп і тональність музичного твору таким чином, щоб частота пульсації сильних або вимірювальних долей такту відповідала частоті основного тону. Для вирішення поставленої задачі запропоновано такий спосіб налаштування параметрів музичної композиції, що включає використання системи налаштування параметрів музичної композиції, причому додатково використовується технічний оператор, який вносить до цієї системи дані музичного параметру: тональність або темп, після чого визначаються відповідні дані іншого музичного параметру: темпу або тональності, та виводяться технічному оператору. В якості технічного оператора виступає комп`ютерний пристрій зі спеціальним програмним забезпеченням, або виділена чи призначена виробнича одиниця.

Інформація про видачу зазначеного вище патенту була опублікована в Офіційному бюлетені Промислова Власність № 20 від 25.10.2012, заявка на реєстрацію корисної моделі була подана 18.06.2012. Права на корисну модель чинні з 25.10.2012. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Таким чином, права позивача на корисну модель № НОМЕР_1 діють, починаючи з 25.10.2012 та захищаються відповідно до норм чинного законодавства України.

3 метою перевірки непорушності прав власника патенту, 01.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладений Договір № І-1.10.15 про надання інформаційних послуг. Факт виконання цих робіт підтверджується актом приймання-передачі звіту про виконані роботи за Договором, який передбачає, що виконавцем виявлена музична композиція Mis со. - Амфетамин (rearranged), автором якої є відповідач - ОСОБА_2 . Ця композиція пропонується для продажу через інтернет за допомогою комп`ютерної програми-додатку (.exe) «іTunes» (підпис виробника - Apple Inc.) на запит Mis со, в меню результатів: пісні - назва: Амфетамин; виконавець: Mis & Co; альбом: Амфетамин - Single; час: 3:18; https://itunes.apple.com/us/album/ amfetamin-single/id ціна USD 0.99 Також відео-кліп на композицію Mis со. - Амфетамин монетизується за допомогою спливаючих рекламних посилань на YouTube https://www.youtube.com/ watch?v=U6Taz8d175g.

Вартість виконаних робіт у сумі 25 000 грн була оплачена позивачем у повному обсязі 22.07.2016, підтвердженням чого є квитанція № 0966 та довідка Волинської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» №07-п/07-241 від 27.07.2016.

Таким чином, 01.02.2016 позивач отримав інформацію, що відповідачем здійснюється продаж музичної композиції «Амфетамин (rearranged)», у якій частота сильних або вимірювальних долей такту в діапазоні основного тону музичної композиції +-12 центів від зразкового, впродовж усієї або частини музичної композиції.

На підставі отриманої інформації, з метою перевірки її достовірності, 25.05.2016 ОСОБА_5 уклав договір № Е-25.05.16 про проведення дослідження спеціаліста, відповідно до умов якого Виконавець організовує проведення незалежного дослідження щодо музичної композиції «Міs со. - Амфетамин (rearranged)» на предмет параметрів, і видає письмовий Висновок спеціаліста за його результатами, призначений для використання як доказ у суді, а Замовник оплачує ці роботи відповідно до умов цього Договору.

Згідно з висновком спеціаліста щодо музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» на предмет параметрів було встановлено, що: темп музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged).mp3»: 116 четвертних долей за хвилину впродовж усієї композиції; музичний розмір наданої музичної композиції = 4/4 впродовж усієї композиції; музичний стрій, що використовується у наданій музичній композиції «Mis со. Амфетамин (rearranged)» - al = 440 Гц, рівномірно темперований; тональність музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)»: B minor (Ci мінор); фрагмент композиції, що пропонується для продажу через інтернет за допомогою ?омп`ютерної програми-додатку (.exe) «іTunes» - «Mis & Co - Амфетамин» відповідає наданому на дослідження оригіналу музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)»; звукова доріжка до відео-кліпу «Mis со. - Амфетамин», що знаходиться на час дослідження за посиланням https:// www.youtube.com/watch? v=U6Taz8d175g відповідає наданому на дослідження оригіналу музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)».

За повторним зверненням позивача, 05.06.2017 спеціаліст ОСОБА_6 надав висновок спеціаліста № 2 щодо музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» на предмет параметрів, згідно з яким встановлено, що частота сильних та вимірювальних долей такту музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» відповідає частоті її основного тону - B (Ci).

Отже, Висновок спеціаліста підтвердив, що частота сильних та вимірювальних долей такту музичної композиції «Mis со, - Амфетамин (rearranged)» відповідає частоті її основного тону, як описано в патенті України на корисну модель № НОМЕР_1 .

15.08.2017 між позивачем та патентним повіреним України реєстраційний № 144 ОСОБА_7 був укладений договір № П-15.08.17 про проведення дослідження спеціаліста. Предметом даного договору проведення патентним повіреним незалежного дослідження щодо відповідності параметрів наданої замовником музичної композиції параметрам, що налаштовані у спосіб захищений патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 . Для дослідження патентному повіреному було надано: висновок спеціаліста та висновок спеціаліста № 2, композитора Тиможинсь?ого В.А. щодо музичної композиції «Mis со, - Амфетамин (rearranged)» на предмет параметрів; Патент України на корисну модель № НОМЕР_1 ; система налаштування параметрів музичної композиції за музичним строєм а1 =440 Гц. На виконання вищевказаного договору 23.08.2017 патентним повіреним України реєстраційний номер 144 ОСОБА_7 було надано висновок спеціаліста щодо відповідності параметрів, що налаштовані у спосіб захищений патентом України на корисну модель № 74516, параметрам музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)».

Так згідно вказаного висновку було встановлено, що параметри музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» відповідають параметрам, що налаштовані у спосіб, захищений патентом України на корисну модель № 74516, з використанням кожної ознаки включеної до незалежного пункту формули корисної моделі.

Вартість наданих послуг спеціаліста за договором № П-15.08.17 від 15 серпня 2017 р. склала 2 000 грн, я?і позивач сплатив ОСОБА_7 у повному обсязі.

Крім того, за повторним зверненням позивача, 19.02.2018 спеціаліст ОСОБА_7 надала висновок спеціаліста щодо можливості створити музичну композицію «Mis cо - Амфетамин (rearranged)» не застосувавши при цьому спосіб захищений патентом України на корисну модель № 74516, згідно з яким встановлено, що створити музичну композицію «Mis со, - Амфетамин (rearranged)» не застосувавши при цьому спосіб захищений патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 не можливо.

Відтак, відповідач порушив права позивача, захищені патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 , що призвело до матеріальних збитків Лап?овсь?ого С.О.

Обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється в застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Між позивачем та відповідачем не було укладено жодного договору, що свідчить про незаконність використання корисної моделі ОСОБА_2 .

Відтак, в даному випадку, на переконання позивача, має місце протиправне використання відповідачем патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 у композиції «Mis со - Амфетамин».

Позивач наголошує на тому, що відновити йог порушене право наразі неможливо, оскільки музична композиція була розміщена у мережі інтернет і продана невизначеному колу осіб. Також позивач зазначив, що відповідач проігнорував законний спосіб використання корисної моделі по пільговим цінам, шляхом участі у програмі лояльності, запропонованій на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча мав таку можливість.

Враховуючи, що параметри музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» відповідають параметрам, що налаштовані у спосіб захищений патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 , з використанням кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі та створити музичну композицію «Mis cо. - Амфетамин (rearranged)» не застосувавши при цьому спосіб захищений патентом України на корисну модель № 74516 не можливо, позивач вважає встановленим факт незаконного використання відповідачем корисної моделі.

Упущена вигода за умовами типового Ліцензійного договору Music Tempo складає 353 496,80 грн.

На підставі наведеного вище позивач просив суд стягнути з відповідача на свою користь разове грошове стягнення (компенсацію), завдану порушенням патентного права в розмірі 353 496,80 грн, а також понесені судові витрати.

Рішенням Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 19 квітня 2023 року в задоволенні позову відмовлено.

Додатковим рішенням Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28 квітня 2023 року з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 стягнуто судові витрати, які складаються із витрат, пов`язаних з залучанням експерта та проведенням судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовленої для використання в судовому судочинстві від 10.08.2018 в розмірі 20 000 грн.

В апеляційній скарзі позивач ставить питання про скасування рішення та додаткового рішення суду першої інстанції з ухваленням нового рішення по справі про задоволення його позовних вимог посилаючись на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин справи.

Апелянт зауважує на тому, що на підтвердження своїх позовних вимог ним додано до матеріалів справи належні, допустимі та достовірні докази, які повинні були бути оцінені судом, натомість належної оцінки наданим доказам суд не надав.

При цьому судом першої інстанції безпідставно прийнято в якості доказу висновок експерта № 13-01, який подано відповідачем з порушенням порядку, визначеного ч.9 ст. 83 ЦПК України, оскільки позивачу вказаний доказ направлено не було, про його існування позивач дізнався лише 19.03.2019, у зв`язку з чим не міг заявити клопотання у підготовчому судовому засіданні про призначення повторної експертизи, тому, відповідно до ст. 78 ЦПК України, вказаний доказ є недопустимим доказом у справі. А маючи докази та доводи позивача про неправильність висновку експерта № 13-01, суд першої інстанції не запропонував проведення повторної експертизи.

Апелянт зауважує на тому, що висновок експерта № 13-01 суперечить закону та формулі корисної моделі, зокрема Правилам складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22, за якими для характеристики дій (заходу, операції тощо) як ознаки способу треба використовувати дієслова активного стану, дійсного способу, теперішнього часу. В незалежному пункті формули їх всього два включає і вносить. Спосіб налаштування параметрів музичної композиції, що включає використання системи налаштування параметрів музичної композиції, який відрізняється тим, що додатково використовується технічний оператор, який вносить до системи дані музичного параметра: тональність або темп, після чого визначаються відповідні дані іншого музичного параметра: темпу або тональності, та виводяться технічному оператору. Формула корисної моделі, це норма прямої дії, якщо написано після чого визначаються відповідні дані іншого музичного параметра: темпу або тональності, та виводяться технічному оператору, значить визначаються відповідні дані іншого музичного параметра: темпу або тональності, та виводяться технічному оператору. Отже, висновок експерта № 13-01 суперечить закону та формулі корисної моделі.

Крім того, апелянт зауважує на тому, що у нього наявні сумніви щодо компетентності експерта ОСОБА_8 , який не є винахідником і не отримав жодного патенту на винахід в якості представника, не має портфоліо та практичних знань.

Апелянт вказує на те, що в судовому засіданні в суді першої інстанції експерт ОСОБА_8 відповів лише на питання представника відповідача, при цьому суд не дав можливості позивачу допитати експерта. Також зауважує на тому, що суд безпідставно відхилив його клопотання про зупинення провадження у справі у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом завідомо неправдивого висновку експерта № 13-01 та штучно створеного доказу захисту.

Також апелянт посилається на те, що судом першої інстанції безпідставно не прийнято до уваги в якості доказів висновки висококваліфікованих фахівців (експертів), з питань музичної композиції, які підтвердили, що частота сильних та вимірювальних долей такту музичної композиції «Mis со, - Амфетамин (rearranged)» відповідає частоті її основного тону, як описано в патенті України на корисну модель № НОМЕР_1 .

У відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача просить рішення, та додаткове рішення суду першої інстанції залишити без змін, апеляційну скаргу позивача залишити без задоволення.

Заслухавши суддю-доповідача, позивача ОСОБА_1 в режимі відеоконференції, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, представника відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_9 в режимі відеоконференції, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість рішення та додаткового рішення суду першої інстанції в межах заявлених позовних вимог та доводів апеляційної скарги та відзиву на апеляційну скаргу, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, з наступних підстав.

Як установлено судом та убачається із матеріалів справи, позивач є власником патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції за С.О. Лапковським» (том 1 а.с.5-10), зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2012.

3 метою перевірки непорушності прав власника патенту, 01.10.2015 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладений Договір № І-1.10.15 про надання інформаційних послуг (том 1 а.с.15). Факт виконання цих робіт підтверджується актом приймання-передачі звіту про виконані роботи за Договором, який передбачає, що виконавцем виявлена музична композиція Mis со. - Амфетамин (rearranged), автором якої є відповідач - ОСОБА_2 (том 1 а.с.16). Ця композиція пропонується для продажу через мережу інтернет за допомогою комп`ютерної програми-додатку (.exe) «іTunes» (підпис виробника - Apple Inc.) на запит Mis со, в меню результатів: пісні - назва: Амфетамин; виконавець: Mis & Co; альбом: Амфетамин - Single; час: 3:18; https://itunes.apple.com/us/album/ amfetamin-single/id ціна USD 0.99 Також відео-кліп на композицію Mis со. - Амфетамин монетизується за допомогою спливаючих рекламних посилань на YouTube https://www.youtube.com/ watch?v=U6Taz8d175g.

25.05.2016 ОСОБА_5 уклав договір № Е-25.05.16 про проведення дослідження спеціаліста (том 1 а.с.18), відповідно до умов якого Виконавець організовує проведення незалежного дослідження щодо музичної композиції «Міs со. - Амфетамин (rearranged)» на предмет параметрів, і видає письмовий Висновок спеціаліста за його результатами, призначений для використання як доказ у суді, а Замовник оплачує ці роботи відповідно до умов цього Договору.

Згідно з висновком спеціаліста щодо музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» на предмет параметрів (том 1 а.с.20) встановлено, що: темп музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged).mp3»: 116 четвертних долей за хвилину впродовж усієї композиції; музичний розмір наданої музичної композиції = 4/4 впродовж усієї композиції; музичний стрій, що використовується у наданій музичній композиції «Mis со. Амфетамин (rearranged)» - al = 440 Гц, рівномірно темперований; тональність музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)»: B minor (Ci мінор); фрагмент композиції, що пропонується для продажу через інтернет за допомогою ?омп`ютерної програми-додатку (.exe) «іTunes» - «Mis & Co - Амфетамин» відповідає наданому на дослідження оригіналу музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)»; звукова доріжка до відео-кліпу «Mis со. - Амфетамин», що знаходиться на час дослідження за посиланням https:// www.youtube.com/watch? v=U6Taz8d175g, - відповідає наданому на дослідження оригіналу музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)».

05.06.2017 спеціаліст ОСОБА_6 надав висновок спеціаліста № 2 щодо музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» на предмет параметрів, згідно з яким встановлено, що частота сильних та вимірювальних долей такту музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» відповідає частоті її основного тону - B (Ci) (том 1 а.с. 80).

15.08.2017 між позивачем та патентним повіреним України реєстраційний № 144 ОСОБА_7 був укладений договір № П-15.08.17 про проведення дослідження спеціаліста (том 1 а.с.81). Предметом даного договору проведення патентним повіреним незалежного дослідження щодо відповідності параметрів наданої замовником музичної композиції параметрам, що налаштовані у спосіб захищений патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 .

На виконання вищевказаного договору 23.08.2017 патентним повіреним України реєстраційний номер 144 ОСОБА_7 було надано висновок спеціаліста щодо відповідності параметрів, що налаштовані у спосіб захищений патентом України на корисну модель №74516, параметрам музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» (том 1 а.с.83). Так згідно вказаного висновку встановлено, що параметри музичної композиції «Mis со. - Амфетамин (rearranged)» відповідають параметрам, що налаштовані у спосіб, захищений патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 , з використанням кожної ознаки включеної до незалежного пункту формули корисної моделі.

На підставі вказаних даних позивач прийшов до висновку, що під час дії патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 в період з 16.07.2013 по 10.10.2014 ОСОБА_2 виготовив у музичному редакторі «Logic Pro X», із застосуванням налаштування, яке захищене патентом позивача, музичну композицію «Mis со, - Амфетамин (rearranged)» з подальшим її комерційним застосуванням, при цьому не купуючи ліцензію на налаштування за патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 музичної композиції «Mis со, - Амфетамин (rearranged)», таким чином він порушив патент і ОСОБА_1 не одержав законний прибуток.

Відповідно до висновку експерта № 13-01 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, який підготовлений для використання в цивільному судочинстві від 10.08.2018 (том 1 а.с.189-200) експерт дійшов висновку, що при створенні музичної композиції «Амфетамін», автор ОСОБА_10 , не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 74516, або ознаку еквівалентну їй.

Зокрема, з таблиці 1 порівняльного аналізу ознак незалежного пункту корисної моделі за патентом України № 74516 та ознак процесу, який використовувався при створенні музичної композиції «Mis со, - Амфетамин (rearranged)», слідує, що в процесі створення музичної композиції «Mis со, - Амфетамин (rearranged)» не здійснювалось визначення темпу за тональністю, або навпаки. Первинний варіант музичної композиції «Амфетамін» зразу був зіграний у сі-мінорі та темпі Moderato, чверть дорівнює 116. Темп та тональність первинного та фінального варіанту музичної композиції «Амфетамін» є незмінним.

Звертаючись до суду з позовом про захист патентного права, виплату компенсації та стягнення моральної шкоди позивач посилався на те, що відповідач порушив права позивача, захищені патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 , що призвело до матеріальних збитків ОСОБА_11 .

Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позовних вимог позивача, суд першої інстанції виходив з того, що позовні вимоги ОСОБА_1 не підтверджені зібраними у справі доказами.

Колегія суддів погоджується з таким висновком суду першої інстанції, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.418 ЦК України, право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Згідно з ч.1 ст.420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором (ст.422 ЦК України).

Частиною другою статті 425 ЦК України передбачено, що майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ч.ч.3, 4 ст.426 ЦК України, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Згідно зі ст.462 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ст.464 ЦК України).

Відповідно до ч.ч.1, 3, 4 ст.465 ЦК України, майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Частиною другою статті 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди володільця патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і володілець патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права володільця патенту.

Відповідно до ч.1 ст.34 Закону, будь-яке посягання на права, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Судом першої інстанції установлено, що позивач є власником патенту України на корисну модель № НОМЕР_1 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції за С.О. Лапковським» (том 1 а.с.5-10), зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2012.

Звертаючись до суду з позовом про захист патентного права, виплату компенсації та стягнення моральної шкоди позивач посилався на те, що відповідач порушив права позивача, захищені патентом України на корисну модель № НОМЕР_1 , що призвело до матеріальних збитків ОСОБА_11 .

Положення ч.ч.1, 2 ст.432 ЦК України передбачають, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

В абз. 4,5 ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», зазначено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Згідно зі ст. 462 ЦК України і ч.5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

За приписами абз. 8 ч. 2. ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

У такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Аналогічні роз`яснення щодо процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав, тобто, спорів, пов`язаних із захистом інтелектуальної власності, також наведені у п. 83 Постанови Пленуму Вищого господарського суду № 12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», у якому зазначено, що особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

З огляду на зазначене, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт.

За приписами абз. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав», виходячи зі змісту якого, підставою для застосування цивільної відповідальності у вигляді відшкодування збитків є наявність повного складу цивільного правопорушення: факту протиправної поведінки особи (наприклад, вчинення дій, передбачених статтями 50 та 52 Закону № 3792-ХІІ); шкоди, завданої суб`єкту авторського права і (або) суміжних прав; причинно-наслідкового зв`язку між завданою шкодою та протиправною поведінкою особи; вини особи, яка завдала шкоди. За відсутності хоча б одного з вказаних вище елементів складу цивільного правопорушення цивільна відповідальність не настає.

Згідно зі ст. ст. 12, 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Статтею 89 ЦПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Як убачається із матеріалів справи, відповідно до висновку експерта № 13-01 за результатами судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, який підготовлений для використання в цивільному судочинстві від 10.08.2018 (том 1 а.с.189-200) експерт дійшов висновку, що при створенні музичної композиції «Амфетамін», автор ОСОБА_10 , не використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 74516, або ознаку еквівалентну їй., що повністю спростовує заявлені позовні вимоги позивача щодо використання відповідачем корисної моделі позивача.

Висновок експерта є одним із видів доказів у справі, тому такі висновки оцінюються судом з урахуванням усіх обставин справи.

Відповідно до положень ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Законодавство України про судову експертизу складається із цього Закону, інших нормативно-правових актів. Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу, застосовуються правила міжнародного договору України (стаття 2 Закону України «Про судову експертизу»).

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження (стаття 3 Закону України «Про судову експертизу»).

Згідно з вимогами ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов`язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Відповідно п. 1.2.5 Інструкції, експертиза у сфері інтелектуальної власності є окремим самостійним видом експертизи та не відноситься до криміналістичних експертиз.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про судову експертизу» атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. Особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, або іншим фахівцям з відповідних галузей знань, якщо інше не встановлено законом.

При цьому посилання позивача в апеляційній скарзі на хибність висновку експерта № 13-01 від 10.08.2018, неправильну оцінку формули корисної моделі, що свідчить про нелогічність висновків, не обґрунтованість та помилковість, колегією суддів не приймаються до уваги, оскільки ст. 113 ЦПК України передбачено, що якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам).

Позивач по справі клопотань про призначення додаткової чи комплексної експертизи під час слухання справи судом першої інстанції не заявляв, заяву про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення відповідача до суду не подавав, що не може вважатися обмеженням у поданні доказів учасником справи суду.

Колегія суддів вважає за необхідне зауважити, що висновок експерта не є правочином, не є актом юридичної особи, який має обов`язкову силу для фізичної особи, це є одним із видів доказів, які враховуються судом при прийнятті рішення по цивільній справі, цей документ не може бути окремо оскаржений і спосіб захисту обраний позивачем не відповідає положенням ст.16 ЦК України.

Відповідно до положень Закону України «Про судову експертизу» незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються процесуальним порядком призначення судового експерта, кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, можливістю призначення додаткової та повторної судової експертизи.

Висновок експерта є, згідно до положень ст. 110 ЦПК України доказом, який не має для суду заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими ст. 89 ЦПК України.

Незгода сторони з висновком експертизи, неповні відповіді є підставою для пропозиції експертам дати усні пояснення до свого висновку, або для призначення додаткової експертизи чи повторної у межах справи, по якій призначалася судова експертиза, відповідно до вимог ЦПК України.

На підставі наведеного вище колегія суддів погоджується з висноком суду першої інстанції про те, що позовні вимоги ОСОБА_1 не підтверджені зібраними у справі доказами.

При цьому не можуть бути підставою для скасування рішення суду першої інстанції доводи апеляційної скарги про те, що судом безпідставно прийнято в якості доказу висновок експерта № 13-01, який подано відповідачем з порушенням порядку, визначеного ч.9 ст. 83 ЦПК України, оскільки позивачу вказаний доказ направлено не було, про його існування позивач дізнався лише 19.03.2019, у зв`язку з чим не міг заявити клопотання у підготовчому судовому засіданні про призначення повторної експертизи, тому, відповідно до ст. 78 ЦПК України, вказаний доказ є недопустимим доказом у справі. А маючи докази та доводи позивача про неправильність висновку експерта № 13-01, суд першої інстанції не запропонував проведення повторної експертизи.

Так, на виконання вимог ч.9 ст. 83 ЦПК України представнику позивача адвокату Гуртовому С.В. 19 березня 2019 року було вручено копію висновку експерта № 13-01 від 10.08.2018. При цьому колегія суддів вважає хибним твердження апелянта про те, що вказаний висновок можливо було подати тільки заявивши вмотивоване клопотання про проведення експертизи до підготовчої стадії і попередньо виславш іншій строні копію висновку, оскільки вказані обставини не є підставою для визнання висновку експерта № 13-01 від 10.08.2018 неналежним доказом по справі.

При цьому слід зауважити, що відповідно до ч.2 ст.113 ЦПК України, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам). Також слід зауважити, що посилання апелянта на те, що лише в підготовчому судовому засіданні він мав би можливість заявити клопотання про призначення повторної судової експертизи у справі , є хибними, оскільки цивільно процесуальним кодексом не встановлено такого обмеження.

Проте позивач, не погодившись з висновком судового експерта № 13-01, заявив про його хибність, неправильну оцінку формули корисної моделі, пославшись на нелогічність висновків експрета, не обґрунтованість та помилковість, а тому вважав, що вказаний висновок не може використовуватись як доказ. При цьому позивач клопотань про призначення додаткової чи комплексної експертизи під час розгляду справи судом першої інстанції не заявляв, заяву про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення відповідача до суду не подавав.

Також не можуть бути підставою для скасування рішення суду першої інстанції доводи апеляційної скарги про те, що висновок експерта № 13-01 суперечить закону та формулі корисної моделі, оскільки ч.5 ст.8 Закону України «Про судову експертизу» методики проведення судових експертиз підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, а п. 8 Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, державна реєстрація методик проводиться Міністерством юстиції, який є держателем Реєстру методик проведення судових експертизі визначає організаційні та методологічні принципи його провеення, а не Міністерством освіти і науки України, яким затверджено Правила складання та поданн заявки на винахід та заявки про корисну модель. Доказів того, що висновок експерта № 13-01 скпеерчит вимогам закону матеріали справи не містять.

Посилання апелянта в апеляційній скарзі на його сумніви щодо компетентності експерта ОСОБА_8 , який не є винахідником і не отримав жодного патенту на винахід в якості представника, не має портфоліо та практичних знань колегію судів не прийматься до уваги, оскільки експерт ОСОБА_8 є атестованим судовим експертом, відповідно до Закону України «Про судову експертизу», включеним до державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. Судовий експерт Петренко С.А. має, зокрема, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальностями 13.1.1 «Дослідження пов`язані з літературними, художніми творами та інші» та 13.3 «Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями». Крім того, у зв`язку з тим, що для відповіді на поставлене питання необхідні спеціальні знання у сфері аналізу музичних творів, теорії та гармонії музики, до проведення експертизи було залучено ОСОБА_12 , який має вищу музичну освіту, є дійсним членом Союзу звукорежисерів України, працює звукорежисером Національного президентського оркестру та має загальний стаж роботи 32 роки.

Посилання апелянта в апеляційній скарзі на те, що суд безпідставно відхилив його клопотання про зупинення провадження у справі у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом завідомо неправдивого висновку експерта № 13-01 та штучно створеного доказу захисту клегією суддів не приймаються до уваги, оскільки відповідно до п.6 ч.1 ст.251 ЦПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у разі об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду. При цьому у суду першої інстанції не існувало об`єктивної неможливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи, з урахуванням того, що матеріали справи не містять доказів наявності кримінальної справи відносно експерта ОСОБА_8 .

Не можуть бути підставою для скасування рішення суду першої інстанції доводи апеляційної скарги про те, що судом судом першої інстанції безпідставно не прийнято до уваги в якості доказів висновки висококваліфікованих фахівців (експертів), з питань музичної композиції, які підтвердили, що частота сильних та вимірювальних долей такту музичної композиції «Mis со, - Амфетамин (rearranged)» відповідає частоті її основного тону, як описано в патенті України на корисну модель № НОМЕР_1 , оскільки надані позивачем висновки висококваліфікованих фахівців не є висновками експертів, їх зміст не містить обов`язкових положень щодо висновків експертів, відповідно до вимог чинного законодавства.

Колегія суддів зауважує, що наведені в апеляційній скарзі доводи були предметом дослідження в суді першої інстанції з наданням відповідної правової оцінки всім фактичним обставинам справи, яка ґрунтується на вимогах законодавства, і з якою погоджується суд апеляційної інстанції.

Аргументи апеляційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи, а стосуються переоцінки доказів. Проте, відповідно до вимог ст. 89 ЦПК України, оцінка доказів є виключною компетенцією суду, переоцінка доказів учасниками справи діючим законодавством не передбачена. Судом першої інстанції повно та всебічно досліджені обставини справи, перевірені письмові докази та надано їм належну оцінку.

Європейський суд з прав людини вказав що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними залежно від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо надання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки з огляду на конкретні обставини справи (Проніна проти України, № 63566/00, § 23, ЄСПЛ, від 18 липня 2006 року). Оскаржене судове рішення відповідає критерію обґрунтованості судового рішення.

Отже, вирішуючи спір, суд першої інстанції в достатньо повному обсязі встановив права і обов`язки сторін, що брали участь у справі, обставини справи, перевірив доводи і заперечення сторін, дав їм належну правову оцінку, постановив рішення та додаткове рішення, які відповідають вимогам закону. Висновки суду обґрунтовані, підтверджуються письмовими доказами та не спростовуються доводами, викладеними в апеляційній скарзі.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що рішення суду та додаткове рішення суду ухвалені з дотриманням норм матеріального і процесуального законодавства, у зв`язку із чим апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а рішення суду та додаткове рішення суду першої інстанції - залишенню без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 367, 374, 375, 381, 382, 384 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

Рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 19 квітня 2023 року та додаткове рішення Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28 квітня 2023 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, але може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту постанови.

Повний текст постанови складено 14 листопада 2023 року.

Головуючий:

Судді: