Справа № 199/3288/21
(2/199/70/23)
РІШЕННЯ

Іменем України

31.08.2023 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого судді Руденко В.В., при секретарі Божко А.В., за участі представника позивача ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсними патентів на промислові зразки, зобов`язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів з даним позовом, в обґрунтування якого зазначив, що 06 листопада 2017 року ОСОБА_3 було подано заявку s201702044 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ». За результатами розгляду заявки № S201702044, ОСОБА_3 26.02.2018 року було видано патент України №36373 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ». 19 березня 2019 року ОСОБА_3 було подано заявку s201900470 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ». За результатами розгляду № s201900470, ОСОБА_3 27.05.2019 року було видано патент України № 39373 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ». 06 травня 2019 року ОСОБА_3 було подано заявку s201900863 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ». За результатами розгляду заявки № s201900863, ОСОБА_3 10.07.2019 року було видано патент України № 39695 на вказаний промисловий зразок.

Позивач у своєму позові посилається на існування та пропонування до продажу у мережі Інтернет одношарових дерев`яних мап від 01.12.2015 року, 12.12.2015 року, 27.03.2017 року, 03.06.2017 року та 02.04.2017 року - тобто до 06.11.2017 року, що спростовує новизну патенту України № НОМЕР_1 . Існування та пропонування до продажу в мережі Інтернет тришарових дерев`яних мап від 12.06.2015 року, 30.01.2018 року, 28.02.2018 року, 07.02.2019 року та 24.02.2018 року тобто до 19.03.2019 року, що спростовує новизну патенту України № НОМЕР_2 . Існування та пропонування до продажу в мережі Інтернет дерев`яних мап із підсвічуванням від 26.04.2016 року, 17.02.2019 року, 26.07.2016 року, 08.07.2016 року та 21.03.2019 року - тобто до 06.05.2019 року, що спростовує новизну патенту України № НОМЕР_3 . ОСОБА_2 наголошує на тому, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№ 36373, 39373, 39695, стала загальнодоступною у світі до подання заявки до Установи. Отже вказані промислові зразки не є новими, а тому не відповідають умові патентоспроможності «новизна», що встановлено в п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

У зв`язку з викладеним позивач просив суд визнати недійсним повністю патент України № 36373 від 26.02.2018 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044, власником якого є ОСОБА_3 ; зобов`язати державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності», правонаступником якого є державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсними вищевказаних патентів України № 36373 від 26.02.2018 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044, власником якого є ОСОБА_3 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнати недійсним повністю патент України № 39373 від 27.05.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470, власником то є ОСОБА_3 ; зобов`язати державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на вислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 39373 від 27.05.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470, власником якого є ОСОБА_3 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; визнати недійсним повністю патент України №39695 від 10.07.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ» за заявкою 201900863, власником якого є ОСОБА_3 ; зобов`язати державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести до Державного реєстру патентів України на вислові зразки відомості про визнання недійсним патенту України № 39695 від 10.07.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ» за заявкою s201900863, власником якого є ОСОБА_3 ) та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнути з відповідача судові витрати по справі.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просив суд їх задовольнити, надав суду пояснення, аналогічні викладеним у позові.

Представник відповідача ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення позову, вважав висновки експертів неповними.

Представник Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», до судового засідання не з`явився, у відзиві на позов наявні заява з проханням розглядати справу у його відсутність. Крім того, у відзиві на позов представник відповідача зазначив, що патент на промисловий зразок - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на промисловий зразок. Прийнята в Україні (як і в більшості країн світу) система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом і правилами. Тобто, при видачі патенту на оспорювані промислові зразки права на нього лише декларується за заявником без гарантії чинності патенту. Кваліфікаційна експертиза та перевірка заявлених промислових зразків на відповідність умовам патентоспроможності жодним чином не проводиться. Експертиза заявки на промисловий зразок проводилась виключно за формальними вимогами. Крім того, зазначає, що патенти України № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 на промислові зразки було видано у повній відповідності з порядком, встановленим законодавством про охорону прав на промислові зразки, а дії Міенекономіки, яке було головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечувало формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері інтелектуальної власності, правонаступником якого в сфері інтелектуальної власності стало Укрпатент, приймаючи рішення про видачу патенту, не порушило жодної в вимог законодавства України. Також зазначив, що у випадку визнання патентів недійсними відповідач зобов`язаний внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання цих патентів недійсними та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність» на підставі закону. Просив у позові відмовити.

Судом встановлені наступні факти:

- 06.11.2017 ОСОБА_3 було подано заявку № s201702044 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ», за результатами розгляду якої 26.02.2018 йому було видано патент № НОМЕР_1 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ»;

- 19.03.2019 ОСОБА_3 було подано заявку № s201900470 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ», за результатами розгляду якої 27.05.2019 йому було видано патент № НОМЕР_2 на промисловий зразок ««НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ»;

- 06.05.2019 ОСОБА_3 було подано заявку № s201900863 на видачу патенту України на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ», за результатами розгляду якої 10.07.2019 йому було видано патент № 39695 на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ».

Відповідно до ч. 1 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема промислові зразки (ч. 1 ст. 420 ЦК України).

Згідно з абз. 3 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Статтею 462 ЦК України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно зі ст. 1 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, згода на обов`язковість якої надана Верховною Радою України, країни до яких застосовується дійсна Конвенція, утворюють союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори.

Відповідно до п. 1 Конвенції Термін «Літературні і художні твори» охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені, як-то: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми, музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису, архітектури, скульптури, графіки і літографії; фотографічні твори, до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним фотографії; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, географічні карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії, архітектури або наукам.

Згідно з п. 6 ст. 2 Конвенції твори, зазначені у цій статті, користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і його правонаступників.

Пунктом 2 ст. 5 Конвенції передбачено, що користування цими правами і здійснення їх не пов`язані з виконанням будь-яких формальностей; таке користування і здійснення не залежать від існування охорони в країні походження твору. Отже, крім установлених цією Конвенцією положень, обсяг охорони, рівно як і засоби захисту, що забезпечують автору охорону його прав, регулюються виключно законодавством країни, в якій виникає потреба в ній.

Відповідно до ст. 433 ЦК України до об`єктів авторського права належать, зокрема, ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки.

Частиною 2 ст. 433 ЦК України передбачено, що твори є об`єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 440 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на твір є: право на використання твору; виключне право дозволяти використання твору; право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ст. 441 ЦК України використанням твору є його: опублікування (випуск у світ); відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; переклад; переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; публічне виконання; продаж, передання в найм (оренду) тощо; імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

У ст. 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), видача патенту здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, яка має право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент. Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ст.1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно ст. 6 даного Закону, промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Статтею 5 цього закону передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згідно до висновку експерта №87-01 від 22.09.2021 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеної судовим експертом Петренком С.А на замовлення позивача:

1.Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №36373 «Настінна оздоба «Дерев`яна мана світу» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201702044, а саме до 06.11.2017.

2.Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №39373 «Настінна оздоба «Мапа світу» стала загальнодоступною в світ і додати подання заявки s201900470, а саме до 19.03.2019.

3.Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №39695 «Настінна оздоба «Мапа світу» з підсвічуванням» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201900863, а саме до 06 05.2019.

Відповідно до висновку експертів № 22/1-5/23 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 21.03.2023 року, проведеної Науково-дослідним центром судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності за клопотанням представника відповідача:

1.Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №36373 «Настінна оздоба «Дерев`яна мана світу» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201702044, а саме до 06.11.2017.

2.Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №39373 «Настінна оздоба «Мапа світу» стала загальнодоступною в світ і додати подання заявки s201900470, а саме до 19.03.2019.

3.Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №39695 «Настінна оздоба «Мапа світу» з підсвічуванням» стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки s201900863, а саме до 06 05.2019.

Отже, з огляду на доведеність позивачем підстав для визнання патентів недійсними, а саме факту, що промислові зразки не є новими, суд вважає за необхідне задовольнити вимоги позивача в цій частині та визнати недійсними повністю: - патент України № 36373 від 26.02.2018 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044, - патент України № НОМЕР_2 від 27.05.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470, - патент України № НОМЕР_3 від 10.07.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ» за заявкою s201900863, власником яких є ОСОБА_3 .

Вимоги позивача до ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» задоволенню не підлягають з наступних підстав.

Згідно до вимог ст.25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції станом на час розгляду справи) у разі визнання прав на промисловий зразок недійсними НОІВ публікує відповідне повідомлення в Бюлетені. Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

Положенням про державний реєстр патентів України на промислові зразки, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 №290 передбачено, що підставою для внесення відомостей до реєстру є, зокрема, рішення судових органів. Таким чином, за наслідками визнання патентів недійсними УКРНОІВІ зобов`язаний внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання цих патентів недійсними та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетні «Промислова власність» на підставі Закону, а не судового рішення. Отже, вимоги про зобовязання відповідача вчинити вказані дії є передчасними.

Враховуючи результат розгляду справи та відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідача ОСОБА_3 слід стягнути на користь позивача судові витрати по справі, що складаються з вартості проведення експертизи в розмірі 30000 грн., судового збору в розмірі 2724 грн., а всього 32724 (тридцять дві тисячі сімсот двадцять чотири) гривні. Доказів понесення витрат на правничу допомогу адвоката позивачем суду не надано.

Керуючись ст.ст. 10-13,263-265 ЦПК України, ст.ст.18,25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», суд, -

УХВАЛИВ:

Позов ОСОБА_2 до ОСОБА_3 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсними патентів на промислові зразки, зобов`язання вчинити певні дії, - задовольнити частково.

Визнати недійсними повністю:

- патент України № 36373 від 26.02.2018 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «ДЕРЕВ`ЯНА МАПА СВІТУ» за заявкою s201702044,

- патент України № НОМЕР_2 від 27.05.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» за заявкою s201900470,

- патент України № НОМЕР_3 від 10.07.2019 року на промисловий зразок «НАСТІННА ОЗДОБА «МАПА СВІТУ» З ПІДСВІЧУВАННЯМ» за заявкою s201900863,

власником яких є ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_2 ( РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) судові витрати по справі, що складаються з вартості проведення експертизи в розмірі 30000 грн., судового збору в розмірі 2724 грн., а всього 32724 ( тридцять дві тисячі сімсот двадцять чотири) гривні.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги у тридцятиденний строк з дня виготовлення повного рішення.

Суддя Руденко В.В.