головуючий у суді І інстанції Шереметьєва Л.А.
провадження № 22-ц/824/2706/2023
суддя-доповідач у суді ІІ інстанції Мостова Г.І.
ПОСТАНОВА

Іменем України

28 червня 2023 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Мостової Г.І.,

суддів Березовенко Р.В., Немировської О.В.,

за участі секретаря судового засідання: Сердюк К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08 жовтня 2018 року

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Фармак» до ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити дії,

в с т а н о в и в :

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариств «Фармак» (надалі по тексту - ПАТ «Фармак») звернулося до Солом`янського районного суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 , Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у якому просило суд:

визнати на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні на дату - 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» на дату - 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» на дату - 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»;

зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 (а.с. 22-23 т. 1).

Позовна заява мотивована тим, що ПАТ «Фармак» є одним з найбільших виробників лікарських засобів в Україні, продуктовий портфель якого налічує понад 200 лікарських засобів різних терапевтичних напрямків та форм випуску.

Виробництво ліків ПАТ «Фармак» відповідає національним та міжнародним Правилам належної виробничої практики. Препарати товариства допомагають подолати недуги в таких терапевтичних напрямках, як ендокринологія, кардіологія, офтальмологія, неврологія, ревматологія та простудні захворювання.

ПАТ «Фармак» має давню історію. Так, у 1925 році розпочав роботу Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В.Ломоносова - підприємство, з якого почалася історія позивача. Це був перший в Україні завод з виробництва синтетичних лікарських засобів.

У 1966 році вийшла у продаж перша партія антигістамінного засобу «ДИАЗОЛИН». До виробництва вказаного препарату були залучені як працівники цеху №1, так і хіміки Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова.

У 1991 році правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова стало ВАТ «Фармак» (сьогодні - ПАТ «Фармак»).

З 1993 року ВАТ «Фармак» розпочало реєстрацію своїх знаків, під якими забезпечується реалізація лікарського препарату «ДИАЗОЛИН» у більш як 20 країн світу, зокрема Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Кіпр, Латвія, Литва, Молдова, ОАЕ, росія, США, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан та інші.

Саме через інтенсивне та тривале використання на території України знак «ДИАЗОЛИН» став добре відомим знаком по відношенню до ПАТ «Фармак» на дату - 24 серпня 1991 року відносно товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати». Тому позначення «ДИАЗОЛИН» підпадає під вимоги статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та відповідає таким факторам як тривалість, обсяг та географічний район використання знака, ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства та цінність, що асоціюється зі знаком.

Позивач зазначав, що ПАТ «Фармак» було проведено пошук у відкритій базі даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду», за результатами якого було виявлено, що 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 була подана заявка №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для широкого переліку товарів 05 класу МКТП, у тому числі для такого товару як «фармацевтичні препарати».

Позивач вказував, що спірне позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за графічними, фонетичними та семантичними ознаками схоже з добре відомим в Україні знаком «ДИАЗОЛИН» настільки, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Крім того, спірне позначення №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 здатне викликати змішування з товарами, що виготовляє позивач під добре відомим знаком «ДИАЗОЛИН», оскільки зазначене позначення схоже з спірним позначенням настільки, що їх можна сплутати.

Щодо підстав для визнання знака добре відомим в Україні, позивач посилається на наступні фактори, які на думку позивача є доречними, а у своїй сукупності достатніми для визнання цього позначення добре відомим знаком в Україні на дату - 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»:

ПАТ «Фармак» як правонаступник Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова є виробником лікарського препарату «ДИАЗОЛИН»;

знак «ДИАЗОЛИН» та його транслітерації латиницею та українською мовою наноситься на упаковки та пляшки препарату «ДИАЗОЛИН», виробництво якого розпочалося у 1966 році;

документально підтверджені дані щодо значних обсягів реалізації препарату під знаком позивача «ДИАЗОЛИН» після здобуття Україною незалежності, що вказує на те, що позначення «ДИАЗОЛИН» залишилося відомим серед споживачів, а обсяги його використання стабільно високі;

географічний район використання знака становить усі області України, знак також відомий в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, росії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані;

реєстрація знаків для товарів та послуг для лікарського препарату «ДИАЗОЛИН» розпочалося позивачем з 1993 року. На сьогодні позивач є власником 9 знаків, які містять в собі словесну частину «ДИАЗОЛИН» російською та українською мовами та в транслітерації латиницею. Окрім того, правова охорона позначенню надана не лише на території України, а й у таких країнах як Польща, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Грузія.

Також, позивач звертає увагу на те, що чинним законодавством України не передбачено обов`язкового встановлення всіх зазначених вище факторів для визнання знаку для товарів і послуг добре відомим в Україні, достатньо виділити окремі фактори, якщо вони в своїй сукупності є достатніми для визнання цього позначення добре відомим знаком в Україні (а.с. 1-23 т. 1).

Рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 08 жовтня 2018 року позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Визнано на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні на дату «24» серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на ім`я ОСОБА_1 (а.с. 141-146 т. 5).

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що у 1991 році на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова була створена АФ «Фармак». Після повного викупу державного майна підприємства шляхом реорганізації (перетворення) у 1994 році фірма була перейменована у ВАТ «Фармак», а згодом у ПАТ «Фармак», що підтверджується Статутами підприємств за 1991 та 1994 роки.

Лікарський препарат «ДИАЗОЛИН» безперервно виготовлявся та реалізовувався з 1966 року. Дані обставини підтверджуються звітами Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова за 1966-1987 роки та промисловим регламентом №10 на виробництво «ДИАЗОЛИН», затвердженим директором Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова 10 грудня 1975 року, а також наявними у матеріалах справи фармакопейними статтями за 1987,1992,1998 роки.

В свою чергу, аналіз наданих позивачем до матеріалів справи звітів з основної діяльності Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова, дозволив встановити, що в період з 1966 по 1987 рік Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В.Ломоносова було виготовлено у загальній кількості 73 128 кг лікарського засобу «ДИАЗОЛІН». Це свідчить про значні об`єми виробництва лікарського засобу «ДИАЗОЛИН» до моменту заявленої дати - 24 серпня 1991 року.

Суд першої інстанції вказав, що відповідно до висновку експерта № 147 від 11 вересня 2018 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного на замовлення позивача, експертом Жилою Б.В., встановлено, що: надані для проведення дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість, обсяг та географічний район використання позначення, ступінь відомості позначення у відповідному секторі суспільства, а також цінність, що асоціюється з позначенням, сукупність яких вказує на те, що станом на 24 серпня 1991 року позначення «ДИАЗОЛИН» було добре відомим в Україні знаком ПАТ «Фармак» стосовно такого товару, як «фармацевтичні препарати», що відноситься до товарів 5 класу МКТП; позначення «Діазолін форте» за заявкою № m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «ДИАЗОЛИН», яке ПАТ «Фармак» вважає можливим визнати добре відомим в Україні знаком для товару 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

З наданого позивачем висновку вбачається, що при проведенні дослідження експерту надавались матеріали, необхідні для повного дослідження порушених питань, у ньому міститься докладний опис проведених досліджень та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. Будь-яких доказів, які б спростовували викладені в ньому висновку, відповідачем суду не надано.

Оцінивши висновок експерта № 147 від 11 вересня 2018 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності в сукупності з дослідженими матеріалами справи, суд першої інстанції не знайшов обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Зважаючи на викладене, суд першої інстанції вважав вказаний висновок належним та допустимим доказом у справі. Враховуючи те, що позивачем був наданий висновок експерта, що не викликає сумнівів в його правильності чи неповноті, а також узгодженість його з іншими доказами наявними в матеріалах справи, суд першої інстанції дійшов висновку про задоволення вимог позивача.

Суд першої інстанції також зазначив, що 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 була подана заявка №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для широкого переліку товарів 05 класу МКТП. Вказане підтверджується наявним в матеріалах справи результатом пошуку через загальнодоступну базу даних ДП «Український інститут інтелектуальної власності» «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду».

Висновком експерта № 147 від 11 вересня 2018 року підтверджено ту обставину, що позначення «ДИАЗОЛИН» є добре відомим в Україні знаком відносно ПАТ «Фармак» станом на дату - на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати», а тому суд першої інстанції дійшов висновку про те, що зазначене позначення асоціюється у споживачів саме з позивачем, як особою, що виробляє відповідні товари 05 класу МКТП. Отже, заявка m2018 18257 від 03 серпня 2018 року подана на реєстрацію з порушенням прав позивача на добре відомий в Україні знак «ДИАЗОЛИН».

Суд першої інстанції вказав, що спеціальний правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки закріплено у п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, відповідно до якого Країни Союзу зобов`язанні відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Тобто, встановлений у Паризькій конвенції принцип «відхилення реєстрації товарного знака» означає безумовне недопущення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою у зв`язку із фактом невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленого компетентним органом країни Паризького Союзу.

Встановлений пунктом 4.5. Правил порядок прийняття рішення про відхилення заявки містить широке коло правових підстав для реєстрації знака для товарів і послуг навіть після попередньої відмови у його реєстрації, що не узгоджується з принципом безумовного недопущення реєстрації товарного знака відповідно до п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції.

Таким чином, зі змісту п. (1) ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності випливає безумовне і гарантоване недопущення реєстрації товарного знака за відповідною заявкою, що також узгоджується із вимогами частини другої статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, згідно яким процедури, що стосуються захисту прав інтелектуальної власності, повинні бути справедливими та рівними для всіх.

Вони не повинні бути безпідставно ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.

Враховуючи ці обставини, суд вважав обґрунтованими вимоги позивача і в частині зобов`язання відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за спірною заявкою.

Суд першої інстанції зазначив, що не приймає до уваги тверджень представника відповідача - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в цій частині щодо втручання суду в такому випадку в дискреційні повноваження Міністерства, як органу державної влади, оскільки це є реалізацією судом спеціального правового механізму захисту прав інтелектуальної власності позивача.

З огляду на це, суд першої інстанції вважав обґрунтованими вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 та про зобов`язання опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» станом на дату - на 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати», а також розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком (а.с. 141-146 т. 5).

Не погодившись з ухваленим рішенням, Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця» (надалі по тексту - ПрАТ «ФФ «Дарниця») подано апеляційну скаргу, у якій просило рішення скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову.

В апеляційній скарзі посилається на те, що ПрАТ «ФФ «Дарниця» участі у справі не приймало, проте ухваленим судовим рішенням вирішено питання про права та інтереси цього товариства.

Так, зазначає, що ПрАТ «ФФ «Дарниця» здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу «Діазолін-Дарниця», має свідоцтво України № 49088, яке охороняє це позначення з 07 серпня 2003 року.

Дії позивача вважає такими, що направлені на неправомірне створення монопольного становища на цьому ринку та впливають на права і інтереси ПрАТ «ФФ «Дарниця».

Також, апелянт звертає увагу суду на зміст частин 1,2 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689, відповідно до яких охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

1. ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

2. тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

3. тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

4. тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

5. свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

6. цінність, що асоціюється зі знаком.

Вказує, що для визнання знака добре відомим судом не з`ясовано наявності всіх факторів, які надають таку можливість, зокрема судом не встановлено наявність 4 факторів, а саме: 3,4,5,6:

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

А інші два фактори (ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства, а також тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака), суд першої інстанції помилково визнав доведеними за відсутності належних та допустимих доказів, з огляду на таке.

Суд першої інстанції дійшов необґрунтованого висновку про «безперервне використання знаку» на дату 24 серпня 1992 року, на підставі неналежних доказів, які датовані щонайменше на 5 років пізніше за дату, на яку позивач просив визнати знак добре відомим. Жоден з наданих позивачем доказів не підтверджує виконання такого фактору доброї відомості знаку, як тривалість, обсяг та географічний район його використання станом саме на 24 серпня 1991 року. Суд першої інстанції помилково не відхилив як неналежні - докази, датовані 1996-2016 роками, оскільки вони не можуть свідчити про тривале використання знаку на дату - 24 серпня 1991 року.

А також, апелянт вказує на те, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про використання знаку на підставі неналежних доказів, які не містять відомостей про його фактичне використання, оскільки макети/зображення упаковок/етикеток не свідчать про фактичне використання знаку, адже не містять жодної інформації про фактичні обсяги виробництва, продажу та/або експорту товарів, маркованих знаком.

Наявність вказаного такого фактору - як фактичне використання знаку, - на думку апелянта не доведена.

Суд першої інстанції помилково визнав встановленим виконання такого фактору доброї відомості знаку, як ступінь його відомості чи визнання у відповідному секторі суспільства, поклавши в основу свого висновку Звіт про соціологічне опитування, виконаного ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс» з 04 серпня по 12 серпня 2018 року на замовлення позивача.

Апелянт ПрАТ «ФФ «Дарниця» посилається на неналежність як доказу - Звіту про соціологічне опитування, виконаного ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс», оскільки дослідженням не встановлено дати відомості знаку, респонденти підібрані за однією певною вікової категорією, респондентам не ставилося питання про те, з якого часу їм відомий знак та що для них є джерелом інформації про знак.

З огляду на це безпідставним є висновок суду першої інстанції про те, що «результати зазначеного соціологічного опитування показали, що 57,7% респондентів, з числа тих, кому відома торговельна марка «ДИАЗОЛІН» (90,8%), асоціюють її з таким виробником, як ПАТ «Фармак», а 54,4. % взнали про неї до 24 серпня 1991 року». Але попри це аналіз дослідження вказує про те, що лише 27 % респондентів асоціюють зазначений знак із виробником, яким є позивач.

ПрАТ «ФФ «Дарниця» також посилається на те, що висновок суду першої інстанції про значні обсяги реалізації товарів ПАТ «Фармак», маркованих знаком, які сприяли набуттю вказаним позначенням істотної відомості в Україні, оскільки лікарський препарат безперервно виготовлявся та реалізовувався з 1966 року, є помилковими. Значні обсяги виробництва препарату Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В.Ломоносова не підтверджують те, що знак став добре відомим в Україні на ім`я ПАТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року. Позивач, підприємство «Фармак» було зареєстровано 27 червня 1994 року, а тому дані за попередній період не можуть братися до уваги. В радянському союзі знак «ДИАЗОЛИН» не міг заслужити репутацію добре відомого знаку на ім`я ПАТ «Фармак».

Посилається на неможливість застосування Паризької конвенції про охорону промислової власності до обставин, що мали місце до набрання нею чинності для України, а також статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в частині правового регулювання добре відомого знака, положення про що були доповнені лише у 2003 році.

ПрАТ «ФФ «Дарниця» зазначає, що реалізація медичного препарату у радянські часи не свідчить, що знак став добре відомий в Україні 24 серпня 1991 року. Звертає увагу на дату створення підприємства «Фармак», а також на те, що Акт проголошення незалежності України прийнятий 24 серпня 1991 року, а тому знак не міг стати добре відомим в Україні на цю дату (а.с. 115-130 т. 5).

У відзиві на апеляційну скаргу ПАТ «Фармак» посилається на наявність та доведеність всіх необхідних факторів, необхідних для визнання знаку добре відомим. Вказує, що апелянт посилається на інше соціологічне опитування, ніж те, що проводилось для цієї справи. Зазначає, що позивач є правонаступником заводу, на якому було розпочато виробництво лікарського препарату, що дає йому змоги посилатись на документацію цього заводу під час розгляду цих вимог. Вказує на помилковість тверджень про неможливість застосування Паризької конвенції, оскільки вона поширювала свою дію за часів радянського союзу зокрема і на Українську РСР, а згідно із Законом України «Про правонаступництво України» зберегла свою чинність після проголошення Україною незалежності. Посилається на фактичні дані про визнання добре відомими інших знаків у різні часи з 24 серпня 1991 року по 01 травня 2003 року. Вказує, що заявлені вимоги не обмежені доказами, датованими 1996-2016 роками.

Постановою Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року апеляційну скаргу ПрАТ «ФФ «Дарниця» задоволено частково, рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08 жовтня 2018 року скасовано та ухвалено нове рішення.

Провадження у справі за позовом ПАТ «Фармак» в частині вирішення позовних вимог до Міністерства економічного розвитку України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні, зобов`язання вчинити дії - закрито.

Роз`яснено, що розгляд вимог, провадження у справі щодо яких закрито, віднесено до юрисдикції господарських судів.

У задоволенні позовних вимог ПАТ «Фармак» до ОСОБА_1 відмовлено.

Апеляційний суд зазначив, що зі змісту заявлених вимог вбачається, що вони пред`явлені безпосередньо до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та на якого згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України покладено сукупність обов`язків та необхідності вчинення дій.

Вимоги ж до ОСОБА_1 , в свою чергу, є такими, що мають факультативне значення, не обов`язкові, тобто логічним є те, що процедура визнання знака добре відомим може відбуватись і без участі ОСОБА_1 .

Заявлені позивачем вимоги стосуються здійснення господарської діяльності, вимоги заявлені до юридичної особи; обставини, що входять до предмету доказування при вирішенні питання про визнання знака добре відомим в Україні, можуть бути встановлені господарським судом самостійно, такі вимоги не є однорідними та нерозривно пов`язаними із вимогами, заявленими до фізичної особи у цій справі.

З урахуванням викладеного, ураховуючи предмет спору, матеріально-правові вимоги та суб`єктний склад учасників справи, рішення суду першої інстанції в частині заявлених вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України підлягає скасуванню, а провадження у цій частині закриттю.

На виконання статті 256 ЦПК України суд апеляційної інстанції роз`яснив, що розгляд вимог, провадження у справі щодо яких закрито, віднесено до юрисдикції господарського виду судочинства.

Апеляційний суд вказав, що 03 серпня 2018 року ОСОБА_1 подана заявка №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на знак для товарів і послуг «Діазолін форте» для широкого переліку товарів 05 класу МКТП.

Вирішення питання щодо відхилення або задоволення заявки на реєстрацію знака в цьому випадку є дискреційними повноваженнями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. За загальними правилами поняття дискреційних повноважень слід розуміти повноваження, коли у межах, які визначені законом, адміністративний орган має можливість самостійно (на власний розсуд) вибирати один з кількох варіантів конкретного правомірного рішення. Дискреційне повноваження може полягати у виборі діяти, чи не діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі. Важливою ознакою такого вибору є те, що він здійснюється без необхідності узгодження варіанту вибору будь-ким. Відтак суд не може перебирати на себе повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та зобов`язувати прийняти конкретне рішення, що означало б втручання у діяльність цього органу. При цьому, само по собі подання особою такої заявки не впливає на права, свободи чи законні інтереси ПАТ «Фармак» та не дає підстави уважати про таке порушення, яке підлягало б захисту у судовому порядку. Тому вимоги в частині вирішення позовних вимог до ОСОБА_1 задоволенню не підлягають.

Постановою Верховного Суду від 02 вересня 2020 року касаційну скаргу ПАТ «Фармак» задоволено частково, постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року в частині закриття провадження у справі за позовом ПАТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції (а.с. 208-215 т. 6).

Постановою Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року апеляційну скаргу представника ПрАТ «ФФ «Дарниця» - Гусака А.М., яке не приймало участі у справі, на рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08 жовтня 2018 року задоволено.

У задоволенні позовних вимог ПАТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»; зобов`язання опублікувати в офіційному Бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»; зобов`язання Міністерство розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в електронній базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати»; зобов`язання відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m2018 18257 від 03 серпня 2018 року на ім`я ОСОБА_1 , - відмовлено.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що постанову Київського апеляційного суду від 26 лютого 2019 року в частині закриття провадження у справі за позовом ПАТ «Фармак» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії скасовано, а справу в цій частині передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Переглядаючи справу в апеляційному порядку, в цій частині, суд апеляційної інстанції дійшов таких висновків.

Позивач звернувся з вимогами про визнання на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати». Водночас, докази, на які позивач посилався на підтвердження своїх позовних вимог, датовані пізнішими датами з 1996 року і жодним чином не свідчать про фактичне використання саме ПАТ «Фармак» позначення «ДИАЗОЛИН». У 1991 році створено АФ «Фармак», яка у 1994 році була перейменована у ВАТ «Фармак», а згодом у ПАТ «Фармак», що підтверджується статутами підприємств за 1991 та 1994 роки.

Апеляційний суд вказав, що позначення «ДИАЗОЛИН» не могло стати добре відомим в Україні саме відносно ПАТ «Фармак» станом на 24 серпня 1991 року, оскільки діяльність по виготовленню та використанню позначення здійснювалась Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В.Ломоносова, на що суд першої інстанції уваги не звернув.

З урахуванням встановлених обставин, повторно переглядаючи справу в апеляційному порядку, колегія суддів дійшла висновку про відсутність доказів щодо визнання на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати» та безпідставність інших вимог до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як похідних (а.с. 10-13 т. 7).

Постановою Верховного Суду від 31 серпня 2022 року постанову Київського апеляційного суду від 23 листопада 2020 року скасовано, справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції (а.с. 202-221 т. 7).

Ухвалою Київського апеляційного суду від 12 квітня 2023 року замінено у цій справі 760/20934/18 первісного відповідача належним відповідачем - Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого рішення, враховує таке.

Відповідно до частини 5 статті 411 ЦПК України висновки суду касаційної інстанції, в зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.

Відповідно до частини 1 статті 417 ЦПК України вказівки, що містяться в постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Верховний Суд, здійснюючи касаційний перегляд цієї справи, вказав на те, що подало апеляційну скаргу подала особа, яка не брала участі у справі - ПрАТ «ФФ «Дарниця», а при перегляді апеляційний суд не зробив висновку про те, що рішенням суду першої інстанції вирішувалося питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки ПрАТ «ФФ «Дарниця». Без вирішення апеляційним судом питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки особи, яка звернулася із апеляційною скаргою, рішення суду першої інстанції не має переглядатися по суті (Постанова Верховного Суду від 31 серпня 2022 року у цій справі).

В апеляційній скарзі ПрАТ «ФФ «Дарниця» посилається на те, що ПрАТ «ФФ «Дарниця» участі у справі не приймало, проте ухваленим судовим рішенням вирішено питання про права та інтереси цього товариства.

Так, зазначає, що ПрАТ «ФФ «Дарниця» здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу «Діазолін-Дарниця», має свідоцтво України № 49088, яке охороняє це позначення з 07 серпня 2003 року.

Дії позивача вважає такими, що направлені на неправомірне створення монопольного становища на цьому ринку та впливають на права і інтереси ПрАТ «ФФ «Дарниця».

Відповідно до правил статті 352 ЦПК України установлено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Відповідно до частини 3 статті 362 ЦПК України суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов`язки такої особи не вирішувалося.

Дослідивши матеріали справи, колегія апеляційного суду вважає, що визнання знаку «ДИАЗОЛИН» добре відомим безпосередньо стосується охоронюваного законом інтересу ПрАТ «ФФ «Дарниця» щодо безперешкодного використання позначення «Диазолін» при виробництві та продажі засобу «Діазолін-Дарниця», підстави для закриття апеляційного провадження відповідно до пункту 3 частини першої статті 362 ЦПК України відсутні.

Також, колегія апеляційного суду звертає увагу на висновок Верховного Суду при вирішення питання чи порушуються права та інтереси ПрАТ «ФФ «Дарниця» у цій справі.

Під час перегляду Касаційний цивільний суд у постанові від 02 вересня 2020 року у цій справі зробив висновок про відсутність підстав для закриття апеляційного провадження у зв`язку з тим, що оскаржуване рішення не впливає на інтереси апелянта, а саме.

«18 лютому 2019 року представник ПАТ «Фармак» подав до Київського апеляційного суду клопотання про закриття апеляційного провадження у цій справі (т. 6, а. с. 1-5).

Порушуючи питання про закриття апеляційного провадження, ПАТ «Фармак» посилалось на те, що прийняття судом першої інстанції оскаржуваного рішення у справі жодним чином не вплинуло на права та законні інтереси ПрАТ «ФФ «Дарниця», оскільки предметом розгляду у цій справі є питання визнання знака для товарів і послуг «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні відносно ПАТ «Фармак» та відхилення реєстрації знака для товарів і послуг за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257, поданою ОСОБА_1 , а не ПрАТ «ФФ «Дарниця», а тому, як вважав позивач, апеляційне провадження мало бути закритим на підставі вимог статті 362 ЦПК України.

Суд апеляційної інстанції встановив, що визнання знака «ДИАЗОЛИН»добре відомим безпосередньо стосується охоронюваного законом інтересу ПрАТ ФФ «Дарниця» щодо безперешкодного використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виробництві та продажу лікарського засобу «Діазолін форте», а отже, не вбачав підстав для закриття апеляційного провадження відповідно до пункту 3 частини першої статті 362 ЦПК України.

Дослідивши у відповідній частині доводи касаційної скарги ПАТ «Фармак» та відзиву ПрАТ «ФФ «Дарниця», Верховний Суд погоджується з висновками апеляційного суду щодо того, що оскаржуваним рішенням суду першої інстанції порушуються охоронювані законом інтереси ПрАТ ФФ «Дарниця. Ці висновки суду узгоджуються з висновками, викладеними у рішенні Конституційного Суду України від 01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 р. у справі № 1-10/2004 «Про охоронюваний законом інтерес». Тому Верховний Суд відхилив доводи касаційної скарги в цій частині» (а.с. 214 зворот, 215 т. 6).

Відповідно до частини 2 Постанови пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» суди повинні неухильно додержувати ?вимог про законність і обґрунтованість рішення у цивільній справі.

Згідно з абзацу 4 частини 2 Постанови пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 263 ЦПК України визначено, що судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим та має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеного цим Кодексом. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Колегія апеляційного суду вважає, що оскаржуване рішення суду першої інстанції вказаним вимогам не відповідає з огляду на таке.

Відповідно до частин 1,2 статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689 охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Позивач звернувся з вимогами про визнання на ім`я ПАТ «Фармак» позначення «ДИАЗОЛИН» добре відомим знаком в Україні станом на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

З урахуванням відмови у вимогах до ОСОБА_1 , та, переглядаючи справу в апеляційному порядку щодо позовних вимог до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (правонаступник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України), апеляційний суд встановив таке.

У позовній заяві позивач вказує на те, що з 1966 року позначенням «ДИАЗОЛИН» маркувався лікарський засіб виробництва Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова. Позивач є правонаступником названого заводу.

Так, у 1991 році на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова було створено Акціонерну фірму «Фармак».

Відповідно до пункту 9 статуту АФ «Фармак», зареєстрованого 29 березня 1991 року Акціонерна фірма є правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова і відповідає по його зобов`язанням і боргам.

Отже, Акціонерна фірма «Фармак» вже існувала станом на заявлену позивачем дату - 24 серпня 1991 року.

Після зазначеної дати позивач неодноразово змінював тип акціонерного товариства, найменування юридичної особи (Відкрите акціонерне товариство «Фармак», Публічне акціонерне товариство «Фармак», а станом на тепер -Акціонерне товариство «Фармак»), при цьому найменування «Фармак» залишилося з 1991 року незмінним. Таким чином, позивач є законним правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова, та до позивача перейшло все майно, права, обов`язки та зобов`язання Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова.

Як вбачається з матеріалів справи, на підтвердження вказаних доводів, позивачем надано з першого по четвертий аркуші Статуту Акціонерної фірми «Фармак», зареєстрованого 29 березня 1991 року, які взагалі не містять пункту 9 (а.с.30-33 т. 1).

Разом з тим, пункт 2 Статуту містить вказівку на те, що засновниками АФ «Фармак» є: Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В.Ломоносова, Український концерн по виробництву медичної та мікробіологічної продукції, Виконавчий комітет Ради народних депутатів Подільського району міста Києва, фізичні особи - працівники організацій засновників.

Відповідно до пункту 1.1 Статуту ВАТ «Фармак», зареєстрованого від 17 лютого 1994 року, вказано, що ВАТ «Фармак»... створено на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова згідно з рішенням членів організації орендарів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова від 19 лютого 1991 року (протокол №5) (а.с. 122-138 т. 5).

Підсумовуючи вищевказане, положення статутів позивача не містять положення щодо того, що ПАТ «Фармак» є правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова щодо прав на позначення «ДИАЗОЛИН».

Також, колегія апеляційного суду звертає увагу на те, що Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» регулює визнання знака добре відомим в Україні.

Водночас, позначення «ДИАЗОЛИН» не могло здобути статус добре відомого знаку для позивача в Україні станом на 24 серпня 1991 року, оскільки Акт проголошення незалежності України був прийнятий того ж дня.

А позивач, як юридична особа, на дату 24 серпня 1991 року існував лише близько 5 місяців, тому зважаючи на відсутність доказів правонаступництва прав на позначення «ДИАЗОЛИН» від Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова, на думку колегії апеляційного суду за такий короткий період позначення не могло здобути стійку асоціацію із особою позивача.

До того ж, Витяг із книги «Історія фармації України», 1999 року не є юридично значущим документом, який містить відомості про обставини справи щодо факту правонаступництва на позначення «ДИАЗОЛИН».

З огляду на встановлене, висновки суду першої інстанції про наявність юридичного зв`язку між ПАТ «Фармак» та Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В.Ломоносова в обсязі, що дозволяє стверджувати, що позначення «ДИАЗОЛИН» набуло істотної відомості стосовно позивача на дату - 24 серпня 1991 року, - не підтверджуються належними доказами.

Судом встановлено, що на ім`я ПАТ «Фармак» зареєстровано знаки для товарів і послуг:

в Україні зареєстровано знаки для товарів і послуг «ДИАЗОЛИН Diazolinum» (свідоцтво від 30 вересня 1996 року № 7323), «ДІАЗОЛІН» (свідоцтво від 17 лютого 2003 року № 30054) та «DIAZOLINE» (свідоцтво від 15 квітня 2003 року № 31171),

в Литві - свідоцтво від 06 травня 2001 року № НОМЕР_1 на знак «ДИАЗОЛИН Diazolinum» та свідоцтво від 13 травня 2002 року № НОМЕР_4 на знак «DIAZOLIN»,

в Киргизстані - свідоцтво від 30 листопада 2005 року № 7475 на знак «ДИАЗОЛИН DIAZOLINUM»,

в Грузії - свідоцтво від 15 березня 2005 року № НОМЕР_2 на знак «ДИАЗОЛИН»,

в Латвії - свідоцтво від 20 квітня 2002 року № НОМЕР_3 на знак «Diazolоns»,

а також міжнародна реєстрація від 30 вересня 1996 року № НОМЕР_5 на знак «ДИАЗОЛИН Diazolinum».

На підтвердження того, що ПАТ «Фармак» здійснює використання позначення «ДИАЗОЛИН» у латинському й українському варіанті написання - «DIASOLINE», «DIASOLINUM», «DIASOLINI», «ДІАЗОЛІН» із застосуванням різних шрифтів, регістрів, кеглів та насиченості літер, позивачем до позовної заяви додано макети упаковок та етикеток на пляшки (флакони) за різні періоди на території України:

макети групових етикеток «ДИАЗОЛИН» за 1998-2008 роки;

макети етикетки на флакон за 2000 рік;

макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки за 1998-2010 роки;

макет упаковки (драже) за 2002-2010 роки;

макет упаковки за 2008 рік,

а також за кордоном: макети групових етикеток в країнах Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД), крім російської федерації за 2002 рік;

макети групових етикеток в країнах СНД, крім рф та Казахстану за 2003-2004 роки;

макети групових етикеток в білорусі за 2003 рік;

макет упаковки (драже) в країнах СНД, крім рф, за 2002 рік;

макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в білорусі за 2003 рік;

макет упаковки (драже) в білорусі за 2003 рік;

макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в країнах СНД за 2008 рік;

макет групової етикетки «ДИАЗОЛИН» у країнах СНД за 2008 рік; макет упаковки (драже) в країнах СНД, крім рф, за 2008 рік;

макет упаковки для країн СНД за 2008 рік;

макети нанесення тексту на фольгу контурної чарункової упаковки в країнах СНД, крім рф та Казахстану, за 2003-2005 роки.

Також, у матеріалах справи наявні:

фотозображення упаковок за 1998 і 2004 роки та пляшок за 1998 рік з нанесеним знаком «ДИАЗОЛИН Diazolinum» та «ДИАЗОЛИН»;

копії листівок, витягів з газет, каталогів, зокрема лікарські препарати ПАТ «Фармак» за 2001 рік;

каталог продукції ПАТ «Фармак» за 2004 рік;

довідник ПАТ «Фармак» за ІІ квартал 2001 року, в якому міститься перелік медичних препаратів, які виробляє ПАТ «Фармак», у тому числі і «ДИАЗОЛИН»;

довідник ПАТ «Фармак» за ІІІ квартал 2001 року;

стаття в газеті «Демократична Україна» за 1997 рік, в якій містяться відомості про продаж медичного препарату «ДИАЗОЛИН»;

стаття в газеті «Метро» за 2000 рік про алергію та медичний препарат «ДИАЗОЛИН» як ефективний засіб проти алергічних станів.

Ухвалюючи судове рішення по суті спору, суд має зазначити про застосування положень цивільного процесуального законодавства щодо змагальності сторін та диспозитивності цивільного судочинства.

Так приписами частин 1-4 статті 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

В свою чергу приписами частин 1,2 статті 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Доказами, відповідно до статті 76 ЦПК України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Приписами частин 1,6 статті 81 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Оцінивши надані позивачем докази, колегія апеляційного суду встановила, що вказані докази не підтверджують фактори доброї відомості на дату 24 серпня 1991 року стосовно позначення «ДИАЗОЛИН», оскільки створені або містять інформацію станом на дати, значно пізніші ніж 24 серпня 1991 року та стосуються іншого періоду (1996-2016 роки), який не входить до предмету доказування у цій справі з огляду на таке.

Всього 45 документів із поданих 322 (доданих до позовної заяви та клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи від 03 жовтня 2018 року) датовані, або опосередковано дозволять встановити дату, що передує заявленій позивачем даті 24 серпня 1991 року.

Докази, створені після 24 серпня 1991 року, не підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату, отже не входять до предмету доказування та не можуть бути прийняті до уваги судом.

Частина доказів (документи, зазначені в п. 50, 53, 56, 60, 63, 65, 70, 71 доданої аналітичної таблиці доказів позивача) не містить вказівки на дату їх складення, що викликає сумніви у достовірності відповідних доказів, та не дозволяє встановити їх зв`язок з предметом доказування (а.с. 38-63 т. 8).

Частина доказів (документи, зазначені в п. 3, 13-15, 95-103, 118-123, 129-132, 137-140, 143-145, 149-151, 158-160, 163-165, 178 аналітичної таблиці) додатково до того, що датовані пізнішою датою, ніж заявлена позивачем 24 серпня 1991 pоку, містить посилання на інші позначення - «Diazoline», «Diazolin», «Diazolins» (а.с. 38-63 т. 8). Разом з тим, особа, яка подає заяву про визнання знаку добре відомим, повинна надати докази (відомості, які містяться у відповідних документах), які підтверджують наявність факторів доброї відомості саме того знаку, зображення якого додається, не будь-якого іншого, навіть схожого знаку, наприклад, позначення з використанням певних елементів знаку, який заявник просить визнати добре відомим (правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду від 18 січня 2023 року у справі № 910/17792/17).

Оскільки, фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах, колегія апеляційного суду вважає, що подані позивачем докази використання позначення «ДИАЗОЛИН» на дату 24 серпня 1991 року є неналежними та не підтверджують добру відомість знака заявника на дату, указану в заяві.

Крім цього, позивач в обґрунтування доводів позовної заяви посилається на документи Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М. В. Ломоносова.

Відповідно до звітів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова за 1966-1987 роки та промислових регламентів № 10 на виробництво «ДИАЗОЛИН», затверджених директором Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. Ломоносова 10 грудня 1975 року, а також наявними в матеріалах справи фармакопейними статтями за 1987, 1992, 1998 роки, лікарський препарат «ДИАЗОЛИН» безперервно виготовлявся та реалізовувався в Україні з 1966 року.

Згідно зі звітами з основної діяльності Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова у період з 1966 до 1987 року Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. Ломоносова було виготовлено в загальній кількості 73 128 кг лікарського засобу «ДИАЗОЛИН», що вказує на значні об`єми виробництва лікарського засобу «ДИАЗОЛИН» до моменту заявленої дати - 24 серпня 1991 року.

З наявних у матеріалах справи документів: «Пусковой регламент по производству Диазолина», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. Ломоносова в 1967 році, «Регламент производства Диазолина», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М.В.Ломоносова в 1967 році, «Регламент производства Диазолина», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М.В.Ломоносова у 1969 році, «Ведомость изменений № 1 к промышленному регламенту № 10 на производство Диазолина», затверджена на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М.В.Ломоносова у 1986 році, «Промышленный регламент на производство Диазолина».

ПР 64-0115-10-98», затверджений на Київському хіміко-фармацевтичному заводі ім. М.В.Ломоносова у 1988 році, судом першої інстанції встановлено, що станом на 24 серпня 1991 року позначення «ДИАЗОЛИН» використовувалось ПАТ «Фармак» для маркування фармацевтичних препаратів за документальними даними близько 25 років, що є тривалим строком і свідчить про існування сталого попиту на марковані ним товари, а разом з тим і про обізнаність про позначення споживачів.

У архівній довідці, виданій російським державним архівом економіки на запит ВАТ «Фармак» від 09 вересня 2004 року № 16/3653, зазначено інформацію про обсяги виробленого на Київському хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В.Ломоносова лікарського засобу «ДИАЗОЛИН» протягом 1966-1969, 1972-1987 років (т. 5 а.с. 143-144)..

Оцінивши подані докази, колегія апеляційного суду вважає, що вони не є належними та допустимими доказами, оскільки документи, щодо виробництва лікарського засобу «ДИАЗОЛИН» Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М.В.Ломоносова не підтверджують добру відомість позначення «ДИАЗОЛИН» на ім`я іншого суб`єкта - ПАТ «Фармак», зокрема, та використання вказаного позначення ПАТ «Фармак», взагалі.

Щодо наданого у якості доказу, Звіту про соціологічне опитування, виконаного ТОВ «Центр соціальних технологій «Соціополіс», то колегія апеляційного суду враховує таке.

У звіті про соціологічне опитування, проведене серед мешканців міст України з населенням понад 500 тисяч, які станом на 24 серпня 1991 року також були мешканцями цих міст і які хоча б один раз протягом останнього року перед датою опитування приймали або купували які-небудь антигістамінні (протиалергічні) лікарські засоби, зазначено, що 57,7 % респондентів, з числа тих, кому відома торговельна марка «ДИАЗОЛИН» (90,8 %), асоціюють її з таким виробником, як ПАТ «Фармак», а 54,4 % дізнались про неї до 24 серпня 1991 року.

Оскільки вказаним дослідженням не встановлено дати відомості знаку, респонденти підібрані за однією певною вікової категорією, респондентам не ставилося питання про те, з якого часу їм відомий знак та що для них є джерелом інформації про знак, колегія апеляційного суду погоджується з доводами апеляційної скарги в цій частині.

Відповідно до висновку експерта від 11 вересня 2018 року № 147 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного на замовлення позивача експертом Жилою Б.В., встановлено:

- надані для проведення дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість, обсяг та географічний район використання позначення, ступінь відомості позначення у відповідному секторі суспільства, а також цінність, що асоціюється з позначенням, сукупність яких вказує на те, що станом на 24 серпня 1991 року позначення «ДИАЗОЛИН» було добре відомим в Україні знаком ПАТ «Фармак» стосовно такого товару, як «фармацевтичні препарати», що відноситься до товарів 5 класу МКТП;

- позначення «Діазолін форте» за заявкою від 03 серпня 2018 року № m201818257 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням «ДИАЗОЛИН», яке ПАТ «Фармак» вважає можливим визнати добре відомим в Україні знаком для товару 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати».

Оцінивши наданий позивачем висновок експерта, колегія апеляційного суду враховує таке.

Добра відомість торговельної марки, в тому числі використовуваного в якості торговельної марки позначення, с фактом об`єктивної дійсності, а процедура визнання такої торговельної марки (позначення) загальновідомою торговельною маркою має на меті підтвердження або спростування цього факту, а не його виникнення.

Підставою для надання охорони певному позначенню як добре відомої торговельної марки є факт визнання торговельної марки добре відомою компетентним державним органом на території країни, де витребовується правова охорона.

Встановлення компетентним державним органом факту доброї відомості позначення одночасно означає й констатацію наявності відповідних прав інтелектуальної власності на таке позначення у особи, яка витребовує визнання факту доброї відомості торговельної марки (позначення). Встановлення такого факту не входить до компетенції судової експертизи.

Отже, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку щодо належності та допустимості вказаного висновку як доказу, оскільки він складений стосовно правових питань в порушення частини 2 статті 102 ЦПК України.

Підсумовуючи вищевикладене, колегія апеляційного суду встановила, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами відповідність торговельної марки «ДИАЗОЛИН» критеріям добре відомої в Україні торговельної марки на ім`я ПАТ «Фармак» на дату 24 серпня 1991 року для товарів 05 класу МКТП: «фармацевтичні препарати».

Відповідно до частини 1 статті 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; неправильне застосування норм матеріального права.

Щодо судових витрат.

Відповідно до частини 1, пункту 1 частини 3 статі 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Відповідно до частин 1,13 статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 382 ЦПК України у резолютивній частині постанови суду апеляційної інстанції зазначається новий розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з розглядом справи у суді першої інстанції, - у випадку скасування судового рішення, та розподіл судових витрат, понесених у зв`язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.

Оскільки, апеляційна скарга підлягає задоволенню, то наявні підстави для стягнення з ПАТ «Фармак» на користь ПрАТ «ФФ «Дарниця» судового збору за подання апеляційної скарги у розмірі 10 572 грн.

Керуючись статтями 367, 369, 374, 375, 381-384 ЦПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» задовольнити.

Рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 08 жовтня 2018 року в частині задоволених позовних вимог Публічного акціонерного товариства «Фармак» до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні та зобов`язання вчинити певні дії, - скасувати.

Позов Публічного акціонерного товариства «Фармак» в частині позовних вимог до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про припинення порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку, визнання її добре відомою в Україні, зобов`язання вчинити дії, - залишити без задоволення.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Фармак» на користь Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 10 572 грн.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Дата складення повного судового рішення 29 вересня 2023 року.

Головуючий Г.І. Мостова

Судді Р.В. Березовенко

О.В. Немировська