П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2023 року м. Київ

Справа №757/44428/21-ц

Апеляційне провадження № 22-ц/824/5584/2023

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: судді-доповідача: Соколової В.В. суддів: Поліщук Н.В. , Шкоріної О.І. за участю секретаря Федорчук Я.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду м. Києва ухваленого під головуванням судді Козлова Р.Ю., 07 листопада 2022 року у м. Києві, дата складення повного тексту рішення не зазначена, у справі за позовом ОСОБА_1 до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання незаконним і скасування рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10 січня 2020 року, визнання незаконним і скасування рішення Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуаль6ної власності» від 28 квітня 2021 року та зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» повторно розглянути заявку №m201908822,

В С Т А Н О В И В

У серпні 2021 року позивач звернувся до суду з вищевказаним позовом, в якому з урахуванням клопотання про відмову від окремої частини позовних вимог, просив про визнання незаконним і скасування рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10 січня 2020 року, визнання незаконним і скасування рішення Апеляційної палати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 28 квітня 2021 року та зобов`язання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» повторно розглянути заявку № m 2019 08822.

Позовні вимоги обґрунтовував тим, що він є засновником ТОВ «ЯПОШКА» - мережі ресторанів японської кухні. На його замовлення було розроблено фірмовий стиль для цієї мережі. З метою захисту своїх прав інтелектуальної власності, позивачем була подана до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявка на реєстрацію розробленого логотипу в якості знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявка № m 2019 08822, дата подання заявки 15 квітня 2019 року, класи МПКТП 30,35,43.

Висновком ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи вих. № 1817/ЗМ/20 від 10 січня 2020 року, який набув статусу рішення після його затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, позивачеві було відмовлено у реєстрації вищезазначеного знаку для товарів і послуг відносно усього переліку товарів та послуг 30, 35 та 43 класів МКТП. За результатами кваліфікаційної експертизи встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони (п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») на підставі того, що заявлене комбіноване позначення є таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі; словесна частина позначення має зневажливе значення щодо осіб певної національності; використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі знака для товарів і послуг принижує націю за національною ознакою, і може завдати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства.

Не погодившись з висновком Укрпатенту, 11 березня 2020 року позивач звернувся до Апеляційної палати Мінекономіки з запереченням проти прийнятого рішення. Проте, рішенням Апеляційної палати від 28 квітня 2021 року, затвердженого Наказом ДП «Український інститут інтелектуальної власності» №75-Н/2021 від 01 червня 2021 року, у задоволенні заперечення було відмовлено, рішення Мінекономіки від 10 січня 2020 року залишено чинним.

На думку позивача, позначення «Япошка» не може вважатися таким, яке очевидно суперечить публічному порядку, принципам моралі, а його використання не принижує націю за національною ознакою і не завдає шкоди інтересам відповідної держави. На думку позивача, позначення має позитивний характер та внаслідок широкого використання може сприйматися споживачами саме в якості бренду позивача - мережі ресторанів японської кухні. Відповідно, висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони не може вважатись обґрунтованим, оскільки суперечить відомостям, які були наведені в матеріалах заявки, та які мали бути враховані відповідачем в ході проведення кваліфікаційної експертизи.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 07 листопада 2022 року позов ОСОБА_1 до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання незаконним і скасування рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10 січня 2020 року, визнання незаконним і скасування рішення Апеляційної палати Державного підприємства «Український інститут інтелектуаль6ної власності» від 28 квітня 2021 року та зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» повторно розглянути заявку №m201908822- залишено без задоволення.

Рішення суду мотивовано тим, що позначення «япошка» є таким, що суперечить суспільним інтересам та принципам моралі, а отже, Закону України «Про захист суспільної моралі», оскільки воно, зокрема, принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою.

Не погодився із вказаним рішенням суду позивач, його представником подано апеляційну скаргу.

В апеляційній скарзі представник позивача вказує на те, що рішення суду першої інстанції не відповідає фактичним обставинам справи, прийняте з неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи, та порушенням норм матеріального та процесуального права.

Представник позивача вказує на те, що відповідачем при проведенні експертизи заявленого позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявкою №m 2019 08822 від 15 квітня 2019 року, порушено вимоги п. 16 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в частині необґрунтованості власних висновків; п. 1 ст. 5 цього Закону в частині необґрунтованого визнання (без належно обґрунтованих підстав) заявленого позначення таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі; п. 8.5. власних Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг в частині залишення поза увагою всіх особливостей, що можуть бути притаманні заявленому комбінованому позначенню в цілому.

Також зазначає, що Апеляційна палата відповідача при ухваленні оскарженого рішення від 28 квітня 2021 року не тільки не усунула порушення, що мають місце у висновку відповідача, а й суттєво збільшила їх, додатково порушивши п.1 та п. 2 розділу VII Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2021 № 433 щодо вимог законності та обґрунтованості рішення Апеляційної палати.

Разом з цим, представник відповідача вказує на те, що Висновок експерта №19543 за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності від 10 вересня 2021 року, яким встановлено, що позначення за заявкою № m 2019 08822 не має зневажливого значення для осіб за національністю - ІНФОРМАЦІЯ_7, не принижує націю за національною ознакою і не може завдати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства під час використання стосовно заявлених товарів і послуг, та не суперечить публічному порядку чи принципам моралі.

Представник також вказує на те, що судовий експерт Копитько А.П. підтримала свій висновок та додатково пояснила, що за судово-експертною Методикою проведення експертних досліджень, пов`язаних із засобами індивідуалізації: семантичне значення позначення необхідно досліджувати в цілому як сукупність всіх його елементів, не розділяючи його на окремі частини. В свою чергу, відповідач акцентував свою увагу виключно на словесному елементі заявленого позначення, залишивши поза увагою зображувальний елемент, який несе виключно позитивну семантику, що певною мірою призвело до помилкового висновку про невідповідність заявленого позначення припису п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Зазначає, що судом першої інстанції не були враховані пояснення судового експерта Копитько А.П., в яких вона пояснила, що за результатами проведеного нею дослідження було встановлено, що спірне позначення має як природну розрізняльну здатність, так і додатково набуту розрізняльну здатність внаслідок його тривалого використання, також експерт пояснила, що набуття Спірним позначенням додаткової розрізняльної здатності нею було встановлено на момент проведення дослідження, зокрема, з урахуванням відгуків споживачів щодо продукції ресторанів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датованих станом до дати подання заявки: 13 листопада 2017 року, 18 жовтня 2018 року , 31 березня 2019 року.

На підставі викладеного просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

На стадії апеляційного перегляду справи, ухвалою суду від 22 травня 2023 року було здійснено заміну відповідача ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - УКРПАТЕНТ) на його правонаступника Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі - УКРНОІВІ), у зв`язку з передачею повноважень щодо реєстрації торгівельних марок згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності /т.4 а.с.33-34/.

У відзиві на апеляційну скаргу представник УКРНОІВІ заперечувала проти доводів апеляційної скарги, вказувала на законність відмови у здійсненні реєстрації торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3», так як вказане позначення є таким, що суперечить суспільним інтересам та принципам моралі, оскільки воно зокрема, принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою. Наданий позивачем висновок експерта вважає не повним та належно не обґрунтованим оскільки, не можна погодитись з твердженням , що має місце зменшувально-пестливе значення демінутивного суфіксу -к- посилюється завдяки графічному елементу і, відповідно, семантичний зміст всього комбінованого позначення однозначно сприймається споживачами як «дитя/дитина/малюк японської національності», що містить в собі дружнє/позитивне ставлення до дитячої аудиторії представників іншого етносу. Твердження експерта щодо розірняльної здатності спірного позначення вважає суперечливими, адже експерт одночасно стверджує про те, що торговельна марка за заявкою № m201908822 володіє розрізняльною здатністю (тобто сама по собі без тривалого використання), а потім зазначає, що вона стала такою, що набула розрізняльної здатності внаслідок її тривалого використання. Не зрозумілим є підстави, на яких судовий експерт стверджувала, що про хибність висновку Укрпатенту за результатами проведення кваліфікаційної експертизи щодо законів словотвору та морфеміки. До того ж оскаржуване позначення не було досліджено з точки зору відповідності етичним нормам, публічному порядку та принципам моралі, тобто судовим експертом не було спростовано висновки кваліфікаційної експертизи та уповноважених органів.

На підставі викладеного просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін /т.4 а.с.39-60/.

В судовому засіданні представник позивача - адвокат Білицький П.В. підтримав доводи апеляційної скарги та просив про задоволення заявлених ними вимог.

Представник правонаступника відповідача - Фінагіна В.Б. заперечувала проти доводів апеляційної скарги, просила апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

В судовому засіданні апеляційного суду також було розглянуто клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, в задоволенні якого відмовлено, ухвалою суду постановленою усно та занесеною до протоколу судового засідання від 17 липня 2023 року, з підстав порушення порядку заявлення такого клопотання та відсутності обґрунтованих підстав для його за заявлення лише на стадії апеляційного перегляду справи.

Заслухавши доповідь судді, пояснення учасників судового засідання, перевіривши законність та обґрунтованість судового рішення в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з такого.

Судом встановлено, що 15 квітня 2019 року позивачем до закладу експертизи було подано заяву № m 2019 08822 на реєстрацію комбінованого позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» в якості знаку для товарів класу 30 та послуг 35,43 класів МКТП /т.1 .с.17-18/.

ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявнику було направлено повідомлення від 18 жовтня 2019 року (Вих. № 109243/ЗМ/19) про можливу відмову в реєстрації знаку відносно всього заявленого переліку товарів і/або послуг на підставі того, що заявлене комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» є таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі. Вказано на те, що «ІНФОРМАЦІЯ_1 - презирливо від «ІНФОРМАЦІЯ_7»- має зневажливе значення щодо осіб певної національності, так як «ІНФОРМАЦІЯ_7 - (японці, японка) - народ, що становить основне населення Японії; представники цього народу». А отже використання зазначення "ІНФОРМАЦІЯ_3" як знака для товарів і послуг принижує націю за національною ознакою і може надати шкоди інтересам відповідної держави /т.1 а.с.23-24/.

18 грудня 2019 року представник заявника звернувся до УКРПАТЕНТ з листом, в якому зазначив, що індивідуальні особливості заявленого позначення обумовлюють сприйняття знаку в якості бренду заявника, який має високий рівень оригінальності та дистинктивності, завдяки неповторному поєднанню графічного та словесного елементів, що не дозволяє розглядати заявлене позначення як таке, що суперечить публічному порядку, принципам моралі. Також представник заявника вказував на те, що позивач є: власником знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2, який є графічним зображенням, що також входить до окладу заявленого наразі позначення, автором графічного зображення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зареєстровано в установленому законом порядку 22 лютого 2017 року свідоцтво № НОМЕР_1 , та одним із засновників ТОВ «Япошка» /т.1 а.с.27-48, т.3 а.с.57-61/.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної відповідно до статті 10 Закону було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, заявлене комбіноване позначення є таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі, так як словесне позначення має зневажливе значення щодо осіб певної національності.

Оскільки мотивована відповідь заявника, позивача по справі не спростовує факт того, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку, така відповідь не була визнана обґрунтованою. Тому, керуючись п.1 ст.5, ст. 6 Закону, на підставі висновку закладу експертизи, Мінекономіки прийнято рішення від 10 січня 2020 про відмову в реєстрації торговельної марки /т.1 а.с.97,43-44/.

Позивач користуючись своїм правом оскаржив згадане рішення Мінекономіки до Апеляційної палати УКРПАТЕНТУ в порядку, передбаченому Законом , вказував на те, що позивач є: власником знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2, який є графічним зображенням, що також входить до окладу заявленого наразі позначення, автором графічного зображення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зареєстровано в установленому законом порядку 22 лютого 2017 року свідоцтво № НОМЕР_1 , та одним із засновників ТОВ «Япошка», яке займається ресторанним бізнесом і вже тривалий час успішно використовує заявлене до реєстрації позначення, яке вже має розрізняльну здатність /т.1 а.с.107-115/.

Разом з тим, 28 квітня 2021 року, за результатами розгляду заперечення позивача, Апеляційною палатою було ухвалено рішення про відмову у задоволенні заперечення та залишення чинним рішення Мінекономіки від 10 січня 2020 року про відмову в реєстрації знаку за заявкою № m 2019 08822.

Мотивуючи своє рішення колегія Апеляційної палати зазначила про те, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі, оскільки використання словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_3» у складі заявленого позначення має зневажливе значення для осіб за національністю - ІНФОРМАЦІЯ_7, принижує націю за національною ознакою і може надати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства.

Зважаючи на зазначене, колегія Апеляційної палати резюмувала, що підстава для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3, зобр.» за заявкою № m 2019 0822, встановлена пунктом 2 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономіки від 10 січня 2020 правомірно та вмотивовано /т.1 а.с.100-106, т.2 а.с.48-54/.

Наказом УКРПАТЕНТ № 75-Н/2021 від 01 червня 2021 року затверджено рішення апеляційного плати щодо заперечення проти рішення за заявкою № m 2019 08822 /т.1 а.с.99, т.2 а.с.47/

За замовленням позивача, Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» був складений Висновок експерта за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності №19543 від 10 вересня 2021 року. Зі змісту цього висновку вбачається, що проведення експертизи було доручено судовому експерту 3-го кваліфікаційного класу, старшому науковому співробітнику лабораторії економічних, психологічних, товарознавчих досліджень та досліджень об`єктів інтелектуальної власності Копитько А.П. , яка має вищу філологічну освіту за фахом «Українська мова», вищу освіту за фахом «Українська мова», вищу освіту за фахом «Інтелектуальна власність» та отримала кваліфікацію судового експерта за спеціальностями 13.6 «Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товару і послуг), географічними зазначеннями» (свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта ХНІДСЕ №667 видане 12.08.2009, дійсне до 20.08.2024), 1.2 «Лінгвістичне дослідження писемного мовлення» (свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта ХНДІСЕ №1079 видане 15.11.2018, дійсне до 15.11.2023), стаж експертної роботи - з 2004 року.

У висновках вказано, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3, зобр.» за заявкою на торгівельну марку № m 2019 08822 при використанні щодо заявлених товарів та послуг 30,35 та 43 класів МКТП не є таким, що має зневажливе значення для осіб за національністю - ІНФОРМАЦІЯ_7, принижує націю за національною ознакою чи може завдати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства. Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3, зобр.» за заявкою на торгівельну марку № m 2019 08822 при використанні щодо заявлених товарів та послуг 30,35 та 43 класів МКТП не є таким, що суперечить публічному порядку чи принципам моралі. Торгівельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_3, зобр.» за заявкою на торгівельну марку № m 2019 08822 стала такою, що набула розрізняльної здатності серед споживачів внаслідок її тривалого використання /т.2 а..4-11/.

Крім цього, позивачем був наданий Висновок спеціаліста з лінгвістичного дослідження щодо лексами «ІНФОРМАЦІЯ_3», що входить до складу заявки № m 2019 08822 на знак для товарів і послуг, складений кандидатом філологічних наук, старшим викладачем кафедри української і зарубіжної літератури та журналістики ім. проф. Л.Ушкалова ХНПУ ім.. Г.С.Сковороди О.Варенніковою. В заключній частини висновку вказано, що слово «японка» в контексті вживання у складі заявленого позначення утворене додаванням суфіксу -к, що має виражену зменшено-пестливу семантику, та позначає дитя/дитина/малюк японської національності. Так тлумачення не суперечить принципам українського словотвору та випливає із зображення, що входить до складу заявленого знаку для товарів і послуг. Практика вживання слова «ІНФОРМАЦІЯ_4» доводить, що існують контексти (зокрема контекст даного випадку). В яких слово «ІНФОРМАЦІЯ_5» не є образливим та викликає позитивні конотації, як з огляду носія української/російської мов, та із погляду представника народу, який становить основне населення Японії. Отже, у ході лінгвістичного дослідження встановлено, що немає жодних підстав вважати заявлене позначення таким, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі, таким, що принижує націю за національною ознакою, а саме народ, який становить основне населення Японії, та таким, що надає шкоди інтересам держави Японія /т.2 а.с.151-156, т.3 а.с.66-68/.

Матеріали справи містять також дані про створення цього позначення на замовлення позивача в 2016 році, дані про використання позначення, яке було заявлено позивачем до реєстрації, в мережі ресторанів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відзначення мережі ресторанів «ІНФОРМАЦІЯ_1» різними подяками та винагородами, використання доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 /т.1 а.с.52-85,116-229, т.2 а.с.14-42, 56-130, 142-145, 157-158, т.3 а.с. 71-92,242-250, т.4 а.с.1,4-19/. Також підтверджуються матеріалами справи обставини реєстрації за позивачем знаку для товарів і послуг № НОМЕР_2, який є графічним зображенням, що також входить до окладу заявленого наразі позначення, та авторського права на графічне зображення «ІНФОРМАЦІЯ_1» свідоцтво № НОМЕР_1 від 22 лютого 2017 року /т.1 а.с.36-40, т.2 а.с.146-148, т.3 а.с.62-64/.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються, зокрема, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

В силу ч.1 ст. 7 цього Закону особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до НОІВ заявку.

Згідно зч.ч.1-3 ст.10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться НОІВ відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

НОІВ здійснює інформаційну діяльність, необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конференцією Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, чи торговельної марки за міжнародною реєстрацією відображаються в обґрунтованому висновку експертизи, що набирає чинності з дня затвердження його НОІВ.

На підставі такого висновку за заявкою НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію торговельної марки щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення НОІВ за заявкою надсилається заявнику.

Після затвердження висновку експертизи щодо торговельної марки за міжнародною реєстрацією НОІВ приймає рішення про надання або про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг, або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні щодо частини зазначених товарів і послуг.

Частинами 15,16 цієї статті визначено, що під час кваліфікаційної експертизи здійснюються перевірка відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, та розгляд заперечень, поданих відповідно до пункту 8 цієї статті.

Під час перевірки відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом, використовуються інформаційна база НОІВ, у тому числі матеріали заявок, довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника в разі її надання в установлений строк.

Результати розгляду заперечення зазначаються у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення НОІВ, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається подавцю заперечення.

Якщо за результатами такого розгляду НОІВ приймає рішення про реєстрацію торговельної марки для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації торговельної марки для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг, розгляд заявки зупиняється до закінчення строку, встановленого абзацом другим пункту 1 статті 15 цього Закону, для оскарження такого рішення особою, яка подала заперечення відповідно до пункту 8 статті 10 цього Закону.

Якщо за результатами кваліфікаційної експертизи та розгляду заперечення, у разі наявності такого є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то НОІВ надсилає заявнику про це обгрунтований попередній висновок із викладенням вичерпного переліку підстав невідповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони повністю або частково, такий попередній висновок може надсилатися лише один раз з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації торговельної марки.

Відповідь заявника надається у строк та в порядку, встановленому пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

В порядку визначеному ч.ч.1,4-10 ст. 15 Закону заявник може оскаржити рішення НОІВ за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону.

Оскарження рішення НОІВ до Апеляційної палати здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку, встановленому цим Законом та на його основі регламентом Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. За подання заперечення сплачується збір. Якщо збір не сплачено у строк, зазначений у пункті 1 цієї статті, заперечення вважається неподаним, про що особі, яка подала заперечення, надсилається повідомлення.

У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та сплати збору за подання заперечення діловодство за заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

У разі подання заперечення проти рішення НОІВ за заявкою відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті заявнику за такою заявкою невідкладно надсилаються повідомлення та копія такого заперечення. Заявник має право подати до Апеляційної палати обґрунтовану відповідь на заперечення у порядку та строк, встановлені регламентом Апеляційної палати.

Заперечення проти рішення НОІВ за заявкою розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом двох місяців від дати одержання заперечення та документа про сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених у запереченні та під час його розгляду, а також з урахуванням відповіді заявника у разі її надходження. Строк розгляду заперечення продовжується за ініціативою заявника або особи, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, але не більше ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом НОІВ та надсилається заявнику, та в разі якщо заперечення подано особою відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, особі, яка подала заперечення.

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення підлягає поверненню у розмірі 50 відсотків від установленого збору за подання заперечення.

У разі подання заперечення особою, яка не є заявником за заявкою, Апеляційна палата надсилає заявнику другий примірник такого рішення за результатами розгляду заперечення.

Заявник або особа, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї статті, може оскаржити затверджене НОІВ рішення Апеляційної палати у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом НОІВ та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному веб-сайті НОІВ.

Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДЕРЖПАТЕНТУ України від 28 липня 1995 року № 116, визначено наступне.

Експертиза заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг складається з таких етапів: - встановлення дати подання заявки; - експертиза заявки за формальними ознаками; - експертиза заявки по суті позначення, що заявлено на реєстрацію як знак.

Задачею експертизи заявки за формальними ознаками є встановлення відповідності заявки вимогам статті 7 Закону 3689-12 та обсягу прав, що заявляються заявником.

Задачею експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, відповідно до пункту 7 статті 10 Закону, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони.

Експертиза заявки по суті складається з:

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 та пунктів 1, 2 статті 6 Закону;

- перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, зазначених у пунктах 3, 4 статті 6 Закону.

Під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону, встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.

Якщо заявлене позначення або хоча б один з його елементів відноситься до позначень, зазначених в абзаці 1 цього пункту, подальший розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

Якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону 3689-12, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.

Повідомлення має містити посилання на відповідні положення Закону, Правил та наводити джерела використаної інформації.

До повідомлення можуть бути включені зауваження і пропозиції. Пропозиції можуть бути вмотивовані виявленням схожих зареєстрованих знаків або знаків, раніше заявлених на реєстрацію для всіх або частини однорідних товарів або послуг. Заявнику може бути запропоновано надати лист-згоду власника зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака, відносно якого проводиться експертиза.

Заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.

Якщо термін надання відповіді порушено або доводи, що наведені заявником на користь реєстрації знака, не визнаються Відомством як обґрунтовані, то виноситься рішення про відхилення заявки відносно усього переліку товарів і/або послуг або відносно його частини.

У пункті 8.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07 квітня 2014 року № 91, вказано, що сутність понять «публічний порядок», «гуманність» і «мораль», що включені до пункту 1 статті 5 Закону, повинні визначатись через основні права і свободи людини та суспільства в цілому, які базуються на положеннях загального законодавства України та спеціального законодавства щодо правової охорони знаків.

Для цілей застосування пункту 1 статті 5 Закону, потрібно вважати, що знак суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, якщо він, зокрема, принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою. Наприклад, позначення які містять слова, що є похідними від слова «хохол» і мають зневажливе значення щодо національності - українець, або які містять позначення «москаль», «ІНФОРМАЦІЯ_4», що мають зневажливе значення щодо осіб за національністю - росіянин та ІНФОРМАЦІЯ_7, або «не купуй російське», що спонукає до нехтування товарами російського походження, закликає до дій, що є проявом шовінізму (п.8.4).

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу свої вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Відповідно до частин першої та другої статті 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно зі статтею 78 ЦПК України суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (частини перша-третя статті 89 ЦПК України).

Вимоги до висновку експерта встановлені ст. 102 ЦПК України, відповідно до якої висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством; предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань; предметом висновку експерта не можуть бути питання права; висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи; висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи; у висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ст. 106 ЦПК Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

З наведених обставин справи вбачається, що позивачем була подана заявка № m 2019 08822 на реєстрацію торгівельної марки, яка є комбінованим позначенням і містить словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Мінекономіки, виконуючи функції національного органу інтелектуальної власності, 10 січня 2020 року прийняло рішення від про відмову в реєстрації знаку за заявкою позивача. За результатами перегляду цього рішення Апеляційною палатою 28 квітня 2021 року було ухвалено рішення про відмову у задоволенні заперечення позивача. Мотивуючи своє рішення колегія Апеляційної палати зазначила про те, що заявлене позначення є таким, що суперечить публічному порядку, принципам моралі, оскільки використання словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_3» у складі заявленого позначення має зневажливе значення для осіб за національністю - ІНФОРМАЦІЯ_7, принижує націю за національною ознакою і може надати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства.

Вказані висновки Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) ґрунтуються, зокрема, на Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, де в якості прикладу знаку, що суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, наведено словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», що мають зневажливе значення щодо осіб за національністю - ІНФОРМАЦІЯ_7.

Позивач заперечуючи проти рішень НОІВ, надав суду висновок експерта, де вказано, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3, зобр.» за заявкою на торгівельну марку № m 2019 08822 не є таким, що має зневажливе значення для осіб за національністю - ІНФОРМАЦІЯ_7, принижує націю за національною ознакою чи може завдати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства, не є таким, що суперечить публічному порядку чи принципам моралі, а торгівельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_3, зобр.» за заявкою на торгівельну марку № m 2019 08822 стала такою, що набула розрізняльної здатності серед споживачів внаслідок її тривалого використання.

В мотивувальній частині висновку експерт вказує, що семантичний зміст словесного елемента «ІНФОРМАЦІЯ_3» посилюється за допомогою зображення, яке виступає в якості контексту заявленого позначення. Саме контекст надає слову точне значення та усуває його полісемію, і завдяки контексту воно отримує цілковито конотацію, що сприяє його однозначному інтерпретуванню. Зменшувально-пестливе значення демінутивного суфіксу -к- посилюється завдяки графічному елементу і, відповідно, семантичний зміст всього комбінованого позначення однозначно сприймається споживачами як «дитя/дитина/малюк японської національності», що містить в собі дружнє/позитивне ставлення до дитячої аудиторії представників іншого етносу.

Отже експерт та позивач посилаючись на вказаний висновок не заперечують, що словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_3» заявленого позначення є похідним від слова «ІНФОРМАЦІЯ_6», що є етнонімом - терміном, для позначення будь-якого етносу або етнічної спільності, в свою чергу утвореним від вихідного слова «ІНФОРМАЦІЯ_7». Предметом спору є фактичне сприйняття громадськістю цього словесного елементу, як вираження дружного/позитивного ставлення до представників іншого етносу, з урахування зображення, або як зневажливе значення для осіб за національністю - ІНФОРМАЦІЯ_7, принижує цю націю за національною ознакою і може надати шкоди інтересам відповідної держави та суспільства.

Вирішуючи вказане питання, колегія суддів виходить з того, що загальна мета, що лежить в основі застосування ч. 1 ст. 5 Закону як абсолютної підстави для відмови в реєстрації торговельної марки, полягає в тому, щоб не допустити до реєстрації торговельні марки, які мають негативне для суспільства значення та зміст або є такими, що суперечать загальноприйнятим та основоположним нормам моралі та громадського порядку.

Апеляційна палата НОІВ у своєму висновку вказала, що словесний елемент «ІНФОРМАЦІЯ_3» заявленого позначення є похідним і може сприйматися пересічним споживачем як ненормативний етнонім або етнофолізм.

За загальним правилом, етнофолізм, також експресивний етнонім - екзоетнонім з негативною конотацією. Належить до пейоративної лексики, спрямованої на вираження недружелюбного ставлення однієї етнічної групи чи країни до іншої та до її мовців.

В Конституції України закладені такі принципи як рівність прав і свобод громадян, серед яких визначено, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного та соціального походження, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, кожен має право на повагу до його гідності (ст.ст. 24,26,27 Конституції України).

Під публічним порядком необхідно розуміти правопорядок держави, визначені принципи і засади, які становлять основу існуючого у ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й недоторканості й основних конституційних прав, свобод, гарантій тощо). Міжнародний публічний порядок будь-якої країни включає фундаментальні принципи і засади правосуддя, моралі, які держава бажає захистити навіть тоді, коли це не має прямого стосунку до самої держави; правила, які забезпечують фундаментальні політичні, соціальні та економічні інтереси держави (правила про публічний порядок); обов`язок держави з дотримання своїх зобов`язань перед іншими державами та міжнародними організаціями.

Вказане у свою чергу, свідчить про те, що заявлене до реєстрації позивачем позначення містить елемент, який може сприйматись громадськістю, як такий що принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою, тобто має негативне для суспільства значення та зміст або є такими, що суперечать загальноприйнятим та основоположним нормам моралі та громадського порядку, а тому відмова НОІВ у здійсненні його реєстрації відповідає нормам чинного законодавства.

А отже доводи апеляційної скарги позивача про те, щовідповідачем при проведенні експертизи заявленого позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявкою №m 2019 08822 від 15 квітня 2019 року, порушено вимоги п. 1 ст. 5 та п. 16 ст. 10 Закону України «Про охрону прав на знаки для товарів і послуг » не знайшли свого підтвердження.

Також не можна погодитись з твердженням сторони позивача про залишення судом першої інстанції поза увагою висновку експерта, оскільки як вбачається з мотивувальної частини рішення суду, цьому висновку надана детальна та аргументована оцінка.

Посилання позивача на відгуки певних споживачів щодо продукції ресторанів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », висновків НОІВ та суду першої інстанції не спростовують, оскільки уповноваженими органами має надаватись оцінка з урахуванням ставлення громадськості в цілому, та метою їх рішень є не допустити до реєстрації торговельні марки, які мають негативне для суспільства, суперечать загальноприйнятим та основоположним нормам моралі та громадського порядку.

Не можуть бути прийняті до уваги суду і посилання позивача на наявність розрізняльної здатності поданого на реєстрацію позначення, оскільки ці підстави не вказані НОІВ в якості підстав для відмови у реєстрації, а предметом даного спору є оскарження рішень НОІВ, тобто дослідженню підлягають виключно підстави і обставини, які стали підставою для прийнятті рішень щодо відмови у реєстрації заявленого до реєстрації позначення.

Отже, суд повно і об`єктивно з`ясував дійсні обставини справи, перевірив доводи і заперечення сторін зібраними у справі доказами, яким дав належну правову оцінку. Оскаржуване рішення постановлене з додержанням вимог матеріального і процесуального права, а тому апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Виходячи з положень ст. 141 ЦПК України, враховуючи відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги та підстав для задоволення заявлених позовних вимог, відсутні і підстави для компенсації позивачеві судових витрат понесених ним на стадії апеляційного розгляду справи.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 375, 381-384 ЦПК України, суд апеляційної інстанції

П О С Т А Н О В И В

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Рішення Печерського районного суду м. Києва від 07 листопада 2022 року - залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач: В.В. Соколова

Судді: Н.В. Поліщук

О.І. Шкоріна

Повний текст постанови складений 28 липня 2023 року.