Справа № 522/7802/21
Провадження № 2/522/888/23
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси:

у складі: головуючої судді Ковтун Ю.І.,

за участі секретаря Лахматової С.В.,

представника позивача - адвоката Розенбойма Ю.О.,

представника відповідача - адвоката Коваля А.М.,

представника третьої особи - адвоката Фатєєвої І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2021 Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. звернулася до Приморського районного суду м. Одеси з позовною заявою до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити певні дії, в якому просить: визнати недійсними Свідоцтва № НОМЕР_2 від 15.05.2003, № НОМЕР_3 від 15.05.2003, № НОМЕР_4 від 12.03.2012, № НОМЕР_5 від 20.02.2016, № НОМЕР_6 від 25.08.2016, № НОМЕР_7 від 25.08.2016, № НОМЕР_8 від 25.08.2016, № НОМЕР_1 від 27.08.2019 на знаки для товарів і послуг 33, 35 класів МКТП з використанням найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1»; зобов`язати державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсними повністю вищевказаних Свідоцтв та внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю вищевказаних Свідоцтв.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. є виробником вино-продукції з потужностями виробництва, розташованими в м. Криково, Республіка Молдова та власником міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» №№ НОМЕР_9 від 05.12.2002; НОМЕР_10 від 30.11.2017; НОМЕР_11 від 15.07.2019; НОМЕР_12 від 28.10.2019 та НОМЕР_13 від 18.11.2019 для товарів і послуг у класі 33 МКТП. Також у позовній заяві вказано, що первинна реєстрація знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за компанією Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. відбулась в 1993 році у Республіці Молдова.

Між Combinatul de Vinuri " ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора Бодюл Валентина та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» в особі голови ради директорів ОСОБА_2 було укладено ексклюзивну дистриб`юторську угоду № 22-V від 13.12.2007, згідно з якою Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» здійснювалася дистрибуція товару Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. на території України, та Додаткову угоду № 01 від 13.12.2007 до Дистриб`юторської угоди.

За умовами вказаних договорів передбачалося, зокрема, здійснення уступки на ім`я Combinatul de Vinuri " ІНФОРМАЦІЯ_1 всіх прав на знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на території України на ім`я ОСОБА_2 .

На ім`я ОСОБА_2 було зареєстровано знаки для товарів та послуг з використанням найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» у 33, 35 класах МКТП за Свідоцтвами № НОМЕР_2 від 15.05.2003, НОМЕР_14 від 15.05.2003, НОМЕР_15 від 12.03.2012, НОМЕР_16 від 20.02.2016, НОМЕР_17 від 25.08.2016, НОМЕР_18 від 25.08.2016, НОМЕР_19 від 25.08.2016, НОМЕР_20 від 27.08.2019.

Позивач вважає, що ексклюзивна дистриб`юторська угода № 22-V від 13.12.2007 є комерційним контрактом, а ТОВ «Укрімпорт KV» був комерційним агентом Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. У зв`язку з вищенаведеним вважає, що оспорювані Свідоцтва мають бути визнані недійсними як такі, що подані на реєстрацію агентом чи представником власника знаку в одній із країн Союзу без дозволу власника.

Ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 26.05.2021 відмовлено у відкритті провадження за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити певні дії.

Постановою Одеського апеляційного суду від 22.12.2021 ухвалу Приморського районного суду міста Одеси від 26.05.2021 скасовано та справу направлено до продовження розгляду до суду першої інстанції.

Ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 29.03.2022 позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», третя особа ТОВ «УКРІМПОРТ КV» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити певні дії, - залишено без руху та надано позивачу строк 10 днів з дня вручення зазначеної ухвали для усунення недоліків.

Ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 09.06.2022 вказаний строк було продовжено на 10 днів з дня вручення зазначеної ухвали для усунення недоліків.

24.06.2022 ухвалою Приморського районного суду міста Одеси було відкрито провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити певні дії; визначено проводити розгляд цивільної справи в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 03.08.2022.

11.07.2022 засобами поштового зв`язку судом було отримано відзив представника відповідача ОСОБА_2 - адвоката Коваля А.М. на позовну заяву та заяву про застосування строків позовної давності.

У відзиві представник відповідача повністю заперечував проти доводів позовної заяви, заявляв про їх незаконність, необґрунтованість та безпідставність. Вказував, що дія міжнародних реєстрацій, зазначених позивачем, не поширюється на територію України, а дві з оскаржуваних торговельних марок з найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстровано ОСОБА_2 на території України ще до здійснення відповідних міжнародних реєстрацій позивачем та за письмовим дозволом і дорученням позивача. Також зазначив, що посилання на Ексклюзивну дистриб`юторську угоду № 22-v та додаткову угоду до неї є безпідставними, оскільки вони жодним чином не стосуються ОСОБА_2 як фізичної особи, а посилання на них взагалі не стосується предмета спору, оскільки в межах спору не вирішується питання про здійснення уступки прав на торговельні марки за оспорюваними свідоцтвами. Серед іншого, зазначив, що підпис на додатковій угоді поставлено не ОСОБА_2 , а іншою особою.

На підставі вищенаведеного, вважав відсутніми підстави для застосування статті 6septies Паризької конвенції про охорону промислової власності з огляду на відсутність договірних правовідносин між позивачем та ОСОБА_2 , як окремим учасником правовідносин, та враховуючи отриману ним згоду на реєстрацію торговельних марок з найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», у зв`язку з чим просив суд відмовити у задоволенні позову у повному обсязі. Також зазначав про відсутність будь-яких інших підстав для визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Крім того, у відзиві та у заяві про застосування строків позовної давності вказував на те, що Позивач суттєво пропустив строк позовної давності у три роки для оспорювання прав на сім торговельних марок відповідача ОСОБА_2 та просив відмовити у задоволенні позову у зв`язку із пропуском строку позовної давності. Вказував, що позивачем було надано згоду на реєстрацію оспорюваних торговельних марок ще 02.10.2002; Ексклюзивну дистриб`юторську угоду № 22-v та додаткову угоду до неї було укладено 13.12.2007, 23.06.2016 позивач письмово звернувся до ОСОБА_2 щодо здійснення переуступки прав на вказані свідоцтва, а відтак позивачеві було достеменно відомо про існування оспорюваних свідоцтв задовго до дати звернення до суду (т. 2 а.с. 1-13, т. 3 а.с. 34 - 37).

11.07.2022 засобами поштового зв`язку до суду надійшли також письмові пояснення третьої особи та заява про застосування строків позовної давності. Аналогічно до доводів, викладених у відзиві відповідачем ОСОБА_2 , вказується на безпідставність посилань на Ексклюзивну дистриб`юторську угоду № 22-v та додаткову угоду до неї; відсутність у позивача будь-яких прав на знаки для товарів і послуг із найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України та відсутність підстав для застосування статті 6septies Паризької конвенції про охорону промислової власності та/або будь-яких інших підстав для визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг. На підставі викладеного, просили відмовити у задоволені позовних вимог у повному обсязі.

У письмових поясненнях та заяві про застосування строків позовної давності третя особа також просила суд відмовити у задоволенні позовних вимог у зв`язку із пропуском строку позовної давності з підстав, аналогічних тим, що зазначені у відзиві відповідача ОСОБА_2 (т. 1 а.с. 213 - 220, т. 3 а.с. 1 - 4).

29.08.2022 судом було отримано відзив відповідача - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», у якому було вказано про те, що рішення про реєстрацію кожної з торговельних марок за оспорюваними свідоцтвами було прийнято за результатами кваліфікаційної експертизи, на підставі висновку закладу експертизи про відповідність кожного із таких позначень умовам правової охорони та у повній відповідності до встановленої процедури розгляду заявок. Також зазначено про відсутність підстав для застосування статті 6septies Паризької конвенції про охорону промислової власності, з огляду на те, що торгово-посередницькі відносини виникли саме між компанією Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. та товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV»; Позивачем не надано докази факту перебування відповідача - фізичної особи ОСОБА_2 у договірних правовідносинах із позивачем (т. 3 а.с. 74 -80).

Також, 29.08.2022 до суду надійшла заява відповідача - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»про застосування строків позовної давності, у якій вказав, що публікація відомостей про видачу оскаржуваних свідоцтв на торговельні марки в офіційному бюлетені відбулась з 15.03.2003 по 27.03.2019; у матеріалах заявок №№ , від 02.09.2002 міститься лист позивача (№ 17/772 від 02.10.2002) згідно якого останній не заперечує щодо реєстрації вищезазначених торговельних марок на ім`я відповідача ОСОБА_2 . Відтак, позивач принаймні з 02.10.2002 року мав об`єктивну можливість знати про порушення своїх прав, свобод та інтересів. Враховуючи зазначене, просив застосувати позовну давність до спірних правовідносин (т. 4 а.с. 1 - 4).

Ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 26.10.2022 закрито підготовче засідання по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити певні дії та призначено справу до судового розгляду по суті 23.11.2022.

Також 10.06.2023 на електрону адресу суду було направлено тези виступу третьої особи, а 12.06.2023 - тези виступу відповідача ОСОБА_2 . У даних документах продубльовано доводи третьої особи, викладені у письмових поясненнях від 11.07.22 та доводи відповідача ОСОБА_2 , викладені у відзиві від 11.07.22 відповідно.

У судовому засіданні представник позивача адвокат Розенбойм Ю.О. позов підтримав та просив його задовольнити.

Представник відповідача ОСОБА_2 - адвокат Коваль А.М. у судовому засіданні заперечив проти позовних вимог та просив у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

Представник відповідача - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. У клопотаннях від 19.10.2022 та 26.10.2022 просив розглянути справу у його відсутність.

Представник третьої особи адвокат Фатєєва І.В., у судовому засіданні заперечила проти позовних вимог та просила у задоволенні позову відмовити у повному обсязі.

Враховуючи, що сторони були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи та з огляду на подані представником відповідача - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» клопотання про розгляд справи за його відсутності, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутністю відповідача - Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності».

Дослідивши матеріали справи та проаналізувавши надані у справі докази, суд вважає, що позов задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судом встановлено та сторонами не заперечуються наступні фактичні обставини.

Компанія Combinatul de Vinuri «ІНФОРМАЦІЯ_1» S.A. є іноземною юридичною особою, зареєстрованою 06 жовтня 1999 року за наступною адресою: 2084, Республіка Молдова, мун. Кишенеу, г. Крикова, вул. Унгуряну,1, що підтверджується копією сертифікату про реєстрацію підприємства, що наявна у наданих до уваги суду матеріалах заявки № .

Позивач є власником ряду торговельних марок у Республіці Молдова, правова охорона яким була надана починаючи з 18.03.1993. Також, на ім`я позивача протягом 2002-20 років було здійснено ряд міжнародних реєстрацій, що включають найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» за №№ НОМЕР_9 від 05.12.2002; НОМЕР_10 від 30.11.2017; НОМЕР_11 від 15.07.2019; НОМЕР_12 від 28.10.2019 та НОМЕР_13 від 18.11.2019 для товарів і послуг у класі 33 МКТП.

Згідно інформаційного листа № 17/772 від 02.10.2002, підписаного Генеральним директором Combinatul de Vinuri «ІНФОРМАЦІЯ_1» S.A. Бодюла В.Е., підприємство «Комбинатул де Вінурі «КРІКОВА» СА» (Combinatul de Vinuri «ІНФОРМАЦІЯ_1» S.A.) у особі генерального директора Бодюла Валентина Євсеєвича, що діє на підставі Статуту, доручає і дозволяє зареєструвати знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України на ім`я ОСОБА_2 , з наступною уступкою прав Combinatul de Vinuri « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вищевказаним дозволом і дорученням позивача, відповідачем ОСОБА_2 було зареєстровано торговельні марки із включенням найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 15.05.2003, № НОМЕР_3 від 15.05.2003, що підтверджено копіями вказаних Свідоцтв та відомостями з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» ДП «Укрпатент».

13.12.2007 між позивачем (Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A.) та третьою особою (Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV») було укладено ексклюзивну дистриб`юторську угоду № 22-V від 13.12.2007 та Додаткову угоду № 01 від 13.12.2007 до Дистриб`юторської угоди. За змістом ексклюзивної дистриб`юторської угоди № 22-V, Дистриб`ютор (Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV») здійснює дистрибуцію Товару на території України, а Виробник (Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A.) надає Дистриб`ютору ексклюзивні виключні права на дистрибуцію товару клієнтам на території України протягом строку дії даної угоди.

Додатковою угодою № 1 від 13.12.2007 року встановлено, що ОСОБА_2 , у якості голови Ради Директорів ТОВ «УКРІМПОРТ КV» та від імені ТОВ «УКРІМПОРТ КV», та у якості та від імені фізичної особи ОСОБА_2 забезпечить і здійснить в безумовному порядку за першої вимоги Виробника, але не пізніше дати закінчення строку дії цієї Угоди уступку на ім`я ОСОБА_1 всіх прав на знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровані на території України на ім`я ОСОБА_2 (п.2 (d) Додаткової угоди). При цьому, у Додатковій угоді вказується, що передача прав здійснюється за умови компенсації зі сторони Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. ОСОБА_2 усіх підтверджених витрат у зв`язку із реєстрацією та уступкою прав.

Протягом 2012-2016 років, Відповідачем ОСОБА_2 було зареєстровано ряд інших торговельних марок за Свідоцтвами № НОМЕР_4 від 12.03.2012, № НОМЕР_5 від 20.02.2016, № НОМЕР_6 від 25.08.2016, № НОМЕР_7 від 25.08.2016, № НОМЕР_8 від 25.08.2016, що підтверджено копіями вказаних Свідоцтв та відомостями з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» ДП «Укрпатент».

23.06.2016 року позивач звернувся до Відповідача ОСОБА_2 та Третьої особи із вимогою щодо здійснення уступки прав на торговельні марки за Свідоцтвами № НОМЕР_2, НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та забороною вчинення будь-яких юридичних дій та/або актів по відношенню до зареєстрованих на території України знаки для товарів і послуг із включенням найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1», включаючи торговельні марки № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4. Копія даного листа міститься у матеріалах справи.

Останню торговельну марку із включенням найменування «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 було зареєстровано на ім`я Відповідача ОСОБА_2 27.08.2019, що підтверджено копією даного Свідоцтва та відомостями з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг» ДП «Укрпатент».

Відповідно до статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

В розумінні статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України».

Згідно із статтею 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 493 ЦК України суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюється законом (стаття 494 ЦК України).

Згідно з вимогами статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частини другої, п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку (знак) та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Так, звертаючись до суду за захистом своїх прав, позивач вказував, що є власником первинної реєстрації знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за компанією Combinatul de Vinuri " ІНФОРМАЦІЯ_1 у Республіці Молдова та власником міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» №№ НОМЕР_9 від 05.12.2002; НОМЕР_10 від 30.11.2017; НОМЕР_11 від 15.07.2019; НОМЕР_12 від 28.10.2019 та НОМЕР_13 від 18.11.2019 для товарів і послуг у класі 33 МКТП. При цьому, жодна із вказаних реєстрацій не поширюється на територію України.

Матеріали справи свідчать, що відповідач ОСОБА_2 , набув права на вищевказані позначення за Свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 15.05.2003 та № НОМЕР_3 від 15.05.2003 з письмового дозволу позивача та задовго до укладення ексклюзивної дистриб`юторської угоди та додаткової угоди до неї.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що позивачем не спростовано право інтелектуальної власності відповідача ОСОБА_2 на оспорювані знаки для товарів і послуг.

Позивач стверджував, що оскільки ексклюзивна дистриб`юторська угода № 22-V від 13.12.2007 є комерційним контрактом, а ТОВ «Укрімпорт KV» був комерційним агентом Combinatul de Vinuri " ІНФОРМАЦІЯ_1 , оспорювані Свідоцтва мають бути визнані недійсними на підставі пункту 1 статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка, зокрема, передбачає: якщо агент чи представник того, хто є власником знаку в одній з країн Союзу, подає без дозволу власника заявку на реєстрацію цього знаку від свого імені в одній чи декількох таких країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування або, якщо закон країни це дозволяє, переоформлення реєстрації на свою користь, якщо тільки агент чи представник не подасть докази, що виправдовують його дію. Власник знака має право, за наявності умов, передбачених у пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання. Національним законодавством може бути встановлений справедливий строк, протягом якого власник знака повинен скористатися правами, передбаченими в даній статті.

Втім, такі доводи позивача є безпідставними з огляду на наступне.

Стаття 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року передбачає юридичні механізми захисту прав власника знаку в одній країні Союзу по відношенню до агента чи представника такого власника. Для застосування цих механізмів повинно бути установлено: наявність факту виникнення в особи права власності на знак в одній із країн Союзу, тобто в країні, що приєдналася до Паризької конвенції; наявність особи, що по відношенню до власника знаку виступає агентом чи представником; відсутність дозволу власника на реєстрацію від імені агента або представника відповідного знаку (Постанова Верховного Суду у складі Касаційного Цивільного Суду від 22.02.2022 у справі № 760/4267/17).

Як було встановлено вище, позивач є власником ряду знаків для товарів та послуг у інших країнах Союзу.

Щодо доведення факту наявності особи, яка по відношенню до власника знаку виступає агентом чи представником суд враховує, що відповідач ОСОБА_2 , ще до моменту укладення ексклюзивної дистриб`юторської угоди, якою позивач обґрунтовує наявність комерційних відносин та статус відповідача ОСОБА_2 як агента / представника, зареєстрував вказані позначення на території України, що свідчить про відсутність існування агентських відносин між позивачем та ОСОБА_2 , зокрема, станом на час реєстрації торговельних марок за Свідоцтвами України № НОМЕР_2 від 15.05.2003 та № НОМЕР_3 від 15.05.2003.

При цьому, представником позивача в якості доказів агентських відносин були надані договори поставки між Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. та ТОВ «Укрімпорт KV». Суд враховує, що нормами національного законодавства поняття «агент» та «представник» не визначені та погоджується з доводами представника позивача, що такі поняття мають тлумачитись широко.

Однак, враховуючи встановлені судом фактичні обставини та виходячи при визначенні термінів «агент» чи «представник», що містяться в ст. 6-septies Паризької конвенції з їх значення, яке охоплює і розповсюджувачів продукції контрагента, що знаходяться з ним в певних договірних правовідносинах, приходить до висновку, що торгово-посередницькі взаємовідносини склались саме між Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. та ТОВ «Укрімпорт KV».

Відповідно до ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, тобто є самостійним учасником цивільних відносин і самостійним суб`єктом відповідальності і за загальним правилом до механізму притягнення юридичної особи до відповідальності не залучаються інші особи, зокрема учасники, засновники, працівники тощо.

За визначенням ст. ст. 24, 30 ЦК України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою, яка має здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також створювати цивільні обов`язки і самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі невиконання.

Таким чином, ці особи є незалежними, відмінними один від одного суб`єктами цивільно-правових відносин і самостійно несуть відповідальність за свої дії.

Відповідного дистриб`юторського договору між ОСОБА_1 та безпосередньо ОСОБА_2 , які б підтверджували статус саме останнього як агента або представника, стороною позивача не надано.

Отже, виходячи з раніше наведеного, за всіма ознаками посередницька діяльність здійснювалась саме ТОВ «Укрімпорт KV», а не відповідачем ОСОБА_2 як фізичною особою, який будь-якою діяльністю з цього приводу від власного імені не займався та безпосередньо участі у розповсюдженні товару позивача не приймав. При цьому, кваліфікувати його діяльність на посаді директора ТОВ як агентську (посередницьку) також немає підстав, оскільки він виступав від імені ТОВ, а не від власного, тоді як власником спірного знака він є саме як фізична особа.

Покладення ж на відповідача ОСОБА_2 будь-яких обов`язків Додатковою угодою № 1 від 13.12.2007 до Дистриб`юторської угоди прямо суперечить положенням ст. 511 ЦК України, відповідно до якої зобов`язання не створює обов`язку для третьої особи. При цьому, суд зазначає, що вказана Додаткова угода підписана виключно від імені Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. та ТОВ «Укрімпорт KV», підпис ОСОБА_2 як фізичної особи відсутній, так само його ім`я не зазначено як ім`я сторони такої угоди.

Крім того, як встановлено судом та як підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, відповідач ОСОБА_2 мав письмовий дозвіл від Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. на реєстрацію вказаних торговельних марок на власне ім`я, який міститься у матеріалах справи, чим спростовуються доводи позивача про відсутність з його сторони дозволу на здійснення таких реєстрацій.

З огляду на вищенаведене, суд приходить до висновку про неможливість застосування до даних правовідносин статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності та безпідставність посилання позивача на вказану норму.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знаку та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При цьому, перелік умов правової охорони та підстав для відмови визначений ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». У позовній заяві позивачем наведено текст вказаних положень законодавства, проте відсутнє обґрунтування застосування будь-якої із вказаних у відповідних статтях підстав.

В той же час, згідно з Висновком експерта №218 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складеного 17 серпня 2021 року, встановлено, що торговельні марки за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 15 травня 2003 р., за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 15 травня 2003 р., за свідоцтвом України №? НОМЕР_4 від 12 березня 2012 р., за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 10 серпня 2016 р., за свідоцтвом України № НОМЕР_6 від 25 серпня 2016 р., за свідоцтвом України № НОМЕР_7 від 25 серпня 2016 р., за свідоцтвом України № НОМЕР_8 від 25 серпня 2016 р., за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 27 серпня 2019 р.:

- не належать до таких, що звичайно не мають розрізняльної здатності.

- не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

- не є такими, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявках товарів і послуг або у зв`язку із ними, зокрема, вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

- не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

- не є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

- не є такими, що відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

- не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

- не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

- не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про правову охорону географічних зазначень».

- не є такими, що відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.

- не є такими, що відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

- не є такими, що відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Висновок експерта повністю відповідає вимогам ст. ст. 102, 106 ЦПК України і, відповідно, може бути врахований судом у якості одного із належних та допустимих доказів у справі.

Отже, позивачем не доведено, а відповідачем ОСОБА_2 повністю спростовано наявність будь-яких підстав для визнання недійсними оспорюваних Свідоцтв на знаки для товарів і послуг на підставі статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно з положеннями п. 4 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яким вказану статтю було доповнено згідно із Законом № 815 - ІХ від 21.07.2020 р., особа, яка є власником торговельної марки в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її дозволу, може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або передання їй прав на таку торговельну марку, якщо агент або представник не обґрунтує свої дії відповідними доказами.

Однак, суд відхиляє посилання позивача на дану норму права як на підставу для обґрунтування позовних вимог, з огляду на наступне.

Матеріалами справи підтверджується, що відповідач ОСОБА_2 мав письмовий дозвіл від Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A. на реєстрацію вказаних торговельних марок на власне ім`я. Зокрема, 02 жовтня 2002 року позивач надав письмову згоду № 17/772 на реєстрацію знаку для товарів і послуг зі словом та/або найменуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України на ім`я ОСОБА_2 . Внаслідок цього, відповідач ОСОБА_2 зареєстрував на своє ім`я дві торговельні марки за свідоцтвами України № № НОМЕР_2, НОМЕР_3 у класах 33, 35 МКТП, а також усі подальші торговельні марки, що підтверджується офіційною інформацією, яка міститься на сайті ДП «УКРПАТЕНТ» .

Відповідач ОСОБА_2 - як фізична особа, не є агентом або представником позивача - Заводу Кріково, оскільки ексклюзивна дистриб`юторська угода та додаткова угода до неї жодним чином не стосуються відповідача ОСОБА_2 . Відтак, на момент реєстрації торговельних марок ОСОБА_2 , були відсутні будь-які договірні правовідносини між власне ОСОБА_2 як фізичною особою та Combinatul de Vinuri "ІНФОРМАЦІЯ_1" S.A.

Крім того, застосування пункту четвертого статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є неможливим до спірних правовідносин з огляду на положення п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яким визначено, що свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Оскільки ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було доповнено п. 4 лише у 2020 році, тобто задовго після того, як було подано заявку на останню із оспорюваних торговельних марок, то вона на момент подання заявок не діяла і, як наслідок, взагалі не підлягає застосуванню до спірних правовідносин.

З огляду на вищенаведене, суд вважає, що положення статті 6 septies Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» та п. 4 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», на які позивач посилається як на правові підстави заявлених вимог, не можуть бути застосовані за даних обставин справи.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання (частина перша статті 15 ЦК України). Відповідно до частини першої статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

З огляду на наведене , суд приходить до висновку про те, що позивачем не доведено наявність порушеного права, яке б підлягало захисту, не доведено належними та допустимими доказами факт порушення прав позивача внаслідок видачі оспорюваних свідоцтв, не доведено законності та обґрунтованості заявлених позовних вимог, а отже, позовні вимоги в частині визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг недійсними не підлягають задоволенню.

Вимоги в частині зобов`язання Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» вчинити певні дії є похідними від вимог про оспорювання свідоцтв на знак для товарів і послуг, відтак також не підлягають задоволенню судом.

Щодо доводів відповідачів та Третьої особи в частині пропуску позивачем строків позовної давності суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Частиною 1 ст. 257 ЦК України визначено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Частиною 1 ст. 261 ЦК України визначено, шо перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Суд зазначає, що пропуск строку позовної давності є окремою підставою для відмови у задоволенні позовних вимог, що застосовується виключно у разі обґрунтованості заявлених позовних вимог. Дана позиція узгоджується із позицією Верховного Суду, що викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 22 травня 2018 року у справі № 369/6892/15-ц. Оскільки ж в даному випадку судом встановлено необґрунтованість позовних вимог позивача та їх невідповідність чинному законодавству, що унеможливлює їх задоволенню судом по суті, то суд не вдається до детального аналізу підстав для застосування наслідків пропуску строків позовної давності.

Відповідно до п.2 ч.2 статті 141 ЦПК України у разі відмови в позові судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються на позивача, отже судові витрати слід віднести на рахунок позивача.

Керуючись ст.ст. 4, 10, 12, 13, 76-81, 258-259, 264-265, 268 ЦПК України, суд-

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Combinatul de Vinuri «ІНФОРМАЦІЯ_1» S.A. до ОСОБА_2 , Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», третя особа товариство з обмеженою відповідальністю «УКРІМПОРТ КV» про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити певні дії, відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його складання, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення суду складено 17 липня 2023 року.

Суддя Ю.І. Ковтун