печерський районний суд міста києва
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року Печерський районний суд м. Києва

в складі головуючого - судді: Ільєвої Т.Г.

при секретарі: Ємець Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Енержи Трейд» до Національного органу інтелектуальної власності України Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2020 до Печерського районного суду м. Києва надійшла позовна заява ТОВ « Енержи Трейд», згідно вимог якої позивач просить суд:

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований. від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10.04.2019

- визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований. від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10.02.2017

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

- зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести відомості до державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2, для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Мотивуючі позовні вимоги, позивач вказує, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 5 частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, а також зареєстрована внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, оскільки: словесні елементи знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» які використовуються ТОВ «Енержи Трейд» є ідентичними за звучанням і мають однаковий семантичний зміст та схоже графічне виконання літери «е» у слові. Дані обставини викликають асоціацію про те, що знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є продовженням серії позначень позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які використовуються ТОВ «Енержи Трейд», що призводить до введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Також, позивачем зазначено, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" а саме знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 є схожим настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10.08.2007, який використовується позивачем з 2015 року.

Окрім того, позивачем зазначено, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 3 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати із фірмовим найменуванням позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Енержи Трейд», яке позивач використовує з 2014 року.

02.03.2021 року ухвалою судді відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду у порядку загального позовного провадження.

22.04.2021 ухвалою суду задоволено клопотання позивача та замінено неналежного відповідача Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на належного відповідача - державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601, ).

29.04.2021 до суду надійшов відзив Міністерства розвитку та економіки, торгівлі та сільського господарства України, в якому представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

13.05.2021 до суду надійшов відзив ОСОБА_1 , в якому його представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

23.06.2021 до суду надійшов відзив Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», в якому представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

09.07.2021 до суду надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджи Трейд» на відзив Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», в якій представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог.

15.07.2021 до суду надійшли заперечення ОСОБА_1 , в якому його представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

22.07.2021 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджи Трейд» про зміну підстав позову та клопотання про долученя висновку доказів судових витрат.

22.07.2021 до суду надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджи Трейд» на відзив ОСОБА_1 , в якому представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог.

30.07.2021 до суду надійшла відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджи Трейд» на відзив ОСОБА_1 , в якому представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог.

01.02.2022 протокольною ухвалою суду прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджи Трейд» про зміну підстав позову.

01.02.2022 ухвалою суду закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до розгляду по суті у відкритому судовому засіданні.

09.08.2022 представником відповідача ОСОБА_1 - адвокатом Борисенком В.А. було подано клопотання про зупинення провадження. Представник позивача заперечував щодо задоволення клопотання, вказав що воно є необґрунтованим.

24.10.2022 до суду надійшли заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерджи Трейд» на клопотання про зупинення провадження у цивільній справі.

26.10.2022 ухвалою суду в задоволенні клопотання представника відповідача ОСОБА_1 - адвоката Борисенко В.А. про зупинення провадження у справі відмовлено.

18.11.2022 до суду надійшло клопотання представника позивача - адвоката Охромєєва Юрія Геннадійовича про заміну неналежного відповідача 2 - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ).

Представник позивача 22.11.2022 подав заяву про проведення судового засідання без технічної фіксації, клопотання про заміну відповідача підтримав.

Представник відповідача - ОСОБА_1 22.11.2022 подав заяву в якій зазначив, що не заперечує щодо вирішення клопотання про заміну неналежного відповідача, проти його задоволення заперечував, так як клопотання подане після закінчення підготовчого судового засідання.

22.11.2022 та 27.03.2023 представник відповідача подав заяви про відкладення справи та відвід експерту, в задоволенні якого ухвалою суду від 28.03.2023 відмовлено

22.11.2022 ухвалою суду задоволено клопотання позивача та замінено неналежного відповідача Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601, ) на Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) (вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601, ).

03.02.2023 до суду надійшов відзив Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), в якому представник просив відмовити у задоволенні позовних вимог.

06.02.2023 на електронну пошту суду від представника ОСОБА_1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із наявністю у нього підвищеної температури. Проти даного клопотання представник позивача заперечував, посилаючись на те, що представник ОСОБА_1 не надав жодних доказів щодо неможливості брати участь у судовому засіданні та на те, що договір про надання правничої допомоги укладено із Адвокатським об`єднанням «Борисенко і партнери», отже це не позбавляє права відповідача бути представленим іншим адвокатом даного об`єднання.

У судовому засіданні 06.02.2023 від представника позивача надійшла заява про проведення судового засідання без фіксації.

Представник відповідача Державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ)до суду не з`явився. Тому, суд розглянув справу за його відсутності, оскільки у справі достатньо матеріалів про права та взаємовідносини сторін.

За вказаних обставин, суд визнав за можливе розглянути справу у відсутність нез`явившихся осіб на підставі наявних у матеріалах справи доказах.

Суд, на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин цієї справи, на які позивач послався як на підставу своїх вимог, що викладені у позовній заяві та підтверджені доданими до неї доказами, які були досліджені судом, за відсутності заперечень відповідача, на засадах верховенства права, відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права, прийшов до висновку про можливість постановлення по справі рішення.

За приписами ч. 3 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 218 ЦПК України, судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду, яке проголошується негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно.

Рішення суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права.

Відповідно до частини п`ятої статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

Статтею 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Вказані принципи знайшли своє втілення і в нормах цивільного процесуального законодавства.

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законами України.

Частиною 1 статті 4 Цивільного процесуального кодексу України, визначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (далі - Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Встановлено, що позивач на підставі Ліцензійного договору б/н про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг, укладеного з ОСОБА_2 одержав виключне право на використання на всій території України знака для товарів і послуг за свідоцтвами України 80356 відносно 9,11,35,37 та 42 класів МКТП, що підтверджується копією відповідного Ліцензійного договору б/н від 16.03.2015 та Додатків №1 та №2 до нього від 16.03.2015.

Також встановлено, що ТОВ «Енержи Трейд» активно починаючи з 2015 року використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 відповідних товарів для яких воно зареєстрована та інших товарів в тому числі «клею побутового». Дані обставини підтверджуються копіями договорів постачання з листами із торговельних мереж та сертифікатами відповідності.Реалізація вказаних товарів здійснюється через торговельні мережі у тому числі через веб-сайт https://energia.ks.ua .

Згідно Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 у справі № 1-10/2004 за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв`язку з поняттям "права", необхідно розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Таким чином, в силу ст. 4 ЦПК України позивач має право на звернення до суду з даним позовом на захист своїх оспорюваних прав чи охоронюваним законом інтересу.

Так, позивач вказує, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 5 частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, а також зареєстрована внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, оскільки: словесні елементи знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» які використовуються ТОВ «Енержи Трейд» є ідентичними за звучанням і мають однаковий семантичний зміст та схоже графічне виконання літери «е» у слові. Дані обставини викликають асоціацію про те, що знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є продовженням серії позначень позначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які використовуються ТОВ «Енержи Трейд», що призводить до введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар.

Крім того, позивачем зазначено, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 3 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати із фірмовим найменуванням позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Енержи Трейд», яке позивач використовує з 2014 року.

Також, позивачем зазначено, що торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та торговельна марка за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" а саме знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 та знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 є схожим настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10.08.2007, який використовується позивачем з 2015 року на підставі Ліцензійного договору б/н про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг.

У відзиві Укрпатенту відповідач заперечує проти позовних вимог тим, що за заявкою на реєстрацію знака для товарів і послуг № НОМЕР_4 на видачу свідоцтва України №НОМЕР_1 та заявкою на реєстрацію знака для товарів і послуг № НОМЕР_5 на видачу свідоцтва України №НОМЕР_2 була проведена формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та встановлених на його основі Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, за результатами яких були винесений висновок №16308/ЗМ/19 від 14.02.2019 про відповідність знака « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України №НОМЕР_1 та висновок №94669/ЗМ/16 від 05.12.2016 про відповідність знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №НОМЕР_2 умовам надання правової охорони .

Також, Укрпатент заперечує наявність підстав для застосування до спірних правовідносин приписів пункту 5 частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо оманливості позначення, і, зокрема, вважає, що така обставина як можливість плутанини споживачами товарів, маркованих оскаржуваною торговельною маркою, із товарами позивача на ринку при введені їх в господарський оборот не доведена позивачем підтвердженими даними про факти сплутування споживачами даних товарів, що призвело до порушення прав позивача.

Крім того, Укрпатент заперечує наявність підстав для застосування до спірних правовідносин приписів пунктом 3 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо схожості оспорюваних знаків для товарів і послуг і фірмового найменування з огляду на те, що позивачем недоведена така схожість та те, що його товари є такими самими або спорідненими з товарами власника спірних свідоцтв.

Також , Укрпатент зазначає, що позивач не надав жодного доказу того, що подання заявок на оспорювані свідоцтва були вчинені з порушенням майнових ( немайнових) прав інтелектуальної власності позивача.

У поданому до суду відзиві ОСОБА_1 заперечує проти позовних вимог, посилаючись на відсутність підстав застосування до спірних правовідносин абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону України від 21.05.2015, з огляду на абсолютність визначеного критерію для відмови в наданні правової охорони.

Також, ОСОБА_1 заперечує наявність підстав для застосування до спірних правовідносин приписів пунктом 3 частини 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо схожості оспорюваних знаків для товарів і послуг і фірмового найменування з огляду на те, що найменування позивача ТОВ «Енержи Трейд» не є відомим в Україні і слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» є загальновживаним в українській мові.

З врахуванням зазначеного, суд дійшов до наступних висновків.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Спірні правовідносини, які виникли між сторонами даної справи, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин.

У відповідності до ч. 2 ст. 494 ЦК України, обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

За ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Водночас згідно ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та п. 7.1. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року №91 відповідність певного знаку умовам надання правової охорони визначається через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на видачу свідоцтва на знак (дату міжнародної реєстрації знаку), або на дату пріоритету, якщо такий заявлено.

Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знаку не виключає небезпеку введення в оману споживача (п. 4.3.1.9).

Методичними рекомендаціями з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 року №91, передбачено, що позначення, яке може ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності. Здатність ввести в оману не завжди очевидна, вона має ймовірний характер. До позначень, що можуть ввести в оману, відносяться й такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману (п. 10.7.3).

Відповідно до Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку (п. 4.3.2.4).

За Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року №116, комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (п. 4.3.2.8).

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються письмовими, речовими та електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Користуючись правом передбаченим наведеною нормою, позивачем було подано висновок експерта №114/20 за ре за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 757/42771/20-ц від 09 липня 2021 року, складеного судовим експертом вищого кваліфікаційного класу Ковальової Н.М., яка займає посаду в.о завідувача лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Судовим експертом зазначено, що вказаний висновок підготовлено для подання до суду у цивільній справі №757/42771/20-ц, про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384 та 385 КК України експерта попереджено.

Відповідно до ст. 110 ЦПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 89 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 та ч. 2 ст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Висновок експерта № №114/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 757/42771/20-ц від 09 липня 2021 року, складений судовим експертом Ковальовою Н.М., суд вважає повним та обґрунтованим, оскільки він містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті цього дослідження висновки та повні відповіді на питання, поставлені перед експертом.

Як встановлено судом на підставі висновку експерта № №114/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 757/42771/20-ц від 09 липня 2021 року, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.04.2019 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10.08.2007; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.02.2017 є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 10.08.2007; позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є такими, що може ввести в оману щодо особи ТОВ «Енержи Трейд» на дату подання заявки, а саме 31.05.2017; позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» , зареєстроване як знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є такими, що може ввести в оману щодо особи, ТОВ «Енержи Трейд» на дату подання заявки, а саме 31.08.2016.

Оцінивши Висновок експерта № №114/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 757/42771/20-ц від 09 липня 2021 року в сукупності з іншими доказами в справі за правилами ст. 89 ЦПК України, суд не знаходить обставин, які б давали підстави стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. За таких обставин він є належним та допустимим доказом у справі.

Суд критично ставиться до поданої представником ОСОБА_1 заяви про відвід експерту Ковальовій Наталії Миколаївні та відхиляє її зважаючи на наступне:відповідно до частини 2 статті 38 ЦПК України експерт або спеціаліст не може брати участь у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи.

Відповідно до частини 1 статті 42 ЦПК України, у справах позовного провадження учасниками справи є сторони, треті особи. Відповідно до частини 1 статті 48 ЦПК України сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.

Висновок експерта № №114/20 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 757/42771/20-ц від 09 липня 2021 року складено на замовлення ТОВ «Енержи Трейд», яке є стороною, а отже учасником справи, а отже підстави для відводу експерта відсутні.

Окрім цього, відповідачами не надано іншого експертного висновку та не заявлено клопотання про призначення експертизи судом для вирішення питань щодо схожості позначень та можливості введення споживачів в оману внаслідок їх використання щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, в той час як такі питання потребують спеціальних знань.

При цьому, суд відхиляє посилання ДП «Укрпатент» на експертний висновок №16308/ЗМ/19 від 14.02.2019 про відповідність знака « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України №НОМЕР_1 та висновок №94669/ЗМ/16 від 05.12.2016 про відповідність знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №НОМЕР_2 умовам надання правової охорони, які надано під час прийняття рішеня щодо реєстрації знака оскільки, по-перше, наслідки такого висновку і є предметом судового оскарження у даній справі, а по-друге отримання відповідного висновку є обов`язковою передумовою для реєстрації будь-якого знаку для товарів та послуг, і ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає можливість визнання свідоцтва недійсним, не пов`язуючи таке право або його відсутність з дотриманням відповідних процедур під час реєстрації оскаржуваного знаку, а пов`язуючи таку можливість лише з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або з порушенням прав інших осіб.

Тобто, чинне законодавство припускає наявність підстав для оскарження, незважаючи на наявність експертизи, проведеної під час процедури реєстрації, тому наявність висновку про відповідність знаку умовам надання правової охорони та рішення компетентного органу про реєстрацію знаку не свідчить про відсутність обставин, які перешкоджали такій реєстрації.

З урахуванням встановлених обставин та наданих доказів, реєстрація спірного знаку для товарів і послуг була здійснена з порушенням прав позивача, а відтак, відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 10.04.2019 (заявка m201711958 від 31.05.2017) для класу 01 та 16 Міжнародної класифікації товарів і послуг та свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 10.02.2017 (заявка m201618961 від 31.08.2016) для класу 01 та 16 Міжнародної класифікації товарів і послуг, які були зареєстровані на ім`я ОСОБА_1 , підлягає визнанню недійсним повністю.

Відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними, Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

В силу приписів п.п. 2.3, 2.4 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою внесення відомостей до реєстру, в тому числі є і рішення судових органів, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

14 жовтня 2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 №703-ІХ, згідно з яким внесені зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Частиною 1 ст. 21 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначено, що функції Національного органу інтелектуальної власності (надалі - НОІВ) виконує юридична особа публічного права (державна організація), утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, та визначена Кабінетом Міністрів України.

За змістом ч. 2 ст. 21 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема, опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про Національний орган інтелектуальної власності" від 13.10.2020 №1267-р, на виконання підпункту 1 п. 7 розділу II, визначено, що Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції НОІВ.

Згідно з п. 2 розділу ІІ, НОІВ є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політки у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» № 943-р від 28 жовтня 2022 року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) визначено суб`єктом, що виконує функції НОІВ, та припинено виконання цих функцій Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» № 943-р від 28 жовтня 2022 року Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) визначено суб`єктом, що виконує функції НОІВ, та припинено виконання цих функцій Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

З урахуванням наведеного, суд також дійшов висновку про задоволення вимог позивача в частині зобов`язання Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) ", яка виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (ідентифікаційний код: 44673629, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Глазунова, будинок 1) внести відомості про визнання недійсним свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені "Промислова власність".

У відповідності до п.1 ч. 1 ст. 141 ЦПК України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача.

На підтвердження витрат Позивача на підготовку експертного висновку на його замовлення, позивачем подано суду копію рахунку Науково- дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №85 від 09 липня 2020 року на суму 19 612. 80 грн, Акт попереднього розрахунку вартості експертного дослідження №114/20від 09.07.2020р.укладоного між ТОВ «Енержи Трейд» та Науково- дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, Акт приймання передачі наданих послуг від 09.07.2021 р. укладеного між ТОВ «Енержи Трейд» та Науково- дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, копію договору № 01062020 про надання правничої допомоги від 01.06.2020 р., платіжне доручення №1788 від 09 березня 2021 року на оплату послуг АО « Ай Пі Юрікс» з надання правничої допомоги на суму 102 252,00 грн

Враховуючи те, що Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), відповідно до покладених повноважень, не відслідковує порушення прав власників знаків для товарів і послуг, суд вважає, що з відповідача ОСОБА_1 підлягають стягненню на користь позивача судові витрати, понесені ним під час розгляду справи, які складаються з суми сплаченого судового збору у розмірі 8 408,00 грн, витрат на проведення експертизи у розмірі 19 612,80 грн. та витрат на правничу допомогу 102 252,00 грн.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і аргументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надало можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Так, відповідно до пункту 30 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Hirvisaari v. Finland» від 27 вересня 2001 року, рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя.

Згідно пункту 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення.

Європейський Суд з прав людини повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 09 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п. 29).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 15, 16, 20, 494, 495, 499 ЦК України, ст.ст. 6 10, 16, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 4, 5, 12, 13, 76-82, 141, 259, 263 - 265, 268, 273 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов ТОВ «Енержи Трейд» до Національного органу інтелектуальної власності України Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ), ОСОБА_1 про визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та свідоцтва України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг - задовольнити.

Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований, від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10.04.2019.

Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності України Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) внести відомості до державного реєстру свідоцтва України на знак для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_1, для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг№ НОМЕР_2 для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких він був зареєстрований, від дати публікації відомостей про його видачу, а саме 10.02.2017.

Зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності України Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) внести відомості до державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтва України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2, для всіх товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_6 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Енержи Трейд» (65101, м.Одеса, вул. Комарова 10, оф.304, ) судові витрати судовий збір 8 408,00 грн, витрати на проведення експертизи 19 612,80 грн. та витрати на правничу допомогу 102 252,00 грн

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду.

Повний текст судового рішення складено та підписано 28.03.2023

Суддя Т.Г. Ільєва